При рассмотрении Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) заявлений о регистрации товарных знаков, возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам, а также при рассмотрении судами заявлений об оспаривании соответствующих решений Роспатента, дел о нарушении прав на товарные знаки, о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков (при оценке заинтересованности истца и факта использования широко известного товарного знака ответчиком) требуется устанавливать однородность товаров и/или услуг.

Положения части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) не содержат определения однородности и правил ее установления.

Как отмечено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары – товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Аналогичный подход отражен в пункте 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 4821 (далее – Правила регистрации товарных знаков), в котором отмечено, что установление однородности товаров предполагает определение принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

В указанном пункте Правил регистрации товарных знаков перечислены обстоятельства, которые принимаются во внимание при установлении однородности товаров: род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Рекомендации по установлению однородности содержатся в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденном приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 № 1282 (далее – Руководство по регистрации товарного знака).

Вместе с тем в указанных актах многие вопросы, которые возникают на практике, не решены.

Более того, анализ международного опыта, в частности практики Европейского суда, Ведомства Европейского союза по интеллектуальной собственности, показал, что применяемые в настоящее время в России подходы отличаются от подходов, используемых в иных странах, по некоторым важным вопросам, при том что законодательство сформулировано аналогичным образом.

В связи с этим предлагается обсудить ряд спорных вопросов, возникающих при установлении однородности товаров и/или услуг

Раздел 13

1. Какие вопросы при установлении однородности товаров и услуг являются вопросом права, а какие – вопросом факта?

Разграничение вопросов права и факта при оценке однородности позволяет определить в числе прочего, должны ли Роспатент и суды устанавливать однородность товаров и услуг вне зависимости от того, был ли заявлен соответствующий довод и представлены соответствующие доказательства, могут ли стороны признать факт однородности в порядке статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), имеет ли преюдициальный характер однородность товаров и услуг, установленная судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу с участием тех же лиц (часть 2 статьи 69 АПК РФ).

Немаловажное значение имеет указанный вопрос и для определения того, в каких рамках с учетом статьи 286 АПК РФ суд кассационной инстанции может проверять, правильно ли установлена однородность судом нижестоящей инстанции.

Так, в одном из дел о нарушении исключительного права на товарный знак, рассмотренном Верховным судом Российской Федерации в кассационном порядке, были отменены акты судов нижестоящих инстанций ввиду того, что ими не учтены положения нормативных актов об установлении сходства обозначений, а выводы о таком сходстве сделаны без проведения комплексного анализа (определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 № 309-ЭС16-15153 по делу № А60 44547/2015). Представляется, что аналогичная позиция применима и к оценке однородности. Если в судебных актах не дана оценка критериям однородности и не обосновано, почему тот или иной критерий не принят во внимание, или не указано, на основании чего суд пришел к выводу об однородности/неоднородности, то это может свидетельствовать о нарушении судом норм материального права и служить основанием для отмены такого судебного акта.

Представляет интерес европейский подход к установлению однородности. Так, в европейской практике степень однородности товаров и услуг является вопросом права, который должен быть исследован соответствующим органом в силу своих полномочий (ex officio), даже если стороны не заявляли об этом (решение Суда Европейского союза от 16.01.2017 по делу T-53/05, пункты 3.4.1 и 3.4.2 главы 1, пункт 1.6 главы 2 раздела 2 части С Методических рекомендаций по экспертизе товарных знаков Европейского союза – см. приложение). Данная проверка, однако, ограничена открытыми сведениями, то есть только теми обстоятельствами, которые общеизвестны или которые могут быть получены с помощью общедоступных источников. При этом считается, что определение критериев однородности и их релевантности в конкретном деле является вопросом права, а выполнение критериев в конкретном деле ¬– это вопрос факта. Признание сторонами однородности товаров и услуг не освобождает компетентный орган от обязанности дать оценку этому правовому понятию (см. подробнее об этом в приложении).

2. Зависит ли вывод об однородности товаров и/или услуг от фактических и иных обстоятельств, в частности от сходства обозначений?

В случае если вывод об однородности товаров и/или услуг не зависит от фактических обстоятельств, в том числе от того, какие доводы заявлялись сторонами и какие доказательства представлены в их обоснование, однородность определенных товарных позиций и/или услуг в классах Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) является постоянной (константа).

Если же однородность зависит от фактических обстоятельств, то она должна устанавливаться применительно к каждому делу и в разных делах с учетом конкретных обстоятельств могут быть сделаны различные выводы об однородности одних и тех же товарных позиций и/или услуг.

Однородность товаров и/или услуг является одним из факторов, которые влияют на вывод об опасности смешения при «столкновении» товарных знаков нескольких лиц. Как неоднократно отмечалось в судебных актах Суда по интеллектуальным правам, вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, а также от иных факторов, в том числе различительной способности, известности старшего товарного знака, круга потребителей и уровня их внимательности, наличия серии товарных знаков, наличия доказательств фактического смешения (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2018 по делу № СИП-710/2017, от 16.07.2018 по делу № СИП-502/2017, от 23.07.2018 по делу № СИП-534/2017, от 30.07.2018 по делу № СИП-584/2017, от 28.09.2018 по делу № СИП-594/2017, от 09.07.2018 по делу № СИП 605/2017, от 30.07.2018 по делу № СИП-160/2017, от 03.08.2018 по делу № СИП-163/2017 и другие).

С учетом этого представляется, что указанные факторы влияют не друг на друга, а на общий вывод об опасности смешения. Так, аналогичный вывод об отсутствии зависимости между известностью старшего товарного знака и сходством обозначений сделан в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.10.2018 по делу № СИП-137/2018.

Таким образом, вывод об однородности друг другу конкретных товарных позиций МКТУ не должен зависеть от фактических обстоятельств. В то же время вывод о том, под какую позицию МКТУ подпадает конкретный товар (например, в делах о нарушении исключительного права на товарный знак или в делах о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака), может быть сделан лишь на основании фактических обстоятельств, в том числе с учетом назначения товара, материала изготовления и т.п.

В пункте 45 Правил регистрации товарных знаков сходство сравниваемых обозначений не названо среди обстоятельств, которые принимаются во внимание при установлении однородности

Вместе с тем в пункте 7.2.3 Руководства по регистрации товарного знака4 указано, что степень однородности товаров и/или услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. В ситуации, когда заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (обозначение) являются тождественными или незначительно отличаются друг от друга, то есть почти тождественны, однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги.

В то же время европейская практика демонстрирует иной подход, согласно которому сходство сравниваемых обозначений не влияет на сравнение соответствующих товаров и услуг (пункт 1.6 главы 2 раздела 2 части С Методических рекомендаций по экспертизе товарных знаков Европейского союза). Степень сходства обозначений влияет лишь на общий вывод о наличии опасности смешения сравниваемых обозначений/товарных знаков.

Таким образом, возникает следующий вопрос: однородность товаров и сходство обозначений – это самостоятельные обстоятельства, каждое из которых в определенной степени влияет только на опасность смешения, или же они влияют также друг на друга?

3. Нужно ли устанавливать степень однородности товаров и/или услуг, если да, то в каких случаях?

В соответствующих положениях части четвертой ГК РФ, когда речь идет об однородности товаров, степень однородности не упоминается.

Из положений пункта 45 Правил регистрации товарных знаков следует, что в результате оценки критериев, которые должны приниматься во внимание при установлении однородности, делается вывод об однородности. В указанных Правилах отсутствуют положения о необходимости установления степени однородности.

Отсюда можно заключить, что для применения соответствующих положений части четвертой ГК РФ (пункта 3 статьи 1484, пункта 6 статьи 1483, статьи 1486) не требуется устанавливать степень однородности.

Вместе с тем в некоторых положениях Руководства по регистрации товарного знака речь идет об установлении степени однородности (абзац тринадцатый пункта 7, предпоследний абзац пункта 7.1.1, пункт 7.2.3).

Согласно европейской практике в результате сравнения товаров и/или услуг делается один из следующих выводов:
1) товары идентичны;
2) товары сходны в определенной степени (высокая, средняя, низкая);
3) товары не сходны.

При этом степень сходства товаров и/или услуг зависит от того, сколько факторов свидетельствуют о сходстве и насколько они важны/какое значение они имеют (пункт 3.3.4 главы 2 раздела 2 части С Методических рекомендаций по экспертизе товарных знаков Европейского союза – см. приложение). Чем выше степень сходства, тем выше риск смешения.

С учетом изложенного представляется целесообразным в делах, где требуется устанавливать опасность смешения обозначений, определять степень однородности товаров и/или услуг (например, такой подход применен в делах № СИП-163/2017, СИП-450/2017, СИП-718/2016, СИП 717/2016, СИП-626/2016, СИП-594/2017, СИП-343/2017).

В то же время в делах о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака определение степени однородности товаров кажется излишним, поскольку однородность в таких делах устанавливается лишь для оценки заинтересованности истца в оспаривании товарного знака и такой интерес может быть при любой степени однородности товаров (услуг), которые им реализуются, а также для установления факта использования широко известного товарного знака, и представляется, что он может быть признан при любой степени однородности товаров (услуг), для которых товарный знак зарегистрирован, и товаров, которые фактически вводятся в оборот.

4. В каких случаях можно признать однородными готовое изделие и составные части/запчасти, сырье?

Как неоднократно отмечалось в судебных актах Суда по интеллектуальным правам, само по себе то, что один товар может входить в состав другого товара, являться одним из ингредиентов, об однородности товаров не свидетельствует. Круг потребителей сырья и готовой продукции может сильно различаться (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2016 по делу № СИП-454/2015 от 20.09.2018 по делу № СИП-806/2017).

Вместе с тем указанная позиция не исключает признания готового изделия и составных частей/сырья в качестве однородных.

Аналогичный подход выражен в одном из дел Судом Европейского союза, согласно которому тот факт, что определенные товары состоят из нескольких частей, автоматически не означает, что готовое изделие и его составные части однородны (решение Суда Европейского союза от 27.10.2005 по делу Т-336/03). Тем не менее в ряде случаев однородность таких товаров может быть признана. Для этого необходимо установить наличие хотя бы нескольких основных критериев сходства, таких как производитель, круг потребителей и/или взаимодополняемость товаров (приложения 1 и 2 главы 2 раздела 2 части С Методических рекомендаций по экспертизе товарных знаков Европейского союза – см. приложение).

В каждом отдельном случае подлежат учету различные факторы.

Аналогичный подход применяется при установлении однородности сырья и готового изделия (приложения 1 и 2 главы 2 раздела 2 части С Методических рекомендаций по экспертизе товарных знаков Европейского союза – см. приложение). В большинстве случаев одного лишь факта, что товар применяется для производства другого товара, недостаточно для подтверждения однородности, поскольку их вид, цель их использования, соответствующий круг потребителей и каналы сбыта могут быть весьма различными (решение Суда Европейского союза от 13.04.2011 по делу Т 98/09).

Таким образом, в некоторых случаях готовое изделие и составные части/запчасти, готовое изделие и сырье могут быть признаны однородными.

Предлагается обсудить, в каких случаях это возможно, от каких факторов зависит вывод, в частности, можно ли признать однородными следующие товары.

5. Можно ли установить однородность лишь на основании одного из критериев однородности, в частности, можно ли признать продукты питания и непродовольственные товары однородными лишь на основании того, что они продаются в супермаркете на соседних полках?

6. В каких случаях возможно сравнение не каждой товарной позиции, а группы товаров?

Действующее законодательство не содержит положений о порядке сравнения товаров (услуг) при оценке однородности. В связи с этим возникает вопрос о том, необходимо ли проводить сравнение каждой товарной позиции применительно к каждой товарной позиции или возможно сравнение групп товаров.

В европейской практике, по общему правилу, вывод об однородности делается в отношении каждого товара (услуги), в качестве исключения допускается вывод об однородности в отношении группы товаров, когда товары имеют аналогичные признаки/характеристику (пункт 1.7 главы 2 раздела 2 части С Методических рекомендаций по экспертизе товарных знаков Европейского союза – см. приложение).

С учетом изложенного предлагается обсудить, каким образом должно проводится сравнение товаров (услуг), в каких случаях возможно сравнение групп товаров.

Раздел 25

1. Опосредованное установление однородности через однородность других товаров и/или услуг недопустимо.

Так, в одном из дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, зарегистрированного в отношении товара «алкогольные напитки (за исключением пива)» 33-го класса МКТУ, лицо в подтверждение своей заинтересованности ссылалось на факт оказания им услуг по реализации пива, которые однородны товару «пиво» 32-го класса МКТУ, который, в свою очередь, однороден товарам «алкогольные напитки (за исключением пива)» 33-го класса МКТУ.

Суды не согласились с указанным подходом, указав, что для признания лица заинтересованным необходимо, чтобы товары, для которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, были однородны непосредственно услугам, оказываемым истцом, а не товарам, признанным, в свою очередь, однородными фактически оказываемым истцом услугам (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2018 по делу № СИП-280/2017, аналогичная правовая позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2017 по делу № СИП-418/2016 и от 31.08.2017 по делу № СИП-633/2016).

2. Однородность услуги 42-го класса МКТУ «реализация товаров» и соответствующих товаров возможна в случае, если услуга по реализации уточнена по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности.

На такую возможность, в частности, обращено внимание в пункте 4 информационного письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 № 2 «О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ» (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2018 по делу № СИП-399/2017, от 12.04.2018 по делу № СИП-397/2017, от 12.04.2018 по делу № СИП-344/2017, от 23.04.2018 по делу № СИП-343/2017).

Приложение. Выдержки из Методических рекомендаций по экспертизе товарных знаков Европейского союза

Приложение. Таблица по однородности для обсуждения на НКС