Е.А. Губаева,
студентка юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Любое лицо, желающее зарегистрировать товарный знак, может столкнуться с ситуацией отказа Роспатента в его регистрации. Одним из оснований для отклонения заявки у Федеральной службы по интеллектуальной собственности является угроза введения потребителя в заблуждение относительно товара или изготовителя1. Риски в признании недействительным предоставления правовой охраны товарного знака существуют и в течение всего срока действия исключительного права. Поэтому как для судов, Роспатента, так и для предпринимателей, регистрирующих товарные знаки, важно правильно понимать правовую природу основания введения потребителя в заблуждение. Насколько же точно определяется природа данного основания? Какие критерии важны при оценке введения в заблуждение потребителя? Попробуем разобрать эти вопросы в статье.

Вопрос об определении природы основания введения в заблуждение однозначно решался в период действия Закона СССР «О товарных знаках и знаках обслуживания»2. Статья 6 определяла абсолютные основания для отказа в регистрации, где в ч. 2 выделялись ложные или способные ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя товарные знаки. Подобное деление сохранялось и в Законе РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»3. Однако в связи с исключением в 2008 г. в Гражданском кодексе деления оснований для отказа регистрации товарного знака на абсолютные и иные в научном сообществе разгорелась дискуссия – какая же правовая природа присуща институту введения потребителя в заблуждение?

Современное законодательство ответа на вопрос о сущности заблуждения потребителей не содержит. Более того, авторы Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации4 признают неурегулированность вопроса и потому указывают на необходимость уточнения положений об отказе в государственной регистрации таких товарных знаков, чья регистрация не могла бы быть причиной введения потребителей в заблуждение. Поэтому пока обратимся к доктрине для выяснения существующих точек зрения, которые могут быть положены в основу дальнейшего законодательного совершенствования института заблуждения потребителей.

В чем заключается деление оснований отказа в государственной регистрации? Исследователи выделяют абсолютные и относительные основания для отказа в регистрации товарного знака. Сущность абсолютных оснований определяется несоответствием общественным интересам, зависит от внутренней ценности товарного знака5. Такое основание постоянно, оно не зависит от внешних факторов и имеется в силу существования самого спорного знака. Относительное основание же выявляется в зависимости от наличия чужих исключительных прав6. Оно временно и может исчезнуть, если, например, товарный знак конкурента прекратит свое действие. В то же время при существовании более ранней регистрации товарного знака спорное обозначение может наносить экономический вред или даже паразитировать на бренде конкурента.

По общему правилу абсолютное основание призвано защищать публичный интерес и не затрагивает права третьих лиц. Признание введения в заблуждение в качестве абсолютного основания остается превалирующей точкой зрения7. Но на практике довольно часто встречаются вопросы, не вписывающиеся в концепцию абсолютности основания. Например, когда суды устанавливают введение потребителя в заблуждение на основании другого обозначения, имеющего приоритет и использующееся длительное время до введения спорного обозначения в оборот. В таком случае, как справедливо указывают многие исследователи, в абсолютности данного основания можно усомниться8. Поэтому логично перейти к анализу второй точки зрения, рассматривающей введение потребителя в заблуждение в качестве основания относительного.

Представители данной концепции говорят о введении потребителя в заблуждение в совокупности с еще одним основанием для отказа в регистрации товарного знака – тождественность или сходство до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет. Довольно часто сходство до степени смешения признается как частное проявление введения в заблуждение. Ведь если потребитель перепутает два схожих продукта на полке в магазине и купит не тот, который желал изначально, он будет введен в заблуждение9! Действительно, такая позиция представляется логичной, но в ней существуют и определенные недостатки. Сходство до степени смешения выделено как отдельное, самостоятельное основание (п. 6 ст. 1483 ГК РФ), которое должно применяться и Роспатентом, и судом в отрыве от введения потребителей в заблуждение. Кроме того, срок оспаривания охраны товарного знака по п. 6 ст. 1483 длится пять лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака, тогда как п. 3 ст. 1483 предусматривает такую возможность в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак.

На практике, как и в доктрине, существует несколько путей рассмотрения дел, связанных с оспариванием отказа в регистрации. Первое направление – это классическое признание введения потребителя в заблуждение как абсолютного основания. Роспатент на этапе экспертизы или же впоследствии суд оценивают товарный знак без привязки к иным нематериальным благам, проблема заключается непосредственно в самом товарном знаке и потому он не может получать правовую охрану. Распространенным примером в таком случае является практика по регистрации товарных знаков на латинице. Многие российские предприниматели специально регистрируют обозначения не на кириллице, а на латинице для привлечения большего количества клиентов и создания большей привлекательности товарного знака в глазах потребителей. Например, на сегодняшний день имеют большую популярность бренды Carlo Pazolini (российская компания, основанная в 1990 г.; тем не менее, название в большинстве случаев у потребителя ассоциируется не с Россией, а с Италией, что повышает доверие к бренду), Bork (российский бренд не раз становился объектом внимания ФАС России по поводу введения потребителей в заблуждение относительно места производства продукции; компания указывала на упаковках своих товаров формулировку Bork.Germany, что, конечно, ассоциировалось в сознании потребителей с Германией и немецким качеством).

Довольно часто эксперты Роспатента, отказывая в регистрации товарного знака на латинице, ссылаются на возможность возникновения у потребителей ошибочного представления о месте происхождения товара или изготовителе. Так, Роспатентом было принято решение об отказе в регистрации товарного знака Caves de BOVINAC по заявке № 2012719032. Тем не менее Палата по патентным спорам, рассмотрев поданное заявителем возражение на решение10, пришла к выводу, что обозначение Caves de BOVINAC в целом является фантазийным и не может порождать ассоциации, являющиеся ложными в отношении заявителя. Во Франции отсутствует какое-либо географическое указание со схожим наименованием, а также нет изготовителей товаров под таким же обозначением. Буквальный перевод данного словосочетания – «Винный погреб Бовинак», где «Бовинак» является вымышленным словом. Поэтому использование в товарном знаке словосочетания на французском языке не будет вводить потребителя в заблуждение.

Отметим, что затруднения при государственной регистрации товарного знака на латинице возникают и без возможных рисков ассоциаций обозначения с географическими объектами. Например, в одном из своих решений Роспатент отказал в регистрации словесного обозначения BIERWAGEN, выполненного буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивалась в отношении пивных товаров, а также услуг, связанных с продвижением и продажей товара. Обозначение включает в себя два слова немецкого языка Bier (пиво) и Wagen (вагон). В результате рассмотрения возражения, поданного заявителем, Палата по патентным спорам пришла к выводу, что, учитывая смысловое значение немецких слов, BIERWAGEN может переводиться как «вагон для транспортировки пива», что является фантазийным обозначением11. Тем самым нет оснований для возникновения ошибочных ассоциаций и признания обозначения способным вводить потребителя в заблуждение.

Отсюда следует, что использование некириллического алфавита не влечет обязательную угрозу введения потребителя в заблуждение относительно страны происхождения или изготовителя. Исключить риск введения потребителя в заблуждение нужно в следующих случаях:

•

неопределенность регистрируемого обозначения, не порождающая ошибочных ассоциаций с географическим объектом или иностранным изготовителем;

•

потенциальная возможность выхода на иностранный рынок, требующего регистрации такого же товарного знака в других государствах. Регистрация товарного знака в России на латинице будет способствовать дальнейшему облегченному восприятию его иностранными потребителями, которые смогут ознакомиться с продукцией бренда, маркированной этим товарным знаком, в России и приобрести этот товар в своей стране;

•

возможное сотрудничество с иностранными брендами, требующие регистрацию такого товарного знака, который был бы понятен и читабелен для иностранных потребителей, т.е. выполненный на латинице;

•

предоставление доказательств ассоциации имени самого лица – основателя компании с регистрируемым обозначением на латинице.

Необходимо признать, что в большинстве случаев Роспатент и суды не разграничивают институты введения в заблуждение и сходства до степени смешения и рассматривают эти виды нарушений в совокупности. Например, в деле, рассмотренном Федеральной службой по интеллектуальной собственности, компания «Фольксваген Акциенгезельшафт» подала возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, правообладателем которого является Павел Воля12. Доводы компании заключались в том, что товарный знак VW VOLЯ WEAR сходен до степени смешения с товарным знаком VW, который был зарегистрирован ранее. Интересно то, что в возражении правообладателя спорного знака было указано, что компанией не представлены доказательства того, что оспариваемый товарный знак вводит в заблуждение потребителей, то есть налицо смешение двух разных оснований. Палата по патентным спорам в своем решении проанализировала возможность нарушения, исходя сразу из двух положений – п. 3 и п. 6 ст. 1483. Заявителю в удовлетворении требований было отказано исходя из следующих аргументов:

•

фонетический и семантический критерий сходства не установлен;

•

сравниваемые товары не являются однородными (первые два пункта касаются рассмотрения возможности смешения двух обозначений);

•

товарный знак VW не содержит в себе информации об изготовителе и товаре, когда как VW VOLЯ WEAR непосредственно указывает на производителя – Павла Волю. Тем не менее, товарный знак VW широко известен по всему миру и ассоциируется у потребителя с немецкой автомобильной маркой. Спорное обозначение, принадлежащее Воле, не ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров.

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам основание введения в заблуждение было проанализировано непосредственно в совокупности со сходством до степени смешения с товарным знаком VW, что показывает восприятие судом данного основания в качестве относительного.

Тем не менее, представляется, что подобное дело можно было разрешить, основываясь лишь на п. 3 ст. 1483 ГК РФ. Для оценки риска введения потребителя в заблуждение об определенном изготовителе стоит проанализировать имитацию известного для потребителя обозначения. Основанием для отказа в регистрации товарного знака может служить полное воспроизведение российским заявителем известного названия иностранной компании в отношении однородных товаров или услуг13. В приведенном деле российский заявитель, хоть и использовал буквы VW в части своего товарного знака, но подразумевал под ними иную расшифровку – VOLЯ WEAR. Кроме того, регистрация товарного знака VW VOLЯ WEAR испрашивалась в отношении совсем иных товаров, нежели те, в отношении который действует товарный знак компании «Фольксваген Акциенгезельшафт».

Следующий возможный путь судебной практики заключается в установлении как факта введения потребителя в заблуждение посредством установления сходства до степени смешения, так и злоупотребления правом. В статье 1512 ГК РФ установлены правовые последствия для признания действий правообладателя недобросовестной конкуренцией (куда и относится введение потребителя в заблуждение) либо злоупотреблением правом. Исследователями отмечается, что разграничить институты недобросовестной конкуренции и злоупотребление правом на практике довольно сложно, поэтому суды часто обосновывают свои решения сразу двумя основаниями, не проводя между ними четкой грани14.

Например, в одном из решений Суда по интеллектуальным правам было установлено, что истец, общество с ограниченной ответственностью "АРСИ ХОСПИТАЛИТИ", с момента создания юридического лица осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере общественного питания (оказание кейтеринговых услуг), используя зарегистрированный товарный знак15. Тем не менее, один из учредителей ООО, выбывший из состава путем продажи своей доли другому учредителю, получил свидетельство на схожий товарный знак16 в отношении части услуг 43-го класса (то есть в отношении услуг по обеспечению пищевыми продуктами, как и заявитель). Заявитель выступал с требованием о признании решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку третьему лицу незаконным. В спорном решении Роспатент отметил, что спорный товарный знак третьего лица не способен ввести потребителя в заблуждение, так как не несет какой-либо информации об изготовителе. Однако суд правильно указал, что введение потребителей в заблуждение может осуществляться через порождение у них представлений о сведениях об изготовителе как прямо через указание о нем в товарном знаке, так и через ассоциации. Соответственно, одинаковая сфера деятельности хозяйствующих субъектов, однородность услуг свидетельствует о риске заблуждения потребителей. Злоупотребление правом же установлено в действиях бывшего учредителя компании-заявителя, который, зарегистрировав спорный товарный знак, направил "АРСИ ХОСПИТАЛИТИ" претензию с требованием прекращения использования схожего обозначения в своей деятельности. Конечно, подобные действия нельзя признать добросовестными и должны квалифицироваться по ст. 10 ГК РФ.

Таким образом, подводя промежуточный итог, можно утверждать, что ни в доктрине, ни в практике нет универсального подхода к установлению риска введения потребителя в заблуждение. Отсутствие единообразия не позволяет выработать действительно эффективную практику как Роспатента, так и судов, что приводит к принятию диаметрально разных решений по довольно похожим делам.

Исходя из точек зрения, существующих в доктрине, следует признать, что обе позиции (признание введения потребителя в заблуждение абсолютным и относительным основанием для отказа в регистрации товарного знака) имеют неоспоримые преимущества и недостатки. Тем не менее, исходя из природы заблуждения, стоит признать, что основание введения в заблуждения применяется, когда порочен сам товарный знак, без сравнения с другими средствами индивидуализации. Логично, что заблуждение потребителя относительно товарного знака возможно тогда, когда средство индивидуализации ошибочно по своей сущности, порождает в сознании потребителя неверное представление о самом товаре или его производителе17. Более того, отказ в охране товарного знака по данному основанию направлен на защиту именно потребителя, общества в целом18. Оценивая способность ввести в заблуждение в качестве нанесения ущерба публичному интересу, стоит признать, что именно абсолютное основание предполагает подобную природу.

Соответственно, признание данного основания в качестве абсолютного разрешило бы вопрос оценки его Роспатентом или судом в вопросе обоснованности заявлений третьих лиц. Абсолютная природа основания выступает способом защиты публичных интересов, но не частных. Поэтому правообладатели, желающие защитить свой бренд от спорного обозначения, не могут ссылаться на введение в заблуждение, а должны использовать иные способы защиты, например установление сходства до степени смешения (п. 6 ч. 2 ст.1483 ГК РФ). Признание данного основания в качестве абсолютного позитивно повлияет и на работу Роспатента в части осуществления экспертизы по существу, так как абсолютные основания проверяются федеральным органом исполнительной власти в первую очередь.

С другой стороны, игнорировать уже сложившуюся практику Роспатента и судов также не представляется возможным. Как было отмечено ранее, один из возможных путей принятия решений судом заключается в признании риска введения потребителей в заблуждение через факт сходства до степени смешения или тождества спорного товарного знака с обозначением третьего лица. Действительно, можно согласиться со сторонниками концепции абсолютной природы введения в заблуждения в той части, что для установления факта отсутствия охраноспособности товарного знака достаточно существования хотя бы одного основания, содержащегося в ст. 1483 ГК РФ. Как замечает Э.П. Гаврилов, множество ссылок на нормы не придает солидности выносимому решению, а напротив – создает путаницу и неопределенность правовых понятий19. Это справедливо для ситуаций, когда применяются нормы, альтернативные по своей сущности, и когда применение одного положения уже достаточно для вынесения решения.

Однако нельзя с полной уверенностью исключать такие ситуации, когда потребитель вводится в заблуждение относительно товарного знака не потому, что знак «ошибочен» сам по себе, а потому, что существует другое обозначение, которое и служит основанием заблуждения и возникновения ложных ассоциаций.

Поэтому представляется интересной точка зрения С.В. Бутенко, которая выделяет два источника формирования заблуждения у потребителя:

•

исходя из внутренних свойств товарного знака, которые способны сами по себе произвести ошибочное впечатление;

•

• существование в обороте схожего обозначения, параллельное использование которого со спорным товарным знаком образует состав недобросовестной конкуренции20.

В таком случае практика судов по рассмотрению дел по введению потребителя в заблуждение относительно товарных знаков третьих лиц выглядит оправданно. Тогда очевидно, что особенно важно различать две формы введения потребителя в заблуждение: во-первых, на моменте регистрации товарного знака, а во-вторых, уже при его дальнейшем введении в оборот.

Однако возникает закономерный вопрос: связано основание существования схожего товарного знака лишь с моментом недобросовестной конкуренции или же подобный критерий применим и к этапу регистрации товарного знака Роспатентом? Сходство до степени смешения является самостоятельным основанием, соответственно, если на момент экспертизы Роспатент устанавливает наличие уже существующего товарного знака, схожего с регистрируемым обозначением, необходимо отказывать в регистрации именно по основанию сходства до степени смешения, но никак не по введению потребителя в заблуждение.

Поэтому стоит признать, что однозначное установление природы основания, закрепленного в подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, невозможно. Уже сложившаяся судебная практика, разъяснения судов, теоретические исследования признают случаи как использования данного основания в качестве абсолютного, так и относительного.

Тем не менее представляется возможным выделение конкретных случаев применения введения потребителей в заблуждение. Это позволит судам в универсализации определенных положений относительно данного основания, разграничивать с установлением сходства до степени смешения. Так, необходимо разъяснение для практики Роспатента и судов, что способность введения потребителя в заблуждение оценивается в первую очередь исходя из внутренних свойств обозначения. Установление данного основания достаточно для отказа в регистрации товарного знака без дальнейшей оценки сходства спорного обозначения с товарными знаками третьих лиц.

Итак, абсолютная природа основания по положениям подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ проявляется в случаях:

•

отказа Роспатента в регистрации на этапе экспертизы по существу, если установлено, что вследствие внутренних свойств обозначение способно вводить потребителей в заблуждение;

•

решения суда по тем же основаниям. Как, например, было отмечено в решении Суда по интеллектуальным правам от 13 ноября 2020 № СИП-843/2019, «упомянутая норма материального права закрепляет абсолютное основание для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака и касается случаев, когда само обозначение в силу определенных признаков является ложным или вводящим потребителя в заблуждение».

Что же касается введения потребителя в заблуждение в качестве относительного основания, то исходя из сущности данного института норму можно применить при установлении акта недобросовестной конкуренции, то есть когда объективно существует угроза или свершившийся факт введения потребителя в заблуждение относительно товара, его изготовителя21. Констатация такого факта имеет место уже при использовании спорного товарного знака и действительных ситуациях введения в заблуждение. Основание по подп. 1 п. 3. ст. 1483 ГК РФ само по себе является субъективным – в некоторых случаях ни Роспатент на моменте регистрации обозначения, ни суд при оценке охраноспособности данного знака не способен однозначно утверждать об абсолютном риске заблуждения потребителей относительно иного товарного знака. Соответственно, оценить различительную способность товарного знака может с полной достоверностью лишь общество – уже в процессе введения его в оборот22. А для оценки Роспатентом различительной способности спорного обозначения касательно иных, уже зарегистрированных товарных знаков третьих лиц, следует использовать иные положения, например, из п. 6 ст. 1483 ГК РФ.

1. Приложение 1.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 июля 2020 г. по делу N СИП-877/2019.

Товарный знак заявителя – общества с ограниченной ответственностью "АРСИ ХОСПИТАЛИТИ".

Товарный знак третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.