"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 5, сентябрь 2014 г., с. 23-41

Сегодня во всех передовых в экономическом плане государствах в качестве основных корпоративных активов, факторов инновационного развития, как на микро-, так и макроэкономическом уровне рассматриваются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Проявилась данная тенденция и в Российской Федерации. Правда, весьма локально – преимущественно в сфере товарных знаков.

Согласно отчету Всемирной организации по интеллектуальной собственности за 2013 г.1, Российская Федерация занимает второе место (после Китая) по числу испрашиваемых в отношении нее заявок на регистрацию товарных знаков, внесенных в международный реестр.

По данным Роспатента, если в 2009 г. было подано 50107 заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, в 2012 г. данный показатель достиг – 649282. При этом важно обратить внимание и на другую тенденцию: при существенно возросшем числе поданных заявок количество зарегистрированных товарных знаков снизилось. Если в 2009 г. было принято 46440 положительных решений о такой регистрации, то в 2012 - всего лишь 39218. Активная регистрация товарных знаков привела к тому, что для индивидуализации новых товаров (услуг) стало крайне сложно придумывать обозначения, не сходные с ранее зарегистрированными товарными знаками.

Закономерным в подобном аспекте представляется существенное возрастание числа споров о досрочном прекращении прав на товарные знаки. Подобные споры составили около половины от всех дел, рассмотренных Судом по интеллектуальным правам по первой инстанции в 2013 г.

Обнаружив, что привлекательное для индивидуализации товара (услуги) обозначение уже занято, предприниматели обращаются в суд с требованием о прекращении его охраны, с тем, чтобы впоследствии зарегистрировать его на себя. Наиболее «популярным» основанием для подобного оспаривания при этом выступает неиспользование товарного знака правообладателем.

Как гласит ст. 1486 ГК, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

На первый взгляд, данной нормой устанавливается предельно четкий механизм регулятивного воздействия на сферу осуществления прав на товарный знак. Вместе с тем при ближайшем рассмотрении возникают вопросы относительно как сущности данного механизма, так и оснований его применения, возможных исключений из данного общего правила.

I. Рассмотрение института прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования с позиции разнонаправленных частных и общественных интересов.

1. Право социально в том смысле, что любые его институциональные установления должны с необходимостью анализироваться с позиции их социально-экономических последствий. Закрепляя те или иные права и обязанности, механизмы разрешения правовых конфликтов, законодатель должен исходить из того, что их реализация приведет к удовлетворению как правомерных частных интересов, так и общественного.

Формированию подобных общих правил при этом способствует презюмирование участников общественных отношений рациональными и добросовестными субъектами. Данное допущение позволяет определить типичное поведение субъекта в рамках конкретных общественных отношений, его «реакцию» на правовые стимулы и запреты и, как результат, характер воздействия правового регулирования на социально-экономическую систему.

В то же время на практике субъекты зачастую действуют не как максимальные рационализаторы полезности. В систему их мотивации вмешиваются внеэкономические детерминанты. Еще чаще они видят иные, не охватываемые законодательным «замыслом», но рациональные с позиции индивидуальной выгоды пути использования предоставленных им прав. Стоит ли говорить, что такие пути зачастую существенным образом расходятся с теми целями, которые преследовал законодатель, устанавливая конкретную норму; ценностями, положенными в основу общей институционально-правовой системы.

При этом если политико-правовые цели законодательного регулирования, интересы рациально действующего добросовестного субъекта возможно просчитать заранее, спектр обозначенных отклонений является изначально четко неопределимым. Каждый порожденный подобным отклонением правовой конфликт будет характеризоваться различным соотношением интересов субъектов, проявляющихся в отношении конкретного объекта прав, самого права.

Основываясь на подобных общеметодологических подходах, рассмотрим институт исключительного права на товарный знак в целом и связанного с ним механизма прекращения правовой охраны на товарный знак вследствие его неиспользования.

2. Как отмечается в судебной практике, характерной особенностью исключительного права на товарный знак является почти полное отсутствие ограничений такого права3. С данным утверждением можно согласиться. В отношении объектов авторского и патентного права закреплены широкие перечни случаев так называемого свободного использования (ст.ст. 1273 – 1280, 1359 ГК РФ). Оснований же правомерного доступа к использованию товарных знаков неограниченным кругом лиц закон не установил.

Данная особенность равным образом, как и иные отличительные черты правового режима средств индивидуализации, обусловлены характеристиками таких объектов, а также институциональным назначением возникающих на их основе прав.

Объекты патентного и авторского права представляют собой результаты творческого труда, вклад в научно-техническое, культурное развитие общества. Патентоохраняемые объекты занимают центральное место в экономическом, экологическом и социальном благополучии граждан4. На их основе создаются полезные для общества продукты, лекарства, решаются глобальные проблемы человечества и т.п. Нельзя не заметить, что значительная часть предметов, без которых социум не представляет своего существования, были в свое время зарегистрированы в качестве изобретений, промышленных образцов, полезных моделей.

При этом рассматриваемые объекты являются типичными примерами так называемых общественных (публичных) благ – объектов, использование которых одним субъектом не исключает возможности их использования, получения экономических и иных выгод иными субъектами.

Таким образом, с позиции общественного и государственного интереса сам по себе факт их создания и раскрытия о них информации (в случае с патентоохраняемыми объектами – при обращении в патентное ведомство) заслуживает справедливого «вознаграждения» - предоставления правообладателям возможности получить коммерческую выгоду от их вклада в общественное развитие.

В отсутствии в данном случае государственного вмешательства все и каждый смогут свободно использовать созданную разработку, что не позволит правообладателю получить какие-либо выгоды от своей разработки. В связи с этим возникает необходимость предоставить автору (изобретателю) исключительное право. Проявляется утилитаристская цель правого регулирования – стимулирование вложений, как непосредственно самих авторов, так и инвесторов, предпринимателей, обеспечивающих коммерциализацию ОИС, в разработку.

При этом, учитывая опять же первоочередное значение результатов интеллектуальной деятельности для культурно-технологического развития общества, принципиально важно следующее:

1)

граждане получили доступ к некоммерческому использования таких объектов;

2)

осуществлялось эффективное коммерческое использование таких объектов (в случае с патентоохраняемыми - предполагающее промышленное применение результирующего инновационного продукта), у иных участников инновационной системы была возможность разработать на их основе последующие более совершенные инновации.

Учитывая все вышеизложенное, законодатель предоставляет создателям ОИС исключительные права на них, при установлении возможности свободного некоммерческого ограниченного использования таких объектов всеми иными лицами. Для тех случаев, когда правообладатель действует в противоречии с ожиданиями законодателя - не коммерциализирует ОИС, отказывая в доступе заинтересованным в коммерческом использовании лицам; в ход идут специфические гибкие механизмы – принудительное лицензирование, злоупотребление исключительным правом.

Квинтэссенцией правового конфликта в данном случае является столкновение частных и общественных интересов в эффективном использовании ОИС. При этом правообладатель в любом случае не лишается исключительного права:

Даже если он стал использовать предоставленное ему право в противоречии с назначением последнего, нельзя отрицать, что таким субъектом (посредством самого факта создания ОИС) был внесен существенный вклад в социально-экономическое развитие общества. Таким образом, правообладатель в любом случае «заслужил» (комментарий к редакционной правке: мне здесь важно подчеркнуть именно функцию исключительного права, как своего рода «вознаграждения», поэтому, считаю оправданным употребить глагол именно: «заслужил»). получить прибыль от коммерческого использования созданного им ОИС. Тем более что для того, чтобы исключительное право осуществляло функцию стимула инновационной активности на стадии не только разработки ОИС, но и их коммерциализации, - в лишении его правообладателя нет необходимости. Достаточным является «принудить» управомоченного субъекта к необходимому взаимодействию с иными участниками инновационной системы (через принудительное лицензирование); пресечь достижение им недопустимых с позиции духа закона целей посредством отказа в защите прав конкретными способами.

Иным образом дела обстоят с товарными знаками. С одной стороны, в отличие от объектов патентного и авторского права, исключено их эффективное независимое использование несколькими лицами. При столкновении интересов двух лиц в использовании товарного знака суд должен «предпочесть» кого-то одного. Если при этом возникает недостаточное с позиции общественного интереса использование, он не может его дополнить, предоставив некие права на объект другому лицу наряду с исключительным правом правообладателя. Необходимо либо смириться с подобной недостаточностью, либо лишить правообладателя его права, предоставив возможность использования товарного знака иному лицу.

Следующей отличительной чертой правоотношений в сфере товарных знаков в сравнении с авторским и патентным правом выступает особое институционально-функциональное назначение исключительного права.

Исключительные права на товарные знаки служат, прежде всего, целям не стимулирования инновационной деятельности, вознаграждения автора за его вклад в научно-технологический, культурный прогресс, а четкой идентификации производителя товара (услуги). Как следствие - они способствуют поддержанию конкуренции и производству высококачественных товаров и услуг5.

Маркировка товаров, с одной стороны, предоставляет потребителям возможность приобретать те товары, характеристиками которых они ранее остались довольны6. С другой – препятствует бизнесу тех субъектов, которые стремятся заработать на неспособности потребителей определить и оценить качество товара7. При этом, с позиции самих предпринимателей исключительное право на товарные знаки способствуют тому, что производители, а не имитаторы будут получать прибыль от вложений в повышение качества производимой продукции.

Таким образом, если в случае с объектами патентного права основная общественная полезность создается на стадии, предшествующей получению патента, то в случае с товарными знаками – после. Единственным вариантом, при котором товарные знаки будут иметь значение с позиции правовой политики, является ситуация их использования. Нетрудно заметить, что все обозначенные функции товарных знаков могут быть реализованы только при их активном применении в коммерческой деятельности.

В подобном аспекте в судебной практике неоднократно подчеркивалось, что «из системного толкования ст.ст. 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него»8.

С данным утверждением, вместе с тем, нельзя в полной мере согласиться. Исключающее доступ всех иных лиц использование обозначения в качестве средства индивидуализации составляет содержание исключительного права.

При этом, как было отмечено еще О.С. Иоффе, будучи противоположными по своему содержанию, субъективное право и правовая обязанность находятся в диалектическом единстве между собой9. С подобных позиций можно констатировать ошибочность рассмотрения одной и той же категории одновременно в качестве и права, и обязанности одного и того же лица. Если допустить, что использование товарного знака является гражданско-правовой обязанностью, то остается непонятно, в рамках какого правоотношения такая обязанность существует.

К рассмотрению данного вопроса можно подойти и с несколько иных позиций.

Представим себе ситуацию: субъект зарегистрировал в качестве товарного знака некое обозначение. Проходит месяц, год, - он его не использует. Значит ли это, что он не исполнил своей обязанности и должен в связи с этим понести гражданско-правовую ответственность? Ответ будет отрицательным. В таком случае, несмотря на неиспользование, правообладатель сохранит свое исключительное право.

Более того, даже после истечения трехлетнего периода непрерывного неиспользования товарного знака у него все равно при определенных условиях будет оставаться возможность сохранить за собой исключительное право. Сам закон использует формулировку «правовая охрана может быть прекращена…». В то время как в юридической обязанности «заключена необходимость поведения, соответствующего требованиям норм права, т.е. необходимость формально определенного поведения»10.

Интересной в рассматриваем аспекте представляется позиция Конституционного Суда РФ: в определении от 2 октября 2003 г. № 393-О было отмечено, что по смыслу нормы ст. 1486 ГК РФ факт регистрации товарного знака не только имеет правоустанавливающее значение, но и предполагает обязанность осуществления данного исключительного права его правообладателем».

В то же время уже в следующем абзаце Суд констатировал, что отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав… законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения»11.

Нетрудно заметить, что с одной стороны - Конституционный суд как будто признает использование товарного знака обязанностью правообладателя. В то же время далее он рассматривает его именно как право. В качестве последствия неиспользования рассматривается не гражданско-правовая ответственность, а применение некого «антимонопольного инструмента».

Надо ли говорить о том, что обладание исключительным правом на товарный знак не образует монополистической деятельности. Управомоченным субъектом не осуществляются запрещенные законодательством о защите конкуренции согласованные действия. Не обладает он и доминирующим на рынке положением, дающим такому субъекту возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товаров на рынке.

Как было справедливо отмечено американским судом в споре Clorox Co. v. Sterling Winthrop, Inc., «право на товарный знак в отличие от прав на другие ОИС не создает правовой монополии на какой-либо товар или идею; оно дает право лишь на обозначение. Поскольку исключительное право на торговую марку просто позволяет правообладателю исключить все остальных от использования обозначения … возможность для эффективного монопольного злоупотребления торговым знаком настолько ограничены, что представляют намного менее значительную угрозу для экономического здоровья нации»12.

Интересно, что на уровне международных конвенций произошло изменение формулировок. В то время как ст. 5 Парижской конвенции использует формулировку «если использование зарегистрированной торговой марки обязательно (compulsory)»13, ст. 19 ТРИПС Соглашения – «если использование является требованием для сохранения в силе регистрации»14.

Здесь уместно обратиться к сделанным нами ранее общетеоретическим замечаниям относительно механизмов конструирования правовых систем. Как было отмечено выше, установление на законодательном уровне института исключительных прав на товарные знаки детерминировано рядом целей и функций. При этом в качестве рационального и добросовестного осуществления таких прав признается их коммерческое использование для индивидуализации товаров и услуг, получения репутационных преимуществ, сопряженных с атрибутированием производителю качественных продуктов. В то же время на практике зачастую оказывается, что правообладатели действуют в противоречии с подобными ожиданиями законодателя. Они могут стремиться сохранить за собой товарный знак не с тем, чтобы его использовать, а для затруднения доступа на рынок иных субъектов, резервирования за собой товарных знаков для тех классов товаров (услуг), которые они возможно заходят производить в будущем, осуществления бизнеса по продаже товарных знаков (исключительных прав на них), получения прибыли от подачи исков о нарушении исключительного права и др.

Речь, таким образом, идет о получении и реализации исключительного права в целях, отклоняющихся от институционально-функционального назначения исключительного права на товарные знаки. Не трудно заметить, что подобное понимание неиспользования товарного знака сближает данный институт не с неисполнением гражданско-правовой обязанности, а злоупотреблением субъективным правом.

Учитывая сделанные нами ранее выводы, в подобном аспекте можно заключить о необходимости применения относительно гибких стандартов решения конкретных конфликтов интересов.

В общем виде в рамках подобных конфликтов друг другу противостоят два частных субъекта: заинтересованный в сохранении исключительного права патентообладатель и субъект предпринимательской деятельности, желающий использовать соответствующее обозначение для индивидуализации производимых товаров (услуг). Что касается общественного интереса, то факт неиспользования товарного знака для индивидуализации товаров (услуг) (в отличие от ситуации с патентоохраняемыми объектами15) как такового вреда им не приносит. Другое дело, что в таком случае не достигается и общественная выгода (повышение качества товара, к примеру), которая должна иметь место при использовании товарных знаков.

Чтобы разрешить такой конфликт, правоприменитель должен оценить с позиции общих ценностей права интеллектуальной собственности интерес противоборствующих сторон и общества в целом. Важным подспорьем в реализации обозначенной цели служит установление в ст. 1486 ГК РФ презумпции того, что трехлетний период неиспользования представляет собой основание для прекращения правовой охраны товарного знака.

Обозначенный период является объективным индикатором того, что интерес истца в соответствующем споре перевешивает интерес ответчика, а также того, что общество, по всей видимости, уже не получит каких-либо выгод, связанных с осуществлением исключительного права на товарный знак при сохранении прав за изначальным правообладателем.

Сам закон при этом устанавливает возможности для маневров. Обозначенная презумпция может быть опровергнута в том случае, если правообладатель не использовал товарный знак по не зависящим от него причинам. Данная формулировка сама по себе оставляет определенные вопросы: например, что понимать под независящими причинами. Кроме того, одно такое исключение не обеспечивает должной гибкости механизму оценки соответствующих правовых конфликтов.

Как представляется, судами должны также исследоваться и некоторые иные особенности, связанные с деятельностью правообладателя, что в настоящее время в полной мере не позволяет осуществить формулировка ст. 1486 ГК РФ.

Во второй части данной статьи нами рассматриваются подобные особенности, а также отдельные основания признания неиспользования товарного знака по не зависящим от правообладателя причинам.

II. Обстоятельства, подлежащие оценке при рассмотрении спора о прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования

1. Сохранение у правообладателя после прекращения использования товарного знака связанной с таким знаком «гудвилл».

С особым вниманием суд должен подходить к разрешению споров в отношении товарных знаков, трехлетнему периоду неиспользования которых предшествовал этап активного обращения на рынке маркируемых такими знаками товаров.

Представим следующую гипотетическую ситуацию: известный производитель одежды выпускает линию под характерным товарным знаком. Данная линия товаров широко рекламируется. Соответствующие продукты распространяются среди множества розничных продавцов, впоследствии - конечных потребителей. Спустя полгода производитель в целях увеличения продаж запускает новую линию, маркируемую другим товарным знаком. Проходит еще три года, в течение которых производство первой линии не возобновляется. Между тем в отдельных розничных точках сохраняются в продаже остатки невыкупленной коллекции. Потребители продолжают носить данную одежду.

Что произойдет, если некий предприниматель потребует прекратить правовую охрану соответствующего товарного знака, а затем зарегистрирует его на себя и начнет выпускать соответствующую одежду? Многие потребители сочтут, что это первоначальный потребитель возобновил столь им полюбившуюся линию одежды.

Здесь принципиально важно учитывать несколько моментов.

Во-первых, в подобных случаях товарный знак нечто большим, чем просто средством индивидуализации товаров (услуг). С ним непосредственным образом сопряжены репутационные преимущества производителя, вызванные предложением потребителям качественного престижного товара.

В зарубежных правовых системах с используемыми в коммерческом обороте торговыми марками связывается т.н. «гудвилл» (goodwill), понимаемая как совокупность компонентов деловой репутации, имиджа фирмы узнаваемость; торговой марки.

Целью данного исследования не является рассмотрение данного понятия, его правового режима. Важно отметить другое, - как бы ни назывались репутационные преимущества, сопряженные с товарным знаком и не утраченные в процессе его неиспользования, такие преимущества должны учитываться при поиске баланса разнонаправленных интересов.

Сохранение за товарным знаком, который пусть и перестал использоваться, «гудвилл» предполагает, что у правообладателя существует правомерный интерес как минимум в защите такого товарного знака от посягательств иных лиц.

Во-вторых, использование товарного знака даже при последующем ребрендинге само по себе может служить доказательством добросовестности правообладателя. Регистрация обозначения в качестве товарного знака подчинялась исключительно цели последующей индивидуализации посредством такого обозначения производимых правообладателем товаров (услуг). Интерес правообладателя, таким образом, изначально полностью соответствовал институциональному назначению исключительного права на товарный знак. С проведением ребрендинга обозначенный интерес трансформировался в иной – недопущение паразитирования иных лиц на сопряженной с данным товарным знаком положительной репутации. Таким образом, ни на одном этапе правообладателем не преследовалось не допустимых с позиции духа закона интересов.

Данная ситуация принципиальным образом отличается от той, когда правообладатель регистрируют товарные знаки, изначально не предполагая их использования, с единственной целью осуществить в последующем "продажу" прав на них другим лицам, усложнить доступ на рынок новым субъектам и т.п. Если в последнем случае закономерным решением правового конфликта должно стать прекращение правовой охраны товарного знака, то в первом – должны быть оценены все обстоятельства спора и взвешены сопряженные с товарным знаком интересы.

На данном этапе необходимым представляется предостеречь от упрощения обозначенной проблемы и, как следствие, - попыток ее разрешения посредством увеличения срока неиспользования товарного знака как основания прекращения его правовой охраны. Логика: если по прошествии трех лет неиспользования потребители по-прежнему "вспоминают" первоначального правообладателя, то следует установить 5-, 10- или 15-летний период неиспользования – не может быть верной. Трехлетний период представляет себе оптимальный вариант. Законодатель дает достаточное время для начала производства товаров, маркированных соответствующим знаком.

К решению же обозначенной проблемы надлежит подходить с иных позиций. От общего законодательного правила, основанного на критерии трехлетнего неиспользования, должны быть предусмотрены отступления, которые обеспечивали бы возможность многофакторного анализа правового конфликта, учета дополнительных (к непосредственному использованию) интересов правообладателей в товарном знаке, общественного интереса.

В данном случае разумным представляется предусмотреть, что, если товарный знак, несмотря на трехлетнее неиспользование, продолжает ассоциироваться у потребителя с товарами от изначального правообладателя, в требовании о прекращении правовой охраны товарного знака может быть отказано.

Здесь необходимо признать, что для реализации обозначенного подхода в российской правовой системе должных нормативных предпосылок не сложилось. Статья 1486 ГК РФ не устанавливает соответствующих исключений из общего правила. В связи с этим правоприменители не спешат исследовать при рассмотрении конкретных споров о прекращении правовой охраны товарного знака связанной с ним системы «гудвилл», а также факт атрибутирования потребителями соответствующего обозначения первоначальному правообладателю.

Более справедливый подход в рассматриваемом аспекте был разработан в американской правовой системе. По мнению ученых и практиков США, «основной акцент должен был сделан на степени узнаваемости торговой марки у покупателей»16. В связи с этим в большинстве случаев суды рассматривали сохранение «гудвилл» в качестве доказательства в пользу оставления у правообладателя исключительного права на товарный знак, даже если он прекратил его использовать в своей предпринимательской деятельности17.

Обзор отдельных решений, вынесенных американскими судами

Как было отмечено судом при рассмотрении дела Alliant Energy Corp. v. Alltel Corp., «с торговой маркой по-прежнему связана значительная «гудвилл», она остается ценным активом для компании. Даже в таких случаях, когда правообладателем прилагаются значительные усилия по уведомлению общества об изменении бренда, велика вероятность того, что «гудвилл» «сохранит» торговую марку за первоначальным правообладателем»18.

В деле Sterling Brewers, Inc. v. Schenley Indus19 суд апелляционной инстанции пересмотрел решение суда первой инстанции о прекращении правовой охраны товарного знака на том основании, что связанная с товарным знаком «гудвилл» «не рассеялась» за восемь лет неиспользования. Судом было отмечено, что даже сам истец связывал соответствующий товарный знак GOLDBLUME BEER с ранее производимым ответчиком пивом – товаром, активно продаваемом на соответствующем рынке в течение нескольких лет.

При рассмотрении спора Ferrari S.p.A. Esercizio Fabbriche Automobili e Corse v. Mc Burnie правоприменитель пришел к выводу, что охрана торгового знака не должна быть прекращена. В основу подобного решения он положил следующие факты:

1)

компания-правообладатель продолжала производить и продавать комплектующие детали к машинам;

2)

машины Ferrari по-прежнему широко используются, что сохраняет соответствующую торговую марку на глазах общественности;

3)

продолжается активная перепродажа автомобилей20.

В деле Skippy Inc. суд постановил, что сохраняющееся общественное признание торговой марки – изображения персонажа Скиппи - не позволяет прекратить его правовую охрану, несмотря на 23-летний период неиспользования. Кроме того, суд подчеркнул факт того, что правообладатель периодически возвращался к идее вывести на рынок данную торговую марку21.

Рассматривая спор между Health & Sun Research, Inc. v. Australian Gold, LLC22, суд констатировал, что «факт неиспользования с июля 2008 г. (т.е. больше 3 лет) торговой марки Royal Flush не вызывает каких-либо сомнений». В то же время правоприменитель подчеркнул, что «отсутствие продаж в течение трех лет не значит, что торговая марка Health & Sun’s Royal Flush перестала действовать на рынке». Отказывая в прекращении правовой охраны товарного знака, он сослался на два факта:

1)

продаваемая Health & Sun Research Inc. продукция обладает длительным сроком годности;

2)

она приобреталась оптовыми покупателями в целях последующей поэтапной реализации таким образом, что и по прошествии трех лет указанные лосьоны остаются в торговом обороте.

В деле Marks Org., Inc. v. Joles23 истец (Marks Organization, Inc.) обратился с требованиям о наложении на ответчика (Robert Joles) временного судебного запрета, с тем чтобы предотвратить нарушение последним его исключительного права на торговую марку Gordon Carpet. Ответчик, в свою очередь, предъявил к истцу встречное требование о прекращении правовой охраны торговой марки Gordon Carpet вследствие ее неиспользования.

Как было установлено судом, в 2008 г. истец приобрел у Gerald Gordon Carpet Specialists, Inc. (GGCS) все его активы, в том числе права на используемые в торговле обозначения. После закрытия сделки истец начал вести бизнес по торговле коврами под новым торговым знаком Leader Carpet. Как таковую торговую марку Gordon Carpet он действительно перестал использовать для индивидуализации продаваемого товара.

В то же время Суд все равно поддержал позицию истца. В обоснование подобной позиции им были положены следующие факты.

Несмотря на то что продаваемые истцом ковры стали маркироваться новым товарным знаком, в рекламе таких товаров сохранились ссылки на прежний бренд. На всех рекламных носителях в отношении нового товарного знака делалась ссылка: «бывший Gordon Carpet». В рекламном ролике президент Marks Org., Inc. стоял рука об руку с Джеральдом Гордоном – президентом Gerald Gordon Carpet Specialists, Inc.. Рекламным слоганом при этом служила фраза: «Новая эра начинается с Leader Carpet— пожелаем Jerry Gordon всего самого наилучшего».

Судом было отмечено: «Использования истцом марки Gordon Carpet было достаточно для преодоления возражения ответчика об отказе истца от использования. Реклама, в которой истец определил свой магазин как "бывший Gordon Carpet", представляет собой попытку построения бизнеса на основе "гудвилл" Gordon Carpet».

2. Намерение правообладателя возобновить использование товарного знака по истечении трехлетнего периода неиспользования

Согласно пункту 1 ст. 1486 ГК РФ, для лишения товарного знака правовой охраны при доказанности заинтересованности заявителя значение имеет, по сути, лишь факт неиспользования товарного знака правообладателем в течение трех лет. Использование, при этом, для целей данной статьи предлагается понимать узко (п. 2 ст. 1486 ГК РФ) - исключительно в качестве действий, которые связаны с непосредственным введением в гражданский оборот товара, маркированного спорным товарным знаком или товарным знаком с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность.

Как представляется, в данном случае также не учитываются некоторые принципиальные нюансы, которые могут проявиться в конкретной ситуации.

Представим себе, что в течение трехлетнего периода правообладатель, действительно не использовал товарный знак. Вместе с тем по истечении данного временной отрезка он начал предпринимать активные действия по подготовке выпуска маркируемого таким товарным знаком продукции. Произвел несколько партий, нанес на них соответствующий знак, разрекламировал товар. Он имеет на это полное право – исключительное право на товарный знак до сих пор принадлежит ему.

В то же время другой предприниматель подает иск о прекращении правовой охраны такого товарного знака. Очевидно, что в соответствии со ст. 1486 ГК, если ему удается доказать свою заинтересованность, то каких-либо преград для удовлетворения его требования не возникнет. Будет ли это справедливо? По сути, и правообладатель, и заявитель продемонстрировали объективированную в конкретных действиях заинтересованность в использовании соответствующего товарного знака. Почему выбор должен быть сделан в пользу заявителя?

Возможный ответ на данный вопрос: потому, что правообладатель не воспользовался данным ему временем для того, чтобы наладить производство товара, маркируемого товарным знаком.

Можно предположить, что предпочтение интересов заявителя представляет собой стимул для правообладателей не затягивать с началом использования товарного знака. Вместе с тем возникает вопрос обоснованности подобного «стимулирования». Ведь до тех пор, пока не появляются иные заинтересованные в использовании обозначения субъекты, вреда чьим-либо интересам (в том числе общественным) причиняться не будет.

С другой стороны, в случае если правовая охрана товарного знака прекращается, и новый субъект получает возможность использовать товарный знак в своей деятельности после того, как прежний правообладатель провел рекламную компанию, у потребителей могут создаться неверные представления о том, кто же выступает производителем товара (услуги). Пострадает общественный интерес.

Кроме того, нельзя забывать, что правообладатель, осуществляя подготовку к выпуску некого товара, действует с убежденностью в собственной управомоченности. При этом факт принятия им в конечном итоге решения об использовании товарного знака служит доказательством (хотя полностью и не снимает сомнений) того, что правообладатель изначально не преследовал недобросовестных целей, связанных с обладанием правами на товарный знак. В то же время истцы в рамках рассматриваемых споров, начиная подготовку к использованию соответствующих обозначений, посягают все же на чужое право. При этом если речь идет о неком оригинальном товарном знаке, который использовался правообладателем в отношении иных классов товаров (не по которым идет оспаривание), можно усомниться уже в добросовестности самого заявителя. Не стремится ли он паразитировать на чужом бренде?

Еще сложнее ситуация с позиции обеспечения баланса интересов складывается тогда, когда правообладатель приобретает исключительное право на товарный знак по договору об отчуждении такого права и начал подготовку производства маркируемого таким знаком товара. После ему был предъявлен иск заинтересованного лица о прекращении правовой охраны товарного знака ввиду его неиспользования прежним правообладателем в течение периода, превышающего три года.

Если не допускать в данном случае каких-либо исключений из правила (неиспользование в течение трех лет – прекращение правовой охраны по иску заинтересованного субъекта), – новый правообладатель окажется обречен.

Вряд ли сразу после регистрации договора об отчуждении исключительного права он успеет наладить производство маркируемого товара. При этом даже если подобное производство и будет начато, - не факт, что данное обстоятельство будет учтено судом.

Согласно пункту 1 ст. 1486 ГК РФ, основанием для прекращения правовой охраны товарного знака служит его неиспользование в течение любых трех лет после государственной регистрации. Исходя из буквального толкования данной нормы, суд может начать рассматривать исключительно период неиспользования товарного знака первоначальным правообладателем. Если будет установлено, что такой период действительно превышал три года, правоприменитель даже не станет обращать внимание на факты, последующие за передачей исключительного права. Как будет показано далее, именно на такой логике и основываются отдельные судебные решения.

Рассматриваемая ситуация усугубляется тем, что крайне сложно, если не сказать невозможно защитить имущественные интересы субъекта, приобретшего исключительного права на товарный знак, правовая охрана которого впоследствии прекращена.

Новый правообладатель выплатил прежнему определенную сумму (зачастую весьма существенную) за отчуждение исключительного права. Соответствующее право было ему передано. Договор исполнен. Другое дело, что в конечном итоге приобретатель был лишен исключительного права, что, несомненно, не входило в его планы на момент заключения договора. Между тем, оснований для привлечения к ответственности первоначального правообладателя закон не предлагает.

Радикальное решение рассматриваемой проблемы – установление правила о том, что передача исключительного права новому правообладателю прерывает течение трехлетнего периода, – не может быть признано удачным. В таком случае возможны злоупотребления уже с позиции правообладателей. Осознавая, что трехлетний срок истекает, и при этом в товарном знаке заинтересованы иные лица, - первоначальный правообладатель будет передавать права своим аффилированным лицам. Использование товарного знака обеспечено так и не будет.

Представляется, что наиболее целесообразным является следующий алгоритм рассмотрения обозначенного правового конфликта:

-

оценка общего периода неиспользования товарного знака, как первым, так и последующим правообладателем;

-

анализ и учет намерения нового правообладателя продолжить использование товарного знака. Если подобное намерение было актуализировано до подачи иска и выражалось в действиях правообладателя, направленных на подготовку к выпуску в хозяйственный оборот маркируемых товарным знаков товаров, в требовании о прекращении правовой охраны товарного знака может быть отказано.

Можно поставить вопрос более широко. Вне зависимости от того, предшествовала ли спору о прекращении правовой охраны товарного знака смена правообладателя, - рассматривать в качестве одного из критериев оценки соответствующего правового конфликта намерения использовать товарный знак не только заявителя, но и правообладателя. Иными словами, должен оцениваться не только факт непосредственного использования ОИС, но и подготовки к нему.

Обзор отдельных решений, вынесенных Судом по интеллектуальным правам

Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП – 70/201324

ООО «Интел» обратилось с исковым заявлением к ООО «Росалко» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Noble Нобле» вследствие его неиспользования в течение трех лет - в период с 01.08.2010 по 01.08.2013 включительно.

В своих возражениях на исковые требования ответчик ссылался на несколько обстоятельств:

1)

товарный знак не использовался им по не зависящим от него причинам, поскольку договор об отчуждении исключительных прав на спорный товарный знак был заключен 26.08.2013 и зарегистрирован Роспатентом 12.11.2013;

2)

имеются доказательства использования товарного знака первоначальным правообладателем в указанный период: технологическая инструкция по производству вина столового сухого белого "Нобле Макабео" Noble Macabeo от 10.12.2007 N ТИ 9171-124-00386442-07; копии образцов этикеток для продукции «Вино столовое сухое белое "Нобле Макабео"», копия каталога продукции общества «Прокос», договор поставки алкогольной продукции от 31.08.2010 N 146; товарная накладная от 16.08.2010 N 50; платежное поручение от 19.08.2010 N 161; выписка из лицевого счета от 19.08.2010; декларации об объемах использования этилового спирта в 2010 г..

3)

сам ответчик использовал спорный товарный знак после 01.08.2013.

Оценив представленные ответчиком доказательства, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что они не подтверждают использование спорного товарного знака по смыслу п. 2 ст. 1486 ГК РФ. По мнению Суда, «представленная ответчиком технологическая инструкция по производству вина столового сухого белого «Нобле Макабео» «Noble Macabeo» от 10.12.2007 N ТИ 9171-124-00386442-07 не является надлежащим доказательством реального производства и введения в гражданский оборот товара, маркированного спорным товарным знаком, в спорный период, поскольку свидетельствует лишь о проведении подготовительных действий. Копии образцов этикеток и рекламного каталога продукции также не могут быть признаны судом надлежащими доказательствами использования спорного товарного знака, поскольку не представляется возможным установить их относимость к спорному периоду. Товарная накладная от 16.08.2010 N 50, в которой имеется указание на продукцию, маркированную товарным знаком «Noble Нобле», относится к спорному периоду. Однако ответчиком не представлены доказательства оплаты заказчиком продукции по названной товарной накладной».

В отношении доказательств использования спорного товарного знака непосредственно самим ответчиком Суд констатировал, что они не являются относимыми, поскольку такое использование имело место за пределами спорного периода.

В конечном итоге правоприменитель пришел к выводу о том, что требования истца о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Noble Нобле» вследствие его неиспользования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 4.07.2014 согласился с правильностью данного решения25. Как им было при этом отмечено, «суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что они не подтверждают использование спорного товарного знака по смыслу п. 2 статьи 1486 ГК РФ, а доказательства использования спорного товарного непосредственно самим ООО "Росалко" в период с сентября 2013 г. по ноябрь 2013 г. не являются относимыми к настоящему судебному делу, с учетом спорного периода (с 01.08.2010 по 01.08.2013 включительно)».

Подобный подход, отвечающий нормативно установленным правилам, вместе с тем нуждается в определенной критике с позиции базового принципа справедливости. Как минимум, неправильным видится игнорирование аргументов ответчика об использовании ответчиком ОИС после истечения спорного периода. Согласно его позиции, получается следующая ситуация: он приобрел по возмездной сделке исключительные права на товарный знак, практически сразу начал использовать данное обозначение. При этом его право все равно было прекращено.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2014 № СИП – 81/201426

ООО «Интел» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к ООО «Сибагроторг» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака – Goodwill / Гудвилл - по свидетельству Российской Федерации № 298560 в отношении товаров 33 класса и части товаров 32 класса МКТУ.

Предъявляя в суд исковые требования, ООО «Интел» указал на неиспользование ответчиком спорного товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до обращения с настоящим иском.

Ответчиком ООО «Сибагроторг» в качестве доказательства использования спорного товарного знака правообладателем представлены:

-

копия договора простого товарищества от 05.05.2013 между ООО «Сибагроторг» и обществом с ограниченной ответственностью «ТД Алтайская крупа», согласно которому стороны обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли. Совместная деятельность осуществляется в направлении производства и реализации алкогольной продукции под торговым знаком GOODWILL;

-

копия дополнительного соглашения к Договору простого товарищества от 05.05.2013, согласно которому стороны обязуются внести свои вклады не позднее 31.03.2015 и начать совершать предусмотренные договором действия с 01.08.2014;

-

копия Акта Приёма-передачи этикеток от 10.11.2013, согласно которому ООО «Сибагроторг» передал ООО «ТД Алтайская крупа» этикетки для бутылки «Настойка горькая GOODWILL, Водка GOODWILL, Виски GOODWILL, Пиво светлое GOODWILL, Пиво тёмное GOODWILL.

Согласно позиции Суда, представленные ответчиком документы не являлись доказательствами реального производства и введения в гражданский оборот товара, маркированного товарным знаком в спорный период. Они свидетельствовали лишь о намерении осуществления ответчиком совместной деятельности, направленной на производство и реализацию алкогольной продукции под торговым знаком GOODWILL. Таким образом, суд пришел к выводу он необходимости удовлетворить требования заинтересованного лица о прекращении правовой охраны товарного знака.

Обзор отдельных решений, вынесенных американскими судами

Согласно Закону Ланхема США27 основанием прекращения правовой охраны товарного знака выступает неиспользование товарного знака в течение трех лет без намерения его возобновить. Иными словами, американский законодатель, хотя и презюмирует, что неиспользование в течение трех лет влечет за собой отказ от исключительного права, допускает, что при доказанности намерения правообладателя использовать товарный знак прекращения правовой охраны может и не быть.

До принятия данного закона прецедентное право требовало от заявителя в рамках спора о прекращении правовой охраны товарного знака доказывать не только факт неиспользования такого товарного знака, но и намерение правообладателя прекратить такое использование28. Таким образом, нетрудно заметить, что с принятием Закона Ланхема процедура оспаривания правовой охраны товарного знака была даже несколько упрощена.

В большинстве случаев намерение продолжать или не продолжать использование товарного знака не является очевидным. Американским судам приходится анализировать объективное развитие событий вокруг товарной марки.

Так ее неиспользование в отсутствии спроса на маркируемый товар само по себе не влечет за собой прекращение правовой охраны, если правообладатель предпринимает попытки использования и продвижения товарного знака. С другой стороны, об однозначном отказе от использования товарного знака следует говорить тогда, когда правообладатель прекратил свой бизнес, в котором предполагалось использовать товарные знаки.

В пользу сохранения за субъектами прав на товарный знак на практике могут служить, в том числе: - факт обращения правообладателя в контролирующий орган за одобрением товаров, индивидуализируемых по средствам данного товарного знака, в случае если в отсутствие такого одобрения соответствующие товары не могут продаваться;

-

проведение переговоров с дистрибьюторами товаров;

-

заказ рекламы товаров, содержащей товарные знаки;

-

производство внутренних технологических схем или презентаций товаров с указанием товарного знака29.

Критерий «намерения» не является сугубо субъективным. Явно недостаточным будет простое заявление субъектами предпринимательской деятельности об их стремлении когда-либо в будущем возобновить использование объекта. Намерение должно быть объективно выражено в неких действиях, подготавливающих товарный знак к использованию.

Весьма интересно с позиции того, как американские суды подходят к квалификации намерения возобновить использование товарного знака, является дело Stephen M. Silverman v. CBS Inc.30.

В 1928 г. Ф. Госденом и Ч. Корреллом (Freeman F. Gosden and Charles J. Correll) были созданы персонажи «Амос и Энди» (Amos 'n' Andy) и разработана концепция радио-шоу с участием данных персонажей - The Amos 'n' Andy Show, которое в скором времени стало одним из самых популярных в стране. Ф.Ф. Госден и Ч. Коррел, являясь представителями европеоидной расы, изображали в рамках шоу афроамериканцев Амоса и Энди. В последующих телевизионных программах в ролях Амоса и Энди их заменили темнокожие актеры.

В 1948 г. Ф. Голстем и Ч.Дж. Корреллом передали свои права на «Амос и Энди шоу» CBS Inc. Выпуск рассматриваемой радиопрограммы продолжался до 1955 г. С 1951 по 1953 г. CBS транслировался также одноименный телесериал, до 1966 г. – продолжались его повторные показы.

В 1981 г. С.М. Сильверман начал писать сценарий для бродвейского мюзикла, первоначальным названием которого было «Амос и Энди идут в кино», основными персонажами которого соответственно должны были стать Амос и Энди.

С.М. Сильверман стремился получить лицензию на использование персонажей Амоса и Энди, но CBS Inc. ему отказали, после чего он подал иск об отсутствии у CBS Inc. прав на соответствующую радиопрограмму и отдельные ее элементы (в т.ч. в соответствии с законодательством о средствах индивидуализации). CBS Inc. в своем встречном иске обвинила С.М. Сильвермана в нарушении его исключительных прав на объекты авторского права и товарные знаки, в т.ч. «AMOS 'N' ANDY».

В части, касающейся средств индивидуализации, суд первой инстанции отметил, что «Амос и Энди» является зарегистрированным товарным знаком. При этом он задался вопросом: составляет ли продолжительное неиспользование (21 год) такого товарного знака основание для прекращения его правовой охраны.

Ответ на данный вопрос был дан отрицательный. Суд подчеркнул, что изъятие CBS Inc. телевизионной программы из эфира явилось следствием жалоб правозащитных организаций, отмечавших унизительность программы для афроамериканцев. Не смотря на то что CBS Inc. не относил к своим ближайшим планам возобновление использования соответствующих товарных знаков, правоприменитель счел необходимым учесть заявления компании о желании сделать это в будущем, когда социальный климат станет более благоприятным.

Суд апелляционной инстанции отметил, что обозначенный выше вывод суда первой инстанции ставит вопрос о правильной интерпретации слов «намерение не возобновлять»: означают они «никогда не возобновлять использование» или «не возобновлять использование в реально обозримом будущем»?

Был выбран второй вариант. Правоприменитель, отметил: «В ином случае даже после продолжительного неиспользования и без каких-либо конкретных шагов по возобновлению использования компания сможет всегда утверждать, что когда-нибудь в далеком будущем она обязательно возвратится к товарному знаку, в связи с чем, нельзя лишать его правовой охраны».

Товарный знак ответчика был лишен правовой охраны.

Сходная позиция нашла отражение в относительно недавнем решении по делу Natural Answers Inc. v. SmithKline Beecham. Как констатировал суд, «намерение возобновить использование не должно быть отдаленным или неопределенным. Напротив, субъект должен продемонстрировать свое стремление возобновить использование товарного знака в обозримом будущем»31.

Интерес в рассматриваемом аспекте представляет также практика Суда Европейского Союза:

С одной стороны, Европейский суд установил, что использование, направленное исключительно на поддержание регистрации, не может служить «спасению» исключительных прав на торговую марку. Необходимо, чтобы рассматриваемые средства индивидуализации служили реальным коммерческим целям. С другой стороны, им было отмечено, что использование торговой марки после подачи заявления о прекращении правовой охраны также может служить доказательством в пользу отклонения соответствующих требований и сохранения за правообладателем исключительного права32.

Нельзя не заметить различие в подходах: в российской правовой системе игнорируется факт использования товарного знака, предшествующий подачи требования о прекращении его правовой охраны, но выходящий за пределы трехлетнего срока неиспользования. И то время, как Суд Европейского союза готов учитывать даже использование, начатое после подачи требования о прекращении правовой охраны товарного знака.

 

3. Некоторые доказательства неиспользования товарного знака по независящим от ответчика причинам

 

В американской литературе перечень обстоятельств, не зависящих от правообладателя, а потому «извиняющих» неиспользование товарного знака, определяется достаточно широко. К таким обстоятельствам, в частности, относится: банкротство; законодательные ограничениями на продажу соответствующих товаров, забастовки, необходимость переоборудования компании правообладателя, отсутствие спроса на маркируемые товарным знаком товары и услуги33.

Наряду с отмеченными выше особенностями американского подхода к прекращению правовой охраны товарного знака такой перечень позволяет обеспечить достаточную гибкость с позиции реализации баланса интересов при принятии решения о прекращении правовой охраны товарного знака.

В российской правовой системе до последнего времени вопрос подобных «извинительных условий» особо не рассматривался. Ситуация изменилась с началом функционирования Суда по интеллектуальным правам.

В отсутствии иных нормативных возможностей правоприменители начали пытаться обеспечивать баланс интересов в споре о нарушении исключительного права посредством п. 3 ст. 1486 ГК РФ. Прежде всего, симптоматичным в рассматриваемом аспекте является отнесение к обстоятельствам, исключающим прекращения правовой охраны товарного знака, банкротства правообладателя.

Как было отмечено В.А. Химичевым в его статье, посвященной банкротству, - как обстоятельству, оправдывающему неиспользование товарного знака, «сохранение за правообладателем права на товарный знак в процедурах банкротства имеет большее значение не в регулировании отношений по использованию исключительных прав, а в регулировании конкурсных отношений. Некий дисбаланс интересов правообладателя, заинтересованного в дальнейшем использовании товарного знака, других лиц, заинтересованных в использовании сходного с товарным знаком обозначения, и общества, интерес которого состоит в интенсивном использовании товарных знаков в гражданском обороте, компенсируется обеспечением интересов в деле о банкротстве»34.

В 2013 г. Судом по интеллектуальным правам было вынесено весьма интересное в рассматриваемом аспекте решение35:

ООО «Управляющая компания Альянс сервис» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском ЗАО

«Глобал» о досрочном прекращении правовой охраны ряда товарных знаков вследствие их неиспользования.

Правоприменителем было установлено, что общество «Глобал» приобрело исключительные права на спорные товарные знаки на основании заключенного с закрытым акционерным обществом «Группа предприятий «ОСТ»» договора об отчуждении исключительных прав на указанные товарные знаки, зарегистрированного Роспатентом 24.06.2011.

Оценив представленные сторонами доказательства, суд пришел к выводу, что ответчиком доказан факт использования спорных товарных знаков в спорный период (с 24.07.2010 по 24.07.2013) прежним правообладателем. При этом была подчеркнута необходимость учета того обстоятельства, что в отношении общества «Глобал» Арбитражным судом Хабаровского края возбужденно производство о признании несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное производство:

«Поскольку в ходе конкурсного производства спорные товарные знаки были включены в конкурсную массу, хозяйственная деятельность обществом Глобал фактически не велась, и оно не имело возможности использовать спорные товарные знаки, суд приходит к выводу, что названные товарные знаки не использовались правообладателем по независящим обстоятельствам».

Президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 27 марта 2014 г. поддержал решение суда первой инстанции. При этом им было отмечено:

«Поскольку судом первой инстанции установлено, что в ходе конкурсного производства хозяйственная деятельность ЗАО Глобал фактически не велась, и оно не имело возможности использовать спорные товарные знаки, а заявителем доказательств обратного суду не было представлено, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что названные товарные знаки в период с 15.06.2012 по 23.07.2013 не использовались правообладателем по независящим от него обстоятельствам, в силу чего установленный положениями статьи 1486 ГК РФ трехлетний срок неиспользования спорных товарных знаков применительно к их правообладателю не истек»36.

Иным примечательным в рассматриваемом аспекте судебным актом является решение Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2014 по делу № СИП-212/201337:

ЗАО «ФармФирма "Сотекс"» (далее - заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением "CINETON ЦИНЕТОН".

Оценив представленные сторонами доказательства, Суд признал заявленные требования не подлежащими удовлетворению. При этом он указал на следующие обстоятельства:

«Заявитель приобрел исключительные права на товарный знак у ООО "БиоМедИнвест" по договору N РД0083263, зарегистрированному Роспатентом 28.06.2011.

Правообладателем доказательства ввода в гражданский оборот и доведения до конечного потребителя товара, маркированного спорным товарным знаком, суду не представлены.

В то же время в материалы дела ответчиком и третьим лицом представлены доказательства, квалифицированные судом как подтверждение подготовительные действия, направленные на производство и реализацию товаров 05 класса МКТУ. Суд, в частности, принял в качестве таких доказательств:

 

Galilaeus Oy (Финляндия), по которому последнее обязалось оказать заявителю услуги по регистрации в Управлении по безопасности продуктов питания Финляндии, Европейском управлении безопасности пищевых продуктов, Европейском агентстве по контролю за оборотом лекарственных средств, а также услуги по маркетингу и продажам, выпуску на рынок в пределах территории продукта - DIM-API (фирменное наименование CINETON), а также услуги по проведению анализа и исследования стабильности означенного продукта и контрактному производству партий продукта;

-

генеральное соглашение между указанными сторонами от 12.02.2010 о сотрудничестве, лицензионное соглашение о предоставлении патента и ноу-хау; договор об оказании услуг от 12.02.2010, в соответствии с которым Компания Galilaeus Oy уже оказала в полном объеме услуги по планированию, разработке, инкапсуляции и упаковке DIM, обозначая его как "фирменное наименованием CINETON".

-

сервисное соглашение N 2/02-К от 29.12.2011, заключенное между ЗАО «ВЕЛЕС Фарма» и Компанией Galilaeus Oy (Финляндия), в соответствии с которым исполнителем были совершены действия по планированию, определению состава, заключению в капсулы и упаковке продукта DIM CINETON (ЦИНЕТОН) для применения при доклиническом и клинических исследованиях.

По мнению суда, представленные правообладателем спорного товарного знака и третьим лицом доказательства с очевидностью свидетельствуют о том, что ЗАО "ВЕЛЕС ФАРМА" осуществляет активную деятельность по подготовке к выпуску и вводу в гражданский оборот продукции 05 класса МКТУ под названием "CINETON ЦИНЕТОН".

Данные доказательства подтверждают доводы правообладателя спорного товарного знака о наличии уважительных причин ненадлежащего использования этого товарного знака, которые, применительно к положениям статьи 1486 ГК РФ, судом квалифицированы как неиспользование по независящим от правообладателя обстоятельствам.

Кроме того, суд принял во внимание и то обстоятельство, что право на законное использование спорного товарного знака его нынешним правообладателем было получено только после регистрации в Роспатенте договора об отчуждении исключительного права, т.е. с 28.06.2011, что также признается судом в качестве уважительной причины его неиспользования.

Данное решение примечательно тем, что суд, формально основываясь на п. 3 ст. 1486 ГК РФ, исследовал не столько обстоятельства, обусловившие невозможность использование товарного знака правообладателем и не зависящие от правообладателя, сколько реальность намерений последнего использовать такой товарный знак. По сути, мотивировочная часть судебного акта свелась к анализу действий правообладателя по подготовке выпуска товаров, маркируемых товарным знаком, которым судом было придано юридическое значение. Кроме того, нельзя не обратить внимания на то, что в качестве дополнительного фактора в пользу отказа в удовлетворении требований истцов было обозначение получение правообладателем исключительного права по договору об отчуждении исключительного права.

Таким образом, основываясь на принципе обеспечения баланса интересов, Суд по интеллектуальным правам провел сложный многофакторный анализ конкретного спора. Сам по себе данный подход является конструктивным и заслуживает позитивной оценки. Другое дело, что он несколько (пусть и неявно) выходит за рамки тех возможностей, которые предусматриваются ст. 1486 ГК. При этом проблема, как представляется, заключается именно в недостаточной гибкости нормативных правил, устанавливающих правовой механизм прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

В качестве общего вывода необходимо констатировать, что реализации механизма прекращения правовой охраны товарного знака в виду его неиспользования должен с необходимостью предшествовать анализ разнонаправленных интересов в товарном знаке правообладателя и истца – лица, заинтересованного в его использовании, общества в целом. Подобный анализ, в свою очередь предполагает, рассмотрение не только обстоятельств, независящих от правообладателя и обусловливающих неиспользование товарного знака, но и сопряженной с товарным знаком положительной репутации, выраженного в подготовительных действиях намерения правообладателя использовать товарный знак. Отдельные решения Суда по интеллектуальным правам демонстрируют готовность и способность применять гибкие, основанные на принципе справедливости механизмы к оценке соответствующих споров.

 

---