Для цитирования:

Ариевич Е.А., Гришанова Г.И. Роль Суда по интеллектуальным правам в формировании подходов Роспатента к экспертизе заявок на товарные знаки // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Июнь 2023. Вып. 2 (40). С. 182-192.
DOI: 10.58741/23134852_2023_2_182

Arievich E.A., Galina I.G. The role of the Intellectual Property Court in the formation of Rospatent's approaches to the examination of trademark applications // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. June 2023. 2 (40). Pp. 182-192. (In Russ.).
DOI: 10.58741/23134852_2023_2_182

 

3 июля 2013 г. в России начал работу первый и пока единственный специализированный суд – Суд по интеллектуальным правам. Идея его создания обсуждалась достаточно долго - как минимум с 1992 года. Однако, несмотря на длительную предысторию вопроса почти сразу после создания Суда по интеллектуальным правам в юридическом сообществе зазвучали высказывания, что процесс его создания носил отпечаток поспешности и противоречивости в соответствии с наполеоновским принципом: on s'engage et puis on voit (ввяжемся в драку, а потом посмотрим). Прозвучали опасения, что квалификация судейского корпуса не сразу сможет удовлетворять требованиям специализированного суда в области интеллектуальной собственности, в силу чего Суд по интеллектуальным правам должен оставаться в зависимости от решений Роспатента и заключений экспертизы1.

Один из авторов этой статьи состоял в группе специалистов в области интеллектуальной собственности, приглашенных читать лекции будущим судьям по проблемным вопросам в данной сфере. В этих лекциях автор в числе прочих лекторов призвал судей критически оценивать практику Роспатента и учитывать при вынесении решений существующий мировой опыт.

Прошедшие десять лет с начала работы Суда по интеллектуальным правам показали ошибочность негативных прогнозов. Суд не только высоко поднял планку рассмотрения специализированных споров в сфере интеллектуальной собственности, но и изменил подходы к рассмотрению Роспатентом целого ряда категорий дел как на стадии экспертизы, так и на стадии рассмотрения споров в административном порядке.

Очевидно, что Суд по интеллектуальным правам в большей степени, нежели Роспатент, ориентирован на современные экономические реалии, опыт ВОИС и передовых зарубежных специализированных судов и ведомств в сфере охраны интеллектуальной собственности. Именно по этим причинам его правоприменительные подходы отличаются взвешенностью и учетом множества дополнительных факторов.

Очевидно, что Суд по интеллектуальным правам в большей степени, нежели Роспатент, ориентирован на современные экономические реалии, опыт ВОИС и передовых зарубежных специализированных судов и ведомств в сфере охраны интеллектуальной собственности. Именно по этим причинам его правоприменительные подходы отличаются взвешенностью и учетом множества дополнительных факторов.

Суд по интеллектуальным правам сформировал четкие критерии для установления различительной способности обозначений, для которых испрашивается правовая охрана в качестве товарных знаков, а именно необходимость учета следующих факторов:

•

восприятие обозначения рядовым, средним российским потребителем - адресатом товаров;

•

восприятие обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров;

•

восприятие обозначения на конкретную дату – дату подачи заявки на государственную регистрацию этого товарного знака в Роспатент, но, что важно, с учетом всех обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения;

•

в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение зарегистрировано или заявлено на государственную регистрацию;

•

безотносительно личности лица, испрашивающего правовую охрану2.

Среди этих критериев наибольший интерес предоставляет анализ заявленного обозначения на конкретную дату и с учетом сложившихся на эту дату обстоятельств, поскольку подходы экспертизы Роспатента имеют свойство время от времени меняться: обозначение, которое десять лет назад рассматривалось Роспатентом как охраноспособное, спустя годы могло получить отказ в регистрации, если такой же или подобный знак заявлялся на регистрацию другим лицом.

Как раз с такой ситуацией столкнулась «Пивоваренная компания “БАЛТИКА”, которая некоторое время использовала на своей продукции словосочетание «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА». Правоприменительная практика Роспатента по целому ряду заявок показывала, что Роспатент расценивает данное словосочетание как хвалебное, описывающее характеристики товара, то есть не обладающее различительной способностью. Руководствуясь данными решениями, компания сочла, что применение словосочетания «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА» не будет затрагивать прав других лиц. Между тем в Государственном реестре Роспатента числился сходный зарегистрированный товарный знак № 154476 «КРЕПКИЕ ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА», и «Пивоваренная компания «БАЛТИКА» была признана нарушителем исключительных прав на данный товарный знак.

Попытки добиться признания недействительной правовой охраны, предоставленной товарному знаку «КРЕПКИЕ ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА», не увенчались успехом. Пивоваренная компания пыталась ссылаться на норму абз. девятого п. 2 ст. 1512 ГК РФ, согласно которой положения подп. 1–3 этого пункта должны применяться с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (ст. 1513 ГК РФ). В качестве таких обстоятельств компания ссылалась на кардинальное изменение подходов в правоприменительной практике Роспатента и на неоднократные отказные решения для обозначений «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА».

Однако Суд по интеллектуальным правам истолковал норму абзаца девятого п. 2 ст. 1512 ГК РФ иначе. Как пояснил суд, при формулировке указанной нормы законодатель исходил из концепции защиты прав добросовестного правообладателя. С точки зрения данной концепции, если на момент регистрации обозначения в качестве товарного знака оно не обладало различительной способностью, однако к моменту рассмотрения возражения третьего лица зарегистрированное обозначение приобрело различительную способность благодаря стараниям правообладателя, это необходимо принять во внимание при оценке охраноспособности обозначения.

Но вот обратное применение нормы абз. девятого п. 2 ст. 1512 ГК РФ – к случаям, когда обозначение на момент подачи заявки на товарный знак соответствовало условиям охраноспособности, а затем утратило охраноспособность, с позиции Суда не допускается. Если на момент предоставления правовой охраны товарному знаку он соответствовал условиям охраноспособности, то весь период, пока соответствие условиям охраноспособности сохранялось, правовая охрана должна была действовать3..

Это толкование очень важно для правоприменительной практики, поскольку до того, как Суд по интеллектуальным правам высказал свою позицию, данная норма воспринималась юристами и патентными поверенными неоднозначно.

Еще одним важным шагом к устранению противоречий в подходах экспертизы Роспатента стали решения Суда по интеллектуальным правам, обязавшие Роспатент придерживаться единообразия в оценке охраноспособности одних и тех же элементов товарных знаков одного Заявителя.

Еще одним важным шагом к устранению противоречий в подходах экспертизы Роспатента стали решения Суда по интеллектуальным правам, обязавшие Роспатент придерживаться единообразия в оценке охраноспособности одних и тех же элементов товарных знаков одного Заявителя.

Положить конец этой практике оказалось под силу только Суду по интеллектуальным правам, убежденному, что органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципов защиты законных ожиданий и правовой определенности, ведь иное могло бы подорвать доверие заявителей к закону и действиям государства.

Согласно правовой позиции, сформулированной в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 октября 2019 г. по делу № СИП-619/2018 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2020 г. № 300-ЭС19-27023 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации), от 13 июля 2020 г. по делу № СИП-948/2019, от 02 сентября 2021 г. по делу № СИП-931/2020, от 4 октября 2021 г. по делу № СИП-1047/2020, «при регистрации иных товарных знаков тем же лицом административный орган связан своими выводами, сделанными в отношении одинаковых элементов товарных знаков. Элементы, единожды признанные Роспатентом обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих такой способностью. Вывод о наличии различительной способности какого-либо элемента товарного знака (или о различительной способности товарного знака в целом) может быть пересмотрен Роспатентом исключительно в рамках установленной ГК РФ процедуры рассмотрения возражений. Иное не соответствовало бы положениям части 1 статьи 45 Конституции Российской Федерации».

Таким образом, есть все основания полагать, что впредь Роспатент будет последователен в своих решениях по аналогичным товарным знакам одного и того же заявителя.

Охраноспособность объемных товарных знаков до сих пор остается одним из самых дискуссионных вопросов. Если в 90-е годы Роспатент широко регистрировал различные формы товаров и их упаковок в качестве средств индивидуализации, то к настоящему времени подходы Роспатента к этой категории обозначений стали все более ужесточаться. На беспроблемное получение правовой охраны теперь могут претендовать только формы, максимально отдаленные от традиционных и/или обусловленных функциональным назначением товара. Например, бутылка в форме медведя или экзотического фрукта.

В какой-то момент строгость нового подхода Роспатента поставила под удар даже комбинированные объемные товарные знаки, где форма дополнялась иными изобразительными или словесными элементами. Ведь если подходить к оценке обозначения формально, учитывая только относительные размеры образующих его элементов, можно сделать вывод о пространственном доминировании неохраноспособной формы. Как следствие, доминирование неохраняемого элемента предполагает вывод о неохраноспособности всего комбинированного объемного обозначения в целом.

Суд по интеллектуальным правам справедливо решил, что в объемных товарных знаках форма товара не всегда является доминирующим элементом, даже несмотря на то, что формально занимает бóльшую часть обозначения4. Суд предписал учитывать, имеются ли в обозначении охраноспособные словесные, изобразительные элементы или их композиция, доминирующие над формой товара (или его упаковки) в силу пространственного расположения. Понятие «композиция» было определено следующим образом: «Совокупность элементов, объединенных какой-то связью, которая приводит к появлению новых интегративных свойств, не присущих этим элементам в их разобщенности»5.

В результате в настоящее время любое заинтересованное лицо может зарегистрировать в качестве объемного товарного знака обозначение, представляющее собой стандартную форму товара или его упаковки с исключением из правовой охраны формы такой упаковки, если на знаке имеются охраноспособные словесные, изобразительные элементы или их композиция, доминирующая над формой товара в силу пространственного расположения. Подобные регистрации очень важны для защиты фирменного стиля и внешнего вида товара от подделок.

Принципиально новым и отличающимся от позиции, которую долгие годы занимал Роспатент, стал подход Суда по интеллектуальным правам к обозначениям, содержащим географические наименования, не совпадающие с местом нахождения Заявителя. В Роспатенте такая ситуация гарантировала отказ в регистрации по мотиву несоответствия заявленного обозначения условиям п. 3 ст. 1483 ГК РФ (способность введения в заблуждение относительно товара или его изготовителя) или в лучшем случае повлекла долгую процедуру доказывания связи Заявителя с включенным в его товарный знак географическим наименованием.

Однако с позиции суда несовпадение места нахождения правообладателя (заявителя) с географическим названием, включенным в состав товарного знака (обозначения, заявленного на регистрацию), само по себе не является основанием для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение в отношении товара либо его изготовителя, но может являться обстоятельством, влияющим на указанный вывод, и наоборот, совпадение места нахождения правообладателя (заявителя) с географическим названием, зарегистрированным в качестве товарного знака (обозначения, заявленного на регистрацию), по общему правилу, не может исключить возможность введения потребителей в заблуждение в отношении товара либо его изготовителя (п. 3 ст. 1483 ГК РФ)6.

Как пояснил Суд по интеллектуальным правам, правообладатель товарного знака вправе заключить лицензионный либо иной договор с целью надлежащего использования товарного знака с лицами, находящимися в указанном географическом объекте7.

Так, например, в деле № СИП-256/20138 в отношении обозначения «ЯПОНИЯ», заявленного на регистрацию российской компанией для услуг 41 и 43 классов МКТУ в области общественного питания и развлечений, Роспатент не согласился с мнением заявителя о традиционности применения в наименованиях предприятий общественного питания географических названий (Азербайджан, Узбекистан и т.д.), указав, что правовая охрана товарным знакам, содержащим в своем наименовании официальные названия стран, может быть предоставлена в отношении перечисленных услуг только в случае подтверждения приобретения обозначением различительной способности в результате длительного и интенсивного использования.

Президиум Суда по интеллектуальным правам соотнес обозначение «ЯПОНИЯ» с заявленными услугами ночных клубов, ресторанов и пришел к выводу, что Роспатент не доказал, что спорное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно услуг 41, 43 классов МКТУ либо фактического места нахождения лица, их оказывающего.

Правовая позиция суда заключается в следующем. Если географическое название воспринимается как указание на место производства или сбыта товаров и нахождения изготовителя, это может говорить о несоответствии заявленного обозначения п. 1(3) ст. 1483 ГК РФ ввиду его описательности, а отнюдь не о способности вводить в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров.

Еще одной новеллой в подходе суда, в сравнении с позицией Роспатента, стал вывод о том, что приобретение обозначением различительной способности имеет значение только в случаях, указанных в п. 1 ст. 1483 ГК РФ, но не для п. 3 ст. 1483 ГК РФ.

При анализе так называемых относительных оснований для отказа в регистрации, то есть с учетом старших прав третьих лиц, Суд по интеллектуальным правам никогда не ограничивался только формальными критериями сходства, установленными действующим законодательством. Так же, как и при оценке абсолютных оснований, суд скрупулезно исследовал все фактические обстоятельства рассматриваемых им дел.

Президиум Суда по интеллектуальным правам многократно указывал Роспатенту, что при проверке соответствия товарного знака требованиям п. 6(2) ст. 1483 ГК РФ имеет значение степень известности, узнаваемости старшего товарного знака.

В свете этого подхода особенный интерес представляет правовая позиция Суда по интеллектуальным правам в делах о столкновении товарных знаков FANTA v. FANTOLA и ФАНТА v. ФАНТОЛА. В данных спорах суд признал законными и обоснованными решения Роспатента о предоставлении правовой охраны товарным знакам FANTOLA и ФАНТОЛА на имя российского общества «Напитки из Черноголовки – Аквалайф».

При этом суд пришел к выводу, что известность и узнаваемость старшего товарного знака может оказать влияние как на увеличение, так и на уменьшение вероятности смешения сравниваемых средств индивидуализации. Вопрос в том, какое влияние оказывает такая известность, должен разрешаться в каждом конкретном случае с учетом имеющихся именно в этом деле доказательств и установленных обстоятельств. Когда старший товарный знак обладает широкой известностью, популярностью, высокой репутацией, а младший – нет, вероятность того, что младший товарный знак будет восприниматься потребителем как принадлежащий тому же производителю - в качестве маркирующего самостоятельную линейку товаров того же производителя - увеличивается.

Однако возможна и иная ситуация: когда старший товарный знак обладает широкой известностью, популярностью, высокой репутацией, но и младший товарный знак на момент подачи возражения также приобрел известность, популярность, определенную репутацию у потребителя. В подобной ситуации, с точки зрения суда, вероятность смешения таких обозначений снижается, поскольку потребители, часто приобретающие соответствующую продукцию, уже имеют сведения о каждом из производителей, их товарах и средствах индивидуализации.

Соответственно, если возражение подается после начала интенсивного использования младшего знака, то смешение, даже существовавшее в начальный момент, может начать снижаться по мере привыкания адресной группы потребителей к сосуществованию старшего и младшего знаков, что должно учитываться в силу нормативного положения абз. девятого п. 2 ст. 1512 ГК РФ.

Как поясняется в судебных актах, на правомерность данной правовой позиции дополнительно указывает предусмотренное подп. 2 п. 2 ст. 1512 ГК РФ правило о том, что возражение по п. 6 ст. 1483 Кодекса может быть подано только в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене. То есть законодатель изначально исходил из того, что за пять лет потребитель вполне может привыкнуть к сосуществованию знаков, формально имеющих признаки сходства9.

На момент написания данной статьи сохраняется возможность обжалования и пересмотра судебных актов по делам о товарных знаках FANTA v. FANTOLA и ФАНТА v. ФАНТОЛА в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. Станет ли необходимость оценки известности младшего знака неотъемлемой частью анализа риска смешения, покажет время.

Применительно к анализу сходства как таковому Судом по интеллектуальным правам были сделаны следующие важные выводы: при оценке обозначений нужно установить наличие определенной степени сходства либо отсутствие таковой. Причем установленная степень сходства может быть высокой или низкой, однако «вывод о средней степени сходства сравниваемых обозначений является ошибочным, т.к. такая категория не применяется в правоприменительной практике»10. Кроме того, нельзя признать полное отсутствие сходства, если в обозначениях есть один полностью совпадающий словесный элемент.

В таком вопросе, как определение однородности товаров и услуг, Суд по интеллектуальным правам постепенно заставил Роспатент руководствоваться не только формальными, прописанными в нормативных актах и методических документах критериями, но и учитывать все фактические обстоятельства конкретного дела11. Кроме того, для установления однородности товаров суд предписал учитывать всю совокупность присущих товарам признаков, а не какой-либо один из признаков.

Так, в прежние годы Роспатент, как правило, рассматривал детали и принадлежности товаров как однородные изделию, в котором использованы такие детали и запасные части. Суд по интеллектуальным правам справедливо рассудил, что товар товару рознь.

Например, товары 12 класса МКТУ: транспортные средства и колеса для транспортных средств, в том числе автомобилей, не должны рассматриваться как однородные, поскольку производятся разными предприятиями, имеют несовпадающие каналы сбыта, не относятся к товарам каждодневного потребления, имеют существенные отличия по стоимости, условиям приобретения и эксплуатации12. Из предшествующего опыта потребителям автомобилистам известно, что производители транспортных средств и производители автомобильных шин – это всегда разные компании.

Тот факт, что один товар может входить в состав другого товара и/или являться одним из его ингредиентов, тоже не может сам по себе говорить об однородности товаров, ведь круг потребителей сырья и готовой продукции может существенно различаться13.

Однако приведенная выше правовая позиция Суда по интеллектуальным правам не является абсолютной константой. Суд считает, что при определенных условиях готовое изделие и его составные части и/или ингредиенты могут рассматриваться в качестве однородных товаров, но для этого необходимо наличие следующих факторов:

•

готовое изделие и его части производятся или продаются одним и тем же лицом, нацелены на один и тот же круг потребителей;

•

потребители заранее знают, что части производятся непосредственно изготовителем готового изделия или под его контролем;

•

часть имеет важное значение для применения основного изделия или является основным ингредиентом (например, молоко и сыр), то есть, чем большее значение имеет сырье для готового изделия, тем больше вероятность признания товаров однородными;

•

степень переработки сырья и отличия от готового изделия минимальны: чем меньше степень переработки, тем больше вероятность признания их однородными. Например, текстиль (ткани) и некоторые товары из текстиля (постельное белье и скатерти) можно рассматривать как однородные товары при условии высокой степени сходства обозначений;

•

сырье влияет на форму, характеристику, качество, ценность готового изделия, в таких случаях сырье часто может быть получено отдельно от готового изделия по тем же каналам сбыта.

Указанные факторы существенно дополняют методические подходы Роспатента к однородности товаров и услуг, сформулированные в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Роспатента от 20 января 2020 г. № 12.

Несмотря на то что в данном Руководстве детально рассматриваются различные ситуации, связанные с однородностью товаров и услуг, вопрос соотношения готового изделия и его составных частей или ингредиентов не попал в фокус внимания экспертизы Роспатента. Суд восполнил эту лакуну, и теперь у экспертов Роспатента есть подробное руководство для оценки однородности в подобных ситуациях.

Законом (п. 1 ст. 1499 ГК РФ) установлено, что в ходе проведения экспертизы товарного знака Роспатентом проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям ст. 1477 и п.1 - 7, подп. 3 п. 9 (в части промышленных образцов), п. 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) ст. 1483 ГК РФ и устанавливается приоритет товарного знака. Таким образом, проверка на соответствие заявленного обозначения требованиям п. 8 и подп. 1 и 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ не относится к компетенции экспертизы Роспатента. На всякий случай уточним, что подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ установлен запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с известными в России объектами авторских прав других лиц, права на которые возникли ранее.

В прошлом достаточно часто, сталкиваясь с заявкой, в которой фигурировало название или персонаж известного фильма или иного произведения искусства, а заявитель не имел ни малейшего отношения к его создателям, эксперт Роспатента, движимый чувством нарушенной справедливости, мог вынести отказ в регистрации товарного знака, мотивированный иным основанием в рамках своей компетенции – способностью знака вводить в заблуждение потребителей относительно изготовителя товара (п. 3(1) ст. 1483 ГК РФ).

Суд по интеллектуальным правам однозначно дал понять, что экспертиза не вправе подобным образом выходить за рамки своих правомочий. Как пояснил Суд, исключение подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ из числа проверяемых Роспатентом оснований (и их включение в круг оснований, для которых возможен только последующий контроль) – не ошибка законодателя, а следствие того, в чьих интересах установлены соответствующие требования. Норма подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ направлена на защиту частного интереса правообладателя. Роспатент не может защищать этот частный интерес по собственной инициативе14.

Принципиально важно, что в соответствии с подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ ограничения в отношении регистрации товарных знаков, тождественных произведениям, установлены в пользу правообладателей и их правопреемников, поэтому лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию, могут быть только правообладатели известных в Российской Федерации произведений, а также их правопреемники. Для проверки соответствия заявленного обозначения требованиям подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ законом предусмотрены иной правовой механизм и иная процедура, которые соответствуют существу охраняемого данной нормой интереса, – оспаривание уже зарегистрированного товарного знака заинтересованным лицом путем подачи им соответствующего возражения в Палату по патентным спорам (подп. 1 п. 2 ст. 1512, п. 1 и 2 ст. 1513 ГК РФ).

Как пояснил суд в целом ряде своих постановлений, посвященных данному вопросу, установить старшее право другого лица на объект авторского права, его известность, восприятие анализируемого обозначения потребителями именно в качестве объекта авторских прав либо сходного с ним обозначения, отсутствие согласия правообладателя старших авторских прав, — все это по закону возможно только в условиях состязательной процедуры с предоставлением спорящим сторонам возможности предъявлять доказательства, заявлять свои доводы и возражения. Подобный спор не может быть инициирован в отсутствие воли правообладателя авторских прав, лишь потому что экспертиза Роспатента считает необходимым защитить правообладателя без его ведома и восстановить справедливость.

Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам правовой охраны общеизвестных товарных знаков, утвержденный постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 августа 2022 г. № СП-21/18, можно назвать одним из самых долгожданных документов со стороны сообщества патентных поверенных.

К сожалению, на сегодняшний день именно к подходам, выработанным Судом по интеллектуальным правам в делах, связанных с признанием товарных знаков общеизвестными на территории России, Роспатент продолжает относиться максимально скептически и не торопится им следовать.

Такой Обзор практики по вопросам правовой охраны общеизвестных товарных знаков содержит множество важных пояснений по таким вопросам, как необязательность представления доказательств известности товарного знака потребителям, проживающим во всех административно-территориальных образованиях Российской Федерации; необязательность доказывания непрерывного (нефрагментарного) использования; возможность обосновать известность конкретного обозначения, в том числе и на основании его предшествующего использования в отличающемся виде; возможность скорректировать перечень товаров, в отношении которых испрашивается признание товарного знака общеизвестным, или изменить дату, с которой испрашивается общеизвестность.

Это далеко не полный перечень рассмотренных в приведенном Обзоре практики положений, однако наиболее важным мы считаем сделанный судом в п. 6 Обзора вывод о том, что для признания товарного знака общеизвестным не требуется устанавливать известность заявителя.

На протяжении прошедших десятилетий позиция Роспатента строилась на ошибочной предпосылке, что для признания знака общеизвестным требуется доказать известность заявителя, как будто известность компании заявителя помогает индивидуализировать товары и сделать бренд общеизвестным. Роспатент отстаивал такую позицию во всех судебных инстанциях вплоть до обращения с жалобами на имя Председателя Верховного Суда РФ.

Хочется надеяться, что с появлением Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам правовой охраны общеизвестных товарных знаков Роспатент наконец отойдет от своего требования по доказыванию известности заявителя.

Как отметил Суд по интеллектуальным правам, применяемые Роспатентом критерии для оценки обозначения на предмет его общеизвестности основаны на неправильном толковании норм материального права. Нормы международного и национального законодательства не связывают признание товарного знака в качестве общеизвестного с условием известности заявителя (как конкретного лица) потребителям соответствующих товаров/услуг, маркируемых товарным знаком. Осведомленность потребителя должна состоять в том, что товары происходят из одного и того же источника, но потребитель необязательно должен идентифицировать товар с конкретным заявителем.

В Обзоре подчеркивается, что для целей применения п. 1 ст. 1508 ГК РФ определяющей является общеизвестность потребителям именно заявленного обозначения, а не известность заявителя, который обратился в компетентный орган за признанием указанного факта. Следовательно, общеизвестность товарного знака не означает общеизвестность конкретного производителя15.

Суд по интеллектуальным правам специально для Роспатента указал, что значение слов «товаров заявителя» в п. 1 ст. 1508 ГК РФ совпадает со смыслом, заложенным в указании о товарах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в п. 1 ст. 1477 Кодекса. Общеизвестный товарный знак является разновидностью товарного знака как такового. Поэтому, как и в отношении любых иных товарных знаков, потребитель полагает, что все товары, маркированные конкретным обозначением, происходят из одного источника, но не обязательно имеет возможность его точно указать.

К сожалению, на сайте Роспатента до сих пор остается опубликованным Протокол заседания Совета по качеству Роспатента, в котором зафиксировано, что применяемое Судом по интеллектуальным правам понятие «источник происхождения товара» не является легитимным понятием, применяемым в нормативных правовых актах Российской Федерации. Совет по качеству Роспатента считает, что использование такого понятия в ненормативных правовых актах при применении п. 1 ст. 1508 ГК РФ «приводит к неоднозначному толкованию указанного положения законодательства»16.

Авторы надеются, что Роспатент сохраняет данную публикацию в общем доступе лишь как дань истории развития своей правоприменительной практики по общеизвестным знакам, которая после выхода указанного Обзора должна претерпеть изменения.

В завершение стоит обратить внимание на то, что Суд по интеллектуальным правам запретил Роспатенту пересматривать и корректировать свою позицию на этапе представления в Суд по интеллектуальным правам отзыва на заявление лица, оспаривающего законность ненормативного акта данного государственного органа.

Суд по интеллектуальным правам совершенно справедливо отметил, что мотивированные выводы, которые подлежат оценке со стороны суда, должны содержаться именно в оспариваемом решении Роспатента, а не в отзыве последнего на поданное в суд заявление лица, оспаривающего соответствующее решение Роспатента в связи с допущенными процедурными нарушениями уполномоченного органа. Наличие в отзыве Роспатента дополнительных мотивов, обосновывающих правомерность принятого им оспариваемого решения, никоим образом не может устранить пороки этого решения, поскольку судебной проверке на предмет соответствия закону и иным нормативным правовым актам подлежит именно оспариваемый ненормативный правовой акт17.

 

Как можно заметить, за первые десять лет работы первого в истории России специализированного Суда по интеллектуальным правам им проделана колоссальная работа по систематизации и обобщению правоприменительной практики, выработано множество подходов по неоднозначным вопросам, даны толкования новеллам четвертой части ГК РФ, которые ранее не применялись судами и Роспатентом. Некоторые подходы Суда по интеллектуальным правам без преувеличения можно назвать революционными, а некоторые, к сожалению, до сих пор не нашли должного отражения в практике Роспатента.

В настоящее время именно Суд по интеллектуальным правам оказывает определяющее влияние на правоприменительную практику Роспатента по товарным знаками, и, по мнению авторов данной статьи, это влияние сказывается на ней самым благотворным образом.

Пожелаем Суду и дальше высоко держать марку в его сложной работе.

 

---