Ш.Б. Кодиров,
аспирант кафедры интеллектуальных прав
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 21, сентябрь 2018 г., с. 79-87

Во всем мире современное законодательство о товарных знаках в целом направлено на защиту потребителей и повышение эффективности рынка. Вместе с тем оно предоставляет правообладателю товарного знака монопольное право, которое, в свою очередь, обеспечивает его сильным конкурентным преимуществом на рынке. Зачастую такого рода рыночная власть используется некоторыми недобросовестными правообладателями в качестве инструмента для предотвращения входа потенциальных конкурентов на рынок. Формами злоупотребления правом могут быть угроза предъявления или действительное предъявление иска о нарушении исключительного права на товарный знак. Вместе с тем бывают случаи, когда в силу недобросовестных действий другого лица сам правообладатель становится ответчиком. Что может предпринять ответчик в указанных случаях, и какие правовые средства защиты для него предусмотрены законодательством?

Прежде чем анализировать возможные правовые средства защиты ответчика в спорах, связанных с нарушением прав на товарные знаки в Российской Федерации, целесообразно обратиться к зарубежному опыту. К сожалению, формат данной работы не позволяет в полной мере раскрыть особенности законодательства и правоприменительной практики развитых иностранных государств, поэтому остановимся на Соединенных Штатах Америки (США)1, где, на наш взгляд, существуют наиболее сформированные правоотношения в указанной области.

В США нормы об охране товарных знаков впервые появились в пределах общего права и впоследствии в модифицированном виде нашли свое отражение в Федеральном законе о товарных знаках 1946 г., известном также как Закон Лэнхема (U.S. Trademark (Lanham) Act of 1946; 15 U.S. Code) (далее — Закон Лэнхема)2. Следует отметить, что, в отличие от российского законодательства, этот закон не предусматривает обязательную регистрацию товарного знака, однако регистрация позволяет обойти территориальные ограничения, установленные нормами общего права, в соответствии с которыми охрана прав на товарный знак осуществляется только в пределах географического региона. Другими словами, зарегистрированный товарный знак действует и охраняется на всей территории США3. Важно подчеркнуть, что Ведомство США по патентам и товарным знакам (United States Patent and Trademark Office, USPTO) принимает заявку на регистрацию права на товарный знак только в том случае, если наряду с другими требованиями выполнено такое условие регистрации, как фактическое применение товарного знака при осуществлении хозяйственной деятельности4.

В зависимости от регистрационного статуса товарного знака истца основаниями для исков могут служить:

1)

нарушение исключительного права на товарный знак (trademark infringement), зарегистрированного на федеральном уровнев соответствии с § 32 Закона Лэнхема (15 U.S.C. § 1114);

2)

ложное указание источника происхождения товара (услуги) (false designation of origin), недобросовестная конкуренция (unfair competition) или недобросовестная реклама(false advertising) в соответствии с § 43 (а) Закона Лэнхема (15 U.S.C. § 1125);

3)

размывание товарного знака (trademark dilution)5в соответствии с § 43 (с) Закона Лэнхема (15 U.S.C. § 1125);

4)

киберсквоттинг6в соответствии с федеральным законодательством;

5)

нарушение исключительного права на товарный знак, размывание товарного знака и недобросовестная конкуренция в соответствии с законодательством штатов и общим правом7.

Согласно американскому законодательству и судебной практике основные виды возражения ответчика можно условно разделить на две группы:

1)

доктрина добросовестного использования товарного знака (trademark fair use) и пародия на товарный знак (trademark parody);

2)

доктрины права справедливости (equitable doctrines), которые включают в себя неосновательное промедление (laches), эстоппель (estoppel)8, недобросовестное поведение истца (доктрина «нечистые руки» — unclean hands).

Доктрина добросовестного использования товарного знака и пародия на товарный знак вытекают из Первой поправки к Конституции США9, где говорится о свободе слова. Видами добросовестного использования товарного знака являются: 1) описательное добросовестное использование (descriptive fair use), также известное как классическое добросовестное использование (classic fair use); 2) номинативное добросовестное использование (nominative fair use), в рамках которого выделяют сравнительную рекламу (comparative advertising).

Согласно доктрине описательного добросовестного использования в случае предъявления иска о незаконном использовании товарного знака в своем возражении ответчик может указать на то, что использование им определенного обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком истца, служит лишь для описания товаров (услуг) ответчика или их географического происхождения (§ 33 (b) (4) Закона Лэнхема (15 U.S.C. § 1115 (b) (4)). Иначе говоря, в подобных случаях слово (термин, слоган), воплощенное в товарном знаке, используется в своем первоначальном значении, а не в смысле, заложенном в товарный знак, — во втором значении (например, компания Apple, Inc., использующая товарный знак, который основан на слове «яблоко»). Таким образом, для установления судами описательного добросовестного использования товарного знака необходимы три условия: 1) нужное слово (термин, слоган) не применяется в качестве товарного знака; 2) такое слово (термин, слоган) используется добросовестно; 3) данное слово (термин, слоган) применяется лишь для описания товаров (услуг) ответчика или их географического происхождения. Известными судебными делами по данному вопросу являются: Sunmark, Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc., 64 F.3d 1055 (7th Cir. 1995); KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 543 U.S. 111 (2004); Dessert Beauty, Inc. v. Fox, 568 F.Supp.2d 416 (S.D.N.Y. 2008); Kelly-Brown v. Winfrey, 717 F.3d 295 (2d Cir. 2013) и др.

В отличие от рассмотренного вида добросовестного использования товарного знака, номинативное добросовестное использование непосредственно не закреплено в законодательстве США. В 1992 году в деле New Kids on the Block V. News America Publishing, Inc. Апелляционный суд девятого округа США ввел термин «номинативное добросовестное использование» для характеристики вида разрешенного применять товарного знака, согласно которому лицу разрешается использовать товарный знак другого лица без его согласия, но на законном основании и без создания смешения. Номинативное добросовестное использование — это намеренное использование товарного знака истца для упоминания о нем или о его маркированных товарным знаком товарах (услугах), но не для указания источника происхождения собственных товаров (услуг). В названном деле ответчик в социологическом опросе использовал товарный знак истца с целью ссылки на последнего, а не для указания собственной газеты. Поэтому суд отказался применять традиционный семифакторный критерий, обычно используемый для оценки вероятности смешения и сформулировал следующий трехфакторный критерий: 1) товары (услуги) правообладателя товарного знака или источник их происхождения не могут быть определены без упоминания его товарного знака; 2) номинативный добросовестный пользователь должен использовать только тот объем товарного знака правообладателя, который обоснованно необходим для идентификации товаров (услуг) последнего; 3) номинативный добросовестный пользователь не должен совершать каких-либо действий, приводящих к выводу о его тесной связи с правообладателем товарного знака как в отношении спонсорства, так и относительно согласия со стороны правообладателя на использование его товарного знака10. Примерами судебных процессов по этому виду добросовестного использования товарного знака, кроме упомянутого дела, являются: Playboy Enterprises, Inc. v. Welles, 279 F.3d 796 (9th Cir. 2002); Cairns v. Franklin Mint Co, 292 F.3d 1139, 1151 (9th Cir. 2002). Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010) cert. denied, 131 S. Ct. 647 (U.S. 2010); Toyota Motor Sales, Inc. v. Tabari, 610 F.3d 1171 (9th Cir. 2010) и др.

В США достоверная сравнительная реклама11 не является ни нарушением прав на товарные знаки, ни недобросовестной конкуренцией. Как отметил Апелляционный суд третьего округа США, «использование товарного знака конкурента в целях сравнительной рекламы не является нарушением прав на товарный знак», если реклама не содержит недостоверные сведения или не создает вероятность смешения, вследствие чего покупатели могли быть введены в заблуждение относительно спонсорства, источника происхождения или подлинности товара рекламодателя». Американские суды признали преимущества сравнительной рекламы как полезного инструмента для потребителей с принятием решений о покупке. Даже Федеральная торговая комиссия США одобряет использование сравнительной рекламы: «Сравнительная реклама, когда она правдива и непредвзята, является источником важной информации для потребителей и помогает им принимать разумные решения при покупке. Она стимулирует совершенствование продукции и инновации, а также может привести к снижению цен на рынке»12.

Доктрина пародии на товарный знак возникла из авторского права. В 1994 году по делу Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994) Верховный суд США вынес решение, которое впоследствии американские суды начали активно цитировать в спорах, связанных с пародией на товарные знаки. Суд постановил, что пародийное использование произведения, охраняемое авторским правом, может квалифицироваться как правомерное добросовестное использование13.

Если товарный знак используется в пародии, то истцы могут заявить претензии о нарушении прав на товарный знак в соответствии с федеральным законодательством и законодательством штатов, в том числе претензию о недобросовестной конкуренции по общему праву. Суть каждой из этих претензий практически одинакова: пародист создал у потребителей вероятность смешения товарных знаков или иным образом нарушил деловую репутацию правообладателя товарного знака. Если последний не может доказать такие правонарушения, то он может прибегнуть к иску о размывании товарного знака согласно федеральному законодательству, законодательству штатов или прецедентному праву, заявляя, что пародия размыла различительную способность товарного знака или запятнала его репутационный образ, даже если она не создала вероятности смешения в глазах потребителей14.

Правило 8 (c) Федеральных правил гражданского судопроизводства (Federal Rule of Civil Procedure) содержит открытый перечень возражений ответчика, которые он может использовать в федеральном суде в ответ на иск. Чаще всего в судебных разбирательствах по товарным знакам используются: препятствие для взыскания (a bar to recovery), судебный запрет (injunctive relief), эстоппель (estoppel), неосновательное промедление (laches) и срок исковой давности (statute of limitations). Также в § 33 (b) Закона Лэнхема (15 U.S.C. § 1115(b)) перечислены девять средств правовой защиты от неоспоримости, которые включают: неосновательное промедление, эстоппель и молчаливое согласие (acquiescence)15.

Неосновательное промедление — это возражение ответчика по праву справедливости, основанное на принципе: «Право справедливости содействует бдительным, а не тем, кто дремлет на своих правах». Оно может быть определено как необоснованное затягивание истцом предъявления иска после получения ясного уведомления о правонарушении. Неосновательное промедление может быть эффективным средством защиты для нейтрализации претензии о незаконном использовании товарного знака. Успешное применение данного средства может воспрепятствовать иску о возмещении ущерба, однако может оставить открытой перспективу судебного запрета16.

Эстоппель в контексте товарного знака часто используется в качестве условного обозначения «эстоппеля посредством неосновательного промедления» или «эстоппеля посредством молчаливого согласия», и, как правило, относится к промедлению истца, которое наносит ущерб ответчику таким образом, что истцу отказывают в правовой защите — либо в выплате денежной компенсации, либо в вынесении судебного запрета. Ответчик, использующий такое правовое средство, как неосновательное промедление (или эстоппель посредством неосновательного промедления), кроме доказывания того, что истец необоснованно затянул предъявление иска, должен также доказать, что данное затягивание нанесло ему ущерб17.

Молчаливое согласие, препятствующее взысканию ущерба, а иног-да и вынесению судебного запрета, возникает, когда истец своим поведе-нием или словами дает ответчику основания полагать, что он не будет тре-бовать от последнего соблюдения своих прав на товарный знак. В соответ-ствии с основными принципами общего права США, если сторона выража-ет явное согласие на действия ответчика, то ответчик не будет нести ответ-ственность перед этой стороной в деликте за вред, причиненный такими действиями, по крайней мере до тех пор, пока указанное согласие не может быть фактически отозвано. Согласие необязательно должно быть выраже-но словами, оно может выражаться определенным поведением, молчанием или бездействием18.

Доктрина «нечистые руки» является многовековой концепцией, которая гласит: «Чтобы получить справедливость, нужно совершить спра-ведливость». Соответственно истцу, который действовал недобросовест-но, может быть отказано в получении справедливого возмещения за нарушение прав на товарный знак. К «нечистым рукам» суд прибегает только тогда, когда такого рода наказание истца в общественных интересах перевешивает необходимость привлечения к ответственности ответчика за незаконные действия19.

Необходимо также отметить, что согласно Федеральному закону о деклараторном судебном решении (28 U.S.C. §§ 2201—2202) при соот-ветствующих обстоятельствах предполагаемый провонарушитель (ответ-чик) может подать иск первым, тем самым получив тактические преиму-щества и вынудив правообладателя товарного знака занять оборонитель-ную позицию. В подобных случаях ответчик, которому грозит судебный процесс по товарным знакам, опережая правообладателя, может в качестве истца добиться в суде вынесения решения о ненарушении прав20.

В Российской Федерации, в отличие от США, среди правовых средств защиты ответчика в рассматриваемых спорах такого разнообразия нет. Конечно, это обусловлено вполне определенными объективными факторами. Ни для кого не секрет, что в России процесс формирования рыночных отношений и связанная с ними сфера товарных знаков здесь только складывается. Соответственно, с указанными отношениями тесно взаимосвязаны и доктрина, и судебная практика. Тем не менее несмотря на отсутствие единообразия в российской судебной практике, грамотное применение доступных правовых средств позволит ответчику защитить себя от необоснованных исков о незаконном использовании товарного знака.

Российское законодательство не предусматривает нормы о добросовестном использовании товарного знака, однако судебная практика уже столкнулась с подобными проблемами21. Например, можно найти определенную аналогию между американской доктриной описательного добросовестного использования и делом А40-2569/2011, в котором рязанская компания (ООО «Лина») выступила с иском против российского подразделения компании «McDonald's» (ООО «Макдоналдс») о незаконном использовании товарного знака «С пылу с жару». Данное дело прошло три инстанции и дошло до Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее — ВАС). Установив, что слоган ответчика «С пылу, с жару» (отличается от товарного знака истца только запятой) выполнено мелким шрифтом и размещается на боковой стороне упаковки сэндвича с 2008 года, то есть ранее даты приоритета товарного знака истца (2009 года), а также учитывая, что на упаковках товара размещены и доминируют охраняемые элементы товарных знаков ООО «Макдоналдс» «Вот что я люблю», «Биг тейсти», стилизованной буквы «М», обладающие высокой различительной способностью, все нижестоящие суды пришли к выводу об использовании ответчиком спорного обозначения с целью описания свойств своего товара как горячего и свежеизготовленного, без намерения использовать чужой товарный знак для продвижения своего товара, поэтому признали, что ис-пользование ответчиком товарного знака истца не приводит к смешению потребителями товаров и их производителей и не является право-нарушением. Однако Президиум ВАС не согласился с выводами судов и, отменяя их акты, постановил, что суды необоснованно подвергали оценке размер шрифта обозначения, место его размещения на упаковке, наличие на упаковке обозначений и товарных знаков других правообладателей, поскольку перечисленное не имеет правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений и не влияет на вывод о наличии в действиях ответчика правонарушения в виде использования чужого товарного знака, а подлежит исследованию в случае сходства обозначений для определения возможности их смешения22.

Спустя несколько лет по аналогичному делу было вынесено схожее постановление уже Судом по интеллектуальным правам23. Интересно, что когда речь зашла об использовании товарного знака звуковым способом, Суд по интеллектуальным правам вынес противоположное решение. Так, в деле А40-47872/2015 правообладатель товарного знака «Палочки оближешь» (ООО «Промбизнесгрупп») заявил, что ООО «Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс» (ресторанная сеть «KFC») незаконно использует его товарный знак в рекламе. В данной рекламе слоган «Палочки оближешь» не показывается в кадре, а произносится закадровым голосом диктора. Суд по интеллектуальным правам поддержал позицию нижестоящих судов, которые отметили, что использование в рекламном ролике указанного словосочетания не было направлено на индивидуализацию товаров, работ, услуг. По смыслу рекламных сообщений это словосочетание фактически свидетельствует о высоких вкусовых качествах товара ответчика, которому при этом не присваивалось наименование, сходное до степени смешения с товарным знаком истца. Таким образом, является обоснованным довод ответчика об использовании спорного словосочетания в описательных целях, не связанных с индивидуализацией товаров и/или услуг24. К подобному же выводу пришли суды в делах № А45-15761/200825, № А32–7400/201326, №А40-128923/201527.

Содержание некоторых дел можно отнести к американской доктрине номинативного добросовестного использования. Так, в деле № А56-21573/2011 в своем исковом заявлении истец указал на незаконное использование его товарного знака ответчиком для рекламы своих услуг в сети Интернет. Суды трех инстанций пришли к единому мнению о том, что размещаемые ответчиком на сайте каталоги газет и журналов сами по себе не являются товарами, поскольку не предлагаются к продаже, а представляют информационные ресурсы, то есть совокупность отдельных документов, массивов документов, обычно структурированных в базы данных и используемых определенной информационной системой. Размещая товарный знак истца на сайте, ответчик фактически информирует потребителей о наличии журнала истца, дает о нем справку, но не использует товарный знак для рекламы своих товаров и услуг и продвижения себя на рынке как производителя товаров и услуг, в отношении которых истцом зарегистрирован товарный знак28.

Пример сравнительной рекламы также можно встретить в отечест-венной судебной практике. Так, из дела № А40-108056/2010 видно, что от-ветчиком издавалась рекламная листовка, в которой он предлагал свой товар — лекарственное средство. В этой листовке имелась таблица, в кото-рой оно сравнивалось с лекарственными средствами, выпускаемыми дру-гими лицами, в том числе с лекарственным средством истца. При рассмотрении дела суды не установили нарушения прав на товарный знак. Обосновано это было тем, что обозначение истца в рекламной листовке не направлено на индивидуализацию товара ответчика и не может его инди-видуализировать, смешение производителей товара потребителем в дан-ном случае невозможно29.

Что касается пародии на товарный знак, то о ней в российском законодательстве ничего не сказано. Хотя судебных разбирательств по поводу данного вопроса не возникало, тем не менее досудебный порядок урегули-рования споров по нему имел место30.

Исходя из рассмотренных судебных дел можно заключить следующее: 1) при установлении нарушения права на товарный знак российские суды опираются в основном на функцию товарного знака (ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ))31; 2) смысл норм п. 2, 3 ст. 1483 ГК РФ судами толкуются неоднозначно. При этом в одних случаях главным признаком, определяющим использование чужого товарного знака, является размещение его на товарах (этикетках, упаковках), даже если оно не создает смешение среди потребителей, а в других случаях — нет. Вместе с тем вербальное или графическое упоминание чужого товарного знака (на интернет-сайте, в рекламе и др.) не признается правонарушением.

Анализируя российское законодательство, проведем параллели между некоторыми видами возражения ответчика доктрины права справедливости и отечественными правовыми нормами. Например, в своем возражении ответчик может указать на окончание срока исковой давности, если правообладатель товарного знака не предъявил иск в течение трех лет с момента, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права (ст. 195, 196, 200 ГК РФ32). Обращаясь к статьям 1, 10, 166, 307, 307.1, 432, можно обнаружить положения о доктринах «эстоппель» и «нечистые руки». Поскольку названные доктрины тесно связаны с принципом добросовестности, нельзя не отметить, что в настоящее время данному принципу уделяется особое внимание со стороны законодателя и судов. Например, в сфере товарных знаков существенные изменения претерпел Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции)33. Благодаря проведенной детализации запретов на недобросовестную конкуренцию практика их применения должна стать более единообразной и предсказуемой (см. главу 2.1 указанного Закона). В связи с этим важно подчеркнуть существование неразрывной связи между институтами защиты исключительного права на товарный знак34 и защиты от недобросовестной конкуренции35. Поэтому при выборе способов защиты ответчик должен тщательно рассмотреть данный аспект. Особенно это касается недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, доменных споров, недобросовестной рекламы36, а также споров, связанных с известными товарными знаками (ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности37; ст. 10 ГК РФ, подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ; ст. 14.4 Закона о защите конкуренции).

Недобросовестное поведение сторон присутствует и в таких «популярных» судебных делах в России, как споры о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования (ст. 1486 ГК РФ). В подобных спорах, где, как правило, ответчиком выступает правообладатель товарного знака, решающее значение имеют доказательства факта заинтересованности заявителя и факта неиспользования правообладателем товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. При отсутствии хотя бы одного из указанных критериев иск не может быть удовлетворен судом.

Ответчик также должен иметь в виду, что хотя в российском законодательстве нет таких видов товарного знака, как известный товарный знак (a famous trademark) или товарный знак с репутацией (а trademark with a reputation), тем не менее судебная практика уже выработала определенный подход в вопросе защиты таких знаков (так называемое «паразитирование» на известности чужого товарного знака)38.

В итоге необходимо отметить, что ограниченный формат настоящей работы не позволил детально рассмотреть все аспекты института возражений ответчика. Вместе с тем работа фокусировалась на наиболее существенных моментах споров, связанных с нарушением прав на товарные знаки. Так, было продемонстрировано, что в указанных спорах судами и доктриной США важное внимание уделяется балансу интересов сторон, а также частных и общественных интересов. При этом огромное значение имеет добросовестное поведение сторон спора. В Российской Федерации пока нет такого разнообразия возможных правомерных возражений ответчика, как в США, и судебная практика по некоторым вопросам вызывает затруднения. Тем не менее усиление значения принципа добросовестности в российском законодательстве и правоприменительной практике вселяет надежду на разрешение этой проблемы.