И.М. Иванов,
аспирант ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности (РГАИС)»,
государственный эксперт по интеллектуальной собственности 2 категории
отдела экспертизы заявок на товарные знаки и рассмотрения общеизвестных товарных знаков ФГБУ «ФИПС»

Для цитирования:

Иванов И.М. Неидентичное копирование произведения как проявление недобросовестности при приобретении прав на товарный знак // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Март 2023. Вып. 1 (39). С. 146-154.
DOI: 10.58741/23134852_2023_1_146

Ivanov I.M. Non-identical reproduction of a work as an unfair competition in the realization of trademark rights // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. March 2023. 1 (39). Pp. 146-154. (In Russ.).
DOI: 10.58741/23134852_2023_1_146

Товарный знак как средство индивидуализации, приравненное по правовому режиму к результатам интеллектуальной деятельности, является не только объектом права, но и специфическим вкладом человека в культуру. Рассматривая образцы дореволюционной рекламы, сложно выделить в них именно товарные знаки хозяйствующих субъектов. Это, прежде всего, произведения искусства. Немногое изменилось и в наши дни, ведь по рекламным объявлениям до сих пор можно изучать историю и культурный контекст эпохи.

Вместе с тем, не поддаётся сомнению, что определённая часть ныне существующих товарных знаков, преимущественно изобразительных и комбинированных, содержит в себе объекты авторского права - произведения науки, литературы и искусства или их части. Но, к великому сожалению, не все из них включены в товарный знак правомерно, в связи с чем на практике часто возникают судебные и административные споры. Более того, существуют и неоднозначные ситуации, когда произведение (его часть) использовано в товарном знаке не в исходном виде, а в видоизменённом. Подобные случаи только усугубляют проблематику в рассматриваемой сфере, ведь допустимые пределы переработки произведений нигде не установлены. Это обстоятельство даёт основания полагать, что заявитель в одних случаях действует правомерно и добросовестно, а в других - иначе.

Настоящая статья призвана выработать теоретический и практикоориентированный подход к определению допустимых пределов переработки объектов авторского права при включении их в товарный знак и, в тесной связи с приведённым вопросом, установить критерии добросовестного поведения хозяйствующих субъектов при приобретении прав на товарный знак с использованием переработанных объектов авторского права.

Проблеме использования объектов авторского права в товарных знаках было посвящено немало исследований, например, статьи А.Г. Королёвой, Э.П. Гаврилова, А.С. Ворожевич. Однако они касались лишь проблем оценки охраноспособности товарного знака, форм и способов защиты авторского права на использованное произведение, а также пересечения прав и не затрагивали проблему недобросовестности, равно как и проблему допустимых пределов переработки оригинального произведения. Вместе с тем, указанная проблематика в наши дни особенно актуальна, поскольку связь объектов авторского права и товарных знаков носит весьма тесный характер. Это подчёркивается, в том числе, использованием музыкальных произведений в рекламных кампаниях, которые впоследствии ассоциируются с конкретными брендами. Вместе с тем, почти не исследован вопрос о допустимости переработки произведений применительно к объектам промышленной собственности, например, товарным знакам.

Рассмотрение заглавной проблемы невозможно без использования диалектического и системного методов, герменевтики, анализа, синтеза, а также сравнительно-правового метода, которые наиболее полно соответствуют сути рассматриваемого явления, его динамичному характеру и взаимодействию с иными правовыми сферами.

Ключевой нормой, необходимой для понимания рассматриваемой темы, является норма подп. 1 п. 9 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК), устанавливающая, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные (а также сходные до степени смешения):

1)

названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства;

2)

персонажу или цитате из такого произведения;

3)

произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Как отмечает А.Г. Королёва, «действующее законодательство не возлагает на Роспатент обязанность проведения проверки регистрируемого обозначения на соответствие указанным требования, но вместе с тем не устанавливает запрета на ее осуществление»1. С указанным выводом можно согласиться лишь частично, поскольку государственные органы выполняют публичные функции и совершают юридически значимые действия только в рамках определённых полномочий, которыми они наделены.

Так, в абз. 2 п. 1 ст. 1499 ГК, действительно указано, что «в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1 - 7, подпункта 3 пункта 9 (в части промышленных образцов), пункта 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) статьи 1483 настоящего Кодекса». Но оснований для расширительного толкования указанных положений не имеется. К аналогичному выводу приходит и Суд по интеллектуальным правам, утверждающий, что «основание, приведенное в подпункте 1 пункта 9 статьи 1483 ГК, не подлежит проверке Роспатентом на стадии экспертизы заявленного обозначения»2.

Представляется, что подобная норма введена законодателем не случайно, и, в системном толковании с абз. 3 п. 1 ст. 1493 ГК, является одним из элементов системы сдержек и противовесов, призванных не допустить необоснованного отказа в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака. А.А. Игнатов также отмечает, что деятельность регистрирующего органа носит публичный характер, в связи с чем его участие в сфере частно-правовых интересов было бы необоснованным.

Тем не менее, экспертиза заявленного обозначения части в качестве обоснования отказа в регистрации заявленного обозначения, включающего объект авторского права, указывает на несоответствие такого заявленного обозначения подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК, а именно на то, что обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

В связи с этим важен также вывод Суда по интеллектуальным правам по рассмотренному выше делу о том, что в подобных случаях отсутствует нарушение подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК, но налицо нарушение именно подп. 1 п. 9 указанной статьи.

Вместе с тем, спорно и применение в подобных ситуациях норм антимонопольного законодательства, поскольку, по мнению Э.П. Гаврилова, «данная норма упоминает лишь «известность в Российской Федерации», без ссылок на хозяйственный рынок»3. Но это порождает и иной вопрос - соответствие такого нормативного требования принципу эстетической нейтральности, исходя из которого равным образом охраняются и защищаются права на любые объекты авторского права, вне зависимости от их художественной ценности и, очевидно, известности.

Возвращаясь к использованию объектов авторского права, рассмотрим, например, товарный знак по свидетельству № 816313 (см. рис. 1), в котором, предположительно, используется фотографический снимок известного американского фотографа Ричарда Аведона. Сходство заявленного обозначения и снимка «Палермо, Сицилия, 1947» (см. рис. 2) может быть без труда установлено. Однако здесь мы видим не его тождественное использование и даже не воспроизведение. Налицо переработка произведения, вопрос о самостоятельном авторском праве на которую требует отдельного исследования.

Стоит также отметить, что в приведённой ситуации заявитель для доказательства добросовестности при включении объекта авторского права в товарный знак ссылался на наличие существенного творческого вклада, применённого при создании заявленного обозначения. По сути же, заимствованной здесь являлась лишь идея и композиция, а сама фотография не перерабатывалась.

Обращая внимание на разграничение непосредственного нарушения исключительного права на произведение, его переработку (по смыслу ст. 1260 ГК) и создание самостоятельного объекта авторского права, С.В. Михайлов предлагает градацию видоизменения оригинального произведения в зависимости от творческого вклада создателя, начиная от тождественного воспроизведения и заканчивая созданием нового оригинального произведения.

Для обозначения процесса переработки донорского произведения, результат которого не может в строгом смысле являться оригинальным и быть самостоятельным объектом авторского права, С.В. Михайлов предлагает использовать термин «неидентичное копирование», под которым он понимает «изменение формы первоначального произведения», касающееся «незначительных изменений оригинала, например механистическая замена слов в литературном произведении их синонимами, не отражающаяся на смысле, сюжете, композиции, образной структуре и т.д. произведения, влечет объективное изменение формы произведения. Но не образует переработку донорского произведения в производное произведение и тем более не порождает нового произведения»4.

Неидентичное копирование как разновидность переработки следует отличать ещё и от создания нового произведения, которое использует неохраняемые элементы (например, идею или концепцию) так называемого донорского произведения, но в результате творческого подхода создателя приобретает значительные отличительные черты и уже перестаёт ассоциироваться с первоначальным произведением, а составляет самостоятельный оригинальный результат интеллектуальной деятельности.

Вместе с тем, граница допустимой переработки всегда субъективна. Для примера предлагаю рассмотреть следующие изображения (см. рис 3). Очевидно, сходными до степени смешения они не являются, хотя и сделаны в одном месте, с применением одной и той же постановки кадра, а автор более позднего снимка, предположительно, использовал лишь неохраняемую идею фотографа, сделавшего ранние снимки (помещены на передний план).

Упуская из внимания вопрос о возможном параллельном творчестве, которое, вопреки ошибочному мнению, в рассматриваемых автором ситуациях возможно, необходимо отметить, что исходя из немецкой правовой доктрины, «переработкой можно считать только такое изменение существующего объекта интеллектуальных прав, которое служит цели адаптировать этот объект к определённым условиям, сохраняя его основные особенности и расширяя возможности его использования, в то время как незначительное изменение оригинала квалифицируется только как воспроизведение, поскольку переработка и иные преобразования требуют существенных изменений используемого оригинала»5.

Что же касается тезиса о параллельном творчестве, то существуют примеры независимого создания двух похожих результатов интеллектуальной деятельности, которые впоследствии были зарегистрированы правообладателями в качестве товарных знаков. Таким примером могут служить товарные знаки по свидетельствам № 641767 (см. рис. 4) и № 853542 (см. рис. 5), в которых присутствуют персонажи клипов группы DOGGY DOGGY и исполнительницы Zivert соответственно (оба товарных знака зарегистрированы на продюсеров исполнителей). И хотя между публикацией видеозаписей прошло около полутора лет, нельзя назвать более позднюю работу производной, поскольку персонажи имеют различные сюжетные характеристики, поведение, стиль одежды.

Кроме того, М. Рожкова отмечает, что «исключительное право на использование персонажа возникает только в том случае, если персонаж получил правовую охрану в качестве самостоятельного объекта авторских прав», а также, что «о производном произведении как результате переработки ранее созданного произведения, может ставиться вопрос, если эти произведения сходны между собой», а «если сходство ограничивается лишь похожестью неохраняемых элементов произведения, то нет оснований для вывода о переработке в смысле подп. 1 п. 2 ст. 1259 ГК РФ»6.

Интересен также товарный знак по свидетельству № 240456 (см. рис. 6), который выполнен в стилистике работ известного американского художника Кита Харинга. Более того, рассматриваемое обозначение практически с точностью воспроизводит одну из его авторских работ, изменению здесь подвергся только цвет и линии движений (см. рис. 7). В случае если заимствовались бы только оригинальный стиль художника, манера исполнения объектов, то товарный знак с изображением «танцующих собак» мог бы иметь все шансы на существование (см., например, товарный знак по свидетельству № 717691). Но в указанном случае, несмотря на изначальную регистрацию обозначения, спустя два года она была обоснованно признана полностью недействительной Палатой по патентным спорам. С большой долей вероятности можно говорить о том, что это стало возможным в связи с обращением правообладателя. Поскольку право на оспаривание правовой охраны товарного знака по основанию, предусмотренному в подп. 1 п. 2 ст. 1512 ГК имеет только заинтересованное лицо.

Аналогична и регистрация серии товарных знаков по свидетельствам № 829103, 882166, 823651, 862612, выполненных в стиле неопластицизм и внешне напоминающих работы нидерландского художника Пита Мондриана, поскольку в них используются те же цветовые сочетания, форма объектов и стиль исполнения, но исходное произведение не копируется.

Вместе с тем, было совершенно справедливо отказано в регистрации товарного знака по заявке № 2021739400, который содержал практически точное воспроизведение картины Кузьмы Петрова-Водкина «Купание красного коня», входящей в собрание Третьяковской галереи в Москве.

Однако в совершенно непохожей ситуации Роспатент принял аналогичное решение. Так, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 788335 (см. рис. 8) было признано недействительным полностью, поскольку оспариваемый товарный знак включал изобразительный элемент, сходный до степени смешения с персонажем Чебурашка (см. рис. 9) мультипликационных произведений «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк» и «Чебурашка идёт в школу», исключительное право на которые принадлежат ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм». Аналогичная ситуация произошла и с товарным знаком по свидетельству № 785995, зарегистрированным на того же заявителя.

Коллегия Роспатента по рассмотрению споров в административном порядке, решение которой затем оставил в силе Суд по интеллектуальным правам, указала на следующие моменты:

1)

воспроизведением персонажа признается не только использование текста, содержащего описание персонажа, или конкретного изображения (например, кадра мультипликационного фильма), но и использование индивидуализирующих характеристик персонажа (деталей образа, характера и (или) внешнего вида, которые характеризуют персонаж, делают его узнаваемым). При этом воспроизведенным является персонаж и в случае неполного совпадения индивидуализирующих характеристик или изменения их несущественных деталей, если несмотря на это такой персонаж сохранил свою узнаваемость как часть конкретного произведения (например, на узнаваемость персонажа не влияет, является ли этот персонаж куклой или рисованным изображением);

2)

результат сопоставительного анализа изображений показал, что заявленное обозначение явно узнаваемо как персонаж указанных выше аудиовизуальных произведений, поскольку совпадают характерные черты персонажа: телосложение (большая круглая голова, большие круглые уши, расположенные по бокам головы), мимика (нос треугольной формы, ярко выраженные брови над глазами). Несмотря на то, что персонаж оспариваемого товарного знака имеет взрослый вид и в его изображение добавлены элементы одежды, в данном изображении сохранены характерные черты мультипликационного персонажа Чебурашка7.

Вместе с тем, автор не находит оснований ставить в один ряд рассмотренные выше ситуации, поскольку уровень творческого труда в части из них носит весомый характер, в связи с чем можно говорить не о простом воспроизведении или переработке оригинального произведения, а лишь о заимствовании его неохраняемых элементов (идей, ситуаций, образов) или несущественном заимствовании охраняемых частей.

Например, товарный знак по свидетельству № 449083 вряд ли можно посчитать сходным до степени смешения с персонажем серии фильмов о Гарри Поттере, поскольку степень их сходства является достаточно низкой, в товарном знаке использован лишь образ мальчика в круглых очках, вместе с тем, на нём надет другой головной убор, заметно отличаются черты лица.

Вопреки этому, в решении, касающемся товарного знака по свидетельству № 657267 (см. рис. 10), Суд по интеллектуальным правам указал на совпадение доминирующего элемента в товарном знаке и персонажа Гастон мультсериала «Маленькое королевство Бена и Холли» (см. рис. 11) по смысловому значению, поскольку они оба представляют собой стилизованное изображение божьей коровки, а кроме того, имеют сходную внешнюю форму, выполнены в одном цветовом сочетании8. Сложно согласиться с подобным выводом суда первой инстанции, поскольку в таком случае нарушается дихотомия «форма-содержание» и любые стилизованные изображения божьих коровок потенциально могут быть признаны сходными до степени смешения с указанным персонажем.

В свете подобного решения любопытна и следующая ситуация. Предположим, что на регистрацию подано такое обозначение (см. рис. 12). На первый взгляд кажется, что оно включает в себя рисованные изображения кадров из фильма «Место встречи изменить нельзя», снятого режиссёром Станиславом Говорухиным по сценарию Аркадия и Георгия Вайнеров, в основу которого положен сюжет их романа «Эра милосердия». А словесный элемент «ЖЕ ЛОВ» и вовсе является производным от фамилии главного героя приведённого фильма - Глеба Жеглова (см. рис. 13).

Очевидно, для подтверждения законности использования данного объекта авторского права в товарном знаке, заявителю следовало бы доказать наличие авторских прав на поданное на регистрацию изображение и предоставить регистрирующему органу соответствующий договор. Вместе с тем, нельзя утверждать, что в обозначении использованы именно кадры из указанного выше фильма, напротив – было использовано самостоятельное произведение – коллаж, созданный по мотивам сцен этого фильма.

Кроме того, автор убеждён, что создателем данного изображения не копировались даже конкретные кадры фильма. Представляется, что за основу были взяты лишь взаимные расположения персонажей (мизансцены) и общая стилистика их образов (прообразов), которые авторским правом не охраняются. В качестве коммерческой легенды, заявитель мог бы дополнительно указать на то, что изображение отражает сюжетную линию в виде комикса со стилистикой 30-х или 40-х годов XX века, где главным героем является детектив, который ловит преступников и в этом ему помогают лица, изображенные справа на черном фоне, а сам он стоит у стены из красного кирпича.

Впрочем, даже при условии, что изображение создано с использованием существенного творческого вклада автора, обозначение может нарушать авторские права на персонажа произведения (являться воспроизведением), если, как отмечено в решении Коллегии Роспатента и Суда по интеллектуальным правам, использованы его существенные характеристики, делающие его узнаваемым (см. выше). И если в приведённом выше примере аналогии с Глебом Жегловым представляют собой додумывание, то в случае со следующим обозначением (см. рис. 14), образ Семёна Семёновича Горбункова (см. рис. 15) из фильма «Бриллиантовая рука» совпадает как в одежде, причёске, так и в имени персонажа.

В зарубежной практике подход к оценке подобных обозначений близок к российскому. Так, T. Gawliczek отмечает, что целью регистрации товарного знака является положение, при котором только одно лицо может использовать данное обозначение, таким образом, «монополизируя» известное произведение, правообладатель препятствует включению того же самого произведения в другие товарные знаки в отношении однородных товаров. Однако речь ведётся исключительно о произведениях, перешедших в общественное достояние.

Тем не менее, автор отмечает, что заявитель может столкнуться с отказом в регистрации, если не докажет, что у обозначения есть различительная способность, то есть потребитель стал воспринимать обозначение как товарный знак в связи с его длительным и добросовестным использованием в большей степени, нежели с автором, творчеством автора или определённым художественным стилем9.

Так стала возможной регистрация европейских товарных знаков по свидетельствам № 010625143 и 002998334 (см. рис. 16), представляющих собой соответственно практически точное воспроизведение и переработку картины «Молочница» нидерландского художника Яна Вермеера (см. рис. 17). Регистрация самой ранней из них была осуществлена в 2004 году, однако ей предшествовал период использования обозначения компанией Nestle начиная с 1973 года на упаковке продукции, выпускаемой под собственным брендом La Laitière (см. рис. 18).

К такому же выводу приходит и V. Parfenchyk, утверждающая, что лишь произведения из общественного достояния могут свободно использоваться при регистрации товарного знака10. Вместе с тем заявителю может быть отказано в регистрации в связи с отсутствием у произведения различительной способности из-за широкой известности в обществе или частого использования в рекламе, а также в связи с нарушением публичного порядка и морали, что отдалённо напоминает известное российскому праву противоречие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Российская правоприменительная практика также содержит примеры регистраций товарных знаков, включающих переработку произведений искусства, перешедших в общественное достояние. Например, товарный знак по свидетельству № 269733 (на момент написания статьи срок действия исключительного права истёк) включает произведение, производное от русского лубка «Удалые молодцы - славные бойцы» XVII века. Или же товарный знак по свидетельству № 888386, в котором использовано имя персонажа романов Марка Твена - Тома Сойера. Коллегия Роспатента по рассмотрению споров в административном порядке, отменяя решение об отказе в государственной регистрации указанного знака в связи с его несоответствием п. 3 ст. 1483 ГК, указала на то, что нет оснований полагать, что регистрация подобного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг, не связанных с изданием книг, распространением фильмов, произведений литературы и аналогичными сферами, будет каким-либо образом противоречить правовым основам общественного порядка в России. В то же время такая регистрация в отношении услуг книгоиздательства, киноиндустрии и смежных областей деятельности будет необоснованно ущемлять права третьих лиц в этой сфере деятельности. Подобную мысль высказывает и C. A. Smith, утверждающая, что регистрация объектов авторского права (например, персонажей) в качестве товарных знаков приводит к сокращению общественного достояния, что нарушает исходный смысл временного характера авторско-правовой защиты11.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в качестве критериев законности и добросовестности при использовании производных объектов авторских прав в товарных знаках можно выделить:

1)

высокий уровень творческого вклада в создание производного произведения:

А)

сравнимого с созданием самостоятельного произведения;

Б)

использующего отдельные неохраняемые элементы ранее созданного произведения;

2)

истечение исключительных прав на произведение при одновременном выполнении следующих условий:

А)

добросовестное длительное использование обозначения в том виде, в котором оно подаётся на регистрацию;

Б)

возникновение у потребителей стойкой ассоциации произведения именно с конкретным производителем;

3)

отсутствие очевидной узнаваемости персонажа произведения в изобразительном элементе товарного знака, то есть невозможность сопоставить их без додумывания и создания новой ассоциативной связи.

Таким образом, следуя описанным рекомендациям, заявители смогут эффективно использовать предоставленные им гибкие возможности для законного и добросовестного включения объектов авторского права в товарные знаки, снизив риски лишиться прав на товарный знак путём признания предоставления ему правовой охраны недействительным.

Это позволит гармонизировать сферу интеллектуальной собственности, уменьшив количество судебных и административных споров в указанной сфере.