Я.А. Гаева,
консультант Центра международного правового образования,
Питтсбургский университет

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 1, октябрь 2013 г., с. 36-41

Правовая охрана товарного знака, зарегистрированного в США после 16 ноября 1989 г., предоставляется на основании закона Лэнхэма (15 U.S.C.S) и действует в течение 10 лет. Согласно требованиям международных договоров (ст. 5(с) Парижской конвенции по охране промышленной собственности, ст. 19(1) соглашения TRIPS), одним из условий предоставления правовой охраны товарного знака в США является его использование в соответствии с целями, для которых товарный знак зарегистрирован1. Государства — участники Парижской конвенции принимают законодательные акты, регулирующие досрочное прекращение правовой охраны зарегистрированного товарного знака в связи с неиспользованием, но только при условии истечения разумного периода времени и если правообладатель не смог объяснить неиспользование. Разумный период определяется на уровне национального законодательства. Ст. 19(1) соглашения TRIPS предусматривает возможность прекращения правовой охраны товарного знака по истечении трех лет непрерывного неиспользования. В США данный период времени составляет пять лет.

Внутреннее законодательство США подчеркивает требование об использовании товарного знака двояко. С одной стороны, доказательства использования необходимо представить уже на стадии регистрации товарного знака, 15 USCS, § 1051 (3-c)2. «Наиболее фундаментальный аспект права товарных знаков США состоит в том, что права в отношении товарного знака приобретаются в условиях рынка на основании использования»3. Преимущество подобного подхода в том, что заявитель, желающий зарегистрировать товарный знак, может установить дату приоритета, если он использовал товарный знак раньше своих конкурентов.

С другой стороны, правообладатели обязаны подтверждать фактическое использование и осуществление контроля за товарным знаком в период предоставления правовой охраны и декларировать использование товарного знака по истечении пяти лет с момента регистрации, 15 U.S.C.S, § 1065(3)4.

С июня 2012 г. Бюро по патентам и товарным знакам США в рамках пилотной программы, направленной на совершенствование реестра товарных знаков и пересмотр Инструкции по применению закона о товарных знаках и Инструкции о предоставлении документов в соответствии с Мадридским протоколом, имеет право запрашивать любые дополнительные примеры, информацию, доказательства, справки и декларации, подтверждающие использование или правомерное неиспользование торговой марки после регистрации5 независимо от времени использования товарного знака, т. е. до истечения пяти лет с момента регистрации товарного знака.

Согласно действующей редакции § 1065 закона Лэнхэма регистрация является действительной при условии, что правообладатель в период между пятым и шестым годом с момента регистрации и по истечении каждого последующего десятилетнего периода предоставляет в Бюро по патентам и товарным знакам США декларацию и доказательства, свидетельствующие об использовании товарного знака в коммерческой деятельности на территории нескольких штатов. Декларация об использовании товарного знака представляет собой заявление правообладателя, в котором подтверждается, что товарный знак продолжает использоваться в США в отношении каждого товара, для которого этот знак был зарегистрирован, с указанием на примеры использования и приложением необходимых документов6.

Правообладатель, допустивший неиспользование товарного знака в течение длительного периода, может представить в Бюро по патентам и товарным знакам США новое заявление о регистрации товарного знака. Преимуществом такого заявителя будет возможность установить более раннюю дату приоритета по сравнению с другими лицами, использующими товарный знак в предпринимательской деятельности7.

Неиспользование товарного знака является основанием для отмены его регистрации, за исключением случаев, когда правообладатель может представить подтверждение того, что неиспользование носит временный характер и вызвано обстоятельствами, за которые правообладатель не отвечает. В то же время правомерное неиспользование или временное прекращение использования само по себе не прекращает права в отношении товарного знака8.

Законодательство устанавливает следующие условия, при наличии которых неиспользование товарного знака не является основанием для прекращения правовой охраны: правообладатель не собирается прекращать использование товарного знака (15 U.S.C. § 11279), например, известна дата, когда товарный знак использовался в последний раз в коммерческих целях или имеются сведения о том, когда правообладатель намерен возобновить использование товарного знака, предприняты конкретные меры к тому, чтобы товарный знак снова использовался; причины неиспользования товарного знака таковы, что правообладатель не может оказать на них влияние, не несет ответственности за обстоятельства, вызвавшие неиспользование, например, временное принудительное неиспользование товарного знака в торговле в связи с процедурой банкротства не является основанием прекращения правовoй охраны (Merry Hull & Co. v. Hi-Line Co., 1965)10. Другими примерами обстоятельств, которые Бюро по патентам и товарным знакам США допускает в качестве извинительных, могут быть продажа предприятия, болезнь, чрезвычайные происшествия, переоснащение производства, перемена вида деятельности11.

Решение по делу Lyon Metal Prods v. Lyon Inc., 196212, демонстрирует пример действий правообладателя, прекратившего основной бизнес, но желающего сохранить за собой право в отношении товарного знака: суд не признал неиспользуемым товарный знак «LYON», под которым много лет осуществлялось производство и розничная продажа мебели. Правообладатель прекратил розничные продажи, но продолжил использование товарного знака для поставок мебели по договорам со строительными компаниями13.

Требования о досрочном прекращении охраны товарного знака в связи с его неиспользованием рассматриваются Комитетом по рассмотрению споров и апелляций в связи с регистрацией товарных знаков (Trademark Trial and Appeal Board) при Бюро по патентам и товарным знакам США.

С заявлением о досрочном прекращении охраны товарного знака в связи с его неиспользованием в США согласно 15 USCS 22, § 1064 может обратиться любое лицо при наличии следующих условий:

данное лицо полагает («верит»), что ему могут быть причинены убытки и

оплачивает судебную пошлину; а также

имеет существенный интерес (real interest) в процессе (Lipton Indus., Inc. v. Ralston Purina Co., 198214) и

надлежащее основание (rea sonable basis) полагать, что ему могут быть причинены убытки (Ritchie v. Simpson, 199915).

Последние два критерия существуют в виде судебного прецедента, не упоминаются в § 1064, 15 USCS.

Бремя доказывания несет сторона, ссылающаяся на неиспользование (Advance Maga zine Publs. Inc. v. Leach, 200616). В предмет доказывания входит фактическое неиспользование товарного знака и отсутствие у правообладателя намерения возобновить использование в обозримом будущем (Emergency One Inc. v. Am. FireEagle, Ltd., 200017, Eh Yacht, LLC Egg Harbor, LLC, 200018).

Разрешение споров о товарных знаках, согласно § 1127, 15 USCS «Определения, толкования и цели», осуществляется в соответствии с принципом «предотвращения недобросовестной конкуренции»19.

Регистрация товарного знака может поддерживаться действиями не только правообладателя, но и третьих лиц при условии контроля со стороны правообладателя. Осуществление контроля со стороны правообладателя в целом признается одним из фундаментальных принципов законодательства о товарных знаках20. Подобная ситуация возникает в случае использования товарного знака лицензиатом или несколькими предприятиями в рамках одной компании21.

Степень контроля, необходимая для признания лицензионного договора действительным, обсуждалась в американской литературе в 1950—60 х гг22. Закон Лэнхэма, принятый в 1946 г., впервые закрепил в законодательстве США общее правило о свободном лицензировании товарных знаков, не определив ни степень требуемого контроля, ни пределы, в которых суд может входить в исследование данного вопроса. Прецедентная практика выработала ряд требований в отношении контроля, который должен исходить от правообладателя:

«До принятия закона Лэнхэма суды сталкивались с затруднением, определяя, допустимо ли лицензирование товарного знака, подконтрольное правообладателю, но после издания указанного закона принята точка зрения, допускающая лицензирование как таковое» (Dawn Donut Co v. Hart’sFood Stores Inc., 1959)23. Апелляционный суд в указанном решении поддержал мнение суда первой инстанции о том, что истец осуществлял должный контроль за своими лицензиатами, несмотря на то что лицензионные договоры не содержали условий об осуществлении контроля, и признал достаточными минимальные доказательства фактического осуществления контроля, которые были представлены в суде, в частности, суд посчитал достаточными показания двух представителей истца, заявлявших, что они регулярно посещали лицензиата и «во многих случаях» имели возможность проверять и следить за производством24.

Надлежащим суд признал конт роль за лицензиатами, осуществляемый фабрикой шерстяных тканей, которая отбирала производителей «высокого стандарта качества» и применяла договорное ограничение в отношении производителей одежды, имеющих право использовать продукцию фаб рики (Forstmann Woolen Co v. J.W. Mays Inc., 1950)25.

Условия лицензионных договоров об осуществлении контроля правообладателем могут содержать различную степень детализации. В решении апелляционного суда по делу Interstate Bakeries Corporation v. Interstate Brands Corporation, 201226 подтверждаются следующие условия, которые выполнил лицензиат в связи с исполнением обязательства контролировать и защищать товарный знак:

уведомлять правообладателя о любых угрозах нарушения товарного знака; поддерживать полный контроль над любыми исками о нарушении товарного знака;

воздерживаться от исков, противоречащих интересам правообладателя;

воздерживаться от исков в отношении правообладателя о нарушении или использовании товарного знака на определенных территориях;

уведомлять правообладателя о любых исках, предъявляемых лицензиату в связи с его действием или бездействием по исполнению обязательств в отношении правообладателя;

воздерживаться от предоставления сублицензий;

ограничить использование товарного знака на определенных территориях;

не регистрировать товарный знак на определенных территориях;

использовать товарный знак в соответствии с условиями лицензионного договора;

поддерживать характер и качество продукции, маркируемой товарным знаком;

содействовать правообладателю в разрешении споров о нарушении товарного знака27.

Случаи, в которых лицензионные договоры не проходят судебной проверки на «контроль», чаще всего связаны с недостатком исполнения, фактического осуществления контроля, хотя во многих случаях договоры предусматривают соответствующие условия28.

В судебной практике США имеется прецедент, подтверждающий, что даже попытка предоставить лицензию в отношении товарного знака рассматривается как извинительное обстоятельство при исследовании вопроса о неиспользовании (Sands, Taylor & Wood Co. v. Quaker Oats Co., 199229).

Использование товарного знака в коммерческом обороте use in commerce, как основополагающий аспект комплекса правовых норм о товарных знаках США, определяется в § 1127 закона Лэнхэма путем указания на «добросовестное использование в торговле»30 (в противоположность использованию лишь с целью сохранить за собой запись о регистрации в отношении товарного знака) и применительно к принципу предотвращения недобросовестной конкуренции, закрепленному в законе Лэнхэма31.

Проявление недобросовестности в связи с предоставлением декларации об использовании с целью продления правовой охраны товарного знака является основанием для досрочного прекращения охраны товарного знака. Добросовестными должны быть попытки правообладателя предоставить лицензию. Исследуя вопрос о неиспользовании, суд принимает во внимание, в том числе, насколько серьезно правоoбладатель отнесся к поиску лицензиата, проводил ли собеседования с несколькими кандидатами, документировал ли процесс поиска с целью дальнейшего анализа32.

Суд также вправе не ссылаться на принципы «добросовестности» и не требовать доказательств осуществления контроля со стороны правообладателя, если по обстоятельствам дела удалось установить, что в результате действий лицензиата качество продукции не ухудшилось и потребители не испытывают заблуждений в связи с товарным знаком, контроль над которым предоставлен лицензиату33.

Для целей подтверждения использования товарного знака в торговле законодательство США использует доктрину «связанных компаний» (related companies). Таковыми признаются любые лица, которые имеют «существенное отношение» друг к другу в связи с использованием товарного знака (Secular Orgs. for Sobriety, Inc. v. Ullrich, 200034). Доктрина «связанных компаний» предполагает, что товарный знак используется одной стороной, в то время как связанная компания контролирует характер и качество продукции, направляет использование, как это происходит в рамках корпорации при использовании единого товарного знака различными ее структурами35. В решении по делу Estate of CollMonge v. Inner Peace Movement, 200936 апелляционный суд Округа Колумбия подтвердил, что исходя из обстоятельств дела, доктрина «связанных» корпораций применяется и к использованию товарного знака в отношениях между некоммерческими организациями.

Законодательство США и прецедентная практика не требуют формального закрепления условий об осуществлении контроля за использованием товарного знака в отношениях между связанными компаниями, § 1127 15 USCS устанавливает лишь требование об установлении контроля за использованием товарного знака в качестве основания для признания компаний «связанными» (Turner v. HMH Pub. Co., 196737, Estate of Coll-Mon ge v. Inner Peace Movement, 200938).

«В определенных случаях лицо может контролировать характер и качество продукции, в отношении кото рых товарный знак используется, не являясь собственником компании, использующей товарный знак» (Car penter v. Marini, 2006)39. Термин «связанные компании» применительно к правовому регулированию исполь зования товарных знаков в США не ограничивается сферой корпоративного контроля, а означает лишь наличие установленных отношений конт роля за характером и качеством товаров и услуг, в отношении которых используется товарный знак. То есть рассматриваемые отношения могут возникать как на основании отношений корпоративного контроля, так и на основании лицензионных договоров.

Начиная с 1980-x гг. целый ряд решений подтверждают направленность судебной практики на признание «достаточного»40 и даже «минимального»41 контроля за использованием товарного знака и нежелание судов ослаблять лицензионные отношения42.

Активная форма контроля, при которой правообладатель следит за методом осуществления операций, расположением объектов, дизайном интерьера и вопросами управления персоналом, характерна для отношений в рамках франчайзинговых соглашений. Лицензирование же выступает относительно пассивной формой осуществления контроля43.

Обязанность доказать факты, свидетельствующие об отсутствии контроля, возлагается на истца или заявителя, требующего прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием (Tetra Pak Co. v. Schneider, 196044; In re Bose Corp v. Hexawave, Inc., 200945). Подобное распределение бремени доказывания, дополняющее направленность судебной практики США на признание минимальных доказательств использования товарного знака, таким образом, ослабляет право оспаривать предоставление правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием.