К.А. Трушкин,
руководитель патентной практики компании STANDMARK

На сегодняшний день развитие региональных брендов, в частности регистрация географических указаний (далее – ГУ) и наименований мест происхождения товара (далее – НМПТ), является актуальным направлением по развитию экономики регионов. На данный момент Роспатентом зарегистрировано более двухсот НМПТ и сорока ГУ1.

Если говорить о развитии инструментов по международной регистрации указанных объектов интеллектуальной собственности, то 30 декабря 2021 г. Президентом России был подписан и опубликован Федеральный закон № 450-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях», принятому на дипломатической конференции в г. Женева (Швейцария) 20 мая 2015 г. и вступившему в силу 26 февраля 2020 г., а с 11 августа 2023 г. Роспатент начал принимать заявки на международную регистрацию НМПТ и ГУ от российских заявителей в рамках Лиссабонской системы.

Как отметила глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, «Региональные бренды – не блажь, а серьезный стимул экономического развития»2.

Повышенное внимание как заявителей, так и государства к НМПТ и ГУ, присоединение России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения привело к необходимости модернизации законодательной базы с целью сохранения баланса интересов всех участников процесса, а также учета положений международных соглашений в национальном законодательстве, следствием чего стало принятие Федерального закона от 28 мая 2022 г. № 143-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», вступившего в законную силу 28 мая 2023 г.

Принятие закона № 143-ФЗ отразилось в том числе на правилах регистрации товарных знаков, включающих ГУ или НМПТ, в частности на п. 7 ст. 1483 ГК РФ (далее – новая редакция), в соответствии с которым не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения:

1)

включающие, воспроизводящие или имитирующие ГУ или НМПТ, охраняемые в соответствии с ГК РФ, а также обозначения, заявленные на регистрацию в качестве таковых до даты приоритета товарного знака, в отношении однородных товаров, за исключением случая, если такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право использования таких ГУ или НМПТ;

2)

включающие, воспроизводящие или имитирующие ГУ или НМПТ, охраняемые в соответствии с ГК РФ, а также обозначения, заявленные на регистрацию в качестве таковых до даты приоритета товарного знака, в отношении неоднородных товаров, если использование этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с такими ГУ или НМПТ и может ущемить законные интересы обладателя исключительного права на такие ГУ или НМПТ.

Согласно пункту 7 ст. 1483 ГК РФ в редакции Федерального закона от 26 июля 2019 г. № 230-ФЗ (далее – предыдущая редакция) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с ГУ или НМПТ, охраняемыми в соответствии с ГК РФ, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое ГУ или такое НМПТ либо сходное с ними до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право использования такого ГУ или НМПТ, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано такое ГУ или такое НМПТ.

В новой редакции п. 7 ст. 1483 ГК РФ были исключены такие формулировки, как «обозначения, тождественные или сходные до степени смешения» и «в отношении любых товаров», новая редакция заменила данные формулировки на «включающие, воспроизводящие или имитирующие» и «в отношении однородных товаров». В данной статье мы остановимся на введении понятия «однородность товаров».

Наряду с НМПТ и ГУ, неотъемлемым элементом рыночной экономики являются товарные знаки, интересы правообладателей которых не должны быть ущемлены в пользу других объектов интеллектуальной собственности. Если обратиться к положениям п. 7 ст. 1483 ГК РФ в предыдущей редакции, мнению специалистов в области интеллектуальной собственности, судебной практике и практике использования положений данного пункта Роспатентом при экспертизе заявок на товарные знаки, то можно сказать о том, что названия НМПТ и ГУ устанавливали монополию на словесные элементы, указывающие на место происхождения (производства товара).

Так, Р.А. Мадаминов со ссылкой на известное выражение «Dura lex, sed lex» - «Закон суров, но это закон» отмечает, что однородность товаров не исследуется при выявлении основания, предусмотренного п. 7 ст. 1483 ГК РФ. Кроме того, данное положение в предыдущей редакции имеет свои нюансы ввиду специфики охраны НМПТ. Вместе с тем практика Роспатента и судебная практика в части применения данного пункта вызывают у автора сомнения относительно правомерности сложившихся подходов3.

В.В. Орлова, приводя в пример дело СИП-714/2020, где суд признал сходным с НМПТ «Тульский пряник» товарный знак «Тульская ягодная» без исследования однородности товаров и услуг, говорит о том, что «изменить сложившейся подход можно также с помощью корректировки правил проведения экспертизы. Подход должен быть более взвешенным»4.

Согласно пункту 3 обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением п. 7 ст. 1483 ГК РФ, утвержденного Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 октября 2020 г. № СП-21/26, при сравнении ГУ или НМПТ и обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, однородность товаров не оценивается, так как сходные с указанными средствами индивидуализаций обозначения не могут быть зарегистрированы как товарные знаки в отношении любых товаров5.

Так, в деле № СИП-479/2019 суд признал сходным НМПТ «ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ГРАВЮРА НА СТАЛИ» № 7 с обозначением «ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ЛЕГЕНДА КЛИНКА», поданным на регистрацию в отношении части товаров 33 (напитки) и 34 (товары для курения) классов МКТУ. Суд, сославшись на положения п. 7 ст. 1483 ГК РФ, также указал, что наличие сходного с заявленным обозначением НМПТ позволяет не оценивать однородность товаров, поскольку товарные знаки, сходные с НМПТ, не могут быть зарегистрированы в отношении любых товаров.

Очевидно, что товары 33, 34 классов МКТУ являются неоднородными товарам, для которых зарегистрировано НМПТ № 7 (предметы бытового назначения, холодное клинковое оружие). Гравюра отличается специальными технологическими приемами и использованием трех цветов (белый, желтый, синий) в сочетании с матовой и глянцевой поверхностью металла, а также используется кость и природные уральские камни), как и товары 32, 33 классов МКТУ с уникальными тульскими пряниками и самоварами. В данном случае отличаются род и вид товаров, их свойства, функциональное назначение и круг потребителей.

По результатам экспертизы заявки на товарный знак «Жемчужина Карелии» № 2023722884, заявленной в отношении рыбной продукции (29, 31, 35 классы МКТУ), Роспатент пришел к выводу, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с НМПТ «КАЛИТКИ КАРЕЛЬСКИЕ» № 241. При этом данное НМПТ охраняется в отношении ржаных открытых пресных пирожков и не имеет никакого отношения к рыбной продукции.

Как указывалось ранее, такой подход приводит к «монополизации» ГУ и НМПТ по отношению к товарным знакам. Обращаясь к данной практике, мы видим, что предприниматели, например, из Тулы или Златоуста, имеют минимальные шансы на регистрацию товарных знаков в отношении любых товаров или услуг при условии включения в товарный знак словесного элемента «Тульский» или «Златоустовский», что негативно влияет на развитие предпринимательского рынка регионов.

Исследуя влияние вступления в силу 28 мая 2023 г. Закона № 143-ФЗ на правоприменительную практику, Ирина Косовская и Максим Таболо делают обратный вывод о том, что нововведения приравнивают объем правовой охраны ГУ и НМПТ к объему правовой охраны общеизвестных товарных знаков (п. 3 ст. 1508 ГК РФ), тем самым расширяют объем правовой охраны ГУ или НМПТ и могут привести наоборот к «монополизации» названий географических объектов правообладателями указанных средств индивидуализации, а не к ее предупреждению6. Данное заключение было сделано на основании положений подп. 2 п. 7 ст. 1483 ГК РФ новой редакции, устанавливающих запрет на регистрацию товарных знаков «в отношении неоднородных товаров, если использование этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с такими ГУ или НМПТ».

В данном случае стоит обратиться к международной практике участника Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях - Европейского союза (ЕС), по разрешению конфликтов между НМПТ (PDO - «protected designations of origin»), ГУ (PGI - «protected geographical indications») и товарными знаками, которая была подробно исследована Т.В. Кольцовой и З.В. Тетцоевой7.

Так, согласно Руководству ЕС8 установление возможности ассоциации для потребителя между товарным знаком и PDO/ PGI осуществляется в том числе с учетом степени близости товаров. Идентичность товаров увеличивает вероятность возникновения ассоциативной связи между заявленным на регистрацию товарным знаком и PDO/ PGI. Также играет роль степень сопоставимости товаров (способ разработки (получения) товара; внешний вид товара; использование одинакового сырья для получения товара и т.д.).

Как отмечают Т.В. Кольцова и З.В. Тетцоева, «… регистрация товарного знака POMME DU LIMOUSIN не может быть произведена в отношении товаров «джемы и компоты», поскольку вступает в противоречие с PDO «POMME DU LIMOUSIN», зарегистрированным в отношении яблок. Обусловлено это тем, что фрукты являются главным ингредиентом джемов и компотов, и выбор данных товаров может зависеть в глазах потребителя именно от этих входящих в его состав ингредиентов». Очевидно, что яблоки, компоты и джемы принадлежат к разным категориям продуктов и не являются однородными, однако высокая степень их сопоставимости способна вызвать ассоциации у потребителя между товарным знаком и PDO. При этом регистрация товарного знака POMME DU LIMOUSIN в отношении, например, услуг 41 класса МКТУ не будет вступать в противоречие с вышеуказанным PDO.

По нашему мнению, данный подход найдет свое отражение в практике применения судами и Роспатентом положений подп. 2 п. 7 ст. 1483 ГК РФ новой редакции и будет способствовать объективной оценке наличия ассоциаций у потребителя между товарным знаком и НМПТ/ГУ в разрезе заявленных товаров и услуг, поскольку вышеупомянутое мнение о расширении правовой охраны – ошибочно. Формулировка «в отношении неоднородных товаров, если использование этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с такими ГУ или НМПТ» является более узкой по сравнению с формулировкой «в отношении любых товаров», поскольку в первом случае должно выполняться конкретное условие – наличие ассоциаций.

Введение понятия «однородность товаров» в п. 7 ст. 1483 ГК РФ в соответствии с Федеральным законом от 28 мая 2022 г. № 143-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», позволит предупредить монополизацию названий ГУ и НМПТ по отношению к товарным знакам, в частности словесных элементов, указывающих на место происхождения (производства товара). Нововведение должно повлиять на практику Роспатента и судов по оценке однородности товаров и услуг при сравнении НМПТ или ГУ с товарными знаками, поскольку формулировка «в отношении любых товаров» была исключена, что позволит сохранить баланс интересов как правообладателей НМПТ и ГУ, так и правообладателей товарных знаков.

Стоит учитывать, что товарный знак, наряду с НМПТ и ГУ, выступает мощнейшим активом, выполняя индивидуализирующие функции, а игнорирование определения однородности товаров и услуг в сравниваемых обозначениях и последующий отказ в регистрации товарного знака серьезно влияют на развитие предпринимательства как в регионах, так и в Российской Федерации в целом, данный подход ограничивает субъектов коммерческой деятельности в ее ведении и лишает их продукцию конкурентных преимуществ на рынке9.