"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 15, март 2017 г., с. 77-87

Недобросовестное осуществление гражданских прав и обязанностей в целом, как и недобросовестная конкуренция как частный случай недобросовестности, проявляется в самых разных формах. Одной из них является недобросовестное приобретение исключительных прав на различные средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, в том числе исключительных прав на товарный знак. В качестве наиболее яркого примера можно привести случай, когда какое-либо обозначение длительный период использовалось разными лицами для индивидуализации товаров и приобрело известность среди потребителей за счет активного использования, а впоследствии было зарегистрировано в качестве товарного знака на одно из них, либо даже на лицо, не имевшее отношения к использованию этого обозначения, которое начало осуществлять действия по вытеснению иных лиц, использующих такое обозначение, с рынка определенного товара, или действия по недопущению таких лиц на этот рынок. Однако следует оговориться, что не каждый случай регистрации в качестве товарного знака обозначения, использовавшегося ранее иными лицами без регистрации, является недобросовестным, а лишь такой, когда приобретение исключительного права на такое обозначение сопряжено с недобросовестной целью, направленной, например, на вытеснение конкурентов или приобретение необоснованных преимуществ за счет использования широко известного обозначения.

Гражданское законодательство предусматривает способ защиты от такого недобросовестного правообладателя товарного знака. Так, подпунктом 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ предусмотрена возможность оспаривания и признания недействительной правовой охраны такого товарного знака в случае признания действий его правообладателя злоупотреблением правом или актом недобросовестной конкуренции.

Оспаривание может быть осуществлено посредством подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (п. 2 ст. 1513 ГК РФ).

Указанная норма гласит, что такое возражение может быть подано заинтересованным лицом.

Таким образом, обращаясь в Федеральную службу по интеллектуальной собственности с названным возражением, податель такого возражения должен подтвердить свою заинтересованность. Очевидно, что заинтересованное лицо – это такое лицо, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции, выразившимся в приобретении исключительного права на товарный знак. В свою очередь, анализ документов, представленных в подтверждение заинтересованности, относится к компетенции этого государственного органа.

Одновременно следует отметить, что ни гражданским законодательством, ни Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 218, не установлено полномочий названного государственного органа по определению наличия или отсутствия злоупотребления правом или акта недобросовестной конкуренции в действиях правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак.

Именно поэтому к названому возражению должен быть приложен акт, которым действия правообладателя, связанные с приобретением правовой охраны товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Действия правообладателя уже должны быть признаны до подачи возражения в установленном порядке злоупотреблением правом либо актом недобросовестной конкуренции.

Соответственно возникают вопросы о том, какой порядок предусмотрен для признания действий правообладателя товарного знака по приобретению исключительного права актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом, а также о том, в полномочия какого органа (или органов) входит осуществление соответствующего порядка.

В связи с этим следует отметить, что недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг запрещена антимонопольным законодательством (ст. 14.4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135 ФЗ «О защите конкуренции»; далее – Закон о защите конкуренции).

Пунктом 2 ст. 22 этого Закона установлены полномочия Федеральной антимонопольной службы и ее территориальных подразделений (далее – антимонопольные органы) по выявлению нарушений антимонопольного законодательства, принятию мер по прекращению нарушения антимонопольного законодательства и привлечению к ответственности за такие нарушения.

Таким образом, компетенцией на признание действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции обладают антимонопольные органы.

В части 2 статьи 39 Закона о защите конкуренции изложен перечень обстоятельств, служащих основанием для возбуждения и рассмотрения антимонопольным органом дела о нарушении антимонопольного законодательства, к которым относятся: поступление из государственных органов и органов местного самоуправления материалов, указывающих на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства; заявление юридического или физического лица, указывающее на признаки нарушения антимонопольного законодательства; обнаружение антимонопольным органом признаков нарушения антимонопольного законодательства; сообщение средства массовой информации, указывающее на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства; результат проверки, при проведении которой выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства коммерческими организациями, некоммерческими организациями, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, государственными внебюджетными фондами.

Таким образом, антимонопольный орган вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства как по собственной инициативе (в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства, сообщения о таком нарушении в средствах массовой информации и проч.), так и по заявлению физического или юридического лица, указывающего на признаки нарушения антимонопольного законодательства. При этом Закон о защите конкуренции не устанавливает необходимость подтверждения подающим заявление лицом своей заинтересованности в признании действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права актом недобросовестной конкуренции. Такое заявление может быть подано любым лицом, которому стало известно о нарушении антимонопольного законодательства.

Это определяется тем, что антимонопольное законодательство защищает не интересы конкретного лица (конкретного хозяйствующего субъекта), а обеспечивает в публичных интересах единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, свободу экономической деятельности в Российской Федерации, защиту конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных рынков (часть 2 ст. 1 Закона о защите конкуренции).

Необходимо также отметить, что Законом о защите конкуренции установлен трехлетний срок со дня совершения нарушения антимонопольного законодательства (при длящемся нарушении - со дня окончания нарушения или его обнаружения), по истечении которого дело о нарушении антимонопольного законодательства не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению (ст. 41.1 Закона о защите конкуренции).

На определении срока необходимо остановиться более подробно.

Поскольку с момента приобретения права на товарный знак до момента, когда проявилась недобросовестная цель такого приобретения, может пройти длительный промежуток времени, дело о недобросовестной конкуренции может быть возбуждено в течение трех лет с момента совершения действий по такому использованию товарного знака, которое направлено на причинение негативных последствий хозяйствующим субъектам – конкурентам: направление хозяйствующим субъектам – конкурентам писем о запрете использования товарного знака, различных претензий и требований о выплате компенсации, в обращении в суд с требованием запретить использование товарного знака и/или выплатить компенсацию за его незаконное использование.

То есть указанный трехлетний срок подлежит исчислению не с момента недобросовестного приобретения прав на товарный знак, а с момента выявления цели такого приобретения посредством осуществления правообладателем действий, направленных на причинение вреда конкурентам.

В рамках осуществления своих функций антимонопольный орган наделен широкими полномочиями. Так, в ходе рассмотрения заявления или материалов, либо в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства антимонопольный орган вправе:

- запрашивать по собственной инициативе у коммерческих и некоммерческих организаций, их должностных лиц; органов исполнительной власти и местного самоуправления, их должностных лиц; а также государственных внебюджетных фондов, их должностных лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, - сведения, пояснения в письменной или устной форме, связанные с обстоятельствами, изложенными в заявлении или материалах (часть 6 ст. 44, часть 5 ст. 45 Закона о защите конкуренции);

- привлекать по собственной инициативе к участию в деле иных лиц (часть 5 ст. 45 Закона о защите конкуренции);

– привлекать к участию в деле в качестве ответчика иное лицо, в действиях которого во время производства по делу выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства (часть 3 ст. 42 Закона о защите конкуренции);

- по собственной инициативе привлекать экспертов, переводчиков, а также лиц, располагающих сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах (часть 1 ст. 42.1 Закона о защите конкуренции).

Этот далеко не полный перечень полномочий, предоставленных антимонопольному органу в рамках рассмотрения заявления или материалов о нарушении антимонопольного законодательства, а также в рамках рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, позволяет сделать вывод о том, что в целях регулирования публичных отношений в сфере защиты конкуренции антимонопольный орган наделен очень широкой компетенцией.

Для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции установлению подлежат следующие обстоятельства:

- факт использования спорного обозначения иными лицами до подачи правообладателем заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;

- известность правообладателю факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;

- наличие хозяйствующих субъектов-конкурентов на момент подачи правообладателем заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;

- наличие у правообладателя намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред хозяйствующим субъектам-конкурентам и вытеснить указанных лиц с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения;

- причинение либо вероятность причинения вреда хозяйствующим субъектам-конкурентам путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

Только установление всей совокупности этих обстоятельств позволяет признать действия по приобретению и использованию прав на товарный знак актом недобросовестной конкуренции.

По результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства антимонопольным органом выносится решение, в резолютивной части которого содержатся выводы о наличии или об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства в действиях ответчика по делу (ст. 41 Закона о защите конкуренции).

Названное решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев с момента его принятия в арбитражный суд. Решение, вынесенное территориальным антимонопольным органом, может быть также обжаловано в федеральный антимонопольный орган.

Достаточно ярким примером судебной практики для иллюстрации изложенных выводов может служить судебное дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Издательство Астрель» (далее – Издательство «Астрель») о признании недействительным решения антимонопольного органа о признании действий названного общества, связанных с приобретением и использованием исключительного права на комбинированный товарный знак со словесным обозначением «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» по свидетельству Российской Федерации № 206773 в отношении товаров 16-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), актом недобросовестной конкуренции в соответствии с частью 2 ст. 14 Закона о конкуренции (решение Суда по интеллектуальным правам от 11 июля 2016 г. по делу № СИП-189/2016).

Из материалов указанного дела и принятых по делу судебных актов следует, что Издательство «Астрель» 6 апреля 2000 г. подало заявку на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесным элементом «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» в отношении товаров 16-го класса МКТУ (в том числе альбомы, атласы, блокноты, издания печатные, книги, учебники), который был зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности 27 января 2001 г.

В 2013 г. Издательство «Астрель» предъявило к обществу с ограниченной ответственностью «АСТ-ПРЕСС КНИГА» (далее – общество «АСТ-ПРЕСС КНИГА») иск о взыскании компенсации за незаконное использование названного товарного знака в печатной продукции, который был удовлетворен.

Общество «АСТ-ПРЕСС КНИГА» обратилось в антимонопольный орган с заявление о признании актом недобросовестной конкуренции действий Издательства «Астрель» по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак.

По результатам рассмотрения заявления антимонопольным органом было принято решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства, в рамках которого была затребована информация у государственного бюджетного учреждения науки «Российская книжная палата» об использовании названного обозначения иными лицами до даты приоритета товарного знака.

На основании полученных сведений были выявлены и привлечены к участию в деле о нарушении антимонопольного законодательства лица, использующие или использовавшие ранее в своей хозяйственной деятельности, связанной с изданием и оборотом полиграфической продукции, обозначение «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ». У таких лиц была истребована информация об использовании названного обозначения.

По результатам рассмотрения собранной информации антимонопольный орган установил следующие обстоятельства:

- обозначение «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» широко использовалось разными хозяйствующими субъектами в названиях книг и сборников до даты приоритета товарного знака, а объемы выпущенной такими лицами продукции свидетельствуют о широкой известности данного обозначения потребителю до даты приоритета товарного знака, а также о том, что Издательство «Астрель», обращаясь с заявкой на регистрацию товарного знака, не могло не знать о наличии на товарном рынке книжной продукции, в оформлении и названии которой использовано обозначение «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ», и о широкой известности этого названия потребителю;

- на момент обращения Издательства «Астрель» с заявкой на регистрацию товарного знака на товарном рынке присутствовали хозяйствующие субъекты-конкуренты, использующие в своей хозяйственной деятельности это обозначение;

- после приобретения исключительного права на товарный знак Издательство «Астрель» предпринимало попытки вытеснить конкурентов с товарного рынка путем предъявления к ним претензий с запретом использовать товарный знак и обращений в суд с исками о взыскании компенсации.

Установленные обстоятельства позволили антимонопольному органу сделать вывод о недобросовестной цели приобретения Издательством «Астрель» права на товарный знак, направленной на получение необоснованных преимуществ перед конкурентами за счет монопольного использования обозначения, известного широкому кругу потребителей, а также на вытеснение конкурентов путем предъявления им претензий и исков о запрете использования такого обозначения.

По результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства действия правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак были признаны антимонопольным органом актом недобросовестной конкуренции.

При судебной ревизии решения антимонопольного органа, проводимой по заявлению Издательства «Астрель», несогласного с вынесенным антимонопольным органом актом, суд первой инстанции пришел к выводу, что антимонопольным органам установлена вся совокупность обстоятельств, необходимая для вывода о признании действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции, решение антимонопольного органа признано судом первой инстанции соответствующим требованиям действующего законодательства. Президиум Суда по интеллектуальным правам выводы, сделанные судом первой инстанции, поддержал.

В другом деле (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 марта 2015 г. по делу № СИП 744/2014) суд не поддержал вывод антимонопольного органа о наличии в действиях правообладателя товарного знака по приобретению и использованию своего исключительного права акта недобросовестной конкуренции. При этом президиум Суда по интеллектуальным правам исходил из того, что отсутствие на товарном рынке на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака хозяйствующих субъектов-конкурентов, использующих обозначение, тождественное или сходное с заявленным на регистрацию, не позволяет сделать вывод о недобросовестной цели правообладателя. Так, отсутствие хозяйствующих субъектов-конкурентов свидетельствует о том, что целью приобретения исключительного права на товарный знак не могло быть ни получение преимуществ перед несуществующими конкурентами, ни причинение им какого-либо вреда (в том числе и вытеснение с рынка определенного товара). Отсутствие же недобросовестной цели приобретения исключительного права на товарный знак свидетельствует об отсутствии действий, которые могут быть квалифицированы в качестве акта недобросовестной конкуренции.

Возвращаясь к теме настоящей статьи об органах, наделенных полномочиями по признанию действий правообладателя, выразившихся в приобретении и использовании исключительного права на товарный знак, актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, а также о порядке такого признания, следует отметить, что антимонопольный орган не является единственным, который наделен такой компетенцией.

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 20 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июня 2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства», право выбора судебного или административного порядка защиты своего нарушенного или оспариваемого права принадлежит субъекту спорных правоотношений. Закон не содержит указаний на то, что защита гражданских прав в административном порядке (путем рассмотрения антимонопольным органом дел о нарушениях антимонопольного законодательства) исключается при наличии возможности обратиться в арбитражный суд или, наоборот, является обязательным условием обращения лиц, чьи права нарушены, в суд. Следовательно, если лицо за защитой своих нарушенных прав обратится в арбитражный суд, не подавая до этого соответствующего заявления в антимонопольный орган, суд не может со ссылкой на п. 2 ст. 148 АПК РФ оставить такое заявление без рассмотрения.

Таким образом, лицо, полагающее, что его права и законные интересы нарушены в результате совершения иным лицом недобросовестных действий по приобретению и использованию исключительного права на средство индивидуализации, имеет право обратиться в арбитражный суд с иском о признании таких действий актом недобросовестной конкуренции, минуя административный порядок.

Между тем рассмотрение такого рода дел в судебном порядке имеет существенные отличия от рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства в антимонопольном органе.

Необходимо отметить, что такие дела рассматриваются в порядке искового производства.

Это означает, что право на обращение в арбитражный суд с соответствующим иском возникает только у лица, чьи права и законные интересы нарушены такой недобросовестной регистрацией (ст. 4 АПК РФ), а не у любого лица, которому стало известно о недобросовестной регистрации товарного знака.

При этом бремя доказывания обстоятельств, на которых истец основывает свои требования, возложено именно на него. Суд же, в свою очередь, осуществляя общее руководство процессом, предлагает раскрыть доказательства и представить дополнительные доказательства (п. 1 части 1 ст. 135 АПК РФ), содействует в получении доказательств, если сторона не может получить их самостоятельно (п. 3 ч. 1 ст. 135 АПК РФ), разрешает ходатайства о назначении экспертизы, о привлечении к участию иных лиц. Это означает, что суд вправе истребовать какие-либо документы только по ходатайству участника судебного разбирательства, обосновавшего необходимость таких документов для целей доказывания обстоятельств, на которые он ссылается в обоснование свей позиции, и невозможность их самостоятельного получения. По собственной инициативе суд собирать доказательства не вправе, в отличие от антимонопольного органа.

Суд по собственной инициативе вправе привлечь к участию в деле третье лицо в случае, если из материалов дела усматривается, что могут быть затронуты его права и законные интересы, однако не вправе по собственной инициативе разрешать вопрос о составе ответчиков.

При принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены; и какие обстоятельства не установлены; какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению (часть 1 ст. 168 АПК РФ).

При рассмотрении дела в суде не подлежит применению ст. 41.1 Закона о защите конкуренции, устанавливающая невозможность рассмотрения антимонопольного дела по истечении трехлетнего периода со дня совершения правонарушения, так как суд не осуществляет рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства, а рассматривает гражданско-правовой спор между лицом, которое считает, что его право нарушено, и предполагаемым нарушителем.

Вместе с тем у ответчика имеется право заявить о пропуске срока исковой давности по заявленному требованию, если с момента, когда истец узнал о нарушении действиями ответчика его прав и законных интересов, прошло более трех лет.

Для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции установлению подлежат следующие обстоятельства:

- факт использования спорного обозначения иными лицами до подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;

- известность ответчику факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака;

- наличие на момент подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака конкурентных отношений между ответчиком и истцом (но не между ответчиком и любыми иными хозяйствующими субъектами, как в деле о нарушении законодательства о защите конкуренции, рассматриваемом антимонопольным органом);

- наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред истцу или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения (но не вред иным хозяйствующим субъектам, как в деле о нарушении законодательства о защите конкуренции, рассматриваемом антимонопольным органом);

- причинение либо вероятность причинения истцу вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

И только установление всей совокупности этих обстоятельств позволяет признать действия по приобретению и использованию прав на товарный знак актом недобросовестной конкуренции.

Таким образом, можно констатировать, что право на обращение в суд с таким иском предоставлено только заинтересованному лицу, в то время как в антимонопольный орган может обратиться любое лицо, которому стало известно о нарушении. При рассмотрении судебного дела суд обладает весьма ограниченными полномочиями по сравнению с полномочиями антимонопольного органа. Бремя доказывания в судебном споре возложено на истца, а суд осуществляет общее управление процессом и оказывает некоторое содействие в доказывании. При рассмотрении дела в суде суд решается вопрос о наличии или отсутствии недобросовестности ответчика по отношении к истцу, а также о наличии между ними конкурентных отношений, в то время как при рассмотрении дела о нарушении законодательства о защите конкуренции антимонопольный орган устанавливает такую недобросовестность по отношению к любому хозяйствующему субъекту, а также исследует вопрос о наличии (либо отсутствии) конкурентной среды на рынке определенного товара.

Такие отличия вызваны тем, при рассмотрении антимонопольного дела защищаются публичные интересы, в то время как в рамках рассмотрения в суде гражданско-правового спора стоит вопрос о защите прав конкретного субъекта, и именно он должен доказать нарушение его прав ответчиком.

В качестве иллюстрации можно привести судебное дело СИП-626/2013, возбужденное по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Миролла» (далее – общество «Миролла») к обществу с ограниченной ответственностью «Амальгама Люкс» (далее – общество «Амальгама Люкс») о признании действий ответчика по приобретению и использованию товарного знака со словесным элементом «СУЛЬСЕНА» актом недобросовестной конкуренции.

Из материалов дела и принятых по делу судебных актов усматривается, что обществом «Амальгама Люкс» 2 декабря 2004 г. в Федеральную службу по интеллектуальной собственности была подана заявка на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, содержащего словесный элемент «СУЛЬСЕНА» для товаров 3-го класса МКТУ. Знак зарегистрирован 29 июня 2007 г.

В 2008 г. общество «Амальгама Люкс» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу «Миролла» о запрете использования слова «сульсен» для косметической продукции.

В последствие общество «Миролла» стало обладателем комбинированного товарного знака, в котором словесный элемент sulsen включен как неохраняемый (с приоритетом 15 января 2009 г.).

В 2013 г. общество «Амальгама Люкс» повторно обратилось в арбитражный суд с иском к обществу «Миролла» о запрете использования словесного элемента «сульсен» при изготовлении продукции.

В свою очередь общество «Миролла» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском о признании действий общества «Амальгама Люкс» по приобретению исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции.

Судом при рассмотрении дела было установлено, что в период с 1961 по 1985 г. различными предприятиями Советского Союза производилось сульсеновое мыло.

Одновременно суд установил, что общество «Миролла» было образовано 21 декабря 2004 г., в то время как заявка на товарный знак была подана обществом «Амальгама Люкс» ранее образования общества «Миролла» - 2 декабря 2004 г.

При таких обстоятельствах суд признал, что общество «Миролла» не существовало на момент подачи обществом «Амальгама Люкс» заявки на товарный знак, а значит между истцом и ответчиком не могло быть конкурентных отношений на момент подачи последним заявки на товарный знак. Суд сделал вывод о том, что ответчик, подавая заявку на регистрацию товарного знака, не мог иметь целью получить за счет истца необоснованные преимущества, причинить ему вред либо вытеснить с рынка, то есть у него не могло быть недобросовестной по отношению к истцу цели.

Это обстоятельство послужило основанием для отказа в иске.

При этом исследование вопроса о наличии либо отсутствии иных конкурентов в предмет гражданско-правового спора, возникшего между истцом и ответчиком, не входило.

Кроме того ответчик заявил о пропуске срока исковой давности, указав, что первоначально предъявлял истцу претензию в 2008 г., из которой истец узнал о наличии у ответчика исключительного права на этот товарный знак, а также о его намерении запретить истцу использовать такое обозначение. С иском же истец обратился в 2014 г., то есть с пропуском трехгодичного срока исковой давности для защиты нарушенного права.

Суд признал, что срок исковой давности истцом пропущен, что также послужило основанием для отказа в иске.

Лицо, полагающее, что его право нарушено недобросовестными действиями правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак, вправе не только обратиться с самостоятельным иском, но и предъявить встречный иск либо заявить доводы о недобросовестном приобретении исключительного права на товарный знак в отзыве на исковое заявление, содержащее требование, направленное на защиту исключительного права на этот товарный знак.

Такая позиция следует из разъяснений, содержащихся в п. 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в котором указано, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном ст. 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном ст. 1514 Кодекса.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

В качестве иллюстрации такого способа защиты от недобросовестного правообладателя товарного знака можно привести дело № А32-20311/2015.

В рамках названного дела судами установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Краснодарский компрессорный завод» (далее – Завод) является правообладателем словесного товарного знака «СДА» по свидетельству Российской Федерации № 491975 с приоритетом 5 апреля 2011 г.

Завод обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Борей» (далее – общество «Борей») об изъятии из гражданского оборота продукции, маркированной обозначением «СДА», а также о взыскании компенсации, ссылаясь на осуществление обществом «Борей» действий по предложению к продаже и реализации компрессорных станций, маркированных этим обозначением.

В отзыве на иск общество «Борей» ссылалось на недобросовестное приобретение Заводом исключительного права на товарный знак, указывало, что такое обозначение задолго до даты приоритета товарного знака использовалось различными производителями компрессорного оборудования для маркировки выпускаемой продукции.

Судом первой инстанции требования Завода были удовлетворены частично, а доводы ответчика о злоупотреблении истцом правом и недобросовестной конкуренции при приобретении права на товарный знак признаны несостоятельными.

Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил и в удовлетворении иска отказал, признав обоснованным довод ответчика том, что приобретение истцом исключительного права на словестный товарный знак «СДА» является актом недобросовестной конкуренции.

Соглашаясь с доводом ответчика о том, что действия истца являются актом недобросовестной конкуренции, суд апелляционной инстанции исходил из того, что обозначение «СДА» использовалось различными юридическими лицами при разработке и реализации передвижных компрессорных станций с 2001 г., при этом Завод не является лицом, создавшим и продвигавшим это обозначение. С июля 2009 г. общество «Борей» использовало обозначение «СДА» в качестве наименования передвижных азотных станций (СДА-10, СДА-5 и проч.), то есть использовало это обозначение в гражданском обороте в отношении товаров, применительно к которым это обозначение было впоследствии монополизировано Заводом. Суд апелляционной инстанции установил, что Заводу на момент обращения с заявкой на регистрацию товарного знака было известно об использовании этого обозначения иными лицами, в том числе обществом «Борей», а также признал наличие между Заводом и обществом «Борей» конкурентных отношений, в том числе по производству компрессорных станций, маркированных обозначением «СДА», как на момент приоритета товарного знака, так и на момент предъявления иска в суд.

Расценив действия Завода, выразившиеся в предъявлении к обществу «Борей» настоящего иска, как направленные на причинение вреда последнему и устранение его с товарного рынка по производству компрессорных станций, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что действия Завода, выразившиеся в приобретении и использовании исключительного права на товарный знак «СДА», являются актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.

В свою очередь, такой вывод послужил основанием для отказа в удовлетворении иска Завода к обществу «Борей» о защите исключительного права.

Анализируя различные способы защиты против недобросовестного приобретения исключительного права на товарный знак, нельзя обойти вниманием ситуацию, в которой лицо, полагающее, что его права нарушены недобросовестной регистрацией товарного знака, лишено возможности обратиться в антимонопольный орган либо в суд с требованием о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции вследствие отсутствия между таким лицом и правообладателем товарного знака конкурентных отношений. Такая ситуация возможна, например, в случае, когда иностранный производитель какого-либо товара реализует этот товар на территории Российской Федерации через дилера, при этом не регистрирует на территории Российской Федерации обозначение, используемое для маркировки этого товара, в качестве товарного знака. Зачастую происходит так, что недобросовестный дилер сам приобретает исключительное право на такое обозначение, а впоследствии запрещает иным лицам экспорт такого товара на территорию Российской Федерации.

Как правило, иностранный производитель в таких случаях пытается оспорить предоставление правовой охраны товарному знаку путем подачи возражения в Федеральную служу по интеллектуальной собственности, ссылаясь на введение потребителей в заблуждение относительно производителя товара и указывая, что в действительности производителем товара является он, а не правообладатель товарного знака. Недостаточность доказательств, подтверждающих наличие у потребителей стойкой ассоциативной связи между иностранным производителем товара и используемым для маркировки такого товара обозначением, влечет признание Федеральной службой по интеллектуальной собственности такого возражения необоснованным и отказ в его удовлетворении. При этом Федеральная служба по интеллектуальной собственности, как правило, указывает в своем решении на отсутствие полномочий по оценке доводов подателя возражения о недобросовестном приобретении правообладателем исключительного права на товарный знак.

Оспаривая решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности в суде, иностранный производитель повторно заявляет доводы о недобросовестном приобретении правообладателем исключительного права на товарный знак.

При рассмотрении такого рода дел судами учитывается правовой подход, изложенный в п. 63 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которому суд на основании положений ст. 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся доказательств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным представления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. В этом случае суд принимает решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака.

Проиллюстрировать подобную ситуацию можно на материалах судебного дела СИП-14/2014, возбужденного по заявлению компании «Вермонт Флауэрс ЭПЗ» о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 407110, зарегистрированному на общество с ограниченной ответственностью «Вермонт М» (далее – общество «Вермонт».

Судами при рассмотрении дела установлено, что Пол Ламберт и Джаннет Вильямс являются учредителями ряда компаний («Вермонт Флауэрс», «Вермонт С.А.», «БВБА Вермонт», и проч.; далее – группа компаний «Вермонт») в разных странах (Бельгия, Бенилюкс, Франция, Кения), которые на протяжении более 30 лет осуществляли деятельность по производству консервированных (стабилизированных) цветов, реализовывавшихся по всему миру. Для индивидуализации производимых и реализуемых товаров ими было выбрано комбинированное обозначение, представляющее собой стилизованное изображение виллы со словесным элементом VERMONT. В отдельных странах (Бельгия, Бенилюкс, Франция и другие) на имя разных компаний, участниками которых являлись вышеназванные физические лица, были зарегистрированы национальные товарные знаки с таким комбинированным обозначением. Последнее десятилетие производство цветов осуществлялось в Кении, однако товарные знаки в этой стране зарегистрированы не были. Через компанию в Кении (первоначально через компанию «Розавие ЭПЗ», а позднее через компанию «Вермонт Флауэрс ЭПЗ») осуществлялись поставки товаров в Россию, между компанией «Розавие ЭПЗ» и обществом «Вермонт» было заключено дистрибьюторское соглашение. Несмотря на содержащийся в дистрибьюторском соглашении запрет, общество «Вермонт» подало заявку на регистрацию товарного знака, тождественного изобразительному элементу, используемому группой компаний «Вермонт» для индивидуализации своего товара, и начало препятствовать сотрудничеству компаний группы «Вермонт» с иными лицами на территории Российской Федерации.

Поданное в Федеральную службу по интеллектуальной собственности компанией «Вермонт Флауэр ЭПЗ» возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, исключительным правом на который обладало общество «Вермонт», мотивированное введением потребителей в заблуждение относительно производителя товара (п. 3 ст. 1483 ГК РФ), а также регистрацией товарного знака на агента (статья 6 septies Конвенции по охране промышленной собственности), было отклонено Федеральной службой по интеллектуальной собственности вследствие недостаточности доказательств наличия у потребителей стойкой ассоциативной связи между компанией «Вермонт Флауэр ЭПЗ» и производимой ею товарами, а также отсутствием зарегистрированного на имя этой компании товарного знака на территории Кении.

Оспаривая в суде решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, компания «Вермонт Флауэр ЭПЗ», помимо доводов о несоответствии закону этого решения и нарушения им своих прав и законных интересов, приводила доводы о злоупотреблении правом, допущенным обществом «Вермонт» при регистрации оспариваемого товарного знака.

Судами при рассмотрении спора были отклонены доводы компании «Вермонт Флауэрс ЭПЗ» о несоответствии законодательству оспариваемого решения государственного органа, однако принята во внимание ссылка на недобросовестное приобретение обществом «Вермонт» исключительного права на спорный товарный знак, в связи с чем заявление было удовлетворено, а правовая охрана товарного знака аннулирована.

С учетом приведенного анализа судебной практики и правовых позиций высшей судебной инстанции можно сделать вывод о наличии различных способов признания действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак недобросовестными. Выбор такого способа осуществляется лицом, полагающим свои права нарушенными действиями иного лица, приобретшего исключительное право на товарный знак, по собственному усмотрению и во многом зависит от конкретных фактических обстоятельств.

 

---