А.Ю. Беликова,
юрисконсульт ООО «Гришко»

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 20, июнь 2018 г., с. 54-57

Заявка на товарный знак сначала проверяется патентным ведомством на соответствие формальным требованиям, а именно: оплатил ли заявитель пошлину, все ли необходимые документы поданы и правильно ли они оформлены. Соблюсти такие требования патентного ведомства обычно не составляет большого труда, так как имеются четкие указания на предъявляемые условия регистрации в нормативно-правовых актах.

Однако после формальной экспертизы заявка подвергается экспертизе по существу, именно в процессе данного анализа могут возникнуть серьезные препятствия в отношении регистрации товарного знака.

Существенные требования к регистрации товарных знаков, соблюдение которых проверяется в ходе указанной экспертизы, включают в себя критерии охраноспособности товарного знака. Они дифференцируются в науке на «абсолютные (связанные с имманентно присущими знаку свойствами) и относительные (вытекающие из коллизии прав на различные объекты)» [1]. В основу такой классификации «положен принцип учета охраняемого законом правового интереса (публичный или частный интерес, соответственно)» [2].

По всей видимости, неверным являются встречающиеся в науке утверждения следующего содержания: «…Критерии охраноспособности, которые связаны с условиями признания товарного знака объектом правовой охраны» [3], так как критерии охраноспособности, условия признания товарного знака объектом правовой охраны, основания для отказа в регистрации товарного знака – синонимичные понятия, наделённые одним смысловым значением.

В Российском законодательстве основания для отказа обозначены в ст. 1483 ГК РФ. Но и в правовых системах других стран в целом условия охраноспособности товарного знака по смыслу такие же, как в указанной норме, различны в большей степени подходы патентных ведомств к оценке фактов. Так, в английском законе о товарных знаках 1994 г. в разделе «основания для отказа в регистрации» имеются ст. 3 и 5, первая из которых посвящена как раз абсолютным основаниям для отказа в регистрации товарного знака, а вторая – относительным. В немецком Законе о товарных знаках абсолютные препятствия в отношении защиты товарных знаков указаны в ст. 8.

Товарный знак должен отличаться от иных обозначений, описаний, общеизвестных характеристик своей условностью; это и есть то свойство, которое опосредует появление абсолютных критериев охраноспособности.

В правовой теории распространённой является деление абсолютных оснований для отказа в регистрации товарного знака на пять групп, предложенных О.А. Рузаковой:

-

отсутствие различительной способности, индивидуальности товарного знака (дистинктивность);

-

использование официальных обозначений в качестве товарных знаков;

-

несоблюдение прав потребителей, общественных интересов;

-

нарушение прав собственников объектов культурного или природного наследия;

-

регистрация в качестве товарных знаков охраняемых в соответствии с международным договором обозначений, идентифицирующих вина или спиртные напитки как происходящие с территории государства, в котором охраняется данное обозначение, и имеющие особые качества, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются его происхождением [4].

Но целесообразно в указанную классификацию добавить ещё одну группу, которую, предположим, можно назвать: отсутствие индивидуализации товара. К указанной группе относятся такие основания, как:

-

всеобщая общеупотребимость, общепринятость обозначений,

-

использование характеристик и свойства товара для его обозначения.

Обозначения, состоящие из элементов, которые характеризуются наличием перечисленных оснований, нельзя включить ни в одну из вышеобозначенных групп.

В пунктах 1 - 5 ст. 1483 ГК РФ перечисляются абсолютные критерии охраноспособности товарных знаков с применением юридического приёма фиксации критериев в негативной форме. По мнению автора, стиль изложения логически непоследователен. Целесообразно закреплённые в п. 1 основания разделить на два пункта и читать норму в следующей редакции:

«Статья 1483. Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака

1. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Обозначения, которые последовательно и интенсивно использовались и стали устойчиво узнаваемы потребителями, могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков лицами, которые их использовали для обозначения товаров.

2. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов:

1)

вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2)

являющихся общепринятыми символами и терминами;

3)

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4)

представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Обозначения, которые состоят только из элементов, указанных в п. 1 -4 настоящего пункта и образующих комбинацию, могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков».

Последующие пункты соответственно необходимо изменить в нумерации.

Таким образом, различные группы оснований, включая выделенную автором группу, будут закреплены в разных пунктах статьи, что восстанавливающей логику изложения. Но это не основная причина предложенной редакции статьи. Дело в том, что у данных оснований имеются неодинаковые последствия и исключения. Так законодатель закрепляет возможность регистрации обозначения в качестве товарного знака в случае их использования до регистрации. Это не касается группы, сформированной по признаку отсутствия индивидуализации товара, так как элементы такой группы сколько бы ни использовались - не могут индивидуализировать товар, даже наоборот – такие элементы, в сущности, утеряли данное свойство в силу их последовательного и постоянного употребления. Поэтому не следует эту группу совмещать с обозначениями, не обладающими различительной способностью. Такое объединение усложняет восприятие правовой нормы.

Также важно заметить, что интенсивное использование элементов, не обладающих различительной способностью, не позволяет делать выводы о приобретении различительной способности, так как «в результате интенсивного использования конкретным производителем обозначение как таковое не приобретает никаких дополнительных качеств. Это товар определенного производителя приобретает хорошую репутацию и популярность у потребителя, а вместе с ним и применяемое для его маркировки обозначение, но только в связи с данным производителем товара. Эту положительную репутацию и узнаваемость знака едва ли следует считать именно различительной способностью. Ведь для обычного знака наличие различительной способности не зависит от репутации и популярности товара [5]». То есть, различительная способность – это свойство, изначально присущее или отсутствующее у обозначения, поэтому указание в настоящей редакции ст. 1483 ГК РФ на возможность регистрации именно в случае приобретения различительной способности не совсем верно. Возможно, следует зафиксировать свойство устойчивой узнаваемости потребителями, что отражено в предложенной редакции. Такая практика приобретения постоянно используемым в коммерческой деятельности обозначением статуса товарного знака свойственна, например, правовой системе США.

Слова законодателя в подпункте 2 п. 1.1 ст. 1483 «образующих комбинацию, обладающую различительной способностью» вводят в заблуждение. Элементы с отсутствием индивидуализации товара обладают различительной способностью изначально, поэтому стоит исключить данное указание. Такая попытка сделана в рекомендуемой автором версии нормы.

Публичный интерес абсолютных критериев явствует из самого свойства товарного знака – условности: он должен быть узнаваем; для общества, потребителей – различим, и ему присуща символичность, ограничивающая использование официальных обозначений.

Такие критерии охраноспособности товарного знака можно выявить, внимательно рассмотрев само обозначение, не усложняя анализ сопоставлением с иными товарными знаками и средствами индивидуализации. То есть, процедура выявления абсолютных оснований для отказа в регистрации товарного знака односложна: либо имеется причина для отказа, либо она отсутствует.

Однако существуют и иные критерии охраноспособности, соблюдение которых обнаружить гораздо сложнее в связи с необходимостью сопоставления с конкурирующими средствами индивидуализации, на которые имеются частные интересы. Именно по причине соотнесения с другими объектами права интеллектуальной собственности такие критерии и называются «относительными», то есть они связаны с иным свойством товарного знака – индивидуальностью или отличительностью, которое закрепляется и является основой нормативного определения товарного знака в Российской Федерации (ст. 1477 ГК РФ): «Обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей», а также в законодательстве большинства иных стран.

Относительные критерии охраноспособности перечислены в п. 6-10 ст. 1483 ГК РФ.

Обращает на себя внимание сложность восприятия в целом ст. 1483 ГК РФ, включающей в себя все основания для отказа в регистрации товарного знака без учёта теоретической классификации таковых. Выделение двух статей, фиксирующих отдельно абсолютные критерии и относительные, как это было в не действующем сейчас Законе «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», было бы более целесообразным решением изложения норм, способствующим пониманию сущности исследуемых оснований и процесса анализа создаваемого для регистрации обозначения. И хотя А.Л. Маковский утверждает, что «объединив все возможные основания для отказа в государственной регистрации товарного знака в одной статье, законодатель отказался от их классификации под определенными названиями, имея в виду, что абсолютный или относительный характер этих оснований определяется исключительно содержанием соответствующих норм и установленных в них условий, а вовсе не заголовком статьи, в которой они перечислены» [6], всё же представляется закономерным разделение правовых норм, так как последствия выявления относительных оснований для отказа отличаются от обнаружения абсолютных критериев. В первом случае можно видоизменить заявляемое обозначение или подкорректировать перечень товаров, а во втором – преобразование не является возможным решением, необходимо именно отказываться от планируемого знака полностью. Именно для очерчивания описанной разницы стоит видоизменить рассматриваемые правовые нормы, что облегчит правоприменение.

Подводя итоги, напомним, что успешная регистрация товарного знака зависит от соблюдения критериев охраноспособности, которые бывают абсолютными и относительными в зависимости от защищаемых интересов. В настоящей статье предложено решение по изменению содержащей основания для отказа ст. 1483 ГК РФ с целью фиксации правовых норм в более логичной последовательности и во избежание заблуждений в правоприменительной практике.