В.Н. Кастальский,
кандидат юридических наук,
патентный поверенный РФ,
управляющий партнер AK PATENT LAW GROUP,
преподаватель кафедры интеллектуальных прав
Московского государственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 5, сентябрь 2014 г., с. 78-80

Термин «коммерциализация» все прочнее входит в нашу жизнь, несмотря на отсутствие легального определения и разные точки зрения относительно его содержания. Представляется обоснованной точка зрения, в соответствии с которой коммерциализация инновационных разработок – это, прежде всего, практическое использование результатов таких разработок в целях извлечения прибыли.

Будучи комплексным явлением, коммерциализация включает в себя как минимум правовые, финансово-экономические, технологические, маркетинговые, логистические, презентационные составляющие.

1)

С точки зрения права коммерциализация представляет собой:

2)

предоставление лицензии на использование результатов интеллектуальной деятельности;

3)

отчуждение исключительного права на такие результаты;

4)

продажу предприятия - правообладателя стратегическому инвестору.

Также коммерциализацией является использование результатов интеллектуальной деятельности в собственном производстве. Однако этот вариант не характерен для стартапов.

С точки зрения техники и технологии ядром инновационной разработки является то техническое или технологическое решение, которое и предопределяет конкурентные преимущества такой разработки. Однако от создания соответствующего технического или технологического решения до коммерциализации инновационной разработки, говоря словами героя А.С. Грибоедова, - «дистанция огромного размера».

Первым и необходимым этапом является принятие комплекса мер, необходимых и достаточных для обеспечения правовой охраны создаваемых результатов интеллектуальной деятельности. Необходимо учитывать, что создаваемые технические или технологические решения могут охраняться средствами патентного права или в режиме ноу-хау. Применяется также смешанная форма. Одним из первых вопросов, которые представитель стартапа обязательно услышит от потенциального инвестора, будет вопрос о том, как охраняются созданные технические или технологические решения.

Для комплексного обеспечения правовой охраны необходимо не только выявить потенциально охраноспособные технические или технологические решения и принять меры для обеспечения их правовой охраны, но и выработать стратегию такой охраны. Необходимо также урегулировать отношения с разработчиками и с контрагентами по гражданско-правовым договорам. Кроме того, целесообразно также принимать меры для создания и охраны средств индивидуализации, которые будут индивидуализировать бизнес.

В современных условиях необходимо анализировать рынок и принимать решения об охране создаваемых технических или технологических решений не только на территории Российской Федерации, но и на территории Содружества Независимых Государств, а также на территориях иных иностранных государств.

В этой связи необходимо отметить, что одним из самых эффективных, если не сказать самым эффективным, механизмов подачи заявок на выдачу патента на территории иностранных государств является подача так называемых международных заявок – заявок на выдачу патента, подаваемых в соответствии с Договором о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty). Формат настоящей статьи не позволяет осветить все достоинства Договора о патентной кооперации и те преимущества, которые получают заявители, подавая международные заявки. Следует лишь отметить главное: фиксируя приоритет, то есть первенство в решении технической задачи, на территории 148 государств, заявитель может, по общему правилу, отложить на срок до 30 месяцев переход на национальные фазы. Стоит здесь отметить, что именно высокие размеры единовременных патентных пошлин часто являются фактором, препятствующим подаче заявок на выдачу патентов российскими стартапами на территории иностранных государств. Представляется, что наличие 30-месячного срока, в течение которого можно, например, найти инвестора, является удобным средством патентования российских разработок на территории иностранных государств. На фоне этого достаточно странно выглядит более чем скромная статистика, в соответствии с которой российские заявители подают в год около 1000 международных заявок. Это тем более удивительно, если принять во внимание, что общее количество поданных во всем мире международных заявок уже превысило 2 000 000!

Решение о выборе стран для патентования должно приниматься на основании, как минимум, одного из следующих факторов:

1)

возможность экспорта продукции, изготовленной с использованием охраняемого технического или технологического решения;

2)

наличие потенциального лицензиата на соответствующей территории;

3)

намерения выпускать продукцию на территории иностранного государства.

При наличии хотя бы одного из перечисленных факторов и отсутствии явных противопоказаний (например, нестабильной политической ситуации) вопрос о подаче заявки на выдачу патента в соответствующей стране должен быть решен положительно.

Средства инвесторов – не единственный источник финансирования для стартапов. Все большее распространение на практике получает кредитование под залог исключительного права. Не решенным на практике остается вопрос о возможности залога права на получение патента, то есть права, которое принадлежит заявителю с момента подачи заявки на выдачу патента до принятия патентным ведомством решения о выдаче патента. Представляется, что возможность использования как права на получение патента, так и расширение сферы действия залога исключительного права – вопрос времени. Но не стоит ждать решения этих вопросов от консервативных по своей природе кредитных организаций. Стартапам нужно самим проявлять активность и заинтересовывать банки и иные кредитные организации, предлагая в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам залог исключительного права.

Одним из краеугольных камней является обеспечение правовой охраны IT – решений. В настоящее время на территории различных государств применяются разные подходы к патентованию алгоритмов компьютерных программ.

Основная проблема заключается не в том, можно ли получить патент на алгоритм компьютерной программы. Одним из необходимых качеств, которым должна обладать инновационная разработка для целей ее успешной коммерциализации, является так называемая патентная чистота.

Патентная чистота представляет собой свойство объекта техники, включая компьютерные программы, заключающееся в том, что соответствующий объект техники при использовании в пределах определенной юрисдикции не нарушает исключительные права на запатентованные в такой юрисдикции технические или технологические решения.

Иногда бывает достаточно сложно объяснить разработчикам, что получение патента не гарантирует безрискового использования той разработки, в которой использовано запатентованное разработчиками техническое или технологическое решение.

Проведение на всем протяжении патентной исследовательской деятельности, включающей исследования на уровень техники, а также исследования на патентную чистоту, – необходимое условие не только для получения патентов, но и коммерциализации результатов исследовательской деятельности.

Наличие значительного количества патентов на IT – решения (только в США по разным данным количество таких патентов превышает 250 000, при этом каждый содержит более 20 независимых пунктов формулы), значительные средства, которые выплачивают производители высокотехнологичного оборудования на участие в патентных спорах, превышающие их R&D бюджеты,- ставит вопрос о способах и средствах охраны компьютерных программ. Но это вопрос будущего. Пока же IT - стартапы представляют собой достаточно уязвимую с точки зрения патентной чистоты софта категорию.

Вопрос о патентной чистоте инновационных разработок тем более актуален, и не только для IT – стартапов, в свете принятых изменений в действующее законодательство в части «безвиновной» ответственности за нарушение исключительных прав со стороны лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в сочетании с компенсацией за нарушение исключительных прав на объекты патентного права.

Практика показывает, что зачастую менеджеры стартапов не уделяют должного внимания материальному стимулированию своих работников - авторов результатов интеллектуальной деятельности. Вместе с тем выплата вознаграждений за служебные изобретения является не только мерой, стимулирующей авторов к творчеству, но и способом минимизации рисков стартапа, связанных с «утечкой» мозгов.

Нельзя также не отметить, что действующее законодательство в области интеллектуальной собственности не содержит никаких объективных положений, препятствующих коммерциализации инновационных разработок. Конечно, есть положения, которые требуют усовершенствования, например, охрана упомянутых IT – решений, создание и деятельность так называемых малых инновационных предприятий. Однако в целом законодательство может быть охарактеризовано положительно. Зачастую призывы коренным образом изменить законодательство вызваны элементарным незнанием всего того инструментария, который предоставлен российским правом интеллектуальной собственности. Думать о будущем общественных отношений, о будущем права, несомненно, нужно. Однако делать это нужно не спеша, взвешивая все «за» и «против».

Свой положительный вклад в процесс единообразного правоприменения вносит Суд по интеллектуальным правам, деятельность которого с самого начала построена в духе уважения к традициям российского права и учета мнения ученых и практиков при выработке различных подходов к наиболее сложным вопросам, встречающимся на практике.