Обзор подготовлен Кольздорф М.А., LL.M.; Капыриной Н.И., PhD

 

1. Срок направления досудебного предложения при подаче иска о досрочном прекращении охраны товарного знака

Постановление президиума СИП от 15.07.2022 по делу № СИП-645/2021

В силу положений статьи 1486 ГК РФ и пункта 1 статьи 19 Соглашения ТРИПС, процесс досрочного прекращения правовой охраны товарного знака может быть инициирован заинтересованным лицом посредством направления соответствующего предложения правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака. Направление досудебного предложения правообладателю до истечения трехлетнего срока лишает заинтересованное лицо права на иск.

Общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Истец признан заинтересованным лицом, требования общества удовлетворены в отношении части товаров, по остальным товарам производство по делу прекращено. Президиум СИП отменил решение суда первой инстанции, посчитав, что у истца не возникло право на иск, поскольку он направил правообладателю предложение ранее установленного срока.

Президиум СИП, в частности, отметил следующее.

Согласно подпункту 1 пункта «C» статьи 5 Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

В силу пункта 1 статьи 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (заключено в Марракеше 15.04.1994), если использование товарного знака является требованием для сохранения в силе регистрации, то регистрация может быть аннулирована только тогда, когда непрерывный срок неиспользования знака составляет не менее трех лет, если только владелец товарного знака не укажет на веские причины, основанные на существовании препятствий такому использованию.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Таким образом, и международными соглашениями, и российским законодательством установлена возможность прекращения правовой охраны зарегистрированного товарного знака только по истечении определенного периода с момента предоставления такому знаку правовой охраны, в течение которого этот знак не использовался.

Российским законодательством предусмотрено, что названный период не может быть менее трех лет.

В данном споре иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака также был предъявлен в суд до истечения трехлетнего периода с даты регистрации спорного товарного знака.

Указанное обстоятельство является самостоятельным основанием для применения правового подхода, изложенного в абзаце третьем пункта 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.06.2021 № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства», для квалификации несоблюденным обязательного досудебного порядка урегулирования спора и, как следствие, для оставления без рассмотрения искового заявления о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Более того, ошибка суда первой инстанции заключалась в том, что даже если бы не было заявления ответчика о несоблюдении обязательного досудебного порядка урегулирования спора, при направлении предложения заинтересованного лица ранее, чем через три года с момента государственной регистрации спорного товарного знака, исковые требования в любом случае не могли бы быть удовлетворены.

С учетом вышеизложенных положений статьи 1486 ГК РФ и пункта 1 статьи 19 Соглашения ТРИПС требование о невозможности направления предложения заинтересованного лица ранее трех лет имеет два правовых значения:

 

как часть обязательного досудебного порядка урегулирования спора;

 

как часть обстоятельств, имеющих значение для определения наличия у истца права на иск.

В силу приведенных правовых норм процесс досрочного прекращения правовой охраны товарного знака может быть инициирован заинтересованным лицом посредством направления соответствующего предложения правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Н.К.

 

2. Случайное совпадение обозначений

Постановление президиума СИП от 14.07.2022 по делу № СИП-1228/2021

Недобросовестная конкуренция как действие, совершаемое всегда с определенной целью - получением экономического преимущества за счет потерпевшего лица (потерпевших лиц), всегда является умышленным нарушением. Преимущество не может быть следствием случайного совпадения.

При отсутствии прямых доказательств знания правообладателем спорного товарного знака об использовании иными лицами спорного обозначения на момент подачи заявки, такое знание может быть установлено на основе косвенных доказательств в зависимости от стандарта доказывания «баланс вероятностей» - насколько вероятно, что будущий правообладатель не случайно выбрал такое же обозначение, а зная об используемом в гражданском обороте и об известном обозначении.

Такая вероятность устанавливается в том числе с учетом особенностей самого спорного обозначения: чем оно более оригинально, тем менее вероятно, что два лица могли его начать использовать самостоятельно, независимо друг от друга.

М.К.

 

3. Признание элемента товарного знака неохраняемым

Постановление президиума СИП от 11.07.2022 по делу № СИП-763/2021

Положение абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 ГК РФ о включении в товарный знак неохраняемых элементов может быть применен исключительно в ситуации, когда спорное обозначение имеет в своем составе более одного элемента.

При оценке словесного обозначения, состоящего из одного (словесного) элемента, невозможна квалификация этого элемента как неохраняемого.

М.К.

 

4. Доказывание приобретенной различительной способности

Постановление президиума СИП от 11.07.2022 по делу № СИП-1239/2021

Постановление президиума СИП от 11.07.2022 по делу № СИП-1239/2021

Положения пункта 1 статьи 1483 ГК РФ установлены, в первую очередь, в публичных интересах и призваны не допустить предоставление одному лицу исключительного права на обозначение, которое не способно выполнять основную (индивидуализирующую) функцию товарных знаков (индивидуализировать конкретные товары в глазах потребителей) и (или) должно быть свободно для использования другими лицами, поскольку разумно предположить, что оно может использоваться применительно к определенным товарам (называя их, характеризуя их, определяя их форму и т.п.).

Данные установленные в публичных интересах ограничения не применяются, когда в результате использования обозначения в отношении товаров (услуг) конкретного лица (аффилированных, связанных между собой лиц) оно получает способность индивидуализировать товары (услуги) конкретного лица (подпункт 1.1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ). В подобном случае интересы публики оказываются незатронутыми, так как адресная группа потребителей начинает связывать конкретное обозначение именно с конкретным лицом.

Обстоятельства установления приобретенной различительной способности зависят от того, какому из оснований пункта 1 статьи 1483 ГК РФ обозначение не соответствовало изначально.

Для обозначений, не обладавших различительной способностью изначально (абзац первый пункта 1 статьи 1483 ГК РФ), т.е. не способных индивидуализировать конкретный товар среди адресной группы потребителей, достаточно доказать, что в результате использования обозначение стало индивидуализировать конкретные товары в глазах потребителей. Этого достаточно для отпадения публичного интереса в отказе в регистрации товарного знака.

Для обозначений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида (подпункт 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ), чтобы снять публичный интерес в сохранении возможности называния товара своим именем должно быть установлено, что в результате приобретения различительной способности конкретное обозначение стало ассоциироваться адресной группой потребителей только с товарами конкретного лица (аффилированных лиц).

Равным образом, для обозначений, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами (подпункт 2 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ), применительно к конкретным товарам адресная группа потребителей должна начать связывать названные символ или термин только с одним лицом (аффилированными лицами).

Если речь идет о приобретении различительной способности обозначениями, характеризующими товары (услуги) (подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ), которые в публичных интересах должны быть свободны для использования другими лицами, поскольку разумно предположить, что они могут употребляться применительно к определенным товарам, услугам, характеризуя их, то для таких обозначений должно быть установлено, что в результате приобретения различительной способности адресная группа потребителей более не воспринимает их как ту или иную характеристику товаров различных производителей (а связывает его только с одним лицом (аффилированными лицами)), и поэтому более не разумно предполагать, что эти обозначения будут использоваться другими производителями для характеристики собственных товаров.

М.К.

 

5. Защита исключительного права на товарный знак до момента регистрации перехода права в Роспатенте

Постановление президиума СИП от 30.06.2022 по делу № СИП-979/2021

В период с момента заключения договора об отчуждении исключительного права на знак обслуживания и до регистрации перехода исключительного права на него к новому правообладателю первоначальный правообладатель может быть признан лицом, заинтересованными в подаче возражения против предоставления правовой охраны сходному до степени смешения товарному знаку иного лица по пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

Роспатент полагал, что в период с момента заключения договора об отчуждении исключительного права на противопоставленный знак обслуживания и до регистрации перехода исключительного права на него к новому правообладателю ни первоначальный правообладатель, ни новый правообладатель не могут быть признаны лицами, заинтересованными в подаче возражения против предоставления правовой охраны сходному до степени смешения товарному знаку иного лица по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Президиум СИП с указанной позицией не согласился, отметив, что такой подход административного органа лишает указанных лиц права на защиту средства индивидуализации в административном порядке и, как следствие, существенным образом нарушает права правообладателя «старшего» товарного знака.

Право правообладателя «старшего» товарного знака на подачу возражения против государственной регистрации «младшего» товарного знака (пункт 6 статьи 1483 ГК РФ) является одним из способов защиты «старшего» товарного знака, в том числе от его размытия - от посягательства на основную функцию товарного знака (индивидуализирующую).

В силу абзаца второго пункта 2 статьи 1 ГК РФ гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Ни ГК РФ, ни каким-либо иным федеральным законом не предусмотрено, что с момента заключения договора об отчуждении исключительного права на товарный знак до момента государственной регистрации перехода права по этому договору (статьи 1232 ГК РФ) право на защиту товарного знака ограничивается каким-либо образом, в том числе в части противопоставления товарного знака «младшим» товарным знакам.

В этом смысле позиция Роспатента и суда первой инстанции о периоде «беззащитности» товарного знака противоречит положениям части 1 статьи 44, части 1 статьи 45 и части 3 статьи 55 Конституции РФ.

Если довести позицию Роспатента до логического конца, то, видимо, и иные способы защиты исключительного права на товарный знак в этот период исключаются (потому что, по мнению указанных субъектов, текущему правообладателю защита уже не нужна, а приобретатель еще не получил право на защиту).

Вместе с тем государственная регистрация товарных знаков направлена на защиту прав их обладателей и иных лиц и, следовательно, обеспечивает устойчивость гражданского оборота в целом (постановление КС РФ от 03.07.2018 № 28-П). В этом смысле государственная регистрация перехода исключительного права по договору об отчуждении не может использоваться Роспатентом в противоречии со своей целью - для снижения уровня защиты.

В период регистрации перехода исключительного права по договору об отчуждении у товарного знака есть правообладатель, прямо определенный законом (лицо, указанное в Государственном реестре в качестве такового, - т.е. отчуждатель по договору).

Как отмечено в пункте 37 Постановления Пленума ВС РФ № 10, если переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации, то момент перехода исключительного права определяется в силу закона императивно - моментом государственной регистрации перехода такого права. До государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак переход считается несостоявшимся (пункт 6 статьи 1232 ГК РФ).

М.К.

 

6. Ложные ассоциации о месте происхождения товаров

Постановление президиума СИП от 21.04.2022 по делу № СИП-1197/2021

Роспатент отказал в регистрации комбинированного обозначения со словесным элементом «Таманская усадьба, заявленного в отношении товаров 33-го класса МКТУ «вина; вино из виноградных выжимок» на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений постановлением суда кассационной инстанции, в удовлетворении требований о недействительности решения Роспатента отказано.

Президиум СИП, в частности, отметил следующее.

Вне зависимости от того, какое из двух слов в спорном словесном элементе является более сильным, доминирующим – «Таманская» или «усадьба», весь словесный элемент целиком имеет определенную географическую коннотацию – речь идет не о какой-либо любой усадьбе, а об усадьбе, находящейся в Тамани.

Поскольку спорное обозначение признано судом первой инстанции в качестве имеющего правдоподобную географическую коннотацию, то предоставление столь широкой правовой охраны (в отношении любых вин) правомерно признано охватываемым нормой подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ: для вин, не связанных с Таманским полуостровом, спорное обозначение будет правдоподобно ложным.

Н.К.

 

 

7. Новизна группы полезных моделей

Постановление президиума СИП от 05.07.2022 по делу № СИП-606/2021

Сравнение спорной полезной модели с противопоставленным техническим решением для целей оценки новизны полезной модели может идти двумя путями:

1)

сопоставление всех признаков полезной модели с признаками технического решения, известного из уровня техники, и в случае выявления известности всех признаков - вывод об отсутствии новизны (при известности всех признаков существенность может не определяться);

2)

выявление существенных признаков спорной полезной модели и их сопоставление с признаками технического решения, известного из уровня техники, и в случае выявления известности всех существенных признаков - вывод об отсутствии новизны.

Общество 1 является обладателем исключительного права на группу полезных моделей «Гибкий (деформируемый) контейнер для битумных материалов (варианты)» по спорному патенту. Общество 2 обратилось в Роспатент с возражением против выдачи спорного патента, мотивированным несоответствием документов заявки, по которой был выдан спорный патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, а также тем, что группа полезных моделей по спорному патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Роспатент отказал в удовлетворении возражения, но суд первой инстанции признал данное решение недействительным и обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение. Рассмотрев кассационную жалобу Роспатента, президиум СИП оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Вопрос соответствия требованию полноты раскрытия сущности полезной модели не был поднят при обжаловании в судебном порядке, поэтому суд проверил выводы Роспатента только в отношении соответствия требованию новизны по смыслу пункта 1 статьи 1351 ГК РФ.

Предметом спора явилось соотношение группы полезных моделей по спорному патенту с техническим решением, известным из одного из противопоставленных патентных документов и имеющим то же назначение.

Президиум суда напомнил, что проверка соответствия полезной модели условию патентоспособности «новизна» предполагает необходимость установления назначения спорного и противопоставленного технических решений и оценки их взаимного соотношения, а также необходимость выявления существенных (т.е. влияющих на достижение технического результата) признаков полезной модели по спорному патенту и их сопоставления с признаками, известными из противопоставленного источника информации.

Методологически такое сравнение для целей оценки новизны полезной модели может идти двумя путями:

1)

сопоставление всех признаков полезной модели с признаками технического решения, известного из уровня техники, и в случае выявления известности всех признаков - вывод об отсутствии новизны (при известности всех признаков существенность может не определяться);

2)

выявление существенных признаков спорной полезной модели и их сопоставление с признаками технического решения, известного из уровня техники, и в случае выявления известности всех существенных признаков - вывод об отсутствии новизны.

В рассматриваемом случае Роспатент сначала сопоставлял все признаки и, выявив отсутствие совпадения, анализировал существенность несовпадающих признаков.

При этом, как указал суд первой инстанции, Роспатент не проанализировал одно из технических решений, известных из противопоставленного документа.

Н.К.

 

8. Установление заимствования при оспаривании патента в части авторства

Постановление президиума СИП от 29.06.2022 по делу № СИП-250/2017

В делах об оспаривании патента в части авторства не применяется стандарт доказывания «вне разумных сомнений», характерный для уголовного права, а применяется соответствующий исковому порядку стандарт доказывания «баланс вероятностей».

Баланс вероятностей предполагает анализ с точки зрения фактических обстоятельств того, насколько вероятно, что техническое решение создано ответчиками самостоятельно, а не заимствовано у истцов.

Заимствование может быть установлено разными способами: исходя из прямых доказательств знания ответчиками о результате интеллектуальной деятельности истцов, исходя из данных об авторском стиле или на основе косвенных доказательств.

Вероятность самостоятельного создания такого же результата существует (даже вероятность случайного совпадения, как в теореме о бесконечных обезьянах), но степень этой вероятности зависит в том числе от объема совпадения. Чем больше объем дословно совпадающего текста, тем менее вероятно параллельное творчество и более вероятно знание лица, позднее пишущего текст, о ранее существовавшем тексте.

М.К.

 

9. Автор полезной модели и конвенционный приоритет

Постановление президиума СИП от 06.06.2022 по делу № СИП-960/2020

Конвенционный приоритет не имеет значения при рассмотрении в исковом порядке спора об авторстве полезной модели. Правильное установление даты приоритета заявки на патентную модель необходимо для проверки охраноспособности спорной полезной модели, поскольку имеет отношение к установлению уровня техники.

Истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к двум ответчикам о признании недействительным патента на полезную модель на основании подпункта 5 пункта 1 и абзаца второго пункта 2 статьи 1398 ГК РФ (неверное указание автора или патентообладателя в заявке).

Заявка на спорный патент была подана с конвенционным приоритетом, установленным по дате подачи заявки в Китае. В российской заявке имена ответчиков были указаны в качестве автора и правообладателя, тогда как в китайской заявке в качестве авторов значились три иных лица, а в качестве правообладателя – иная компания.

Учитывая несовпадение между авторами и правообладателями в спорной и приоритетной заявках, и несмотря на доказательства о соавторстве и об отсутствии спора в отношении авторства между указанными лицами, суд первой инстанции удовлетворил требование истца о признании спорного патента недействительным полностью. Суд также счел, что для применения пункта «А» статьи 4 Парижской Конвенции и статьи 1382 ГК РФ, заявителем по заявке на получение патента с испрашиванием конвенционного приоритета может быть только то лицо, которое является заявителем по приоритетной заявке, либо его правопреемник.

Президиум СИП не согласился с выводами суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение. В отношении ссылки суда первой инстанции на несовпадение заявителей по спорной и по приоритетной заявкам президиум СИП отметил следующее.

Статья 1382 ГК РФ не устанавливает, кто уполномочен обращаться с заявкой на получение патента. Круг таких лиц определен статьей 1357 ГК РФ и проверяется, как указано выше, исходя из того, кто является действительным автором конкретного патентуемого в Российской Федерации технического решения, и с учетом того, перешло ли от этого действительного автора право на получение патента другому лицу.

Пункт 1382 ГК РФ определяет правила установления конвенционного приоритета и в случае их несоблюдения влечет невозможность применения к конкретному техническому решению такого приоритета. Это, в свою очередь, означает необходимость определения приоритета конкретного технического решения по общим правилам - на основании статьи 1381 ГК РФ.

Правильность установления даты приоритета спорного патента влияет на объем информации, подлежащий включению в уровень техники для проверки охраноспособности спорной полезной модели. Невозможность установления приоритета по дате более ранней заявки означает, что в определенных случаях такая заявка может быть противопоставлена российскому техническому решению. Вместе с тем это не входит в предмет рассмотрения настоящего спора.

Н.К.

 

10. Имманентно присущие признаки полезной модели

Постановление президиума СИП от 14.04.2022 по делу № СИП-34/2021

Постановление президиума СИП от 14.04.2022 по делу № СИП-34/2021

Общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатент, в результате которого был аннулирован патент на полезную модель «Пруток из нержавеющей высокопрочной стали» из-за несоответствия критерию новизны.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда кассационной инстанции, заявление общества удовлетворено, на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть возражение против выдачи патента.

Суд первой инстанции согласился с той позицией Роспатента, что в независимом пункте формулы спорной полезной модели отражены альтернативные варианты ее исполнения и что часть таких альтернативных вариантов характеризуется диапазонами значений элементов стали, известными из противопоставленных источников.

Проанализировав противопоставленные источники суд установил, что какое-либо ограничительное условие, представляющее собой математическое соотношение, которому должны удовлетворять выбранные из диапазонов количественные значения элементов стали, из противопоставленных источников не известно. Из этого следует, что спорная модель соответствует условию патентоспособности «новизна».

В кассационной жалобе Роспатент ссылался, в частности, на то, что суд неправильно применил формальный подход к новизне модели, установленный в подпункте 3 пункта 2.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 06.06.2003 № 83. Согласно этому подходу, охраняемая патентом полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Соглашаясь с выводами суда первой инстанции президиум СИП отметил следующее.

Суд первой инстанции вышел за пределы формального подхода к оценке новизны спорной полезной модели, указав на возможность проведения дополнительного исследования, заключающегося в определении того, является ли формально отличительный признак спорной полезной модели имманентно присущим противопоставленным сталям.

В связи с этим суд первой инстанции счел возможным применение методологического подхода, предусмотренного пунктом 1.5.4.3 Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 31.03.2004 № 43 в отношении проверки новизны изобретений.

Президиум СИП посчитал применение такого методологического подхода оправданным, поскольку аналогичный методологический подход к проверке новизны полезных моделей не разработан.

Известный методологический подход может быть применен с учетом особенностей исследуемых правоотношений (при исследовании новизны изобретения анализируются все признаки, содержащиеся в формуле изобретения, в то время как при исследовании новизны полезной модели - только существенные).

Суд отметил, что отрицание Роспатентом возможности применения такого методологического подхода приводит к необходимости формального анализа новизны полезной модели: если существенный признак ее формулы не известен из противопоставленного источника, полезная модель должна признаваться новой.

Однако применение такой методики приведет к признанию новизны полезных моделей в ситуации, когда исследуемый признак формально не указан в противопоставленном источнике, но имманентно присущ противопоставленному устройству.

Н.К.

 

 

11. Оспаривание действий Роспатента лицами, не участвующими в административном производстве

Постановление президиума СИП от 14.07.2022 по делу № СИП-39/2022

Вмешательство третьих лиц в процедуру предоставления правовой охраны товарному знаку может быть допущено только в случаях, прямо предусмотренных законом (как, например, в абзаце третьем пункта 1 статьи 1493 ГК РФ).

Отсутствие ограничений для третьих лиц на вмешательство в предоставление правовой охраны товарным знакам позволило бы блокировать саму процедуру такого предоставления и проверку обозначения на соответствие условиям охраноспособности.

Невозможность обжалования конкретного бездействия Роспатента неучастниками административного производства сама по себе не нарушает права таких лиц.

М.К.

 

12. Компетенция СИП в качестве суда первой инстанции

Постановление президиума СИП от 23.05.2022 по делу № СИП-989/2021

Приобретение исключительного права на товарный знак может быть как первоначальным (на основании поданной заявки), так и производным (в частности, на основании договора об отчуждении исключительного права).

Оба варианта приобретения исключительного права могут оказаться недобросовестными и быть признанными таковыми в том числе в судебном порядке.

Спор о признании недобросовестным производного приобретения исключительного права на товарный знак не является спором о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем) в смысле пункта 2 части 4 статьи 34 АПК РФ.

Таким образом, подобный спор не подлежит рассмотрению в СИП в качестве суда первой инстанции.

М.К.

 

13. Компетенция территориального антимонопольного органа

Постановление президиума СИП от 20.05.2022 по делу № СИП-1046/2019

В случае осуществления лицом, в отношении которого возбуждено дело о недобросовестной конкуренции, деятельности на территории нескольких субъектов Российской Федерации, дело подлежит рассмотрению в ФАС России, а не в территориальном органе.

ФАС России вправе наделить территориальный орган правом рассматривать дело о нарушении антимонопольного законодательства, совершенного на территории нескольких субъектов, однако такое наделение должно осуществляться до окончания рассмотрения дела.

При рассмотрении дела об оспаривании решения УФАС по городу Москвы суд первой инстанции установил, что лицо, в отношении которого возбуждено дело, осуществляло деятельность в нескольких субъектах Российской Федерации, однако значительное количество сделок совершено именно в городе Москве. В связи с этим суд первой инстанции согласился с выводом антимонопольного органа о том, что географическими границами товарного рынка является город Москва и, как следствие, УФАС по городу Москве обладало полномочиями на рассмотрение антимонопольного дела.

Президиум СИП с этим выводом не согласился и направил дело для рассмотрения по существу в ФАС России с учетом следующего.

В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» дело о нарушении антимонопольного законодательства может рассматриваться антимонопольным органом по месту совершения нарушения либо по месту нахождения или месту жительства лица, в отношении которого подаются заявление или материалы. ФАС вправе рассматривать указанное дело независимо от места совершения нарушения либо места нахождения или места жительства лица, в отношении которого подаются заявление или материалы.

Пунктом 3.12 Административного регламента ФАС по исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации, утвержденного приказом ФАС от 25.05.2012 № 339, предусмотрено, что заявление, материалы, указывающие на признаки нарушения антимонопольного законодательства, подаются:

 

в соответствующий территориальный орган по месту совершения нарушения либо по месту нахождения (жительства) лица, в отношении которого подаются заявление, материалы;

 

в ФАС России независимо от места совершения нарушения либо места нахождения (жительства) лица, в отношении которого подаются заявление, материалы.

Согласно пункту 3.13 Административного регламента № 339 заявление, материалы, указывающие на то, что нарушение антимонопольного законодательства совершено на территории двух и более субъектов Российской Федерации, направляются соответствующими территориальными органами в ФАС России для решения вопроса о рассмотрении этого заявления, материалов с уведомлением об этом заявителя.

На основании пункта 3.118 Административного регламента № 339 комиссия вправе передать дело для рассмотрения в другой антимонопольный орган, если рассмотрение дела входит в его компетенцию, в ФАС России по требованию ФАС России о принятии дела к своему рассмотрению, либо в случае, если в ходе рассмотрения дела будет установлено, что нарушение антимонопольного законодательства совершено на территории деятельности двух и более территориальных органов, - в порядке, установленном Правилами передачи антимонопольным органом заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства на рассмотрение в другой антимонопольный орган, утвержденными приказом ФАС от 01.08.2007 № 244.

В силу пункта 1.4.3 Правил № 244 передача антимонопольным органом заявлений, материалов, дел осуществляется, если в ходе рассмотрения заявления, материалов или в ходе рассмотрения дела будет установлено, что нарушение антимонопольного законодательства совершено на территории деятельности двух и более территориальных органов. В этом случае заявление, материалы, дело направляются соответствующими территориальными органами в ФАС России для решения вопроса о рассмотрении этого заявления, материалов, дела.

Таким образом, подзаконными нормативными правовыми актами установлена обязанность территориального антимонопольного органа передать заявление либо дело на рассмотрение федерального антимонопольного органа в том случае, если предполагаемое нарушение допущено на территории двух и более субъектов Российской Федерации.

В данном случае УФАС по городу Москве самостоятельно рассмотрело дело о нарушении антимонопольного законодательства, выразившемся в приобретении и использовании исключительного права на спорные средства индивидуализации, несмотря на то, что предполагаемое нарушение совершено на территории как минимум двух субъектов Российской Федерации.

Следовательно, оспариваемый ненормативный правовой акт принят неуполномоченным органом.

Аналогичного подхода придерживается и ФАС России, указывая в пункте 25 Обзора практики применения антимонопольного законодательства коллегиальными органами ФАС России (за период с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года), утвержденного протоколом президиума ФАС России, что «отсутствие у территориального органа полномочий на рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства, совершенного на территории нескольких субъектов Российской Федерации, является основанием для отмены вынесенных по делу актов».

Президиум СИП отклонил аргументы антимонопольного органа о том, что представленным в ходе нового рассмотрения дела письмом заместителя ФАС России подтверждена возможность рассмотрения антимонопольного дела территориальным органом - УФАС по городу Москве, поскольку письмо подписано после вынесения оспариваемого ненормативного правового акта, тогда как вопрос о наделении территориального органа полномочиями (получения согласия от ФАС России) на рассмотрение антимонопольного дела, содержащего материалы осуществления хозяйственной деятельности в разных субъектах Российской Федерации, должен быть разрешен до вынесения соответствующих правоприменительных актов.

М.К.

 

14. Пределы повторного рассмотрения возражения в Роспатенте

Постановление президиума СИП от 31.03.2022 по делу № СИП-669/2021

Роспатент не вправе заново рассматривать те заявленные в возражении требования, результат рассмотрения которых в суд не обжаловался, а следовательно, являлся действующим на момент повторного рассмотрения возражения.

При повторном рассмотрении возражения Роспатент не вправе пересматривать по собственной инициативе не оспоренный результат рассмотрения требований.

Роспатент отказал в регистрации товарного знака со словесным элементом «Истоки Байкала» на основании несоответствия заявленного обозначения требованиями пунктов 1, 4 и 6 статьи 1483 ГК РФ, затем отказал заявителю в удовлетворении возражения, сократив при этом основания отказа до несоответствия требованиям пункта 4 статьи 1483 ГК РФ.

Заявитель оспорил решение Роспатента и в результате рассмотрения дела № СИП-677/2018 в первой, кассационной и повторно в первой инстанциях, это решение было отменено, суд обязал административный орган повторно рассмотреть поданное обществом возражение. В результате рассмотрения возражения Роспатент снял препятствие, основанное на норме пункта 4 статьи 1483 ГК РФ, но принял новое решение об отказе в удовлетворении возражения на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. Роспатент усмотрел сходство спорного обозначения с семью разными товарными знаками, зарегистрированными ранее на имена иных лиц в отношении однородных товаров и услуг.

Заявитель вновь обратился в Суд по интеллектуальным правам, оспаривая правомерность применения Роспатентом при повторном рассмотрении возражения основания для отказа в регистрации заявленного обозначения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. Это основание было снято административным органом при первоначальном рассмотрении возражения учетом предоставления писем-согласий правообладателей противопоставленных товарных знаков и сужения перечня товаров.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда кассационной инстанции, решение Роспатента признано недействительным как не соответствующее нормам пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Президиум СИП отклонил довод кассационной жалобы Роспатента о том, что, поскольку предыдущим решением суда (№ СИП-677/2018) решение Роспатента было признано недействительным полностью, последний был вправе рассмотреть возражение в полном объеме, в том числе и в отношении несогласия заявителя с позицией экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Суд напомнил, что изначально экспертиза выявила три самостоятельных основания отказа в регистрации товарного знака. Каждое из трех оснований легло в основу отдельного требования в возражении заявителя. Из этих требования Роспатент удовлетворил два, сняв два основания для отказа в регистрации (пункты 1 и 6 статьи 1483 ГК РФ), и отказал в удовлетворении одного (пункт 4 статьи 1483 ГК РФ). В судебном порядке заявитель оспорил решение Роспатента в отношении единственного неудовлетворенного требования. Суд проверил решение Роспатента только в этой части и удовлетворил требование заявителя в полном объеме.

С учетом этого на новое рассмотрение в Роспатент направлено возражение в отношении того требования, которое было предметом судебной проверки. Роспатент не вправе был пересматривать по собственной инициативе результат рассмотрения тех требований возражения, которые не были предметом судебной проверки в деле № СИП 677/2018.

Президиум СИП согласился с выводом суда первой инстанции о том, что заявитель мог иметь законные ожидания и рассчитывать на то, что по результатам повторного рассмотрения его возражения не будет принято иное решение применительно к положениям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно отмечал, что должен соблюдаться принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, который предполагает сохранение разумной стабильности правового регулирования, недопустимость придания обратной силы нормативным установлениям, ухудшающим правовое положение граждан, а также безусловность надлежащего гарантирования прав и законных интересов субъектов длящихся правоотношений в случае изменения нормативных параметров их реализации (постановления КС РФ от 24.05.2001 № 8-П, от 29.01.2004 № 2-П, от 20.04.2010 № 9-П, от 20.07.2011 № 20-П и др.).

Суд, в частности, отметил, что положение пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не менялось и не могло измениться (см. пункт 27 Постановления Пленума ВС РФ № 10), а довод кассационной жалобы о том, что к моменту повторного рассмотрения возражения заявителя было принято Постановление Пленума ВС РФ № 10, пункт 162 которого и послужил основанием для изменения позиции административного органа, не обоснован. Разъяснения, содержащиеся в пункте 162 Постановления Пленума ВС РФ № 10, действительно раскрывают некоторые критерии, применимые при анализе сходства сравниваемых обозначений, однако они принципиально не меняют существовавшие на момент подачи заявки общества положения пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, а также Правила № 482, не противоречат им и не могут явиться основанием для принятия административным органом решения, кардинально отличающегося от ранее принятого им по результатам первоначального рассмотрения того же возражения.

М.К.

 

15. Процедурные нарушения в Роспатенте

Постановление президиума СИП от 28.03.2022 по делу № СИП-571/2021

Если эксперт указал неправильный срок ответа на запрос, это не дает основание для вывода о том, что срок не пропущен, однако должно служить причиной восстановления пропущенного срока. В этом случае заявитель не обязан оплачивать пошлину за восстановление срока.

Гражданин обратился в Роспатент с заявкой на выдачу патента на изобретение. В ходе экспертизы заявки по существу административный орган 13.06.2019 вновь направил заявителю запрос экспертизы по существу, которым предложил устранить допущенные в скорректированных материалах нарушения.

Заявитель получил запрос 25.06.2019.

Ответ на запрос (скорректированные формула и описание изобретения) направлен в адрес Роспатента 25.09.2019 и получен последним 04.10.2019.

В ответ на это Роспатент направил заявителю письмо, в котором указал, что согласно пункту 6 статьи 1386 ГК РФ срок ответа на запрос истек 13.09.2019. В письме также сообщалось, что срок предоставления дополнительных материалов может быть восстановлен, для чего необходимо представить ходатайство о восстановлении пропущенного срока и оплатить патентную пошлину.

С учетом этого Роспатент принял решение о признании заявки отозванной по причине непредставления запрошенных экспертизой документов в установленный срок.

Заявитель обратился в административный орган с ходатайством о восстановлении пропущенного срока на предоставление запрашиваемых документов и с возражением на решение о признании его заявки отозванной.

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока мотивировано заявителем тем, что запрашиваемые документы были направлены им в срок, названный в запросе экспертизы (в трехмесячный срок со дня получения запроса). Кроме того, заявитель обратил внимание на то, что установленный законом 12-месячный срок, в течение которого могло быть подано ходатайство о восстановлении срока ответа на запрос экспертизы, на момент принятия решения о признании заявки отозванной не истек, в связи с чем решение о признании заявки отозванной является неправомерным.

Роспатент отказал в удовлетворении возражения, оставив в силе решение о признании заявки отозванной.

Заявитель обратился в СИП за оспариванием решения Роспатента.

Суд первой инстанции оставил решение Роспатента в силе. Президиум СИП отменил решение Роспатента и суда первой инстанции, обязал Роспатент возобновить экспертизу. При этом президиум СИП отметил следующее.

Пунктом 6 статьи 1386 ГК РФ предусмотрено, что в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения заявки по существу должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил копии в течение двух месяцев со дня направления запроса указанного федерального органа исполнительной власти. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти не более чем на десять месяцев.

Суд первой инстанции установил: в запросе экспертизы ошибочно упомянуто, что ответ на запрос должен быть представлен в трехмесячный срок с момента получения запроса. Ответ на запрос направлен в Роспатент в трехмесячный срок с даты получения им запроса.

Суд первой инстанции сделал вывод о том, что ошибочная ссылка эксперта на продолжительности срока ответа на направленный им запрос не является основанием для того, чтобы считать такой срок не пропущенным, однако должно служить причиной восстановления пропущенного срока.

Аналогичная правовая позиция применительно к пропущенным процессуальным срокам, применяющимся при рассмотрении дела в суде, содержится в определениях ВС РФ от 07.10.2016 № 310-ЭС16-8163 и от 27.06.2017 № 307-АД16-20892.

Исходя из правовой позиции, изложенной в Постановлении КС РФ от 24.05.2001 № 8-П, должен соблюдаться принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям государства. Таким образом, даже при ошибочном указании в судебном акте срока его обжалования, при условии, что лица, участвующие в деле, могли воспринимать его реально, а жалоба была подана в пределах названного в судебном акте срока, пропущенный подателем жалобы срок должен быть восстановлен.

Президиум СИП обратил внимание: Конституционный Суд РФ недвусмысленно подчеркнул, что в приведенной ситуации срок не может быть, а должен быть восстановлен.

Аналогичный подход к вопросу о восстановлении пропущенного по вине государственного органа срока подлежит применению и к спорным отношениям, однако данный подход должен учитывать различие процессуального законодательства и процедуры рассмотрения заявки Роспатентом.

Одним из отличий процедуры восстановления пропущенного срока ответа на запрос экспертизы является необходимость уплаты дополнительной пошлины за восстановление такого срока (пункт 1.16.1 Положения о патентных и иных пошлинах, утвержденного постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 № 941).

Вместе с тем президиум СИП признал, что ошибочное указание эксперта административного органа в направленном в запросе о продолжительности предоставленного для ответа срока в ситуации, когда ответ на запрос был направлен в пределах названного экспертом срока, не может нести для заявителя по заявке на изобретение негативные последствия в виде уплаты пошлины за восстановление такого срока. Пропущенный срок для ответа на запрос экспертизы подлежал восстановлению Роспатентом в инициативном порядке.

Иная позиция в ситуации, когда заявитель по заявке воспринимал срок реально и подал документы в отмеченный экспертом срок, подрывает доверие граждан к закону и действиям государства.

М.К.