Обзор подготовлен Капыриной Н.И., PhD

1. Порядок оспаривания решений Роспатента
В той части, в которой товарный знак зарегистрирован, на него возникает исключительное право, и последующее оспаривание предоставления ему правовой охраны может быть осуществлено иным лицом (не правообладателем) – в порядке статей 1512 и 1513 ГК РФ.
В той же части услуг, в которой в регистрации товарного знака отказано, исключительное право на него именно в этой части не возникает, объект правовой охраны отсутствует. У заявителя сохраняется право на оспаривание решения в части отказа в регистрации заявленного обозначения на основании статьи 1500 ГК РФ до истечения установленного законом срока.

Постановление президиума СИП от 17.03.2022 по делу № СИП-810/2021

Роспатент предоставил правовую охрану спорному обозначению в отношении заявленных товаров, отказав при этом в регистрации обозначения в отношении заявленных услуг из-за вероятности смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками по смыслу положений пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. Заявитель подал возражение на принятое по результатам экспертизы обозначения решение в той части, в которой Роспатент отказал в государственной регистрации товарного знака. Административный орган, однако, отказал в принятии этого возражения к рассмотрению, сославшись на пункт 14 Правил № 644/261* и положения статьи 1503 ГК РФ, поскольку на момент подачи возражения товарный знак уже был зарегистрирован.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений постановлением суда кассационной инстанции, требования заявителя удовлетворены, действия административного органа, выразившиеся в отказе в рассмотрении возражения, признаны незаконными, на Роспатент возложена обязанность рассмотреть возражение заявителя.

Поддерживая выводы суда первой инстанции, президиум СИП назвал явно ошибочным и противоречащим как закону, так и здравому смыслу мнение Роспатента о том, что надлежащим способом защиты при несогласии правообладателя с частичным отказом в регистрации товарного знака либо с исключением из правовой охраны отдельных элементов обозначения является оспаривание предоставления правовой охраны собственному товарному знаку в порядке статьи 1512 ГК РФ.

В связи с этим президиум СИП в очередной раз пояснил разницу между порядками, установленными статьей 1500 и статьями 1512 – 1513 ГК РФ.

В той части, в которой товарный знак зарегистрирован, на него возникает исключительное право, и последующее оспаривание предоставления ему правовой охраны может быть осуществлено иным лицом (не заявителем) – и именно в порядке статей 1512 и 1513 ГК РФ.

В той же части услуг, в которой в регистрации товарного знака было отказано, исключительное право на него именно в этой части не возникает, объект правовой охраны отсутствует. Поэтому, вопреки позиции Роспатента, по отношению к таким услугам товарный знак не считается зарегистрированным.

Соответственно, у заявителя сохраняется право на оспаривание решения в части отказа в регистрации заявленного обозначения на основании статьи 1500 ГК РФ до истечения установленного законом срока.

По правилам статьи 1500 ГК РФ решение о государственной регистрации товарного знака оспаривается:

а)

в той части, к которой правовая охрана товарному знаку не предоставлена (следствием удовлетворения требований будет расширение объема охраны);

б)

заявителем (т.е. лицом, чьи притязания в соответствующей части не удовлетворены).

По правилам статей 1512 – 1513 ГК РФ решение о государственной регистрации товарного знака (и собственно его правовая охрана) оспаривается:

а)

в той части, к которой правовая охрана товарному знаку предоставлена (следствием удовлетворения требований будет сужение объема охраны);

б)

не заявителем, а иными – заинтересованными - лицами.

Президиум СИП также поддерживал вывод суда первой инстанции о том, что уплата государственной пошлины не является основанием для отказа в принятии возражения на решение о государственной регистрации товарного знака в той части, в которой в этой регистрации отказано, к рассмотрению на основании пункта 1 статьи 1500 ГК РФ.

Вопреки доводу Роспатента, уплата государственной пошлины не свидетельствует о согласии с решением административного органа в части отказа в регистрации товарного знака и не лишает права на обжалование такого решения.

Президиум СИП далее пояснил, что право на оспаривание решения Роспатента о регистрации товарного знака путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности ограничено лишь сроком подачи такого возражения.

В заключение президиум СИП отметил, что действия Роспатента по многократному оспариванию судебных актов по поставленным вопросам носят признаки нарушения Роспатентом статьи 16 АПК РФ, поскольку практика административного органа не соответствует не единожды высказанной президиумом СИП и поддержанной Верховным Судом Российской Федерации позиции в отношении толкования судом пункта 1 статьи 1500 ГК РФ. Согласно позиции президиума СИП, такие действия не отвечают функции административных органов по государственной защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации (часть 1 статьи 45 Конституции Российской Федерации).

* Правила рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденные приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261

2. Установление недобросовестной цели приобретения исключительного права на товарный знак
Недобросовестная цель приобретения исключительного права устанавливается единожды, и ее выявление порождает последствия не только для взаимоотношений лиц, участвующих в деле, в котором она анализировалась, но и в целом для самого товарного знака.
В рамках искового производства стандарт доказывания предполагает исходить из баланса вероятности.

Постановление президиума СИП от 28.02.2022 по делу № СИП-599/2021

Общество «ПсковАгроИнвест» обратилось в СИП с требованием признать действия общества «Чебоксарский мясокомбинат» по регистрации словесного товарного знака «ЧЕРНЫЙ МОНАХ» злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции на основании статьи 10bis Парижской конвенции.

Решением суда первой инстанции заявленное требование удовлетворено в части признания действий ответчика актом недобросовестной конкуренции. Президиум СИП отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение.

Президиум СИП отклонил довод подателя кассационной жалобы от том, что суд первой инстанции ошибочно не определил наличие конкурентных отношений между истцом и ответчиком на момент подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака. Ссылаясь на разъяснения в пункте 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства», суд кассационной инстанции отметил, что недобросовестной конкуренцией могут быть признаны действия как конкурента, так и лица, которое на момент совершения подобных действий конкурентом не является, но своими действиями оказывает влияние на конкурентную среду, получая при этом необоснованные конкурентные преимущества.

Далее по вопросу квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции, президиум СИП отметил следующее. Во-первых, недобросовестная цель приобретения исключительного права устанавливается единожды, и ее выявление порождает последствия не только для взаимоотношений лиц, участвующих в деле, в котором она анализировалась, но и в целом для самого товарного знака. Во-вторых, для определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения.

При этом президиум СИП указал, что выводы суда первой инстанции о наличии в действиях ответчика недобросовестной конкуренции при регистрации товарного знака являются недостаточно мотивированными.

Суд первой инстанции неверно применил стандарт доказывания по настоящему делу, предполагающему в рамках искового производства исходить из баланса вероятностей.

Недобросовестная конкуренция как действие, совершаемое всегда с определенной целью – получением экономического преимущества за счет потерпевшего лица (потерпевших лиц), всегда является умышленным нарушением. Преимущество не может быть следствием случайного совпадения.

При отсутствии прямых доказательств знания ответчиком об использовании истцом спорного обозначения на момент подачи заявки, такое знание может быть установлено на основе косвенных доказательств в зависимости от вышеупомянутого стандарта доказывания «баланс вероятностей» - насколько вероятно, что ответчик не случайно выбрал такое же обозначение, а зная об обозначении истца.

Такая вероятность устанавливается, в том числе, с учетом особенностей самого спорного обозначения: чем оно более оригинально, тем менее вероятно, что два лица могли его начать использовать самостоятельно, независимо друг от друга.

(Аналогичный подход следует из постановлений президиума СИП от 22.12.2014 по делу № СИП-14/2014 и от 07.12.2015 по делу № СИП-195/2015).

3. Восприятие словосочетания в спорном обозначении
Несколько слов могут начать восприниматься как единый словесный элемент исходя из особенностей композиционного построения элементов товарного знака, благодаря которому некоторые слова, являющиеся самостоятельными лексическими единицами, начинают восприниматься потребителем как единое целое в конкретном товарном знаке с учетом специфики их расположения в нем и обстоятельств использования знака.

Постановление президиума СИП от 24.02.2022 по делу № СИП-605/2021

Роспатент отказал в удовлетворении возражения против регистрации комбинированного товарного знака со словесным элементом «Мастер Муравей», поданного на основании пункта 10 статьи 1483 ГК РФ обладателем исключительного права на два словесных товарных знака «Муравей».

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений постановлением суда кассационной инстанции, требования обладателя «старших» товарных знаков оставлены без удовлетворения.

Разъясняя порядок применения основания в пункте 10 статьи 1483 ГК РФ президиум СИП остановился на методике установления вероятности смешения, а именно на вопросе восприятия элемента, входящего в состав «младшего» товарного знака, в качестве товарного знака другого лица. Особую сложность составляет ситуация, в которой в «младшем» товарном знаке используется сочетание нескольких слов.

Президиум СИП указал, что в такой ситуации необходимо определить, не воспринимаются ли слова в качестве устойчивых неделимых словосочетаний (например, «глазное яблоко», «бабье лето», «слуга народа», «битый час», «добрая традиция») или фразеологизмов (например, «шапка Мономаха»). Для обозначений этой группы характерна целостность, за счет которой они приобретают новое смысловое значение, отличное от смыслового значения составляющих их слов.

Значение таких выражений не связано с семантикой каждого отдельного слова в его составе: слова словосочетания теряют все самостоятельные признаки слова (лексическое значение, формы изменения, синтаксическую функцию), кроме звукового облика. Связь между словами в составе таких выражений неразделимая.

Соответственно, такие выражения хотя формально и состоят из нескольких слов, но за счет своей целостности и утраты отдельными лексическими единицами признаков слова воспринимаются в качестве единого элемента.

Президиум СИП также указал, что несколько слов могут начать восприниматься как единый словесный элемент не только в вышеуказанных случаях, но и исходя из особенностей композиционного построения элементов товарного знака, благодаря которому некоторые слова, являющиеся самостоятельными лексическими единицами, начинают восприниматься потребителем как единое целое в конкретном товарном знаке с учетом специфики их расположения в нем и обстоятельств использования знака.

Аналогичная позиция приведена в постановлениях президиума СИП от 23.09.2021 по делу № СИП-871/2020, от 17.12.2021 по делу № СИП-591/2020.

С учетом изложенного президиум СИП не смог не поддержать вывод суда первой инстанции о том, что основания для установления обстоятельств сходства какого-либо из элементов спорного товарного знака с противопоставленными товарными знаками отсутствовали, поскольку спорный («младший») товарный знак является единой неделимой конструкцией и не воспринимается как обозначение, состоящее из нескольких самостоятельных элементов.

4. Значение заключения коллегии Палаты по патентным спорам
Заключение Палаты по патентным спорам в момент его изготовления самостоятельного правового значения не имеет и отдельно не может быть обжаловано, но с момента принятия решения Роспатентом, к которому заключение прилагается, становится его неотъемлемой (мотивировочной) частью.

Постановление президиума СИП от 21.02.2022 по делу № СИП-78/2020

По результатам рассмотрения возражения Роспатент подтвердил отказ в регистрации обозначения «КИПЭ» в отношении всех заявленных товаров ввиду несоответствия заявки требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ. Оспаривание этого решения в СИП привело к его отмене в силу нарушения норм процессуального права; на Роспатент была возложена обязанность повторно рассмотреть возражение заявителя с учетом содержащихся в решении выводов суда (постановление президиума СИП от 12.09.2019 по делу № СИП-878/2018). Суд указал, что Роспатент не рассмотрел довод заявителя о приобретении обозначением различительной способности, но суд также установил, что обозначение не обладает изначальной различительной способностью в отношении части заявленных товаров и услуг.

По результатам повторного рассмотрения возражения решением Роспатента спорному обозначению была предоставлена правовая охрана, но регистрация была произведена только в отношении одной заявленной услуги, для которой, как было разъяснено в заключении коллегии Палаты по патентным спорам, обозначение является фантазийным.

Заявитель вновь обратился в СИП, сославшись на то, что действия Роспатента по неисполнению принятого им решения со ссылкой на мотивировочную часть заключения являются незаконными.

По мнению заявителя, заключение коллегии Палаты по патентным спорам носит рекомендательный характер и не имеет признаков ненормативного правового акта, положения, содержащиеся в спорном заключении, не направлены на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей заявителя.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений постановлением президиума СИП, заявленные требования оставлены без удовлетворения.

Президиум СИП поддержал выводы суда первой инстанции о том, что заключение коллегии Палаты по патентным спорам само по себе (до принятия решения Роспатентом) не является ненормативным правовым актом. Заключение не имеет самостоятельного юридического значения без решения Роспатента, но, как и указано в решении Роспатента, оно является приложением к такому решению.

Как отмечено в пункте 1 раздела «Судебная практика по административным делам» Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2011 года, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 07.12.2011, приложения к нормативному правовому акту являются его неотъемлемой частью и вместе с ним составляют единый нормативный правовой акт.

Президиум СИП применяет тот же подход и к ненормативным правовым актам.

Президиум СИП отметил, что он неоднократно обращал внимание на это обстоятельство: заключение Палаты по патентным спорам в момент его изготовления самостоятельного правового значения не имеет (и отдельно не может быть обжаловано), но с момента принятия решения Роспатентом, к которому заключение прилагается, становится его неотъемлемой (мотивировочной) частью (постановления президиума СИП от 03.09.2014 по делу № СИП-356/2013, от 30.10.2014 по делу № СИП-123/2014, от 21.11.2014 по делу № СИП-310/2014, от 17.09.2018 по делу № СИП-61/2018, от 14.12.2018 по делу № СИП-205/2018, от 11.06.2020 по делу № СИП-611/2019, от 29.07.2020 по делу № СИП-124/2019 и многие другие).

Таким образом, содержание оспариваемого решения Роспатента подлежало установлению исходя из его полного текста, включающего и приложение – заключение Палаты по патентным спорам.

5. Презумпция охраноспособности НМПТ
Осуществленная Роспатентом государственная регистрация средства индивидуализации порождает презумпцию его соответствия требованиям законодательства, опровержимую только путем подачи возражения против предоставления ему правовой охраны.
Само по себе сходство спорного товарного знака с какими-либо иными средствами индивидуализации не означает отсутствие сходства с конкретным противопоставленным средством индивидуализации.

Постановление президиума СИП от 18.02.2022 по делу № СИП-1018/2020

Два обладателя свидетельств об исключительном праве на наименование места происхождения товара «Нарзан» обратились в Роспатент с требованием о признании недействительной регистрации обозначения «Долина Нарзанов» в отношении всех товаров 32-го класса и всех услуг 35-го класса МКТУ. По результатам рассмотрения возражения правовая охрана спорного обозначения оставлена в силе, вследствие чего заявители обратились в СИП.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении требований отказано. Постановлением президиума СИП решение отменено и дело направлено на новое рассмотрение.

Придя к выводу об отсутствии вероятности смешения спорного товарного знака и НМПТ, суд первой инстанции согласился с тем выводом Роспатента, что предоставление правовой охраны спорному товарному знаку не противоречит нормам пункта 7 статьи 1483 ГК РФ.

Удовлетворяя требованиям кассационной жалобы, президиум СИП признал нарушенными как методологию установления сходства спорного товарного знака с противопоставленным НМПТ, так и в целом методологию установления вероятности смешения. В своем постановлении суд кассационной инстанции изложил три основных недостатка обжалуемого решения.

Во-первых, суд первой инстанции необоснованно учел выводы судов об отсутствии вероятности смешения словесного обозначения «НАРЗАН» и товарного знака «НАРЗАН ТАВРИДЫ» по делам № А63-14231/2017 и № СИП-1006/2020. В данном случае, президиум СИП указал, что речь не идет о схожих обстоятельств, поскольку спорные товарные знаки «НАРЗАН ТАВРИДЫ» и «ДОЛИНА НАРЗАНОВ» различаются.

Во-вторых, при сравнении спорного товарного знака и противопоставленного НМПТ суд первой инстанции неправомерно обозначил словесный элемент «НАРЗАН» как слабый элемент. Делая такие выводы, суд первой инстанции оценил обстоятельства предоставления правовой охраны НМПТ «НАРЗАН» в отсутствие поданного возражения, рассмотренного в административном порядке.

Президиум СИП напомнил, что осуществленная Роспатентом государственная регистрация средства индивидуализации порождает презумпцию его соответствия требованиям законодательства, опровержимую только путем подачи возражения против предоставления ему правовой охраны (пункт 52 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10)).

Таким образом, пока в установленном порядке (статья 1535 ГК РФ) не будет оспорено предоставление правовой охраны НМПТ «НАРЗАН», словесный элемент «Нарзан» в правовом смысле представляет собой 1) название конкретного географического объекта, 2) используемое для обозначения товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами либо природными условиями и людскими факторами одновременно (пункт 1 статьи 30 Закона о товарных знаках в редакции на дату подачи заявки на НМПТ).

При таких обстоятельствах с учетом содержания исключительного права на НМПТ (статья 1519 ГК РФ) для оценки сходства обозначений «НАРЗАН» и «ДОЛИНА НАРЗАНОВ» подлежало установлению, воспринимает ли обычный потребитель обозначение «ДОЛИНА НАРЗАНОВ» как с очевидностью указывающее на иной географический объект (или вообще не на географический объект), нежели обозначение «НАРЗАН».

В-третьих, при определении сходства между обозначениями, суд первой инстанции ошибочно высказал мнение, что спорный товарный знак более сходен с иным НМПТ – «УРОЧИЩЕ ДОЛИНЫ НАРЗАНОВ». В данном случае суд не только вышел за пределы возражения, поскольку указанное НМПТ не было противопоставлено спорному товарному знаку, но и не учел, что само по себе сходство спорного товарного знака с какими-либо иными средствами индивидуализации не означает отсутствие сходства с конкретным противопоставленным средством индивидуализации.

При новом рассмотрении решение Роспатента было признано незаконным полностью, предоставление правовой охраны спорному товарному знаку признано недействительным (решение СИП от 04.07.2022 по тому же делу).

6. Влияние на состояние конкуренции и определение продуктового рынка
При признании конкретных действий актом недобросовестной конкуренции учитываются не только случаи, когда непосредственно предполагаемый нарушитель и потерпевший являются конкурентами между собой, но и более широкие случаи – когда хозяйствующим субъектом осуществляются действия, способные оказать влияние на состояние конкуренции.
Продуктовые границы рынка не могут быть определены путем анализа однородности товаров (институт законодательства о товарных знаках), а только путем анализа взаимозаменяемости товаров (институт антимонопольного законодательства).

Постановление президиума СИП от 03.02.2022 по делу № СИП-143/2021

Индивидуальный предприниматель А.Л. М. обратился в СИП с заявлением о признании недействительным решения УФАС по г. Санкт-Петербургу, принятого по результатам рассмотрения заявления А.Л. М. о нарушении индивидуальным предпринимателем А.В. Д. требований части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции). Заявитель просил признать действия А.В. Д. по приобретению и использованию товарного знака «» актом недобросовестной конкуренции. Как указал антимонопольный орган при установлении заинтересованности А.Л. М., правообладатель посредством социальной сети «ВКонтакте» направлял претензии в адрес пользователей, распространявших сувенирную продукцию, посвященную тематике проекта в сфере литературной фантастики «The SCP Foundation», в том числе пользователю, являющемуся администратором группы «ВКонтакте», через которую заявитель А.Л. М. реализовывал сувенирную продукцию, маркированную спорным обозначением.

Решением суда первой инстанции требования заявителя оставлены без удовлетворения. Постановлением президиума СИП обжалованное решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение. При новом рассмотрении ненормативный судебный акт был признан недействительным полностью (решение СИП от 07.04.2022 по тому же делу).

Отменяя решение суда первой инстанции, президиум СИП высказал следующие позиции.

Во-первых, суд первой инстанции не учел изложенные в абзаце третьем пункта 30 Постановления № 2 разъяснения, согласно которым при признании конкретных действий актом недобросовестной конкуренции учитываются не только случаи, когда непосредственно предполагаемый нарушитель и потерпевший являются конкурентами между собой, но и более широкие случаи – когда хозяйствующим субъектом осуществляются действия, способные оказать влияние на состояние конкуренции.

С учетом этого недобросовестной конкуренцией могут быть признаны действия как конкурента, так и лица, которое на момент совершения этих действий конкурентом не является, но своими действиями оказывает влияние на конкурентную среду, получая при этом необоснованные конкурентные преимущества.

Так суду надлежало проверить, не получает ли необоснованные конкурентные преимущества лицо, зарегистрировавшее в качестве товарного знака обозначение, ставшее известным широкому кругу потребителей в результате действий большого круга лиц, учитывая, что такая государственная регистрация запрещает дальнейшее использование обозначения всем, кроме правообладателя и его лицензиатов.

Во-вторых, суд первой инстанции нарушил положения Закона о защите конкуренции и при определении того, являются ли предполагаемый нарушитель и потерпевший конкурентами.

Вместо подлежащего анализу института антимонопольного законодательства (взаимозаменяемые товары) суд первой инстанции анализировал институт законодательства о товарных знаках (однородность товаров), что ошибочно и не позволяет определить продуктовые границы рынка.

Продуктовые границы анализируемого в данном деле товарного рынка – розничная продажа сувенирной продукции, посвященной тематике «The SCP Foundation», посредством интернет-сайта и группы в социальной сети «ВКонтакте», т.е. границы данного товарного рынка определяются продукцией, ориентируемой на определенную группу потребителей – пользователей сети Интернет, интересующихся конкретной тематикой.

Вместе с тем суд первой инстанции не принял во внимание обычное поведение покупателей сувенирной продукции, для которых, как правило, имеют решающее значение нанесенное на нее обозначение и цена товара, а не конкретный вид товара. С учетом этого товары, которые не являются однородными (например, кружки и магниты), как сувениры могут быть взаимозаменяемыми.

7. Передача заявления на рассмотрение ФАС
Подзаконными нормативными правовыми актами установлена обязанность территориального антимонопольного органа передать заявление либо дело на рассмотрение федерального антимонопольного органа в том случае, если предполагаемое нарушение допущено на территории двух и более субъектов Российской Федерации.

Постановление президиума СИП от 27.01.2022 по делу № СИП-199/2021

УФАС по г. Москва признало актом недобросовестной конкуренции действия общества «Химчистка № 1» по приобретению и использованию исключительного права на фирменное наименования и товарные знаки и выдало обществу предписание о прекращении нарушений антимонопольного законодательства. Антимонопольный орган пришел к выводу о том, что включение в спорные средства индивидуализации элемента «№ 1» и использование его в предпринимательской деятельности в таком виде и в иных формах (в частности, «nomer odin» в доменном имени) без указания критериев сравнения и наличия объективного подтверждения представляет собой некорректное сравнение с иными хозяйствующими субъектами в пользу заявителя по смыслу положения части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции. При этом УФАС по г. Москвы установило, что деятельность общества осуществляется на территории города Москвы и Московской области, но, в основном, концессионеры общества находятся в Москве.

Общество оспорило решение и предписание антимонопольного органа в СИП, который признал ненормативные правовые акты недействительными.

Суд первой инстанции указал, что, руководствуясь пунктом 1.4.3 Правил передачи антимонопольным органом заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства на рассмотрение в другой антимонопольный орган, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 01.08.2007 № 244, при названных обстоятельствах УФАС по г. Москве должно было передать дело о нарушении антимонопольного законодательства на рассмотрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС России).

Суд сделал вывод, что самостоятельно рассмотрев дело без такой передачи, УФАС по г. Москве вышло за пределы своих полномочий, что является существенным нарушением порядка рассмотрения дела и самостоятельным основанием для признания оспариваемых решения и предписания недействительными. Вместе с тем суд первой инстанции провел проверку выводов УФАС по г. Москве по существу рассмотренного дела, признав их нарушающими часть 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции. С учетом изложенного суд первой инстанции заявленные требования удовлетворил.

УФАС по г. Москве обратилось в президиум СИП с кассационной жалобой, выразив несогласие с выводом суда первой инстанции о том, что решение и предписание антимонопольного органа были приняты с нарушением установленных правил подведомственности.

Отказывая в удовлетворении кассационной жалобы, президиум СИП отметил, что в административном деле было установлено, что деятельность общества осуществляется на территории двух субъектов, при этом в качестве географических границ рынка антимонопольный орган определил город Москву, искусственным образом тем самым попытавшись оставить рассмотрение антимонопольного дела в пределах своей компетенции.

Президиум СИП назвал очевидным тот факт, что исключительное право и на фирменное наименование, и на товарные знаки действует на всей территории Российской Федерации (статьи 1475 и 1479 ГК РФ), а использование спорных средств индивидуализации, как установил сам антимонопольный орган, осуществлялось на территории как минимум двух субъектов Российской Федерации.

Следовательно, цель как приобретения, так и использования (добросовестная или нет) соотносится с деятельностью Химчистки № 1 на территории как минимум двух субъектов Российской Федерации.

Президиум СИП привел положения подзаконных нормативных правовых актов, согласно которым установлена обязанность территориального антимонопольного органа передать заявление либо дело на рассмотрение федерального антимонопольного органа в том случае, если предполагаемое нарушение допущено на территории двух и более субъектов Российской Федерации.

Исходя из этого, президиум СИП поддержал вывод суда первой инстанции о том, что УФАС по г. Москве не было уполномочено для принятия оспариваемых ненормативных правовых актов, а его решение подлежит отмене.

8. Включение неопубликованных заявок в уровень техники
Помимо цели избежания двойного патентования, норма пункта 2 статьи 1351 ГК РФ и реализующее эту норму положение пункта 56 Правил № 701 преследует и цель обеспечения признания автором лица, первым заявившего о себе в качестве автора патентоспособного объекта.

Постановление президиума СИП от 05.03.2022 по делу № СИП-1046/2020

Роспатент признал решение о выдаче патента на полезную модель «насадка для аппарата для маникюра и педикюра» недействительным в силу несоответствия критерию новизны. При этом спорному патенту был противопоставлен документ, представляющий собой заявку на полезную модель, по которой патент был выдан после даты подачи заявки на спорный патент.

Параллельно с оспариванием решения административного органа по существу (постановлением президиума СИП от 29.04.2022 по делу № СИП-76/2021 в удовлетворении требований отказано), заявитель обратилась в СИП с заявлением о признании недействующим пункта 56 Правил № 701* в части положения «независимо от того, опубликованы ли сведения о них на дату приоритета заявки», позволяющего включать в уровень техники по заявке на полезную модель опубликованные после даты ее приоритета сведения о поданных в Российской Федерации другими лицами заявках на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, с которыми на дату приоритета указанной заявки на полезную модель не имело возможности ознакомиться любое лицо.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений постановлением президиума СИП, в удовлетворении заявленного требования отказано.

В своем решении суд первой инстанции в частности признал, что включение в уровень техники для проверки новизны рассматриваемой заявленной полезной модели иных заявок на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которые поданы в Российской Федерации другими лицами, при условии, что впоследствии они были опубликованы, предусмотренное в пункте 2 статьи 1351 ГК РФ, обусловлено необходимостью избежания двойного патентования, при котором могут быть выданы патенты на идентичные технические решения, одно из которых раскрыто в имеющей более ранний приоритет заявке, сведения о которой на дату приоритета рассматриваемой заявки еще не опубликованы, а другое – в рассматриваемой заявке.

В кассационной жалобе заявитель указывала на отсутствие в обжалуемом решении надлежащей оценки ее довода о том, что оспариваемый пункт 56 Правил № 701 не касается вопросов «двойного патентования» и регулирует исключительно вопросы проведения информационного поиска по заявке на полезную модель. Отношения, связанные с одновременной подачей заявок на идентичные решения разными лицами, по ее мнению, регулируются нормой пункта 1 статьи 1383 ГК РФ.

Отклоняя данный довод, президиум СИП подтвердил, что инструмент определения сведений, подлежащих включению в уровень техники для проверки заявленной полезной модели на соответствие условию патентоспособности «новизна» преследует цель недопущения ситуации выдачи двух патентов на одинаковые технические решения.

При этом президиум СИП пояснил, включение в уровень техники сведений не только о выданных, а значит опубликованных, патентных документов, преследует и другую цель, в дополнение к избеганию двойного патентования. В норме пункта 2 статьи 1351 ГК РФ и в оспариваемом положении Правил № 701 также преследуется цель обеспечения признания автором лица, первым заявившего о себе в качестве автора патентоспособного объекта (в заявке может быть раскрыто множество объектов, часть которых охарактеризована лишь в описании и/или на чертежах). Так, норма пункта 2 статьи 1351 ГК РФ обеспечивает предотвращение ситуаций, когда патент выдается не первому обратившемуся с заявкой автору, раскрывшему в ней определенный объект, а лицу, которое подало заявку на такой объект позднее.

* Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 30.09.2015 № 701

9. Отсутствие оснований для участия контрагента в споре о признании патента недействительным
Негативные последствия для контрагентов патентообладателя или иных связанных с ним лиц, наступающие в случае признания патента на полезную модель недействительным, находятся за пределами рассматриваемого Судом по интеллектуальным правам спора.

Постановление президиума СИП от 22.02.2022 по делу № СИП-667/2021

Роспатент удовлетворил поступившее от физического лица возражение против выдачи патента на полезную модель «Полушпала железобетонная» на имя компании Sonneville A.G., которая оспорила данное решение в СИП.

Поскольку спорная полезная модель входила в комплекс технологий, использование которых являлось предметом лицензионного соглашения между «РЖДстрой» и Sonneville A.G., до судебного заседания оба юридических лица подали ходатайства соответственно о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора и о привлечении к участию в деле общества «РЖДстрой» в качестве третьего лица.

Определением СИП в удовлетворении обоих ходатайств было отказано, поскольку податели, не обосновали, каким образом судебный акт по настоящему делу может повлиять на права «РЖДстрой» или обязанности по отношению к одной из сторон. Направляя кассационную жалобу в президиум СИП, «РЖДстрой» настаивал на том, что решение по делу о выдачи патента на полезную модель существенным образом может затронуть его интересы, поскольку возникает вопрос о правовых последствиях признания патента недействительным для договорных обязательств.

Отказывая в удовлетворении кассационной жалобы, президиум СИП пояснил следующее.

Исходя из положений статьи 51 АПК РФ, целью участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, является предотвращение неблагоприятных для них последствий. Суд должен установить, какие конкретно интересы лица, направляющего ходатайство, затрагиваются рассматриваемым спором, может ли судебный акт повлиять на права или обязанности этого лица по отношению к одной из сторон.

Суд установил, что «РЖДстрой» не являлось участником административного разбирательства по рассмотрению возражения против выдачи спорного патента. В таком случае, вопросы о том, какие интересы общества «РЖДстрой» затрагиваются рассматриваемым спором, и о том, может ли судебный акт повлиять на права или обязанности этого лица по отношению к одной из сторон, подлежит разрешению исходя из анализа предмета административного спора. В данном случае предметом спора являлся вопрос о соответствии условию патентоспособности «новизна» полезной модели по спорному патенту, а не вопрос о правах и об обязанностях лиц, имеющих право использования полезной модели по лицензионному договору, заключенному с правообладателем.

Суд кассационной инстанции отклонил довод жалобы о том, что признание спорного патента недействительным приведет к невозможности исполнения соглашения между «РЖДстрой» и Sonneville A.G., поскольку признание патента недействительным и его аннулирование не означают, что лицензионные договоры, заключенные до такого признания, являются недействительными или незаключенными.

Суд кассационной инстанции уточнил, что негативные последствия для контрагентов патентообладателя или иных связанных с ним лиц, наступающие в случае признания патента на полезную модель недействительным, также находятся за пределами рассматриваемого СИП спора.

10. Правила определения признаков формулы устройства
Формула изобретения с целью определения его признаков не может дробиться на минимально возможные составляющие, содержание признаков формулы изобретения в каждом конкретном случае определяется путем анализа содержания формулы и связи ее составляющих между собой.

Постановление президиума СИП от 28.01.2022 по делу № СИП-403/2021

Общество обратилось в Роспатент с возражением против выдачи патента на группу изобретений «Пластиковый брелок, оснащенный встроенной RFID-меткой, и способ его изготовления», мотивированным несоответствием изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку все признаки формулы этого изобретения известны, по его мнению, из уровня техники. После отказа в удовлетворении возражения заявитель оспорил решение Роспатента в СИП.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением президиума СИП, требования заявителя оставлены без удовлетворения.

Роспатент установил, что в представленных с возражением источниках отсутствует информация о признаке независимого пункта 1 формулы «наличие шероховатой поверхности на внешних защитных ламинирующих слоях для повышения сцепления именно с композитными линзами». В связи с этим Роспатент пришел к выводу, что устройство, отраженное в независимом пункте 1 формулы спорного патента, явным образом не следует из сведений, содержащихся в противопоставленных источниках информации, и соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Возражая против позиции Роспатента, заявитель указывал на то, что Роспатент необоснованно объединил несколько признаков в один и в результате пришел к ошибочному выводу о том, что из противопоставленных источников такой объединенный признак не известен. По его мнению, признак «наличие шероховатой поверхности на внешних защитных ламинирующих слоях для повышения сцепления именно с композитными линзами» содержит в себе несколько признаков, известность которых подтверждена из представленных с возражением источников.

Отклоняя довод общества о необходимости разбиения этого признака на ряд отдельных признаков, суд первой инстанции согласился с административным органом в том, что при рассмотрении формулы изобретения не следует произвольно выделять отдельные признаки без учета их взаимосвязи.

Отказывая в удовлетворении кассационной жалобы, президиум СИП согласился с судом первой инстанции в том, что формула изобретения с целью определения его признаков не может дробиться на минимально возможные составляющие (например, в кассационной жалобе предлагается отдельно рассматривать признак «для повышения сцепления с композитными линзами»), содержание признаков формулы изобретения в каждом конкретном случае определяется путем анализа содержания формулы и связи ее составляющих между собой.

С учетом этого довод заявителя кассационной жалобы о необходимости более мелкого дробления исследуемого признака отклоняется, поскольку он направлен на переоценку фактических обстоятельств дела.