Обзор подготовлен Кольздорф М.А., LL.M. (FU Berlin, MIPLC)

1. Приостановление административного производства, презумпция отсутствия вероятности смешения двух товарных знаков
Приостановление производства по рассмотрению возражения в Роспатенте может осуществляться в частности, если в ином административном или судебном деле устанавливаются обстоятельства, 1) имеющие значение для настоящего административного дела, и 2) которые не могут быть установлены в рамках настоящего административного дела. Например, рассмотрение административного дела по возражению, поданному на основании п. 6 ст. 1483 ГК РФ (в рамках которого может учитываться факт неиспользования противопоставленного товарного знака), при наличии параллельного судебного дела о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака вследствие его неиспользования.
Для того чтобы признать вероятность смешения товарного знака потерпевшего с товарным знаком предполагаемого нарушителя, необходимо предварительно опорочить в установленном порядке презумпцию отсутствия вероятности смешения двух зарегистрированных в установленном порядке товарных знаков. Без опровержения такой презумпции возможно признать вероятность их смешения в том случае, если товарный знак предполагаемого нарушителя используется этим лицом не в том виде, в котором предоставлена правовая охрана его товарному знаку.

Постановление президиума СИП от 09.02.2022 по делу № СИП-707/2021

ПАО «Сбербанк России» (далее – Сбербанк) является правообладателем товарного знака «», зарегистрированного в отношении широкого перечня товаров и услуг всех классов МКТУ.

Общество «ОЛТАЙМ» обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, ссылаясь на несоответствие его регистрации требованиям пп. 1 п. 3 и пп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ.

В ходе рассмотрения возражения Сбербанк заявил ходатайство о приостановлении административной процедуры до вступления в законную силу судебного акта по делу № СИП-259/2021, предметом которого является требование общества «ОЛТАЙМ» о признании актом недобросовестной конкуренции действий Сбербанка по приобретению исключительного права на спорный товарный знак.

Роспатент удовлетворил ходатайство Сбербанка: делопроизводство по рассмотрению возражения общества «ОЛТАЙМ» против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку приостановлено в связи с рассмотрением СИП дела № СИП-259/2021.

Общество «ОЛТАЙМ» обратилось в СИП с заявлением о признании недействительным указанного решения Роспатента о приостановлении делопроизводства.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требования. Суд исходил из того, что выводы СИП по делу № СИП-259/2021 о возможности введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров и лица, оказывающего услуги, могут быть учтены Роспатентом при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, в связи с чем результат разрешения спора в названном деле может повлиять на исход рассмотрения возражения из-за исследования аналогичных обстоятельств.

Президиум СИП отменил решение суда первой инстанции и признал решение Роспатента о приостановлении производства недействительным исходя из следующего.

Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (далее – Правила № 644/261), предусмотрена процедура рассмотрения и разрешения Роспатентом в административном порядке споров о защите интеллектуальных прав в отношениях, связанных среди прочего с оспариванием предоставления правовой охраны товарным знакам. По смыслу положений Правил № 644/261 сторонам административного спора предоставлена возможность реализовать право на защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов и на справедливое публичное административное (внесудебное) разбирательство в разумный срок.

Вместе с тем согласно пункту 34 Правил № 644/261 рассмотрение административного спора может быть приостановлено по ходатайству стороны спора или по решению коллегии Палаты по патентным спорам в случае рассмотрения в административном или судебном порядке иного дела, решение по которому может иметь значение для результатов рассмотрения данного спора, до вступления в законную силу решения по этому делу, а также в случае наличия обеспечительных мер в отношении объекта интеллектуальной собственности, являющегося предметом спора, до снятия соответствующих мер.

По мнению президиума СИП, приостановление производства по административному делу – это временное прекращение Роспатентом действий, вызванное объективными обстоятельствами, препятствующими дальнейшему рассмотрению спора до их устранения, либо обусловленное риском принятия ненормативного правового акта без учета фактов и доказательств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спорных вопросов.

Приостановление производства по административному делу может осуществляться в частности, если в ином административном или судебном деле устанавливаются обстоятельства, 1) имеющие значение для настоящего административного дела, и 2) которые не могут быть установлены в рамках настоящего административного дела.

Ярким примером такой ситуации может служить рассмотрение административного дела по возражению, поданному на основании п. 6 ст. 1483 ГК РФ (в рамках которого может учитываться факт неиспользования противопоставленного товарного знака), при наличии параллельного судебного дела о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака вследствие его неиспользования.

В оспариваемом решении Роспатента не приведены мотивы, по которым орган счел необходимым приостановить административную процедуру, не перечислены обстоятельства, имеющие значение для настоящего административного дела, и которые не могут быть установлены в рамках настоящего административного дела.

Вместе с тем, суд первой инстанции предположил, что Роспатент исходил из того, что при рассмотрении дела № СИП-259/2021 по иску общества «ОЛТАЙМ» к Сбербанку о признании актом недобросовестной конкуренции действий по приобретению исключительного права на спорный товарный знак будут сделаны выводы о возможности введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров и лица, оказывающего услуги, которые могут быть учтены административным органом при проверке доводов возражения.

Президиум СИП признал, что выводы суда первой инстанции основаны на неправильном понимании норм материального и процессуального права в силу следующего.

Рассматриваемый в деле № СИП-259/2021 иск подлежит разрешению на основании норм Парижской конвенции, Закона о защите конкуренции и исходя из разъяснений, изложенных в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства», в соответствии с которыми в споре о нарушении запрета недобросовестной конкуренции должны быть установлены в совокупности:

факт осуществления хозяйствующим субъектом действий, способных оказать влияние на состояние конкуренции;

отличие избранного хозяйствующим субъектом способа конкуренции на рынке от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики;

направленность поведения хозяйствующего субъекта на получение преимущества, в частности имущественной выгоды или возможности ее извлечения, при осуществлении экономической деятельности за счет иных участников рынка, в том числе посредством оказания влияния на выбор покупателей (потребителей), на возможность иных хозяйствующих субъектов, конкурирующих добросовестно, извлекать преимущество из предложения товаров на рынке, на причинение вреда хозяйствующим субъектам - конкурентам иными подобными способами (например, в результате использования (умаления) чужой деловой репутации).

Президиум СИП отметил, что необходимость установления возможности введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров и лица, оказывающего услуги, зависит не от категории рассматриваемого спора, а от тех фактов и аргументов, на которые ссылается истец в обоснование своей позиции.

Из решения суда первой инстанции не усматривается, что суд установил соответствующие обстоятельства и счел, что для всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела № СИП-259/2021 необходимо доказать или опровергнуть возможность введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров и лица, оказывающего услуги, при использовании своих товарных знаков обществом «ОЛТАЙМ» и Сбербанком.

С учетом этого президиум СИП признал, что вывод суда первой инстанции о том, что принятое по делу № СИП-259/2021 решение повлияет на результат рассмотрения возражения, поданного в связи с несоответствием регистрации спорного товарного знака требованиям пп. 1 п. 3 и пп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, не основан на установленных судом обстоятельствах и на имеющихся в материалах настоящего дела доказательствах.

Поскольку в принятом Роспатентом оспариваемом ненормативном правовом акте не установлены совпадение предметов доказывания по делу № СИП-259/2021 и по административному делу, в котором рассматривается возражение общества «ОЛТАЙМ», а также невозможность рассмотрения одного дела до разрешения другого дела, президиум СИП признал приостановление делопроизводства по возражению незаконным.

Наряду с этим президиум СИП исходил из необходимости соблюдения разумных сроков разрешения административных споров и недопустимости уклонения федерального органа исполнительной власти от исполнения возложенных на него обязанностей.

Вместе с тем президиум СИП отметил, что даже если предположить, что в рамках дела № СИП-259/2021 будут устанавливаться (если такие доводы будут заявлены сторонами этого спора) аналогичные подлежащим установлению в рамках административного дела обстоятельства введения потребителя в заблуждение, в любом случае не выполняется второе условие приостановления производства по административному делу - данные обстоятельства могут быть установлены Роспатентом самостоятельно.

Президиум СИП признал обоснованным довод заявителя кассационной жалобы, что именно административный орган в силу своей компетенции (ст. 1513 ГК РФ) должен проверить приведенные в возражении аргументы и в спорной ситуации сделать вывод о том, доказана ли подателем возражения возможность введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров и лица, оказывающего услуги, (при проверке доводов по пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ) и имеются ли сходство между спорным и противопоставленным товарными знаками и вероятность их смешения (при проверке доводов по пп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ).

Более того, применительно к судебному антимонопольному делу нельзя не учитывать и тот факт, что смешение двух зарегистрированных товарных знаков не может быть установлено до опровержения в установленном порядке законодательной презумпции отсутствия вероятности такого смешения.

Как отмечено в постановлении Президиума ВАС РФ от 01.12.2009 № 8091/09, действия по использованию своего зарегистрированного объекта интеллектуальных прав не могут быть расценены в качестве нарушения права на другой объект интеллектуальных прав с более ранней датой приоритета.

При наличии двух действующих свидетельств на товарные знаки до признания в установленном ст. 1513 ГК РФ порядке недействительным свидетельства с более поздней датой приоритета действия обладателя этого свидетельства по использованию своего обозначения не могут быть расценены в качестве нарушения прав на товарный знак, зарегистрированный ранее (постановление Президиума ВАС РФ от 15.12.2009 № 10519/09).

Исходя из логики пунктов 52 и 142 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) в такой ситуации для того, чтобы признать вероятность смешения товарного знака потерпевшего с фактически используемым обозначением, если оно представляет собой товарный знак предполагаемого нарушителя, необходимо предварительно опорочить в установленном порядке презумпцию отсутствия вероятности смешения двух зарегистрированных в установленном порядке товарных знаков.

Без опровержения такой презумпции возможно признать вероятность смешения конкретного используемого обозначения при наличии и у потерпевшего, и у предполагаемого нарушителя собственных товарных знаков только в том случае, если товарный знак предполагаемого нарушителя используется этим лицом не в том виде, в котором предоставлена правовая охрана его товарному знаку.

Без опровержения такой презумпции возможно признать вероятность смешения конкретного используемого обозначения при наличии и у потерпевшего, и у предполагаемого нарушителя собственных товарных знаков только в том случае, если товарный знак предполагаемого нарушителя используется этим лицом не в том виде, в котором предоставлена правовая охрана его товарному знаку.

Президиум СИП предположил, что Роспатент имел в виду, что в случае признания предоставления правовой охраны спорному товарному знаку актом недобросовестной конкуренции охрана может быть прекращена на основании пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.

Вместе с тем, во-первых, такое признание (если оно состоится в судебном порядке) может быть основанием самостоятельного возражения, а во-вторых, не может быть учтено Роспатентом по собственной инициативе - без поданного по этому основанию возражения заинтересованного лица (п. 1 ст. 1513 ГК РФ).

2. Оспаривание правовой охраны товарного знака ввиду его противопоставления общеизвестному товарному знаку
Основания для оспаривания правовой охраны товарного знака определяются по законодательству, действующему на дату подачи заявки на регистрацию этого товарного знака, даже если противопоставленный общеизвестный товарный знак признан таковым ретроспективно на основании части четвертой ГК РФ после даты подачи заявки спорного товарного знака. По этому законодательству также определяется объем охраны общеизвестного товарного знака, который противопоставлен спорному товарному знаку.
В отличие от ГК РФ, Закон о товарных знаках предоставлял различный объем правовой охраны общеизвестному товарному знаку в зависимости от того, были ли признаны общеизвестными уже зарегистрированный товарный знак или обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации. Закон о товарных знаках предоставлял расширенный объем правовой охраны только в отношении зарегистрированного товарного знака, признанного общеизвестным.

Постановление президиума СИП от 11.02.2022 по делу № СИП-914/2020

Государственное учреждение «Белорусский государственный ансамбль «Песняры» (далее – Ансамбль) обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку «Песняры» по основаниям, предусмотренным пп. 2 и 4 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.

Податель возражения указывал, что Ансамбль является правообладателем исключительного права на товарный знак «Песняры», признанный в 2010 году общеизвестным с 01.01.1985 в отношении услуг 41-го класса МКТУ «организация и проведение концертов; шоу-программы». Податель возражения полагал, что использование правообладателем спорного товарного знака будет ассоциироваться у потребителей с Ансамблем и может ущемить его законные интересы (абз. 2 п. 2 ст. 19.1 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», далее – Закон о товарных знаках).

Роспатент установил, что часть товаров и услуг спорного товарного знака не однородна услугам противопоставленного общеизвестного товарного знака, и при рассмотрении вопроса о применении положений пп. 4 п. 2 ст. 1512 ГК РФ к этой части отметил следующее.

Установленная известность противопоставленного общеизвестного товарного знака не порождает связанных с тем же производителем правдоподобных ассоциаций в отношении признанных неоднородными товаров и услуг. Материалы возражения не содержат документов, подтверждающих ущемление законных интересов правообладателя общеизвестного товарного знака в связи с оставлением в силе правовой охраны спорного товарного знака в отношении указанных товаров и услуг.

Полагая, что решение Роспатента в части отказа в признании недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку в отношении неоднородных товаров и услуг не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы, Ансамбль обратился в СИП с заявлением об оспаривании этого решения.

При проверке соответствия решения Роспатента требованиям п. 3 ст. 1508 и пп. 4 п. 2 ст. 1512 ГК РФ суд первой инстанции пришел к выводу о том, что административный орган не установил, порождает ли использование правообладателем спорного обозначения в отношении товаров и услуг, неоднородных услугам противопоставленного товарного знака, ассоциативные связи у потребителей с Ансамблем и может ли такое использование ущемить законные интересы Ансамбля. С учетом этого решение Роспатента признано недействительным.

Президиум СИП отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение.

Президиум СИП признал юридически значимым для правильного рассмотрения кассационной жалобы вопрос о праве, применимом к спорным правоотношениям, а именно о нормах п. 1 ст. 1508 и пп. 4 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.

В связи с этим президиум СИП дал оценку применению судом первой инстанции в данном деле указанных норм материального права.

В силу п. 1 ст. 4 ГК РФ акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие, если иное не установлено законом.

Ст. 5 ФЗ от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» содержит подобное правило и устанавливает, что часть четвертая ГК РФ применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 27 Постановления № 10, по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям.

Спорный товарный знак зарегистрирован по заявке, поданной 19.09.2003. Исходя из этой даты приоритета и вышеприведенных норм права и разъяснений высшей судебной инстанции применимым законодательством для оценки его охраноспособности является Закон о товарных знаках.

Тот факт, что спорному товарному знаку противопоставлен общеизвестный товарный знак, признанный таковым в 2010 году, т.е. после даты подачи заявки в отношении спорного товарного знака, не может исключать применение изложенного в пункте 27 Постановления № 10 подхода по определению применимого законодательства.

Поскольку общеизвестность товарного знака (используемого в качестве товарного знака обозначения) является фактом объективной действительности (определение КС РФ от 19.09.2019 № 2145-О), в случае, если товарный знак (обозначение) признан общеизвестным ранее даты подачи заявки на регистрацию другого сходного с ним товарного знака, возникает презумпция того, что обозначение было известно потребителям ретроспективно. Роспатент лишь констатирует общеизвестность товарного знака с определенной даты вплоть до даты такой констатации.

Факт общеизвестности в Российской Федерации обозначения «Песняры» установлен с 01.01.1985, т.е. до даты приоритета спорного товарного знака (19.09.2003). Следовательно, обозначение «Песняры» было общеизвестным в Российской Федерации на дату приоритета спорного товарного знака.

Таким образом, несмотря на то, что общеизвестный в Российской Федерации товарный знак признан таковым в 2010 году, т.е. в период действия части четвертой ГК РФ, для проверки охраноспособности спорного товарного знака должен применяться Закон о товарных знаках, действовавший на дату приоритета спорного товарного знака.

Именно исходя из норм Закона о товарных знаках должен, в частности, определяться объем правовой охраны общеизвестного товарного знака, который может быть противопоставлен спорному товарному знаку.

Норма пп. 4 п. 2 ст. 1512 ГК РФ применяется только в части определения порядка подачи возражения – в Роспатент, но не применяется в части определения объема противопоставления общеизвестного товарного знака.

В отличие от ГК РФ, Закон о товарных знаках предоставлял различный объем правовой охраны общеизвестному товарному знаку в зависимости от того, были ли признаны общеизвестными уже зарегистрированный товарный знак или обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации.

В соответствии с абз. 1 п. 2 ст. 19.1 Закона о товарных знаках общеизвестному товарному знаку предоставляется правовая охрана, предусмотренная этим Законом для товарного знака. При признании общеизвестным товарным знаком уже зарегистрированного товарного знака правовая охрана такого товарного знака распространяется также и на товары, не однородные с теми, для которых он признан общеизвестным, при условии, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем и может ущемить его законные интересы (абз. 2 п. 2 ст. 19.1 Закона о товарных знаках).

В данном деле спорным является вопрос о том, распространяется ли правовая охрана противопоставленного общеизвестного товарного знака также и на неоднородные товары.

Положения абз. 2 п. 2 ст. 19.1 Закона о товарных знаках применяются только в отношении признанного общеизвестным товарным знаком уже зарегистрированного товарного знака.

Однако суд первой инстанции не устанавливал, признан ли общеизвестным товарный знак «Песняры», который ранее являлся зарегистрированным товарным знаком, или таковым признано обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имевшее правовой охраны на территории Российской Федерации.

3. Товарный знак, зарегистрированный по заявке агента
Положения пп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ и ст. 6.septies Парижской конвенции применяются в случае подачи заявки не регистрацию товарного знака агентом (представителем), даже если регистрация осуществлена на имя другого лица.
Покупатель или клиент не может считаться агентом либо представителем для целей применения пп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.
Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака не препятствует оспариванию регистрации этого товарного знака.

Постановление президиума СИП от 05.03.2022 по делу № СИП-244/2020

ООО «Балтийская торговая компания» подала заявку на регистрацию комбинированного обозначения «» в качестве товарного знака.

Затем права на регистрацию товарного знака по указанной заявке переданы им иностранному лицу Ballinger Limited (Великобритания), на имя которого товарный знак и был зарегистрирован. Впоследствии исключительное право на товарный знак перешло к иностранному лицу Benton Marketing Limited (Белиз) на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак.

Компания «ABC Design» обратилась в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку полностью на основании того, что его регистрация была произведена в нарушение ст. 6.septies Парижской конвенции. Компания указывала на наличие между ней и обществом «Балтийская торговая компания» агентских отношений на дату подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение об отказе в его удовлетворении и об оставлении в силе правовой охраны спорного товарного знака. При этом административный орган исходил из недоказанности компанией наличия агентских отношений между нею и обществом «Балтийская Торговая Компания».

Компания обратилась в СИП с заявлением о признании названного решения Роспатента недействительным. Суд первой инстанции требование удовлетворил и обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение.

Суд первой инстанции отметил, что Роспатент не оценил доказательства в совокупности на предмет того, действовало ли общество «Балтийская Торговая Компания», подавшее заявку на спорный товарный знак, как агент (представитель) компании при реализации товаров на территории Российской Федерации, подтверждают ли доказательства введение указанным лицом как посредником товаров компании в оборот в Российской Федерации.

Суд первой исходил из того, что в целях проверки правомерности предоставления правовой охраны спорному товарному знаку на основании положений ст. 6.septies Парижской конвенции и пп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ правовое значение имеет именно подача заявки на регистрацию товарного знака агентом, а не только непосредственно регистрация такого товарного знака на имя агента.

Роспатент обратился в президиум СИП с кассационной жалобой, в которой в частности указывал на следующие обстоятельства.

С точки зрения Роспатента, суд первой инстанции не должен был признавать компанию заинтересованной в подаче возражения в соответствии с пп. 5 пп. 2 ст. 1512 ГК РФ, поскольку на момент рассмотрения дела по существу правовая охрана спорного товарного знака была досрочно прекращена ввиду ликвидации правообладателя, в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации внесена запись.

Вместе с тем президиум СИП не согласился с данным доводом Роспатента, поскольку подача заинтересованным лицом возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку является законным правом такого лица и признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку имеет правовые последствия, отличные от ее прекращения вследствие ликвидации правообладателя.

Президиум СИП признал правомерным вывод суда первой инстанции о том, что факт ликвидации текущего правообладателя не может служить препятствием для рассмотрения возражения компании, поскольку, как разъяснено в п. 139 и 174 Постановления № 10, не исключается интерес в оспаривании товарных знаков, правовая охрана которых прекращена лишь на будущее время, лицами, считающими, что правовая охрана товарного знака должна быть аннулирована с самого начала, - например, лицами, к которым предъявлено требование, основанное на факте использования товарного знака до прекращения его правовой охраны.

Проверяя обоснованность довода Роспатента о том, что вопрос наличия или отсутствия между компанией и обществом «Балтийская Торговая Компания» агентских отношений не имеет значения для рассмотрения вопроса соответствия предоставления правовой охраны товарному знаку нормам ст. 6.septies Парижской конвенции и пп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, президиум СИП отметил следующее.

С точки зрения административного органа, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть признано недействительным на основании ст. 6.septies Парижской конвенции и пп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ только в случае, если такое обозначение было фактически зарегистрировано на имя агента или представителя лица, которому принадлежит исключительное право на тождественный или сходный до степени смешения товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции, поэтому подача заявки на регистрацию товарного знака агентом или представителем такого лица не имеет правового значения, если впоследствии права перешли к другому лицу.

Действительно, положения пп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ сформулированы так, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств - участников Парижской конвенции с нарушением требований этой Конвенции.

Поскольку спорный товарный знак не был зарегистрирован на имя общества «Балтийская Торговая Компания», на наличие агентских отношений с которым компания ссылается в возражении, Роспатент утверждает, что не имеется оснований для признания компании заинтересованной в подаче возражения на основании ст. 6.septies Парижской конвенции и пп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.

Вместе с тем в положениях ст. 6.septies Парижской конвенции, указано, что, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования.

Толкование приведенной нормы позволяет сделать вывод о том, что для признания правовой охраны названного товарного знака недействительной, значимыми являются отношения между принципалом и заявителем именно на момент подачи заявки.

Целью данного положения является предотвращение неправомерного использования более раннего товарного знака агентом или представителем владельца этого торгового знака, поскольку эти лица могут воспользоваться знаниями и опытом, приобретенными в ходе деловых отношений с владельцем, и таким образом получить неоправданную выгоду от его усилий и инвестиций, сделанных владельцем.

Таким образом, для применения названной нормы суду необходимо установить следующие условия в совокупности:

податель возражения должен являться правообладателем более раннего товарного знака;

заявитель должен быть или должен был быть ранее агентом или представителем правообладателя товарного знака;

заявка на регистрацию должна была быть подана на имя агента или представителя без согласия правообладателя, без оправдательных на то причин;

заявка должна касаться тождественных или сходных по существу с первоначальным товарным знаком обозначений.

Принимая во внимание факт подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака обществом «Балтийская Торговая Компания», с которым, по мнению компании, у нее имеются агентские отношения, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о наличии у компании заинтересованности в подаче возражения по названному основанию.

Направляя в указанной части возражение компании на повторное рассмотрение в Роспатент, суд первой инстанции отметил, что административному органу необходимо оценить представленные подателем возражения в подтверждение соответствующего довода доказательства в совокупности для определения того, действовало ли общество «Балтийская Торговая Компания», подавшее заявку на спорный товарный знак как агент (представитель) компании при реализации ее товаров на территории Российской Федерации, подтверждается ли введение указанным лицом как посредником товаров компании в оборот в Российской Федерации.

Однако суд первой инстанции не учел, что в оспариваемом решении Роспатент проанализировал представленные компанией документы и сделал вывод об отсутствии агентских или представительских правоотношений между обществом «Балтийская Торговая Компания» и компанией «ABC Design», дополнительно отметив факт непредставления компанией каких-либо договоров, соглашений, свидетельствующих о наличии таких отношений.

При подобных обстоятельствах суду первой инстанции следовало проверить указанный вывод Роспатента, самостоятельно исследовав и оценив доказательства, представленные компанией в подтверждение довода о наличии между нею и обществом «Балтийская Торговая Компания» агентских/представительских правоотношений на дату приоритета спорного товарного знака, определить, действовало ли общество «Балтийская Торговая Компания» зависимо/независимо от правообладателя (например, покупатель или клиент не может считаться агентом либо представителем, поскольку не имеет доверительных обязательств по отношению к правообладателю, т.е. заключение договора поставки товара не свидетельствует о возникновение правоотношений по представительству продавца покупателем при дальнейшей перепродаже товара) и имеется ли совокупность условий, позволяющих применить положения ст. 6.septies Парижской конвенции.

С учетом изложенного президиум СИП отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение.

4. Столкновение товарного знака и НМПТ
При оценке сходства до степени смешения заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения и НМПТ для целей применения п. 7 ст. 1483 ГК РФ однородность товаров не проверяется.
Для оценки степени сходства изобразительного и словесного обозначений может использоваться только смысловой критерий сходства. Отсутствие возможности проведения анализа по всем критериям сходства (графическому, звуковому и смысловому) не исключает необходимости проведения сравнительной оценки любых обозначений, которые могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков. Для вывода о наличии сходства двух обозначений не требуется, чтобы соответствующее сходство имелось по всем критериям.
Опасность смешения между словесным и изобразительным обозначением у рядовых потребителей может иметь место лишь в том случае, когда слово или словосочетание представляет собой исчерпывающее, очевидное (напрашивающееся само собой, без каких-либо домысливаний, опосредованных ассоциаций), естественное наименование соответствующего изображения.
Согласие правообладателя НМПТ на регистрацию третьим лицом товарного знака, включающего сходное с НМПТ обозначение, не может устранить препятствие в регистрации этого товарного знака по п. 7 ст. 1483 ГК РФ.

Постановление президиума СИП от 18.03.2022 по делу № СИП-714/2020

Роспатент отказал в регистрации в качестве товарного знака комбинированного обозначения «» ввиду его несоответствия требованиям п. 7 ст. 1483 ГК РФ. В частности спорному обозначению был противопоставлен НМПТ «ТУЛЬСКИЙ САМОВАР». В удовлетворении последующего возражения заявителя на это решение Роспатента также отказано.

Заявитель обратился в СИП с заявлением о признании недействительным последнего решения Роспатента.

Решением суда первой инстанции, оставленным в силе судом кассационной инстанции, в удовлетворении требования отказано исходя из следующего.

Судом первой инстанции установлено, что в спорном обозначении словесные элементы являются слабыми, а изобразительный элемент – сильным. Суд пришел к заключению о тождестве сильного изобразительного элемента заявленного обозначения и сильного словесного элемента НМПТ «САМОВАР» по смысловому признаку и о сходстве этих средств индивидуализации в целом. Ввиду тождества смыслового значения сильных элементов названных обозначений и отсутствия возможности проведения их сравнительного анализа по иным предусмотренным законом критериям степень такого сходства суд первой инстанции оценил как высокую.

Учитывая отсутствие правовой необходимости в оценке степени однородности индивидуализируемых заявленным обозначением и НМПТ «ТУЛЬСКИЙ САМОВАР» товаров и услуг, суд признал правомерным итоговый вывод Роспатента о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

Суд исходил из того, что методология определения вероятности смешения товарных знаков в гражданском обороте определена Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, и п. 162 Постановления № 10. Эта методология используется также при оценке вероятности смешения товарных знаков и НМПТ, за исключением учета степени однородности товаров.

Положение п. 7 ст. 1483 ГК РФ не ограничивает возможность сравнения каких-либо видов товарных знаков с какими-либо видами НМПТ. Решающим фактором для определения сходства обозначений является вероятность наличия у рядовых потребителей ассоциативных связей между сравниваемыми обозначениями.

Отсутствие возможности проведения анализа по всем критериям сходства (графическому, звуковому и смысловому) не исключает необходимости проведения сравнительной оценки любых обозначений, которые могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков. Для вывода о наличии сходства двух обозначений не требуется, чтобы соответствующее сходство имелось по всем критериям.

Использование указанных критериев лишь определяет вероятность смешения обозначений, которая может иметь место и при низкой степени сходства либо при отсутствии сходства по отдельным критериям, но при чрезвычайно сильном сходстве по другому критерию. В связи с этим предметом сравнительного анализа могут быть также словесные и изобразительные обозначения.

Для оценки степени сходства изобразительного и словесного обозначений может использоваться только смысловой (семантический) критерий сходства.

Вывод о сходстве изобразительного и словесного обозначений до степени смешения возможен лишь тогда, когда при прочтении словесного обозначения в сознании потребителя возникает стойкая ассоциация с изобразительным обозначением, которая усиливается, если сравниваемые обозначения зарегистрированы (заявлены на регистрацию) для идентичных товаров и (или) услуг.

Опасность смешения между словесным и изобразительным товарным знаком у рядовых потребителей может иметь место лишь в том случае, когда слово или словосочетание представляет собой исчерпывающее, очевидное (напрашивающееся само собой, без каких-либо домысливаний, опосредованных ассоциаций), естественное наименование соответствующего изображения.

Аналогичный подход к сравнению изобразительных и словесных обозначений предложен в практике европейского ведомства (пункт 3.4.4.5 главы 4 секции 2 части «C» Методических рекомендаций по экспертизе товарных знаков ЕС, утвержденных 10.03.2016), а также в пункте 2.479 Руководства ВОИС (публикация № 489, 2004). Такой же подход содержится в постановлениях президиума СИП от 09.12.2016 по делу № СИП-146/2016 и от 18.01.2021 по делу № СИП-965/2019.

В отношении довода о неправильном применении судом первой инстанции нормы п. 7 ст. 1483 ГК РФ, поскольку единственный обладатель права использования НМПТ «ТУЛЬСКИЙ САМОВАР» считает отсутствующим фактическое смешение обозначения и противопоставленного средства индивидуализации, президиум СИП отметил следующее.

В отличие от положения абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, норма п. 7 ст. 1483 названного Кодекса не рассматривает согласие обладателя исключительного права на НМПТ в качестве обстоятельства, исключающего соответствующее препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

При противопоставлении товарному знаку тождественного или сходного НМПТ положение п. 7 ст. 1483 ГК РФ предусматривает регистрацию товарного знака при наличии следующих условий:

если такое наименование включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование;

регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано НМПТ.

Таким образом, для регистрации товарного знака нужно не согласие одного или нескольких обладателей НМПТ, а необходимо сначала самому подателю заявки на регистрацию товарного знака стать обладателем права использования НМПТ.

Как следует из материалов дела, общество не является обладателем права использования НМПТ «ТУЛЬСКИЙ САМОВАР». Кроме того, в рассматриваемом случае не выполняется и иное условие - элемент со значением «самовар» в данном случае охраняемый.

5. Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака
Исключительное право на спорный товарный знак переходит к новому правообладателю в том состоянии, в котором оно было на момент такого перехода, в том числе в состоянии наличия по этому товарному знаку предложения заинтересованного лица. В связи с этим в случае перехода исключительного права на товарный знак после обращения истца в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака, направление предложения новому правообладателю не требуется.

Постановление президиума СИП от 28.01.2022 по делу № СИП-275/2021

На имя компании был зарегистрирован товарный знак. На основании договора об отчуждении исключительного права компания произвела отчуждение исключительного права на данный товарный знак обществу.

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака, 10.12.2020 истец направил в адрес компании, являвшейся на тот момент правообладателем товарного знака, соответствующее предложение.

С учетом информации, содержащейся в ответе на предложение, 17.02.2021 истец направил аналогичное предложение новому правообладателю - обществу, предполагая, что исключительное право на спорный товарный знак перешло к иному лицу.

Удовлетворяя заявленные требования к обществу, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что истцом соблюден досудебный порядок урегулирования спора, признал истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

В связи с тем, что исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака могут быть удовлетворены в отношении правообладателя данного средства индивидуализации, в удовлетворении требований к компании, которая на момент рассмотрения спора в суде таковым не являлась, суд первой инстанции отказал в иске к компании.

Общество обратилось в президиум СИП с кассационной жалобой. По мнению общества, суд первой инстанции неверно истолковал п. 1 ст. 1486 ГК РФ, поскольку в отношении него истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора. Общество не согласно с выводом суда первой инстанции о том, что направление истцом предложения 17.02.2021 обществу не лишает юридической силы ранее направленное компании предложение от 10.12.2020.

Как полагал податель кассационной жалобы, в данном случае суду первой инстанции надлежало произвести замену ненадлежащего ответчика и оставить исковое заявление без рассмотрения в связи с несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора.

Доводы кассационной жалобы о несоблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора в отношении общества признаны президиумом СИП несостоятельными в силу следующего.

Согласно п. 1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что истцом соблюден досудебный порядок урегулирования спора.

Данное обстоятельство подтверждается представленным истцом в материалы дела досудебным предложением с приложением квитанции, удостоверяющей его направление компании по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания, и адресу, приведенному в Едином государственном реестре юридических лиц. Двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения (10.12.2020) и тридцатидневный срок на подачу искового заявления по настоящему делу (10.03.2021) также соблюдены.

Президиум СИП признал верным вывод суда первой инстанции о том, что истец обоснованно направил досудебное предложение в адрес компании (юридического лица, являющегося правообладателем товарного знака на момент обращения истца с соответствующим предложением).

Состоявшийся впоследствии переход исключительного права на спорный товарный знак от компании к обществу свидетельствует о правопреемстве в материальном правоотношении.

Как разъяснено в абз.2 п. 163 Постановления № 10, смена правообладателя в ходе рассмотрения спора в суде не влечет необходимости направления нового предложения заинтересованного лица и изменения периода использования товарного знака, который подлежит отмене. Учитывается использование или неиспользование конкретного товарного знака любыми правообладателями в трехлетний период, предшествующий дате направления предложения заинтересованного лица, за которым последовало обращение в суд.

С учетом изложенного последующее направление истцом досудебного предложения в адрес общества носило информационный характер, являлось избыточным и не лишает ранее направленное предложение его юридической силы. Факт его направления не влияет на вывод о соблюдении установленного законом обязательного порядка досудебного урегулирования спора в отношении надлежащего лица.

Указанный в пункте 163 Постановления № 10 подход подлежит применению в настоящем случае, поскольку иное означало бы необоснованное переложение на лицо, добросовестно и в установленном порядке направившее досудебное предложение, рисков последующего отчуждения товарного знака и изменения трехлетнего периода, в течение которого подлежит доказыванию его использование правообладателем.

Исключительное право на спорный товарный знак перешло к новому правообладателю в том состоянии, в котором оно было на момент такого перехода, т.е. в состоянии наличия по этому товарному знаку предложения заинтересованного лица.

1. Оспаривание промежуточного решения Роспатента
Третьи лица не могут оспаривать решение Роспатента о восстановлении пропущенного заявителем срока. Вмешательство третьих лиц в процедуру выдачи патента может быть допущено только в случаях, прямо предусмотренных законом.

Постановление президиума СИП от 04.03.2022 по делу № СИП-536/2021

Завод обратился в СИП с заявлением о признании недействительными решений Роспатента от 07.04.2021 и от 16.03.2018, которыми были отменены ранее принятые решения о признании заявки на выдачу патента отозванной. В качестве меры восстановления своих нарушенных прав заявитель просил обязать Роспатент отменить решение о выдаче патента.

Определением СИП производство по делу прекращено. Президиум СИП оставил определение в силе.

Как установил суд первой инстанции, 05.10.2015 поданная Имперо Паскалем международная заявка была переведена на национальную фазу в Российской Федерации.

Роспатент 26.04.2017 принял решение о признании этой заявки отозванной в связи с непоступлением в установленный срок ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу согласно п. 1 ст. 1386 ГК РФ.

По ходатайству Имперо Паскаля о восстановлении пропущенного срока административный орган 16.03.2018 принял решение об отмене указанного решения о признании заявки отозванной.

Имперо Паскалю был направлен запрос экспертизы. В связи с непредставлением в установленные сроки запрошенных экспертизой документов и/или дополнительных материалов, решением от 05.08.2020 Роспатент признал заявку отозванной.

В административный орган 31.03.2021 поступило ходатайство Имперо Паскаля о восстановлении пропущенного срока представления дополнительных материалов, а также ответ на запрос с приложенной к нему уточненной формулой. По результатам рассмотрения данного ходатайства 07.04.2021 Роспатент принял решение об отмене ранее принятого решения о признании заявки отозванной и о восстановлении пропущенного срока предоставления дополнительных материалов.

По результатам экспертизы Роспатент принял решение о выдаче патента.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в рассматриваемом случае оспариваемые заводом решения Роспатента от 07.04.2021 и от 16.03.2018 являются промежуточными, поскольку в результате их принятия было возобновлено делопроизводство по заявке, поданной Имперо Паскалем.

Суд также отметил, что действия завода по оспариванию решений Роспатента, принятых по названной заявке, направлены, по существу, на оспаривание патента. Между тем оспаривание выдачи патента производится по основаниям и в порядке, установленными ст. 1398 ГК РФ.

В соответствии с п. 7 ст. 1398 ГК РФ отмена решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента является следствием признания патента недействительным. Однако в рассматриваемом случае в качестве восстановительной меры завод просил отменить решение Роспатента о выдаче патента в обход установленной законом процедуры оспаривания патента.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции прекратил производство по делу на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, сочтя, что названное дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Как отмечено в п. 13 постановления Пленума ВС РФ от 23.12.2021 № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции», СИП может на основании п. 1 ч. 1 ст. 127.1 АПК РФ отказать в принятии к своему производству 1) заявлений об оспаривании промежуточных действий Роспатента, а также 2) заявлений о защите интеллектуальных прав, когда такая защита осуществляется в административном порядке.

В данном случае к решениям Роспатента, являющимся предметом настоящего спора, применено первое из двух вышеуказанных оснований - они квалифицированы как промежуточные. Этот вывод соответствует применимым нормам права. Промежуточным является решение административного органа, которым не прекращается делопроизводство.

С учетом приведенных разъяснений высшей судебной инстанции такое решение не может быть оспорено отдельно от решения, которым завершается названное делопроизводство. Выводы о законности действия или акта, которым не окончено делопроизводство, не могут быть сделаны в отдельном судебном процессе. Аналогичный подход приведен в постановлении президиума СИП от 10.12.2021 по делу № СИП-346/2021.

Тот факт, что являющиеся предметом спора решения не прекращают производство по заявке, а наоборот, продолжают его, очевиден и в кассационной жалобе не оспаривался.

Согласно п. 1 ст. 1389 ГК РФ пропущенные заявителем основной или продленный срок представления документов или дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (п. 4 (в редакции на дату первого решения) или п. 3 (в редакции на дату второго решения) ст. 1384 и п. 6 ст. 1386), срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу (п. 1 ст. 1386) и срок подачи возражения в указанный федеральный орган исполнительной власти (п. 3 ст. 1387) могут быть восстановлены указанным федеральным органом исполнительной власти при условии, что заявитель укажет уважительные причины, по которым не был соблюден срок.

Решение об отказе в восстановлении пропущенного срока прекращает делопроизводство по заявке, является окончательным и, как таковое, может быть обжаловано.

Решение о восстановлении пропущенного срока делопроизводство не прекращает и самостоятельному обжалованию не подлежит.

Такой подход является типичным и характерен не только для оспаривания решений Роспатента. Например, из этого же исходит ст. 117 АПК РФ.

Утверждение завода о том, что, не имея возможности обжаловать промежуточное решение Роспатента, он оказывается в положении «лишенца» и по основанию неправомерности (по его мнению) восстановления срока не может обжаловать решение о выдаче патента, президиум СИП отклонил.

Во-первых, в силу п. 3 ст. 1387 ГК РФ завод не наделен правом обжаловать решение о выдаче патента по каким-либо основаниям - такое право предоставлено только подателю заявки.

В случае фактической выдачи патента именно патент может быть оспорен третьими лицами (включая завод) по правилам ст. 1398 ГК РФ.

Во-вторых, само по себе введение тех или иных законодательных ограничений как по кругу актов, так и по кругу оснований, по которым административные акты могут быть оспорены в суде, направлено на обеспечение баланса интересов в обществе в целом и на соблюдение принципа правовой определенности.

Выдача патента и действие исключительного права на него в течение определенного срока отражает компромисс между интересами патентообладателя, для которого право создает определенные преимущественные условия для вложения средств в освоение новых технологий, и интересами общества, которое всегда заинтересовано в широком использовании технических достижений, т.е. в свободном доступе к результатам научно-технической деятельности.

До получения патентообладателем патента исключительное право на соответствующий объект не возникает (аналогичный подход для товарных знаков отражен в п. 155 Постановления № 10) и не затрагивает прав третьих лиц (даже временная правовая охрана изобретений и промышленных образцов считается ненаступившей, если в результате патент не получен).

Следовательно, до получения патента патентообладателем права и законные интересы третьих лиц промежуточными актами не считаются нарушенными или оспариваемыми (ст. 4 АПК РФ).

Само по себе решение о восстановлении пропущенного срока не принимается о правах и обязанностях лиц, не участвующих в административной процедуре.

Вмешательство третьих лиц в процедуру выдачи патента может быть допущено только в случаях, прямо предусмотренных законом (как, например, для товарных знаков в абз. 3 п. 1 ст. 1493 ГК РФ).

Отсутствие ограничений для третьих лиц на вмешательство в выдачу патента позволило бы блокировать саму процедуру такой выдачи и проверку технического решения на соответствие условиям патентоспособности.

Таким образом, решения Роспатента, представляющие собой предмет настоящего спора, являются промежуточными, а невозможность их обжалования не участниками административного производства сама по себе не нарушает права таких лиц.