Постановление президиума СИП от 18.10.2021 по делу № СИП-461/2020

В настоящее время согласно абз. 1 п. 2 ст. 1363 ГК РФ если с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение, относящееся к такому продукту, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, до дня получения первого разрешения на применение прошло более пяти лет, срок действия исключительного права на соответствующее изобретение и удостоверяющего это право патента продлевается по заявлению патентообладателя федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В силу действующей редакции абз. 5 п. 2 ст. 1363 ГК РФ при продлении срока действия исключительного права выдается дополнительный патент с формулой, содержащей совокупность признаков запатентованного изобретения, характеризующую продукт, на применение которого получено разрешение.

Таким образом, основанием для рассмотрения вопроса о выдаче дополнительного патента является заявление патентообладателя, а условиями его выдачи (т.е. продления правовой охраны в отношении конкретного продукта) являются:

наличие такого продукта, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, охраняемого патентом на изобретение (далее – основной патент);

наличие разрешения на применение этого продукта;

отсутствие ранее выданных разрешений на применение этого продукта;

истечение к моменту получения такого разрешения пяти лет с даты подачи заявки на выдачу основного патента.

В силу действующей редакции п. 5 ст. 1363 ГК РФ дополнительный патент может быть признан недействительным по основаниям и в порядке, которые предусмотрены ст. 1398 ГК РФ.

Согласно подп. 1 п. 1 ст. 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично, в том числе в случае несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным ГК РФ.

Общие условия патентоспособности изобретения, которые относятся как к изобретению по основному патенту, так и к продукту по дополнительному патенту, установлены в ст. 1350 ГК РФ. Вместе с тем в абз. 1 п. 2 ст. 1363 ГК РФ приведены условия выдачи дополнительного патента, также определяющие возможность существования правовой охраны продукта по дополнительному патенту. При этом законодатель не соотнес положения подп. 1 п. 1 ст. 1398 ГК РФ с п. 5 ст. 1363 ГК РФ. Подп. 1 п. 1 ст. 1398 ГК РФ не учитывает возможности оспаривания дополнительных патентов, а также то, что в отношении таких патентов абз. 1 п. 2 ст. 1363 ГК РФ установлены специальные условия их выдачи.

Действующий п. 5 ст. 1363 ГК РФ указывает, что оспаривание дополнительного патента осуществляется по основаниям, предусмотренным ст. 1398 ГК РФ, но такие основания в статье 1398 ГК РФ не названы. Подп. 1 п. 1 ст. 1398 ГК РФ применяется к дополнительному патенту лишь постольку, поскольку оспаривается основной патент, но, в нарушение п. 5 ст. 1363 ГК РФ, никакие основания оспаривания именно дополнительного патента не устанавливает. Данное обстоятельство свидетельствует о пробеле в законодательном регулировании (ст. 6 ГК РФ) в части оснований оспаривания дополнительных патентов.

Выдача дополнительного патента порождает последствия в отношении третьих лиц, имеющих частный интерес в использовании технического решения по истечении нормативно установленного срока действия основного патента, и в отношении неопределенного круга лиц, препятствуя развитию науки и ведению третьими лицами деятельности с использованием перешедших в общественное достояние технических решений. Такие же последствия порождает выдача основного патента.

Публичный интерес, заключающийся в том, чтобы неправомерно выданные патенты не препятствовали развитию науки и ведению третьими лицами деятельности с использованием неохраноспособных технических решений, сохраняется, пока сохраняется действие патента или возможность его восстановления. В этом смысле возможность оспаривания неправомерно выданного дополнительного патента имеет то же значение, что и возможность оспаривания основного патента, поскольку дополнительный патент продлевает срок действия основного патента в отношении продукта, охватываемого изобретением по основному патенту.

Как отмечено выше, правовое значение общих условий охраноспособности изобретений (ст. 1350 ГК РФ) и специальных условий охраноспособности именно продукта по дополнительному патенту (абз. 5 п. 2 ст. 1363 ГК РФ) одинаково – и те, и другие определяют условия существования патента и сохранения его действия. Таким образом, правовые отношения, возникающие в связи с этими нормами права, являются сходными.

Возможность оспаривания дополнительных патентов не только не противоречит существу отношений, но и прямо предусмотрена действующим законом (п. 5 ст. 1363 ГК РФ). Соответственно, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что дополнительный патент, выданный в нарушение условий абз. 1 п. 2 ст. 1363 ГК РФ, может быть оспорен; по аналогии закона подлежат применению пункт 1 статьи 6 и подп. 1 п. 1 ст. 1398 ГК РФ.

Возможность проверки соответствия дополнительного патента специальным условиям его выдачи (абз. 1 п. 2 ст. 1363 ГК РФ) гарантирована статьей 46 Конституции Российской Федерации и не может быть ограничена только потому, что закон не указывает специальных оснований такой проверки.

Из такого же подхода исходит евразийское патентное законодательство (в целом гармонизированное с внутренним законодательством Российской Федерации), в котором предусмотрена именно процедура оспаривания продления действия патента, а не оспаривания действий Евразийского патентного ведомства о продлении действия патента.

Так, согласно подп. «а» п. 7 правила 16 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции (утверждена 01.12.1995) после даты публикации сведений о продлении срока действия евразийского патента до даты истечения этого срока любое лицо может подать в Евразийское ведомство возражение против продления срока действия евразийского патента в случае неправомерного продления срока действия евразийского патента вследствие несоблюдения условий для продления срока действия патента, предусмотренных законодательством Договаривающегося государства, в отношении которого осуществлено продление срока действия евразийского патента. Подп. «б» п. 7 правила 16 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции установлено, что в результате рассмотрения возражения может быть вынесено решение об аннулировании продления срока действия евразийского патента либо об отклонении этого возражения. В отличие от оснований оспаривания дополнительных патентов, где имеется пробел в законодательном регулировании, в отношении процедуры такого оспаривания пробел отсутствует.

Согласно п. 1 ст. 11, п. 1 и 2 ст. 1248 ГК РФ, если законом не установлен административный порядок рассмотрения конкретного спора в отношении объекта интеллектуальных прав, применяется судебный порядок. Таким образом, при отсутствии прямой нормы закона об административном порядке защиты гражданских прав применяется судебный порядок их защиты.

С учетом абз. 5 п. 2 ч. 2 ст. 43.4 ФКЗ от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», абз. 5 п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ компетентным судом для рассмотрения таких споров является Суд по интеллектуальным правам. Соответствующий спор может быть рассмотрен по заявлению заинтересованного лица (ст. 4 АПК РФ).

Президиум СИП отметил, что спорный патент был продлен в период действия предшествующей редакции ст. 1363 ГК РФ, в рамках которой не выдавался дополнительный патент, а продлевался срок действия основного патента в отношении конкретного продукта. Вместе с тем существо отношений не было иным, и пробел в законодательном регулировании оспаривания неправомерно продленной правовой охраны в отношении конкретного продукта, охватываемого патентом, также существовал. Условия продления срока действия патента в п. 2 ст. 1363 ГК РФ были такими же, и таким же образом допускалось оспаривание действия исключительного права (в том числе продленного) в п. 5 той же статьи Кодекса. Так же подп. 1 п. 1 ст. 1398 ГК РФ не учитывал, что в отношении продукта, правовая охрана которого была продлена, установлены дополнительные условия существования его правовой охраны.

С учетом этого и применительно к предыдущей редакции ГК РФ президиум СИП пришел к выводу, что правовая охрана в отношении продукта, продленная в нарушение условий абз. 1 п. 2 ст. 1363 ГК РФ, может быть оспорена; по аналогии закона также подлежат применению п. 1 ст. 6 и подп. 1 п. 1 ст. 1398 ГК РФ.

Обзор подготовлен Кольздорф М.А., LL.M.

Постановление президиума СИП от 15.10.2021 по делу № СИП-139/2021

Роспатент принял решение о регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров и услуг, в отношении остальных товаров и услуг в регистрации было отказано. Заявитель подал возражение против этого решения в части отказа в регистрации, но Роспатент отказал в принятии возражения к рассмотрению. По мнению Роспатента, из совокупного толкования ст. 1500, 1512 и 1513 ГК РФ, п. 1 ст. 1500 ГК РФ регулирует только порядок оспаривания решения о государственной регистрации товарного знака, на основании которого еще не осуществлена его государственная регистрация, а в данном случае на момент подачи возражения государственная регистрация товарного знака была уже произведена.

Решением Суда по интеллектуальным правам, оставленным без изменений постановлением президиума СИП, действия Роспатента были признаны незаконными, суд обязал административный орган рассмотреть возражение заявителя.

Президиум СИП отметил, что фактически решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака лишь в отношении части заявленных товаров и услуг содержит два решения: решение о регистрации товарного знака в отношении ряда товаров и решение об отказе в регистрации товарного знака в отношении остальных товаров и услуг. Первое решение, предоставляющее заявителю исключительное право, может быть оспорено иным лицом в порядке ст. 1512 и 1513 ГК РФ. Второе решение, по итогам которого исключительного права не возникает, может быть оспорено заявителем в порядке ст. 1500 ГК РФ.

При несогласии заявителя с частичным отказом в регистрации товарного знака применение ст. 1512 ГК РФ и 1513 ГК РФ является ошибочным по ряду причин: в указанных статьях отсутствуют основания для оспаривания решения именно правообладателем, они не предполагают расширение объема правовой охраны, а лишь ее аннулирование либо сокращение, в целом, использование нормы ст. 1512 ГК РФ не может привести к восстановлению прав, которые правообладатель считает нарушенными.

По смыслу ст. 1500 ГК РФ право на оспаривание решения Роспатента об отказе в регистрации товарного знака путем подачи возражения в административный орган ограничено лишь сроком подачи такого возражения (четыре месяца с момента вынесения такого решения). Иное ограничение права своевременного оспаривания не является обоснованным. Так, ссылка Роспатента на п. 13 Правил № 644/261 для отказа в принятии возражения из-за наличия государственной регистрации товарного знака не оправдана. По мнению президиума, данный пункт подразумевает наличие государственной регистрации именно в отношении конкретных товаров и услуг, а не регистрацию как таковую и не предполагает его применение в отношении «отказной» части решения о государственной регистрации товарного знака. Президиум также отметил, что уплата государственной пошлины за регистрацию заявленного обозначения в отношении части товаров и услуг не является основанием для отказа в принятии к рассмотрению возражения на отказ в регистрации заявленного обозначения в отношении иных товаров и услуг на основании п. 1 ст. 1500 ГК РФ. Уплата государственной пошлины не свидетельствует о согласии с решением административного органа в части отказа в регистрации товарного знака и не лишает права на обжалование такого решения.

Обзор подготовлен Капыриной Н.И., PhD

Постановление президиума СИП от 04.10.2021 по делу № СИП-1047/2020

Роспатент отказал в регистрации в качестве словесного товарного знака обозначения с элементами ONE, PRICE, COFFEE на том основании, что обозначение не обладают различительной способностью (п. 1 ст. 1483 ГК РФ). Роспатент пришел к выводу, что данное обозначение может восприниматься как указание на сферу деятельности заявителя, связанную с определенными товарами и услугами (кофе, продукты на основе кофе и с ароматом кофе, услуги по продвижению и продажам кофе по единой цене, обеспечение кофе с единой ценой), характеристикой товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначено обозначение.

Вместе с тем аналогичное комбинированное обозначение было ранее зарегистрировано Роспатентом в качестве знака обслуживания, в том числе для тех же услуг, которые заявлены применительно к спорному обозначению, соответственно его различительная способность была признана.

В связи с этим президиум СИП отметил, что административный орган при регистрации других товарных знаков тем же лицом связан своими выводами, сделанными в отношении одинаковых элементов товарных знаков. Элементы, единожды признанные Роспатентом обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих такой способностью.

Вывод о наличии различительной способности какого-либо элемента товарного знака (или о различительной способности товарного знака в целом) может быть пересмотрен Роспатентом исключительно в рамках установленной ГК РФ процедуры рассмотрения возражений. Другой подход не соответствовал бы положениям ч. 1 ст. 45 Конституции Российской Федерации.

Кроме того, президиум отметил, что оценка обозначения на соответствие требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ должна производиться исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации которых испрашивается регистрация товарного знака. Поэтому президиум признал ошибочным учет судом первой инстанции мнения лиц, обладающих специальными знаниями в области дизайна и искусствоведения, при оценке восприятия заявленного обозначения. С учетом этого дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Обзор подготовлен Кольздорф М.А., LL.M.

Постановление президиума СИП от 04.10.2021 г. по делу № СИП-4/2020

Истец обратился в суд с требованием признать актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением права действия аффилированного лица, связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак в отношении тождественных товаров.

Решением Суда по интеллектуальным правам, оставленным без изменения постановлением президиума СИП, в удовлетворении требований отказано. Кассационная жалоба подлежит отклонению в связи с отсутствием у истца самостоятельной заинтересованности по данной категории дел или права на косвенный иск в защиту интересов юридического лица, участником которого он является.

В отношении дел о недобросовестном приобретении и использовании товарного знака действующее законодательство не предусматривает право на косвенный иск для участника юридического лица. В отношении заинтересованности самого лица президиум Суда подчеркнул различие между существом правоотношений, складывающихся в связи с недобросовестной конкуренцией при регистрации товарного знака в рамках антимонопольного законодательства и в связи с желанием досрочно прекратить правовую охрану неиспользуемого товарного знака (ст. 1486 ГК РФ). В последнем не учитывается цель правообладателя при регистрации спорного товарного знака, а интерес истца направлен исключительно в будущее. Эти отличия накладывают отпечаток на особенности производства по каждой из категорий споров, правовые позиции в отношении споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не могут быть прямо или по аналогии применены к спорам, касающимся недобросовестности поведения ответчика при приобретении и использовании товарного знака. Так, в отношении последней категории дел не имеет отношения к предмету спора довод о направленности интереса лица в последующем использовании спорного товарного знака, а в предмет доказывания входит нарушение прав истца на момент приобретения ответчиком исключительного права. Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума СИП от 17.10.2016 по делу № СИП-189/2016, от 16.07.2018 по делу № СИП-313/2017, от 02.11.2018 по делу № СИП-795/2017, от 24.06.2019 по делу № СИП-134/2018 и других.

В отношении существа спора президиум СИП отметил, что истец основывал недобросовестность ответчика в частности на том, что спорный товарный знак был зарегистрирован на имя одного из аффилированных между собой юридических лиц с целью запретить использование соответствующего обозначения другому аффилированному лицу. Суд пояснил, что регистрация товарного знака на одно из аффилированных (и/или входящих в группу) лиц и определение порядка осуществления исключительного права на него этими лицами между собой является обычной хозяйственной практикой. Доказательств недобросовестного поведения, наличия цели запретить использование соответствующего обозначения другому аффилированному лицу, например, фактических действий по недопущению использования спорного товарного знака аффилированным лицом, представлено не было.

Обзор подготовлен Капыриной Н.И., PhD

Постановление президиума СИП от 20.09.2021 по делу № СИП-937/2020

Обществом «ООО АМАЙА» было подано возражение против регистрации на имя третьего лица комбинированного товарного знака со словесным элементом «AmaiA» для ряда товаров 25 класса МКТУ (одежда). Общество ссылалось на нарушения подп. 1 п. 3 и п. 8 ст. 1483 ГК РФ, так как регистрация общества с указанным фирменным наименованием произошла ранее даты приоритета товарного знака, и это наименование получило достаточную известность на рынке одежды. Роспатент отказал в удовлетворении возражения, указав следующее: податель возражения не производит товар класса 25 МКТУ, а осуществляет деятельность по продаже товара, что соответствует услугам класса 35 МКТУ; в его магазинах продается одежда иностранного бренда AMAIA, связь между обществом и производителем одежды из материалов дела не усматривается.

Решением Суда по интеллектуальным правам, оставленным без изменений постановлением президиума СИП, ненормативный правовой акт отменен на основании следующих двух выводов.

Во-первых, Суд по интеллектуальным правам выявил, что для правильного разрешения спора не имеет правового значения, кто является производителем одежды, которую реализовывало общество под своим фирменным наименованием. Президиум СИП напомнил устоявшийся на практике круг обстоятельств, которые необходимо определить для разрешения вопроса о несоответствии регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии противопоставленного фирменного наименования. Суд отметил, что в их число не входит вопрос о том, чья продукция реализована под противопоставленным фирменным наименованием. Имеет значение сам факт введения обществом в гражданский оборот под своим фирменным наименованием товаров 25 класса, или однородных им товаров.

Во-вторых, Суд по интеллектуальным правам определил, что Роспатент уклонился от исследования вопроса однородности реализуемой обществом одежды товарам 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Обзор подготовлен Капыриной Н.И., PhD