"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 1 (31), март 2021 г., с. 15-22

Уважаемые члены президиума Суда по интеллектуальным правам!

Благодарю вас за судебный запрос по применению норм права, регулирующих условия включения в предшествующий уровень техники заявки на выдачу патента на полезную модель при определении новизны изобретения в особых случаях, когда заявка на полезную модель опубликована позже приоритета изобретения.

Действительно, ГК РФ и подзаконные нормативные правовые акты наряду с общими положениями в части отнесения сведений к уровню техники, в сравнении с которым определяется новизна изобретения или полезной модели, содержат положения, применяемые в особых случаях. К ним относятся положения, регулирующие недопущение и пресечение выдачи двух и более патентов на идентичные изобретения и(или) полезные модели (двойное патентование), а также – недопущение выдачи патента на изобретение или полезную модель, сведения о которых раскрыты в заявке другого лица, имеющей более ранний приоритет, но опубликованной позже приоритета изобретения или полезной, новизна которых проверяется. (Здесь и далее нормативно установленные термины «приоритет изобретения» и «приоритет полезной модели» могут приводиться в более удобной для прочтения форме: «заявка, имеющая приоритет», или «приоритет заявки»).

Вначале отметим фактические обстоятельства дела в этой части.

При определении новизны спорного изобретения по патенту № 2 678 179 (в рамках рассмотрения возражения против выдачи этого патента) был противопоставлен патент № 181 748 на полезную модель. Приоритет полезной модели является более ранним, чем приоритет спорного изобретения, но сведения о полезной модели были опубликованы Роспатентом после приоритета спорного изобретения.

При этом указанный патент был противопоставлен с двух точек зрения: как запатентованная полезная модель (в объеме формулы полезной модели) и как заявка, по которой выдан этот патент (в объеме сведений из описания полезной модели и ее формулы).

При этом в решении Роспатента сделаны выводы: в сравнении с объемом формулы полезной модели, а также - с объемом ее формулы и описания спорное изобретение является новым.

Спорным же стал вопрос законности учета чертежей как одного из видов документов противопоставленной заявки, с учетом которых спорное изобретение, по мнению лица, подавшего возражение, является не новым. Однако в решении Роспатента приведена ссылка на нормативный правовой акт, в соответствии с которым чертежи противопоставляемой заявки с более ранним приоритетом не учитываются (учитываются только описание и формула). В результате в решении Роспатента сделан вывод о том, что ни запатентованная полезная модель в объеме ее формулы, ни заявка, по которой выдан патент на эту полезную модель, в объеме ее формулы и описания (без учета чертежей), не порочат новизну спорного изобретения.

Учитывая также, что сведения о противопоставленной заявке на полезную модель, по которой выдан указанный патент, стали общедоступными после приоритета спорного изобретения, эти сведения по общему правилу (п. 2 ст. 1350 ГК РФ) не включаются в уровень техники, в сравнении с которым определяется ни только новизна спорного изобретения, но и изобретательский уровень.

Далее рассмотри нормы права, регулирующие включение в уровень техники сведений в особых случаях.

Во-первых, действительно, выданный патент на изобретение или полезную модель может быть противопоставлен исследуемому изобретению (при проверке его новизны) либо в качестве заявки, по которой выдан противопоставленный патент, либо в качестве запатентованного изобретения или запатентованной полезной модели. Это предусмотрено абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ.

Все особые случаи такого рода возникают в ситуациях, когда:

-

заявки на изобретение или полезную модель имеют один и тот же приоритет и при этом поданы одними и теми же либо разными лицами;

-

эти заявки имеют разные приоритеты и поданы одними и теми же либо разными лицами.

В отношении первых из указанных случаев предусмотрены положения ст. 1383 ГК РФ, которыми не допускается и пресекается выдача двух патентов и более на идентичные изобретения и полезные модели. При этом имеющие один и тот же приоритет заявки не могут противопоставляться (включаться в уровень техники) друг другу при определении новизны изобретения или полезной модели. Однако положениями данной статьи эта проблема урегулирована. Но к этим ситуациям наш случай не относится, и детально рассматривать указанные положения не нужно.

В отношении вторых случаев предусмотрены положения абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ (в части изобретений) и абз. 2 п. 2 ст. 1351 ГК РФ (в части полезных моделей), которыми также не допускается и пресекается выдача двух патентов и более на идентичные изобретения и полезные модели.

При этом указанные абзацы ГК РФ содержат не только положения, относящиеся к недопущению двойного патентования, но и к недопущению выдачи патента на изобретение или полезную модель, сведения о которых раскрыты в заявке другого лица, имеющей более ранний приоритет, но опубликованной позже приоритета изобретения или полезной модели, новизна которых проверяется.

Далее приведем положения, относящиеся к недопущению двойного патентования.

В отношении изобретений:

«При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета … запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

В отношении полезных моделей:

«В уровень техники также включаются (при условии более раннего приоритета) … запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели».

Это значит, что в случае если сведения о запатентованном изобретении или полезной модели с более ранним приоритетом опубликованы позже приоритета изобретения или полезной модели, новизна которых проверяется, то эти сведения по общему правилу не включаются в уровень техники, но указанные запатентованные изобретение и полезная модель противопоставляются только по новизне изобретению или полезной модели, новизна которых проверяется, и только в объеме формулы изобретения или полезной модели, с которой выдан патент.

При этом запатентованные изобретение или полезная модель могут быть противопоставлены заявкам тех же либо других лиц (заявки же одних и тех же лиц не противопоставляются).

В нашем случае применены другие положения абз. 4 п. 2 ст. 1350 (аналогичные положения применительно к полезной модели предусмотрены абз. 2 п. 2 ст. 1351), которые также могут служить основанием для недопущения двойного патентования, но их главное и особое предназначение направлено на недопущение выдачи патента на изобретение или полезную модель, сведения о которых раскрыты в заявке другого лица, имеющей более ранний приоритет, но опубликованной позже приоритета изобретения или полезной модели, новизна которых проверяется (принцип первого заявителя). При этом не имеет значения, будет выдан патент по противопоставленной заявке или нет. Достаточными для ее противопоставления являются условия: заявка с более ранним приоритетом не должна быть отозванной, а сведения о ней в дальнейшем (после приоритета изобретения или полезной модели, новизна которых проверяется) должны стать общедоступными.

Противопоставляемая заявка с более ранним приоритетом, но опубликованная позже приоритета изобретения или полезной модели, новизна которых проверяется, считается таким же источником информации, как и любые традиционные (например, статьи в публикуемых изданиях, монографии, учебники, справочники), включаемые по общему правилу в предшествующий уровень техники, с которым проверяется новизна и изобретательский уровень, но применяемым только для проверки новизны изобретения или полезной модели.

В нашем случае, как уже отмечалось, противопоставлена в том числе и заявка, по которой выдан патент № 181 748 на полезную модель. На этом основании и применены цитируемые ниже положения ГК РФ.

В части изобретений: «При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, …».

Аналогично сформулированы положения относительно полезных моделей: «В уровень техники также включаются (при условии более раннего приоритета) все заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которые поданы в Российской Федерации другими лицами и, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса…».

Смысл этих положений выражается в реализации принципа первенства заявленного изобретения или заявленной полезной модели, лежащего в основе патентного права и заключающегося в том, что патент на эти объекты патентного права может быть выдан только при соблюдении первенства этих объектов в сравнении с уровнем техники, предшествующим приоритету этих объектов (определяемому соответствующей датой подачи заявки на выдачу патента в уполномоченное патентное ведомство), а также - всеми заявками других лиц, поданными в то же патентное ведомство (принцип первого заявителя).

Исходя из этого указанные положения ГК РФ относят к уровню техники заявку с более ранним приоритетом, но опубликованную позже приоритета изобретения или полезной модели, новизна которых проверяется, не исключая из противопоставленной заявки какие-либо виды ее документов, закрытый перечень которых установлен п. 2 ст. 1375 ГК РФ и п. 2 ст. 1376 ГК РФ. Этот перечень включает также и чертежи.

При этом предусмотренные п. 2 ст. 1385 и п. 2 ст. 1394 ГК РФ положения, в соответствии с которыми любое лицо после публикации сведений о заявке на изобретение или о выдаче патента на изобретение или полезную модель вправе ознакомиться со всеми документами соответствующей заявки, создает условия общедоступности этих сведений, что обеспечивает возможность их учета заявителями при подаче ими в Роспатент заявок на изобретение и полезную модель, а также – возможность заявителям, по заявкам которых Роспатент в своих запросах или решениях сделал вывод о несоответствии изобретения или полезной модели условию патентоспособности «новизна» в сравнении со сведениями, раскрытыми в этих документах противопоставленной заявки, предметно оценить обоснованность этих выводов.

Положения же абз. 4 п. 2 ст. 1350 и абз. 2 п. 2 ст. 1351 ГК РФ, предусматривающие исключение отозванных заявок из круга тех, которые могут быть противопоставлены по новизне изобретению или полезной модели, основаны на том, что отозванная заявка не порождает никаких юридических последствий, в том числе возможность включения ее в уровень техники, в сравнении с которым проверяется новизна изобретения или полезной модели.

Примененное в решении Роспатента положение п. 16 Порядка проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 316 (далее – Порядок), предусматривающее не учет чертежей противопоставляемой заявки на изобретение или полезную модель, имеющей более ранний приоритет, но опубликованной позже приоритета изобретения по рассматриваемой заявке, не только противоречит смыслу указанных положений ГК РФ, но и ограничивает их содержание.

Эти фактические обстоятельства являются основанием для вывода о незаконности этого положения Порядка, в связи с чем оно не подлежит применению.

Далее рассмотрим причины, по которым Порядком предопределено ограничение содержания указанных положений ГК РФ.

Это ограничение, очевидно, исходит из понимания, что предусмотренная абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ возможность включения в уровень техники заявки с более ранним приоритетом, чем приоритет изобретения, новизна которого проверяется, но опубликованной позже приоритета этого изобретения; основана на том, что по заявке с более ранним приоритетом может быть выдан патент на то изобретение или на ту полезную модель, формула которых будет отличаться от первоначальной и содержать признаки не только из зависимых пунктов формулы, но и из описания изобретения или полезной модели. А на идентичное изобретение или идентичную полезную модель с более поздним приоритетом может быть выдан патент по заявке другого лица. В результате будет нарушено требование о недопущении двойного патентования. Если же по заявке с более ранним приоритетом невозможно получить патент с формулой изобретения или полезной модели, отличающейся от первоначальной и включающей признаки, раскрытые в документах заявки по причине незаконности включения таких признаков в формулу, то двойного патентования не произойдет, если по заявке другого лица с более поздним приоритетом будет выдан патент с указанной формулой.

При этом в решении Роспатента презумируется, что признаки, раскрытые в чертежах (один из видов документов заявки), не могут быть использованы для включения в формулу изобретения или полезной модели на общих основаниях, в связи с чем по противопоставленной заявке не может быть выдан патент с формулой, включающей эти признаки. По заявке с более поздним приоритетом может быть выдан патент с этой формулой, что не приведет к двойному патентованию.

Однако, как показано выше, такое понимание данной возможности противоречит как смыслу, так и содержанию положений абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ, ограничивая их содержание. Это понимание означает попытку создания легитимной возможности выдачи патента на изобретение или полезную модель, сведения о которых раскрыты в заявке с более ранним приоритетом другого лица (вопреки принципу первого заявителя). И если даже не произойдет двойное патентование в случае, когда заявитель заявки с более ранним приоритетом не получит патент на изобретение или полезную модель, которые раскрыты в документах его заявки, а другое лицо получит патент на это изобретение или эту полезную модель по своей заявке с более поздним приоритетом, то это будет означать нарушение указанного основополагающего принципа патентного права: принципа первенства заявленного изобретения или заявленной полезной модели на основе нарушения принципа первого заявителя.

При этом то, что сведения из чертежей заявки не могут быть использованы для включения в первоначальную формулу изобретения или полезной модели, противоречит нормативно установленной возможности использования этих сведений.

Так, пунктом 96 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, утвержденных приказом Министерства экономического развития РФ от 25 мая 2016 г. № 316 (далее – Правила № 316), установлено:

«Включение в формулу изобретения признаков, раскрытых на чертежах, представленных на дату подачи заявки, допускается в случае, когда чертежи дают однозначное представление об этих признаках».

Таким же образом урегулирован этот вопрос в отношении полезной модели. Так пунктом 80 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм, утвержденных приказом Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2015 г. № 701 (далее – Правила № 701), установлено:

«Включение в формулу полезной модели признаков, раскрытых на чертежах, представленных на дату подачи заявки, допускается в случае, когда чертежи дают однозначное представление об этих признаках».

Эти обстоятельства подтверждают: подход, примененный в решении Роспатента и исходящий из того, что для избежания двойного патентования в уровень техники следует включать только такие документы противопоставленной заявки, которые могут содержать признаки, подлежащие включению в формулу будущего охраняемого изобретения (или будущей охраняемой полезной модели); в частности - только описание и формулу (без чертежей), противоречит положениям п. 96 и 80 подзаконных нормативных правовых актов, которыми чертежи также отнесены к документам заявки. Признаки, раскрытые в них, могут быть включены в формулу изобретения или полезной модели.

Кроме того, «отрывать» чертежи от описания изобретения или полезной модели, как это следует из понимания, примененного в решении Роспатента, противоречит предназначению чертежей, что установлено п. 2 ст. 1354 ГК РФ: толковать формулу изобретения и формулу полезной модели совместно с описанием, в котором приведены ссылки на фигуры и части объекта, изображенные на чертежах.

 

В судебном запросе сформулированы три возможных подхода к определению вопроса правомерности учета чертежей противопоставленной заявки, по которой выдан патент на полезную модель.

Первый из этих подходов основан на том, что ст. 1350 ГК РФ, указывая на возможность включения подобных заявок в уровень техники для проверки новизны изобретения, не содержит каких-либо ограничений в отношении подлежащих включению в исследование материалов, а, следовательно, в силу закона в уровень техники включаются в том числе и чертежи.

Отсюда следует, что единственно верным и адекватным нормам права является первый из перечисленных подходов.

В основе второго подхода, примененного в решении Роспатента, лежат:

противоречие смыслу норм права, которыми предусмотрено противопоставление заявки на изобретение или полезную модель, имеющей более ранний приоритет, заявке другого лица, имеющей более поздний приоритет, который заключается в предотвращении и пресечении выдачи патента по заявке, имеющей более поздний приоритет, на то изобретение или на ту полезную модель, которые раскрыты в заявке, имеющей более ранний приоритет;

факт ограничения содержания нормы материального права, установленной законом (абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ), в части учета всех документов противопоставляемой заявки положением п. 16 Порядка, примененного в решении Роспатента;

факт ошибочного мнения о недопустимости использования признаков, раскрытых в чертежах, для изменения формулы изобретения или полезной модели, вопреки положениям Правил № 316 и № 701, предусматривающих обратное.

Третий подход, приведенный в судебном запросе, также противоречит смыслу положений закона, предусматривающих противопоставление заявки, имеющей более ранний приоритет, заявке другого лица, имеющей более поздний приоритет, поскольку этот подход, как и подход, примененный в решении Роспатента, исходит из понимания, что смысл указанных положений закона заключается только в недопущении двойного патентования.

Однако предусмотренная этим подходом ссылка на п. 2 ст. 1354 ГК РФ, в соответствии с которым для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи, должна быть использована в качестве одного из аргументов недопустимости не учета чертежей для целей понимания смысла положений закона, предусматривающих противопоставление заявок.

 

Необходимо также учитывать следующие обстоятельства, специфические именно для ситуаций, когда противопоставляется не запатентованное изобретение или запатентованная полезная модель, а заявка, по которой выдан патент.

По этой заявке в соответствии с общим правилом невозможно выдать еще один патент и более с формулой, отличающейся от формулы, с которой уже выдан патент, в том числе на основе выделения заявки из первоначальной (право выделять заявки ограничено датой регистрации изобретения или полезной модели).

Остается только одна нормативно предусмотренная возможность изменить формулу запатентованного изобретения или запатентованной полезной модели: на основе спора о действительности патента.

Но процедура рассмотрения этих споров предусматривает ряд ограничений к изменению формулы, с которой выдан спорный патент.

Эти ограничения установлены подзаконным нормативным правовым актом. В период возникновения данного спора действовали Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56 (далее – Правила № 56).

В соответствии с п. 4.9 Правил № 56 изменять формулу изобретения (или полезной модели) можно так, как это предусмотрено правилами, регулирующими эти изменения на этапе экспертизы соответствующей заявки: «Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, полезной модели, перечня существенных признаков промышленного образца, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель и правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, действовавшими на дату подачи заявки».

В период возникновения данного спора уже действовала редакция ст. 1378 ГК РФ, в соответствии с которой недопустимо на этапе проведения экспертизы заявок изменять первоначальную формулу таким образом, что это приведет к нарушению требования единства изобретения или полезной модели. Это означает, что по противопоставленной заявке, по которой выдан патент, недопустимо изменять формулу, с которой выдан патент, указанным образом. Следовательно, в описании противопоставленной заявки могут оказаться многочисленные признаки, которые недопустимо включать в формулу, с которой выдан патент, и тем самым по этой заявке недопустимо получить патент с такой измененной формулой, а третьи лица могут получить патент с этой формулой по своей заявке с более поздним приоритетом. При этом будет грубо нарушен принцип первенства заявленного изобретения и принцип первого заявителя (по заявке, имеющей более поздний приоритет, не может быть выдан патент на изобретение или на полезную модель, которые раскрыты в заявке другого лица, имеющей более ранний приоритет).

Более того, в правоприменительной практике Роспатента и Суда по интеллектуальным правам повсеместно применяется правовая позиция президиума Суда по интеллектуальным правам, не допускающая использование вообще никаких признаков, раскрытых в описании изобретения или полезной модели, для включения их в измененную формулу изобретения или полезной модели в рамках спора о действительности патента. Эта правовая позиция, если ее учитывать для целей противопоставления заявки, имеющей более ранний приоритет, заявке, имеющей более поздний приоритет, исходя из упомянутого выше понимания, реализованного в решении Роспатента, исключает ни только учет для этих целей признаков, раскрытых в чертежах, но и во всем описании. Учет этой правовой позиции в подходе, примененном в решении Роспатента, вообще исключает возможность противопоставления заявки, имеющей более ранний приоритет, по которой выдан патент, но опубликованной после приоритета изобретения, новизна которого проверяется. А это - уже исключение самого положения закона (абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ), предусматривающего возможность противопоставления заявки, по которой выдан патент. В результате остается только второе положение этой нормы права: противопоставить запатентованное изобретение или запатентованную полезную модель в объеме формулы.

Эти обстоятельства дополнительно и контрастно подтверждают неадекватность примененного в решении Роспатента подхода указанным нормам права, установленным законом.

 

Далее поговорим о правовой позиции президиума Суда по интеллектуальным правам.

Первая группа. Измененная таким образом формула будет характеризовать новый объект, которого нет в формуле спорного патента, а его патентоспособность не проверялась в процессе экспертизы заявки, по которой выдан этот патент.

Вторая группа. Измененная формула может расширить объем правовой охраны, в результате патент с такой формулой будет действовать в отношении лиц, которые в период действия спорного патента вводили в гражданский оборот объекты, не нарушая этот патент, а после выдачи нового патента с измененной формулой эти действия могут быть признаны нарушением этого патента.

Во-первых, очевидно, что указанные рассуждения мотивированы целесообразностью ограничения действующих норм права, предусматривающих возможность использовать признаки описания для включения их в формулу в процессе оспаривания действительности патента, а не тем, что эти нормы права не соответствуют закону и по этой причине должны применяться с указанными ограничениями.

При этом положенное в основу первой группы рассуждений утверждение о недопустимости выдачи нового патента без проверки патентоспособности нового объекта, полученного в результате такого изменения формулы, нормативно реализовано Правилами № 56, которые предусматривают необходимость проведения этой проверки в случаях, когда коллегия Палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению ходатайство патентообладателя об изменении форму по оспариваемому патенту (абз. 5 п. 5.1 Правил № 56). На практике коллегия делает свой вывод о возможности выдачи нового патента с измененной формулой всегда и только по результатам проверки патентоспособности изобретения или полезной модели, охарактеризованных в измененной формуле.

По перечисленным причинам эта группа рассуждений в действительности не может подтвердить необходимость ограничить нормы права, предусматривающие использование признаков описания для включения их в формулу спорного патента.

Вторая группа рассуждений, действительно, подтверждает целесообразность ограничения изменения формулы спорного патента только в сторону сужения объема правовой охраны. Однако это сужение объема в одинаковой мере может быть обеспечено включением в формулу спорного патента признаков как зависимых пунктов формулы, так и раскрытых в описании. Это следует из законов логики, в частности - из соотношения объема содержания понятия и количеством признаков, характеризующих это понятие, а также степенью их обобщения (чем меньше признаков и чем они более обобщены, тем больше объем содержания понятия, и наоборот).

6 сентября 2020 г. вступили в силу Правила рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденные приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 30 апреля 2020 г. № 644/261 (далее – Правила № 644/261), которыми установлено, что измененная формула спорного патента может только сужать объем правовой охраны (абз. 1 и 2 п. 40). При этом установлено, что изменения формулы спорного патента должны соответствовать условиям, предусмотренным ст. 1378 ГК РФ. Это - закрытый перечень ограничений для включения признаков в формулу изобретения или полезной модели, он не включает невозможность использования признаков, раскрытых в описании, для включения их в формулу.

Представляется, что вступившие в силу Правила № 644/261 еще в большей мере подтверждают не легитимность правовой позиции президиума Суда по интеллектуальным правам, поскольку эта позиция ограничивает указанные нормативно установленные положения.

При этом надо учитывать, что принятое Правилами № 644/261 ограничение, предусматривающее сужение объема правовой охраны, решило проблему возможного распространения действия нового патента с измененной формулой на добросовестных лиц, законно вводящих в гражданский оборот объекты в период действия спорного патента. И к этой проблеме не имеет отношения вопрос об использовании признаков описания в измененной формуле спорного патента. Тем не менее это ограничение имеет смысл из других соображений: зависимые пункты формулы исторически стали применяться в мировой практике (в первую очередь, в отношении германской модели формулы, в которой зависимые пункты не определяют объем правовой охраны) именно для того, чтобы использовать их признаки для включения в независимые пункты в ситуации, когда изобретение или полезная модель по спорному патенту в объеме его формулы признаются непатентоспособными и действительность спорного патента может быть частично сохранена только на основе изменения его формулы.

Однако несмотря на то, что отечественная нормативно-правовая база и практика ее применения предусматривают германскую модель формулы, исторически они пошли по иному пути, основанному на использовании признаков, раскрытых не только в зависимых пунктах формулы, но и в описании, для включения их в независимый пункт формулы спорного патента. Этим, в частности, объясняется отечественная традиция подавать заявки на изобретение и полезную модель только с независимыми пунктами или с небольшим количество зависимых пунктов (в последнее время наблюдается тенденция к увеличению случаев многозвенных формул с большим количеством зависимых пунктов). Заявки иностранных лиц в подавляющем большинстве подаются с многочисленным количеством зависимых пунктов.

Представляется целесообразным нормативно принять это ограничение, допускающее использовать только признаки зависимых пунктов формулы для включения их в изменяемую формулу спорного патента, но со следующим исключением. Оно должно применяться только в случаях, когда в процессе спора о действительности патента устанавливается, что формула спорного патента не содержит признаков (или признака), без которых изобретение или полезная модель не обеспечивает достижение технического результата, и это является основанием для признания спорного патента недействительным, но эти признаки раскрыты в описании (или чертежах).

Также необходимо отметить исключение из требования изменять формулу спорного патента только в сторону сужения объема правовой охраны в случаях, когда в формулу спорного патента включены признаки (или признак), не раскрытые в первоначальных материалах заявки. В этих случаях действительность спорного патента может быть частично сохранена, если эти признаки исключить из формулы (подп. 3 п. 1 ст. 1398 ГК РФ), но их исключение приведет к расширению объема правовой охраны. Невозможность же такого исключения признаков приведет к лишению права патентообладателей изменить таким образом формулу патента и сохранить его действительность частично.

 

---