"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 1 (31), март 2021 г., с. 10-14

Мною получен Судебный запрос по делу СИП-1061/2019 с просьбой высказать свое мотивированное профессиональное мнение по вопросу толкования абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ и п. 16 Порядка № 3161 в части объема материалов заявки, имеющей более раннюю дату приоритета проверяемого изобретения, но опубликованной позднее даты приоритета проверяемого изобретения, подлежащих включению в объем исследования при проверке охраноспособности такого изобретения.

Как отмечено в Судебном запросе, основная проблема перед президиумом Суда по интеллектуальным правам заключается в определении объема с целью проверки спорного изобретения на предмет его соответствия условию патентоспособности «новизна», которому могут быть противопоставлены материалы заявки, имеющей более ранний приоритет, но опубликованной позднее даты приоритета спорного изобретения.

При разрешении вопроса о том, какие материалы противопоставленной заявки могут быть включены в объем проверки патентоспособности спорного изобретения, в Судебном запросе приводятся как минимум три возможных подхода:

-

первый подход определяется тем, что ст. 1350 ГК РФ, указывая на возможность включения подобных заявок в уровень техники с целью проверки патентоспособности изобретения, не содержит каких-либо ограничений в отношении подлежащих включению в исследование материалов, а следовательно, в силу закона в уровень техники включаются в том числе и чертежи.

-

второй подход, примененный Роспатентом, исходит из того, что для избежания двойного патентования в уровень техники следует включать только такие материалы противопоставленной заявки, которые могут содержать признаки, подлежащие включению в формулу будущего охраняемого технического решения: саму по себе формулу и описание технического решения (поскольку на стадии экспертизы возможно внесение признаков, содержащихся в описании, в формулу технического решения). В такой ситуации п. 16 Порядка № 316 следует считать нормой, конкретизирующей положения п. 2 ст. 1350 ГК РФ и соответствующей ее духу.

-

третий подход, в соответствии с которым абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ следует применять не только с учетом его цели (избежание двойного патентования), но и во взаимосвязи с п. 2 ст. 1354 Кодекса, в соответствии с которым для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (п. 2 ст. 1375 и п. 2 ст. 1376 ГК РФ).

При таком подходе в объем исследования для проверки патентоспособности изобретения следует включать только формулу и описание, приведенные в противопоставленной заявке, однако охарактеризованные в этих материалах признаки технического решения следует толковать в том числе и с применением чертежей.

По изучении Судебного запроса, а также соответствующей нормативно-правовой базы целесообразно изложить пояснения, относящиеся к мотивации моего мнения по рассматриваемому вопросу.

Согласно норме абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ, указанные в данной норме заявки, поданные в Российской Федерации другими лицами и пользующиеся более ранним приоритетом, включаются в уровень техники только при установлении новизны изобретения и только, если с их документами вправе ознакомиться любое лицо согласно п. 2 ст. 1385 ГК РФ (любое лицо после публикации сведений о заявке на изобретение вправе ознакомиться с документами заявки, если заявка не отозвана и не признана отозванной на дату публикации сведений о ней).

Порядок2 ознакомления с документами заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и выдачи копий таких документов, предусматривает в п. 1 ограничение в ознакомлении любого лица с документами заявки на выдачу патента, согласно которому порядок ознакомления и выдачи копий документов заявки не применяется к заявкам на секретное изобретение, а также к сведениям, доступ к которым ограничен законодательством Российской Федерации, содержащимся в документах заявки.

Чертежи изобретения, на которые имеется ссылка в описании изобретения, и раскрывающие таким образом сущность изобретения, не относятся к документам заявки, доступ к которым ограничен для третьих лиц.

Новизна изобретения устанавливается при исследовании патентоспобности, а в случае, рассматриваемом в абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ, закон рассматривает в уровне техники не отдельные документы заявки, в которых раскрывается изобретение (описание, формула и чертежи), а саму заявку в целом.

Тем самым, в рассматриваемом случае, включение именно заявки в уровень техники позволяет оценивать только новизну изобретения при анализе любого из документов заявки, как в отдельности, так и в их совокупности, исходя из условия, что к документам заявки относятся согласно ст. 1375 ГК РФ заявление, описание, формула, чертежи и реферат.

Отсутствие новизны изобретения в рассматриваемом случае означает, что оно по всем своим признакам, приведенным в формуле изобретения, с которой предполагается выдача патента, уже раскрыто в ранней заявке, вне зависимости от того, в каких ее документах осуществлено такое раскрытие. Как правило, в формуле более ранней противопоставленной заявки приводится нетождественная совокупность признаков, но в описании и чертежах может быть представлено и то исполнение признаков, которое порочит именно новизну более позднего патентуемого изобретения.

В этом случае любой из документов ранней заявки должен быть противопоставлен только по новизне, так как оценка изобретательского уровня не предусмотрена нормой абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ.

Оценка новизны изобретения не связана напрямую с установлением фактора «двойного патентования», так как формулы по сравниваемым заявкам могут не совпадать в такой мере, чтобы можно было говорить о том, что в обоих случаях имеет место одно и тоже изобретение по объему прав. Но если исследование вероятности «двойного патентования» связано только с сопоставлением объемов прав по независимым пунктам двух сравниваемых формул, то исследование новизны изобретения должно осуществляться по любому из документов ранее поданной заявки, отвечающей условиям абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ.

В последнем случае производится сравнение не одной формулы с другой формулой, а должно производиться сравнение формулы патентуемого изобретения со всей информацией, раскрытой в отношении данного изобретения в любых документах ранней заявки, входящей в уровень техники.

На предотвращение «двойного патентования» в первую очередь направлено второе условие из рассматриваемой статьи закона (последние строки четвертого абзаца), согласно которому при установлении новизны изобретения в уровень техники включаются «и запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы».

Как правило, это относится к тем изобретениям, которые имеют более ранний приоритет, уже запатентованы, но публикация об этом еще не осуществлена или осуществлена позже даты подачи второй заявки, по которой проводится оценка патентоспособности. В этом случае по первому патенту уже определен объем прав в формуле изобретения и Роспатент может сравнить данную формулу с формулой по более поздней заявке и, вынося суждение о возникновении «двойного патентования», может его на данном этапе предотвратить, не выдавая патент по второй заявке с тождественным объемом прав в формуле второго изобретения.

Предотвращение «двойного патентования» связано с толкованием объемов прав по формулам сравниваемых объектов (изобретений и полезных моделей), и как таковое не может являться причиной для исключения чертежей, входящих в число документов ранней заявки, из объема исследований при проверке новизны изобретения.

Пункт 16 Порядка № 316 предписывает проведение информационного поиска в объеме поиска для целей проверки новизны заявленного изобретения и предусматривает включение в объем поиска при определенных условиях ранее поданных заявок.

Указанное в этом пункте правило: «Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи.», формально не содержащее прямое указание на использование чертежей, должно применяться на этапе сравнения вербальных формул по объемам прав, когда во время оценки патентоспособности изобретения возникает ситуация с вероятностью «двойного патентования». В других случаях чертежи, если на них дается ссылка в описании, сами являются частью описания изобретения и не могут не учитываться в уровне техники при оценке патентоспособности изобретения.

Пункт 2 статьи 1354 ГК РФ устанавливает, что охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (п. 2 ст. 1375 ГК РФ и п. 2 ст. 1376 ГК РФ).

Данная норма позволяет толковать объем уже предоставленных интеллектуальных прав в патенте, когда какие-то признаки, приведенные в патентной формуле, вербально (словесно) не воспринимаются однозначно, и тогда необходимо использовать информацию о конкретном выполнении этих признаков, раскрываемому в описании и изображениях на чертежах.

Это может иметь место, когда в формуле изобретения признаки указываются, например, в функциональном виде, и только из примеров выполнения изобретения в описании можно оценить корректность формулировки признака, указанного в формуле, и тот объем прав, который определяется приведенным в формуле функциональным признаком.

Устройства как изобретения, представляющие собой достаточно сложные конструкции, без чертежей невозможно понять только по словесным описаниям, особенно, когда речь идет о новых изобретениях, которые, к тому же, должны отличаться изобретательским уровнем, что предполагает неочевидность данного изобретения.

Роспатент считает возможным использовать при оценке патентоспособности заявленного изобретения противопоставленную раннюю заявку только в объеме ее формулы и описания, однако неиспользование в этом случае также и чертежей, раскрывающих и поясняющих графически устройство, логически ничем не обосновано.

Чертежи изобретения, даже тогда, когда они формально приводятся и именуются в нормах закона отдельным документом, тем не менее являются графической частью описания того же изобретения, и только совместно с его вербальным текстом позволяют однозначно понять сущность технического решения и провести оценку патентоспособности. Вербальное описание изобретения и его графическое отображение представляют собой единое описание патентуемого объекта, которое лишь условно разделено на две части (вербальную и графическую).

В Судебном запросе предложены как минимум три разных подхода, рассматриваемых как возможных для разрешения поставленного вопроса.

Первый и второй подходы, каждый в отдельности, очевидно, недостаточно аргументированы нормами права, так как кроме утверждения, что этого требует непосредственно ст. 1350 ГК РФ или п. 16 Порядка № 316, не содержат какого-либо нормативного обоснования того, что чертежи изобретения определяют один из важнейших аспектов при выдаче патента, а именно - установление приоритета изобретения по дате подачи заявки Наряду с формулой и описанием чертежи, если они необходимы для понимания сущности изобретения, также обязательны для установления приоритета изобретения по дате подаче заявки.

По этим же причинам обоснование в третьем подходе применять абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ, во взаимосвязи только с п. 2 ст. 1354 ГК РФ, представляется недостаточным.

Норму абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ представляется целесообразным применять как во взаимосвязи с п. 2 ст. 1354 ГК РФ, так и во взаимосвязи с п. 3 ст. 13753 ГК РФ:

«3. Датой подачи заявки на изобретение считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, а если указанные документы представлены не одновременно, - дата поступления последнего из документов».

В соответствии с п. 1 ст. 1351 ГК РФ, по дате подачи заявки в Роспатент устанавливается приоритет изобретения, а предоставление данных чертежей изобретения после подачи его описания уже является достаточным основанием для переноса даты подачи заявки на более поздний срок, и тогда приоритет изобретения также переносится на более поздний срок.

Этот факт подтверждает высокую правоустанавливающую значимость чертежей изобретения, если на них имеется ссылка в описании, в общем комплекте документов заявки (заявление, описание, чертежи), достаточных для установления даты подачи заявки.

Тем самым, если чертежи имеются в заявке и на них дается ссылка в описании, они безусловно являются одним из документов, при наличии которых устанавливается дата подачи заявки и приоритет, но при соблюдении определенных требований к чертежам, и заявка согласно п. 2 (4) ст. 13754 ГК РФ, должна содержать:

4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;

Статья 1350 ГК РФ (п. 2, абз. 4)5 не содержит выборочного перечня документов из противопоставленной заявки6, подлежащих включению в исследование уровня техники при оценке патентоспособности заявленного изобретения.

В этой связи при оценке патентоспособности возможно системное7 совместное применение нормы абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ, нормы п. 2 ст. 1354 ГК РФ и нормы п. 3 ст. 1375 ГК РФ.

Поэтому на вопрос, в каком объеме с целью проверки спорного изобретения на предмет его соответствия условию патентоспособности «новизна» могут быть противопоставлены материалы заявки, имеющей более ранний приоритет, но опубликованной позднее даты приоритета спорного изобретения, логичен следующий ответ:

в объем исследования на предмет соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна», следует включать не только формулу и описание, приведенные в противопоставленной заявке, имеющей более ранний приоритет, но опубликованной позднее даты приоритета спорного изобретения, но и чертежи, на которые дается ссылка в описании противопоставленной заявки.