"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 1 (31), март 2021 г., с. 7-9

В производстве президиума Суда по интеллектуальным правам находятся кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) и общества с ограниченной ответственностью «Л АГРО» (далее – общество «Л АГРО») на решение Суда по интеллектуальным правам от 16 июня 2020 г. по делу № СИП-1061/2019 по заявлению общества с ограниченной ответственностью «ЛВ-Сервис» (далее – общество «ЛВ-Сервис) о признании недействительным решения Роспатента от 24 сентября 2019 г. об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации № 2678179 на изобретение.

В соответствии с положениями ч. 1.1 ст. 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации президиумом Суда по интеллектуальным правам был направлен в адрес А.А. Федотова судебный запрос от 18 сентября 2020 г., на который необходимо направить ответ в Суд по интеллектуальным правам не позднее 19 октября 2020 г.

В ответ на судебный запрос от 18 сентября 2020 г. по делу №СИП-1061/2019 настоящим сообщаю следующее.

Согласно пункту 2 ст. 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)

«Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы».

Положения пункта 2 ст. 1350 ГК РФ определяют объем сведений входящий в уровень техники.

По общему правилу это «любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения».

Однако для целей установления новизны изобретения в уровень техники дополнительно включаются «при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы».

Как справедливо отмечено судом, данное исключение из общего правила сделано с целью исключения двойного патентования.

Для целей корректного толкования положений абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ представляется важным сосредоточится на термине «патентование» и понять, что означает «запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели».

Согласно положениям статьи 1354 ГК РФ:

«1. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

2. Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376)».

Таким образом, запатентованные в Российской Федерации изобретения и/или полезные модели, по сути, определяются формулой, содержащейся в соответствующем патенте.

Следовательно, для целей установления новизны изобретения в уровень техники дополнительно должны включаться, запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели, только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели. При этом для толкования формулы могут использоваться описание и чертежи (п. 2 ст. 1354 ГК РФ).

Относительно дополнительного включения в уровень техники с целью установления новизны изобретения всех поданных в Российской Федерации другими лицами заявок (при условии их более раннего приоритета) на выдачу патентов на изобретения, полезные модели необходимо отметить следующее.

Как было указано ранее, норма раскрытая в абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ, направлена на избежание двойного патентования. При этом запатентованное изобретение или полезная модель определяются формулой, содержащейся в соответствующем патенте.

Следовательно, для избежания двойного патентования в уровень техники надлежит включать только такие материалы заявки, которые могут содержать признаки, подлежащие включению в формулу будущего охраняемого технического решения.

Пункты 1 и 2 ст. 1378 ГК РФ гласят:

«1. Заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец дополнения, уточнения и исправления путем представления дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной, если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на изобретение, полезную модель или промышленный образец по существу.

После получения отчета об информационном поиске, проведенном в порядке, установленном пунктами 2 - 4 статьи 1386 настоящего Кодекса, заявитель вправе однократно, по собственной инициативе, представить измененную формулу изобретения, не изменяющую заявку на изобретение по существу, и внести соответствующие изменения в описание.

2. Дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение или полезную модель по существу в одном из следующих случаев, если они содержат:

иное изобретение, не удовлетворяющее требованию единства изобретения в отношении изобретения или группы изобретений, принятых к рассмотрению, либо иную полезную модель;

признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения или полезной модели и не были раскрыты в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 или подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленных на дату подачи заявки;

указание на технический результат, который обеспечивается изобретением или полезной моделью и не связан с техническим результатом, содержащимся в тех же документах».

Пункта 2 ст. 1375 гласит:

«2. Заявка на изобретение должна содержать:

1)

заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2)

описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

3)

формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании;

4)

чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;

5)

реферат».

Пункт 2 ст. 1376 гласит:

«2. Заявка на полезную модель должна содержать:

1)

заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2)

описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;

3)

формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании;

4)

чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели;

5)

реферат».

Таким образом, с учетом положений п. 1 и 2 ст. 1378, подп. 1 - 4 п. 2 ст. 1375 и подп.1 - 4 п. 2 ст. 1376 ГК РФ, признаки, подлежащие включению в формулу будущего охраняемого технического решения, могут содержаться в описании, формуле и чертежах (и иных материалах для заявок на изобретения), если таковые были представлены на дату подачи заявки. Для толкования формулы могут использоваться описание и чертежи (п. 2 ст. 1354 ГК РФ).

При этом чрезвычайно важно отметить, что использование признаков из чертежей возможно только в том случае, если эти признаки однозначно на чертежах идентифицируются.

Учитывая все сказанное, с учетом положений ГК РФ в редакции, действующей на 28 мая 2018 г. (дата подачи заявки на изобретение №2018119512), представляется, что с целью проверки спорного изобретения на предмет его соответствия условию патентоспособности «новизна» могут быть противопоставлены материалы заявки, имеющей более ранний приоритет, но опубликованной позднее даты приоритета спорного изобретения, в объеме описание, формула и чертежи.

При этом использование признаков из чертежей возможно только в том случае, если эти признаки однозначно на чертежах идентифицируются.

Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (п. 2 ст. 1354 ГК РФ).