Задача правильного толкования нормы права представляет особый интерес для суда кассационной инстанции, когда перед ним возникают вопросы, не только ранее не затронутые в правоприменительной практике, но и не получившие осмысления в доктрине.

В таких особых случаях, для подтверждения или опровержения правильности применения судом норм права, президиум Суда по интеллектуальным правам может воспользоваться своим правом, предусмотренным в положении части 1.1 статьи 16 АПК РФ, и направить запросы ученым и иным лицам, обладающим теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого судом спора.

В деле № СИП-914/2020 об оспаривании решения Роспатента о регистрации товарного знака, которому был противопоставлен общеизвестный товарный знак, возникли вопросы толкования нормы подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ. Вопросы касались не только содержания этой нормы, но и возможности ее применения при оспаривании товарного знака, заявка на регистрацию которого была подана в период действия Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках).

Как следует из подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если таковая была предоставлена товарному знаку с более поздним приоритетом по отношению к признанному общеизвестным зарегистрированному товарному знаку иного лица, правовая охрана которого осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 1508 ГК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 1508 ГК РФ правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака применительно к указанным товарам будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

По общему правилу основания оспаривания устанавливаются на дату подачи заявки на регистрацию (пункт 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»), однако в настоящем деле противопоставленный общеизвестный товарный знак был признан таковым позже, после вступления в силу части четвертой ГК РФ.

В отношении указанных положений у президиума Суда по интеллектуальным правам возникли следующие вопросы.

1.

Применяется ли норма подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ в случае, когда противопоставленный товарный знак признан общеизвестным на основании обозначения, не имевшего до этого правовой охраны на территории Российской Федерации?

2.

Возможно ли применение нормы подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ в случае, когда обозначение признано общеизвестным товарным знаком ретроспективно с даты, предшествующей дате подачи третьим лицом заявки на регистрацию спорного товарного знака, если заявление о признании обозначения общеизвестным товарным знаком подано и решение о признании его общеизвестным принято после указанной даты подачи заявки?

3.

Должен ли подпункт 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ толковаться как не допускающий возможность признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным частично? Если да, то чем оправданно такое ограничение?

Если предоставление охраны может быть признано недействительным лишь полностью, достаточно ли для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, чтобы хотя бы часть товаров или услуг 1) вызывала ассоциации у потребителей с правообладателем общеизвестного товарного знака и 2) ущемляла законные интересы правообладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ), или два указанных обстоятельства должны присутствовать в отношении всего перечня товаров и/или услуг, для которых зарегистрирован спорный товарный знак?

4.

Какой закон подлежит применению для определения оснований оспаривания регистрации товарного знака и возможности признания предоставления правовой охраны недействительным, в случае когда на момент подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака (2003 год – в период действия Закона о товарных знаках) противопоставленное обозначение еще не было признано общеизвестным товарным знаком, однако в последующем признано таковым ретроспективно с даты, предшествующей подаче указанной заявки? Зависит ли ответ на этот вопрос от того, был ли на этот момент зарегистрирован товарный знак, впоследствии признанный общеизвестным?

Если основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку должны определяться Законом о товарных знаках, то должны ли положения пункта 2 статьи 19.1 этого Закона толковаться как позволяющие оспаривать регистрацию товарного знака в случае, если использование другим лицом товарного знака с более поздним приоритетом будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем и может ущемить его законные интересы? Если такое оспаривание допустимо, то прекращается правовая охрана полностью или частично?

Как усматривается из позиций, приведенных в обобщенном виде в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 февраля 2022 года, среди ученых возникли разногласия в отношении первого, второго и четвертого вопросов.

С разрешения авторов ответов на запрос президиума Суда по интеллектуальным правам Журнал Суда по интеллектуальным правам публикует мнения ученых по делу СИП-914/2020:

С.В. Бутенко, кандидата юридических наук, патентного поверенного Российской Федерации;

Е.А. Войниканис, доктора юридических наук, ведущего научного сотрудника Международного центра конкурентного права и политики БРИКС (НИУ ВШЭ);

Д.В. Мурзина, кандидата юридических наук, доцента кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета;

В.В. Орловой, доктора юридических наук, патентного поверенного.

По итогам рассмотрения спора, суд кассационной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции, который признал решение Роспатента недействительным в части отказа в аннулировании правовой охраны спорного товарного знака для неоднородных товаров и услуг. Так, постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 февраля 2022 года, решение суда первой инстанции, отменено, дело передано на новое рассмотрение (см. пункт 2 Обзора ключевых позиций президиума Суда по интеллектуальным правам № 4, подготовленный Кольздорф М.А.).

С учетом сложного сплетения даты подачи заявки на спорный товарный знак, даты подачи заявки на признание обозначения общеизвестным и даты, на которую был установлен факт общеизвестности обозначения, решающим оказался вопрос определения применимого материального права.

Суд кассационной инстанции подтвердил, что и для проверки охраноспособности спорного товарного знака и для определения объема противопоставленного общеизвестного товарного знака должны применяться положения Закона о товарных знаках, действовавшие на дату приоритета спорного товарного знака. Норма подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ применяется только в части определения порядка подачи возражения в Роспатент.

При этом суд кассационной инстанции подчеркнул, что в отличие от ГК РФ, Закон о товарных знаках предоставлял расширенный объем правовой охраны только тем товарным знакам, которые признавались общеизвестными после их регистрации в качестве обычных товарных знаков. Для незарегистрированных ранее обозначений, признанных общеизвестными, положение абзаца 1 пункта 2 статьи 19 Закона о товарных знаках предусматривало всего лишь ту правовую охрану, что предоставлялась и при обычной регистрации товарного знака. От установления к какой из этих двух категорий принадлежал противопоставленный общеизвестный товарный знак, зависело разрешение вопроса о том, распространяется ли его правовая охрана только на однородные или также на неоднородные товары и услуги.