С.А. Зуйков,
патентный поверенный РФ, управляющий партнер «Зуйков и партнеры»

Для цитирования:

Зуйков С.А. Рассмотрение вопросов незаконного использования средств индивидуализации в тегах (обзор) // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Сентябрь 2022. Вып. 3 (37). С. 75-77.

Zuykov S.A. Consideration of issues of illegal use of means of individualization in tags (review) // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. September 2022. 3 (37). Pp. 75-77. (In Russ.).

В связи с наращиванием объема присутствия бизнеса в Интернете увеличивается и количество способов, которыми можно нарушить исключительное право на средство индивидуализации, - уже стали нередки такие правонарушения, как размещение товарного знака на страницах сайтов, соцсетей, а также в доменных именах. Одним из новых способов является размещение чужого обозначения в тегах1 кода сайта (в ключевых словах)2, чтобы дать поисковой системе команду отобразить свой сайт при поиске пользователем сайта конкурента. Данный способ примечателен тем, что средство индивидуализации используется неявно, скрытно, и затрудняет выявление нарушения и вызывает вопросы о правовой квалификации.

К сожалению, не всегда истцы преуспевают в защите своих прав. Например, в деле № А11-7167/20193 в обоснование исковых требований истец указал на то, что ответчик неправомерно использовал элемент коммерческого обозначения и фирменного наименования истца в тегах. Данные обстоятельства истец подтверждал нотариальным протоколом осмотра доказательств и компакт-диском с множественными видеозаписями, сделанными в разные дни, в каждой из которых было видно, как при вводе в поисковую строку Интернет-сервиса «Google» словесного элемента поисковая система выдает в качестве результата поиска сайт ответчика и как в коде главной страницы сайта внутри тега <TITLE>...<TITLE> размещен тот же словесный элемент средств индивидуализации.

Поддерживая отказ в иске, Суд по интеллектуальным правам (далее – СИП) отметил, что нарушение интеллектуальных прав возможно, только если в результате действий предполагаемого нарушителя по использованию спорных обозначений в качестве ключевых слов в контекстной рекламе происходит изменение в структуре потребительского спроса, а именно возрастание спроса на продукцию (услуги) недобросовестного лица. Суд пояснил, что это дает такому хозяйствующему субъекту возможность увеличить объем реализации такой продукции и, соответственно, увеличить получаемую прибыль.

В связи с изложенным СИП указал, что сам факт использования обозначения, совпадающего с чужим средством индивидуализации при размещении рекламы в Интернете, хотя и оказывает влияние на результаты поисковой выдачи путем демонстрации пользователю рекламных объявлений лиц, не имеющих отношения к первоначальному правообладателю, необязательно может приводить к смешению на рынке, а, следовательно, - и к перераспределению спроса в пользу предполагаемого нарушителя.

Дела, в которых затрагиваются вопросы использования средств индивидуализации в тегах, в последнее время всё чаще рассматриваются в СИП.

В деле № А56-95430/20184 общество обратилось в арбитражный суд с иском об обязании прекратить незаконное использование товарного знака № 408769

в наименовании ответчика - адвокатского бюро «РБМ ЛИГАЛ АРТ» и на сайте ответчика - rbm.legal (в том числе в программном коде данного сайта и в исходном коде страницы) для целей поиска в поисковых системах и системах обеспечения перенаправления пользователей к сайту rbm.legal (включая диспетчер тегов https://www.googletagmanager.com), а также о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 5 000 000 рублей.

Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил частично (уменьшив сумму компенсации до 500 000 рублей), это решение было поддержано апелляцией; однако СИП направил дело на новое рассмотрение ввиду множественных грубых нарушений, допущенных судами. После нового рассмотрения компенсация была уменьшена еще вдвое.

Суд первой инстанции, повторно рассматривая дело и частично удовлетворяя исковые требования, исходил из того, что материалами дела подтверждено нарушение ответчиком принадлежащего истцу исключительного права на товарный знак теми способами, которые указал истец, в том числе в коде сайта.

Определяя размер компенсации, суд учел, в частности, вероятные убытки правообладателя (была продана только единица товара), и пришел к выводу о том, что соразмерной и справедливой будет компенсация в размере 250 000 рублей, исходя из среднестатистической (рыночной) цены юридических услуг в регионе - 5 000 рублей за осуществление одной юридической услуги как минимум за 50 раз. Оставляя решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции без изменения, СИП отметил, что, применяя такое обоснование, суд первой инстанции не вышел за пределы требований истца, а лишь мотивировал свои доводы.

В деле № А45-5897/20185, также выигрышном для истца, общество-ответчик привлекало внимание к своим товарам, используя обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 332445

в html-коде сайта и скрытом тексте на сайте, в рекламных объявлениях (предложениях к продаже), в ключевых словах шаблонов Яндекс.Директ.

Истец указывал, что действия по использованию обозначения таким образом непосредственно влияют на результаты работы контекстных поисковых систем в сети Интернет, поскольку при вводе в адресную строку Яндекс слова «мобиба» на странице, отображающей результаты поиска, появляется ссылка на информационный ресурс ответчика www.terma.camp, содержащий сведения о продаваемых товарах, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

Взыскивая компенсацию в размере 2 000 000 рублей, суд констатировал, что при вводе в поисковую строку «Яндекс» слова «мобиба» появлялся сайт ответчика, расположенный в списке между двумя официальными сайтами истца. Суд подчеркнул, что концепция рекламирования охватывает разные формы сообщения сведений, в том числе и косвенные формы, когда они способны воздействовать на экономическое поведение потребителей и таким образом наносить вред конкуренту, чье средство индивидуализации используется в мета-теге.

Также суд отметил, что ключевые слова могут использоваться в качестве своеобразного способа индивидуализации Интернет-страниц, содержащих указание на определенные товары и (или) услуги, и в этом смысле они могут расцениваться в качестве рекламы, поскольку влияют на работу поисковых систем и на экономическое поведение потребителей, поэтому использование товарных знаков без согласия правообладателя в таких мега-тегов (ключевых слов) является правонарушением.

Интересен также противоположный взгляд Федеральной антимонопольной службы на правомерность использования средств индивидуализации в качестве ключевых слов. Госорган, в свою очередь, считает6, что само по себе включение обозначения, совпадающего с товарным знаком либо фирменным наименованием хозяйствующего субъекта, в число ключевых слов при оформлении контекстной рекламы, не может рассматриваться как использование средства индивидуализации в смысле Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку данное действие не направлено на индивидуализацию собственных товаров (услуг). Сам факт использования лицом обозначения, совпадающего со средством индивидуализации, принадлежащим иному лицу, в качестве ключевого слова при размещении рекламы в Интернете, хотя и оказывает влияние на результаты поисковой выдачи путем демонстрации пользователю рекламных объявлений лиц, не имеющих отношения к первоначальному поисковому запросу пользователя, необязательно может приводить к смешению на рынке, а, следовательно, и к перераспределению спроса в пользу предполагаемого нарушителя.

Таким образом, квалификация использования средств индивидуализации других лиц в коде сайтов в качестве нарушения исключительного права пока представляется не однозначной – практика имеет противоположные примеры и демонстрирует, что совершенно различные факторы бывают существенными в разных судебных делах.