В.А. Корнеев,
кандидат юридических наук,
заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам,
главный научный редактор Журнала Суда по интеллектуальным правам

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 1 (31), март 2021 г., с. 4-6

Одной из задач президиума Суда по интеллектуальным правам как суда кассационной инстанции является проверка правильности толкования норм права, примененных судом первой инстанции при рассмотрении дела (п. 3 ч. 2 ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, далее – АПК РФ).

При толковании норм права суд учитывает как буквальное содержание норм, так и в случае если буквальное содержание конкретной нормы является неоднозначным – принципы права, историю и причины появления нормы в законодательстве, складывающуюся практику ее применения, имеющиеся научные рассуждения по соответствующей теме и др.

Нередко суд сталкивается с новыми вопросами толкования норм права, которые как не встречались ранее в правоприменительной деятельности, так и не получили доктринального осмысления.

В таких случаях задача правильного толкования нормы становится еще более интересной.

Как следует из части 1.1 ст. 16 АПК РФ и отмечено в п. 11 – 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 2012 г. № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам», президиум Суда по интеллектуальным правам для подтверждения (опровержения) правильности применения судом норм права при рассмотрении дела вправе направлять запросы ученым.

Журнал Суда по интеллектуальным правам с разрешения авторов ответов на запрос президиума Суда по интеллектуальным правам публикует мнения ученых по одному из вопросов патентного права, которые могут быть интересны читателям.

Вопрос, который был поставлен перед учеными, заключался в следующем.

Согласно абзацу 4 п. 2 ст. 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) при установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с п. 2 ст. 1385 или п. 2 ст. 1394 этого Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы (в редакции, действовавшей на дату приоритета спорного изобретения).

Данная норма не конкретизирует, какие из материалов заявки включаются в уровень техники.

В соответствии с п. 2 ст. 1375 ГК РФ заявка на изобретение должна содержать:

1)

заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и заявителя – лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2)

описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

3)

формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании;

4)

чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;

5)

реферат.

Описание изобретения и чертежи являются самостоятельными частями материалов заявки на выдачу патента, описание изобретения не включает в себя чертеж.

При этом в силу п. 16 Порядка проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 316 (далее – Порядок № 316), заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи.

Основной вопрос, который стоял перед президиумом Суда по интеллектуальным правам при толковании указанных норм в их взаимосвязи, заключался в определении того, в каком объеме с целью проверки изобретения на предмет его соответствия условию патентоспособности «новизна» могут быть противопоставлены материалы заявки, имеющей более ранний приоритет, но опубликованной позднее даты приоритета спорного изобретения, – могут ли быть противопоставлены чертежи.

Возможны как минимум три подхода:

1)

ст. 1350 ГК РФ, указывая на возможность включения подобных заявок в уровень техники с целью проверки патентоспособности изобретения, не содержит каких-либо ограничений в отношении подлежащих включению в исследование материалов, а следовательно, в силу закона в уровень техники включаются чертежи;

2)

исходя из вероятной цели появления абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ – избежания двойного патентования – в уровень техники следует включать только такие материалы противопоставленной заявки, которые могут содержать признаки, подлежащие включению в формулу будущего охраняемого технического решения: саму по себе формулу и описание технического решения (поскольку на стадии экспертизы возможно внесение признаков, содержащихся в описании, в формулу технического решения). В такой ситуации п. 16 Порядка № 316 следует считать нормой, конкретизирующей положения п. 2 ст. 1350 ГК РФ и соответствующей ее духу;

3)

абзац 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ следует применять не только с учетом цели избежания двойного патентования, но и во взаимосвязи с п. 2 ст. 1354 Кодекса, в соответствии с которым для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (п. 2 ст. 1375 и п. 2 ст. 1376 ГК РФ). При таком подходе в объем исследования для проверки патентоспособности изобретения следует включать только формулу и описание, приведенные в противопоставленной заявке, однако охарактеризованные в этих материалах признаки технического решения следует толковать и с применением чертежей.

С учетом мнений ученых президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 2 ноября 2020 г. по делу № СИП‑1061/2019 выработал следующую точку зрения.

Норма абзаца 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ сформулирована однозначно.

Эта норма не содержит изъятий в отношении объема материалов заявки, имеющей более ранний приоритет по сравнению со спорным изобретением, но опубликованной позднее даты приоритета спорного изобретения, включаемых в объем исследования с целью проверки соответствия спорного изобретения условию патентоспособности «новизна», а значит, охватывает в том числе чертежи.

Порядок № 316 как подзаконный нормативный правовой акт не может ограничивать применение нормы абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ.

Учитывая, что нормы федерального законодательства (п. 1 и 2 ст. 1350, п. 2 ст. 1354, п. 2 ст. 1375 и п. 2 ст. 1376 ГК РФ) имеют большую юридическую силу по отношению к подзаконному акту (п. 16 Порядка № 316), президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о необходимости применения норм ГК РФ непосредственно в их буквальном истолковании.

На страницах журнала публикуем ответы экспертов на Судебный запрос по делу СИП-1061/2019: В.Ю. Джермакяна; В.А. Мещерякова, А.А. Федотова.