Постановление президиума СИП от 24.01.2022 по делу № СИП-637/2021

спорное обозначение

Роспатент отказал заявителю в регистрации товарного знака для индивидуализации товаров 5-го, 32-го классов и услуг 35-го класса МКТУ в связи с тем, что регистрация такого обозначения противоречила общественным интересам (пп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ), а также поскольку обозначение могло ввести потребителей в заблуждение относительно места изготовления товара (пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ).

По итогам рассмотрения возражения заявителя, Роспатент установил, что в регистрации обозначения было правомерно отказано на основании положений пп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ. Заявитель оспорил это решение в СИП, но как суд первой, так и суд кассационной инстанции согласились с выводами административного органа о противоречии общественным интересам.

Роспатент и суд первой инстанции установили, что нижняя часть обозначения воспроизводит изображение росписи изделия, характерной для народного промысла «Гжель», признанного достоянием и одной из форм народного творчества народов России, которые охраняются и регистрируются в соответствии с Федеральным законом от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах» (далее – Закон о промыслах). Заявитель не соглашался с этим выводом, ссылаясь на то, что в верхней части обозначения имеется рисунок гор и стилизованной птицы, а в нижней части обозначения использованы красный и коричневый цвета, не свойственные росписи «Гжель». Несмотря на это суд первой инстанции пришел к выводу о том, что при восприятии спорного обозначения в сознании потребителя будет формироваться представление именно о росписи «Гжель» в силу наличия в нижней части данного обозначения изобразительного элемента с характерными для данного промысла художественными особенностями. К тому же суд констатировал, что нижняя часть обозначения доминирует, первым впечатлением потребителя от обозначения будет именно ассоциация с народным художественным промыслом.

Президиум СИП поддержал выводы суда первой инстанции. Он пояснил, что в данном случае противоречие общественным интересам заключается в том, что путем регистрации товарного знака вводятся не предусмотренные законом ограничения для третьих лиц, в том числе для организаций народных художественных промыслов (статья 5 Закона о промыслах), по использованию конкретных воплощений стилистики «Гжель».

Также суд кассационной инстанции отклонил довод заявителя о том, что подобные изобразительные элементы используются многими производителями товаров, поскольку в данном случае проверяется охраноспособность заявленного на регистрацию обозначения. Судьи отметили, что фактически этот довод, наоборот, подтверждает несоответствие заявленного обозначения требованиям пп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ.

Обзор подготовлен Капыриной Н.И., PhD

Постановление президиума СИП от 24.01.2022 № СИП-762/2021

спорное обозначение

Роспатент отказал в регистрации комбинированного обозначения со словесным элементом «Окинава» в качестве товарного знака в отношении широкого перечня товаров и услуг, в основном продуктов питания, рекламы и доставки товаров. Выводы административного органа были основаны на несоответствии обозначения требованиям пп. 3 п. 1 и пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ. Роспатент исходил из того, что географический объект Окинава известен российскому потребителю как японский остров, а Япония характеризуется производством различных продуктов питания и осуществляет их экспорт по всему миру, поэтому обозначение характеризует товар, указывая на его место происхождения. Кроме того, Роспатент исходил из того, что заявитель является российским предпринимателем с местом нахождения в городе Казани, поэтому заявленное обозначение «Окинава» способно ввести потребителя в заблуждение в отношении места производства заявленных товаров. После отказа в удовлетворении возражения, заявитель обратился в СИП. Решением СИП требования заявителя удовлетворены. Кассационная жалоба, направленная Роспатентом в Президиум СИП, оставлена без удовлетворения.

Суд кассационной инстанции напомнил, что если в обозначении используется название географического объекта, для выявления соответствия этого обозначения требованиям пп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ необходимо не только установить наличие или отсутствие географического объекта, но и его известность для адресной группы потребителей, а также способность названия восприниматься рядовым, средним потребителем как место производства конкретного товара. Последнее обстоятельство устанавливается на основании того, возникают ли какие-либо ассоциативные связи у потребителей между конкретным товаром и конкретным обозначением.

В данном случае выводы о вероятных ассоциативных связях должны были базироваться не на известности Японии в целом как места производства товаров, а на том, может ли именно остров Окинава ассоциироваться с соответствующими товарами и услугами у адресной группы потребителей. Иными словами, следовало выяснить разумно ли предположить, что словесный элемент «Окинава» будет указывать адресной группе потребителей на место происхождения спорных товаров и услуг.

Для опровержения этих выводов суда первой инстанции, Роспатент, среди прочего, привел в своей кассационной жалобе довод о том, что методологический подход суда по данному вопросу не соответствует международной практике и, в частности, Руководству по экспертизе товарных знаков Европейского союза (далее – Руководство по экспертизе). Президиум СИП не согласился с позицией Роспатента, пояснив, что толкование нормы пп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ судом первой инстанции не расходится с тем, что приведено в Руководстве по экспертизе.

Во-первых, в обозначенном Роспатентом пункте 2.6.2 Руководства по экспертизе указывается на то, что регистрация географических наименований в качестве товарных знаков невозможна, если это наименование или 1) знаменито, или 2) известно применительно к спорным товарам (услугам), и, как следствие, или 1) ассоциируется с соответствующими товарами (услугами) у адресной группы потребителей, или 2) разумно предположить, что это наименование будет оказывать адресной группе потребителей на место происхождения спорных товаров (услуг). При этом в отношении конкретного географического наименования (а не в целом государства, в котором соответствующее место находится) должны быть пройдены два шага:

-

определение того, воспринимается ли адресной группой потребителей конкретный элемент как географическое наименование (по общему правилу, не запрещается регистрация географических наименований, неизвестных разумно информированной адресной группе потребителей (а не географам));

-

определение того, указывает ли обозначение на место, ассоциирующееся с заявленными товарами или услугами, или разумно ли предположить, что обозначение будет ассоциироваться с этими товарами или услугами в будущем, или может ли оно с точки зрения потребителей указывать на место происхождения этой категории товаров или услуг (т.е. эта проверка проводится в отношении конкретных заявленных товаров и услуг).

В Руководстве по экспертизе также специально отмечено, что отказ в государственной регистрации товарного знака не может быть основан исключительно на теоретической возможности производства в этом месте товаров.

Во-вторых, в отношении приведенного в кассационной жалобе примера с обозначением «SUEDTIROL», президиум СИП указал, что Роспатент не вполне точно отразил приведенную в Руководстве по экспертизе позицию Суда ЕС, говоря о том, что «для установления ассоциаций между географическим наименованием и товарами/услугами достаточно установить, что заявленные товары/ услуги могут в принципе производиться в регионе с определенным уровнем развития экономики».

Президиум констатировал, что в вышеприведенной цитате Роспатент словом «заявленные» заменил оборот «такие, которые были заявлены» – т.е. не любые, а именно те конкретные, которые были заявлены, и не учел, о каких услугах в действительности шла речь в примере.

Более того, вывод о наличии ассоциаций в приведенном деле был сделан на основе анализа представленных в материалы дела доказательств и исходя из фактических обстоятельств. Так, из судебного решения следует, что суд учитывал особенности региона, название которого использовано в качестве заявленного обозначения («SUEDTIROL»), наличие в этом регионе предприятий, которые оказывают спорные услуги (параграфы 41–44 решения Суда общей юрисдикции от 20.07.2016 по делу Т-11/15).

При этом в Руководстве по экспертизе приводятся примеры допустимой регистрации, в частности «HOLLYWOOD» для товаров 30-го класса МКТУ и «GREENLAND» для свежих фруктов овощей.

Последнее обстоятельство опровергает также довод Роспатента о том, что в отношении продуктов питания должен использоваться некий особый существующий в мировой практике подход, в принципе не допускающий существования товарных знаков, опосредующих географические наименования.

При принятии оспариваемого решения Роспатент исходил из следующего:

остров Окинава известен российскому потребителю, поскольку имеются многочисленные русифицированные ссылки в сети Интернет с информацией о данном географическом объекте;

Япония характеризуется производством различных продуктов питания и напитков, например соевых соусов, мисо, соевого молока, тофу, саке, а также занимается экспортом данных продуктов и напитков в различные страны, например, в Китай, Таиланд, Южную Корею, США, Мексику, Канаду, Австралию, что говорит о продвижении и доставке товаров 29, 30, 31, 32-го классов МКТУ во многие точки мира.

Такой подход признан президиумом СИП неприемлемым. Суд отметил правильность указания суд первой инстанции на то, что «известность Японии как места производства ряда продовольственных товаров не является достаточной для вывода об известности японского острова Окинава как места производства всех товаров, поименованных в заявке. С учетом существующего многообразия продуктов питания и различных условий их создания (природные, климатические и пр.) один регион не может быть известен в качестве источника происхождения любых продуктов питания».

В отношении довода Роспатента о том, что неразумно от него требовать проводить оценку охраноспособности спорного обозначения применительно к каждому заявленному товару или услуге, президиум СИП напомнил, что имеет значение не разумность действий Роспатента, а их законность.

При экспертизе заявки предметом исследования является возможность регистрации спорного обозначения применительно к каждому заявленному товару (из числа указанных в заявке). При рассмотрении возражения предметом рассмотрения является проверка законности решения экспертизы применительно к каждому заявленному товару (из числа указанных в возражении). При рассмотрении дела судом предметом спора является проверка законности решения Роспатента применительно к каждому заявленному товару (из числа указанных в поданном в суд заявлении).

При этом президиум СИП не исключает возможности делать объединенные выводы по некоторым группам товаров (а не по каждому товару в отдельности), по секторам рынка, но лишь при условии надлежащей мотивировки причин объединения товаров в группы для оценки вероятного восприятия спорного обозначения адресными группами потребителей этих товаров.

Наконец президиум СИП поддержал выводы суда первой инстанции об отсутствии возможности введения потребителей в заблуждение согласно пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ. Он отметил, что судом применена правильная методология и сделан обоснованный вывод о том, что в нарушение положений закона и методологических рекомендаций в решении Роспатента отсутствует анализ правдоподобности ложной ассоциации применительно к заявленному перечню товаров и услуг.

Обзор подготовлен Капыриной Н.И., PhD

Постановление президиума СИП от 24.12.2021 по делу № СИП-444/2021

Роспатент зарегистрировал товарный знак в виде бутылки с этикеткой, исключив различные неохраняемые элементы, в том числе форму бутылки. После регистрации Роспатент внес исправление в запись в Государственном реестре, охарактеризовав товарный знак в качестве объемного. Правообладатель обратился в СИП с заявлением о признании этого действия Роспатента незаконным. Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений постановлением президиума СИП, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Президиум СИП посчитал, что суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что в силу статьи 1505 ГК РФ и пункта 105 Административного регламента (утв. приказом Роспатента от 31.08.2020 № 119) Роспатент уполномочен внести в Государственный реестр соответствующие дополнения по собственной инициативе, а оспариваемые действия Роспатента по внесению соответствующих изменений являются законными и обоснованными. Исследовав материалы дела, суд первой инстанции констатировал, что товарный знак содержал в себе объемный элемент, пусть и дискламированный, а исправление, внесенное Роспатентом, несло в себе уточнение этой характеристики.

При этом президиум СИП согласился с мнением заявителя кассационной жалобы, согласно которому спорный товарный знак фактически является комбинированным.

Суд пояснил, что комбинированным товарным знаком является обозначение, в котором содержатся комбинации различных элементов (изобразительных, словесных, объемных и т.п.). Указанное определение товарного знака следует из толкования п. 1 ст. 1482 ГК РФ, согласно которому в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Именно такое обозначение, включающее в себя комбинацию изобразительных, словесных и объемного элементов (бутылка с этикеткой), по сути, являющееся комбинированным, было заявлено на регистрацию. С учетом того что в составе комбинации присутствует объемный элемент (т.е. визуально воспринимаемый контур формы изделия), к заявке на регистрацию товарного знака также должны были прилагаться проекции, что и было сделано заявителем.

При этом как и суд первой инстанции, президиум СИП признал несостоятельным мнение правообладателя о том, что указание спорного товарного знака в качестве объемного или комбинированного может повлиять на исход рассмотрения возражения против предоставления этому знаку правовой охраны, мотивированного сходством обозначения с иным объемным товарным знаком или противопоставленным промышленным образцом.

Если комбинация спорного товарного знака фактически включает в себя объемный элемент, этот товарный знак подлежит сравнению с противопоставленным объемным товарным знаком независимо от наличия или отсутствия в Государственном реестре специального указания на такой элемент.

Исходя из содержания пунктов 42-44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №4 82, и положений пп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ президиум СИП напомнил, что определяющим для установления сходства обозначений является вероятность наличия у рядовых потребителей ассоциативных связей между сравниваемыми обозначениями.

Обзор подготовлен Капыриной Н.И., PhD

Постановление президиума СИП от 24.12.2021 по делу № СИП-387/2021

Роспатент отказал в регистрации комбинированного обозначения со словесным элементом «WABI» в качестве товарного знака для товаров 9-го класса и услуг 35, 38, 42-го класса МКТУ. Вывод административного органа был основан на противоречии обозначения общественным интересам (пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ) и на том, что в обозначении содержится элемент, способный ввести потребителя в заблуждение в отношении испрашиваемых товаров и услуг (пп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ).

После отказа в удовлетворении возражения, заявитель обратился в СИП. Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений постановлением суда кассационной инстанции, решение Роспатента признано недействительным и на административный орган возложена обязанность рассмотреть возражение повторно.

Кассационная жалоба Роспатента касалась только несоответствия выводов суда первой инстанции положениями пп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ. Следует, однако, упомянуть, что суд первой инстанции признал необоснованным вывод Роспатента о том, что спорное обозначение включало в себя название криптовалюты «WaBi» и тем самым противоречило общественным интересам. Роспатент руководствовался предупреждением Банка России о том, что криптовалюта может быть использована в преступной деятельности. В своем решении суд первой инстанции указал, что Роспатент не привел мотивы того, каким образом регистрация заявленного обозначения для индивидуализации конкретных заявленных товаров и услуг будет восприниматься как противоречащая общественным интересам. Также этот вывод Роспатента противоречит сложившейся практике по регистрации обозначений с названиями криптовалют в т.ч. для финансовых услуг 36-го класса МКТУ.

В отношении заявленного в кассационной жалобе несоответствия решения СИП положениям пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, президиум СИП отметил следующее. Эта норма материального права закрепляет абсолютное основание для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака и касается случаев, когда само обозначение в силу определенных признаков является ложным или вводящим в потребителя заблуждение.

К обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товаров и/или услуг, могут быть отнесены имитации известных для потребителей обозначений, используемых для маркировки товаров и/или услуг.

В некоторых случаях заявленные обозначения имитируют обозначения, не зарегистрированные в качестве товарных знаков, но введенные в гражданский оборот другими хозяйствующими субъектами.

Президиум СИП констатировал: вывод Роспатента о возможности введения потребителя в заблуждение спорным обозначением обусловлен тем, что входящий в него словесный элемент использует в своей деятельности китайская компания Walimai (текущее наименование компании Taeltech). Однако суд первой инстанции установил, что в материалы административного дела подателем возражения были представлены документы, подтверждающие использование этого же словесного элемента в своей деятельности компанией Кока-Кола.

Как пояснил президиум СИП, при наличии на рынке интернет-торговли двух иностранных лиц, использующих одно и то же обозначение, вывод о наличии у российского потребителя ассоциативных связей лишь с одним из них не может быть следствием предположений. К тому же Роспатент должен был проанализировать вероятность возникновения ассоциативных связей с каждой из компаний.

Кроме того, президиум СИП отметил, что спорное обозначение является комбинированным: оно включает в себя изобразительный элемент. Это обстоятельство также должно быть учтено при определении, ассоциируют ли потребители в Российской Федерации конкретное спорное обозначение с каким-либо обозначением, используемым иностранными лицами, и если да, то с каким именно.

Обзор подготовлен Капыриной Н.И., PhD

Постановление президиума СИП от 22.12.2021 по делу № СИП-581/2019

Товарный знак «ШУСТОВ» зарегистрирован на основании заявления ООО «Крымский винный дом» от 15.03.2016 о признании действия на территории Российской Федерации исключительного права на товарный знак, удостоверенный свидетельством Украины (базовый товарный знак).

Торговый дом «Шустов» обратился в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду несоответствия его регистрации требованиям ч. 1 ст. 13.1 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Вводный закон). В обоснование возражения заявитель ссылался на то, что по состоянию на 18.03.2014 (день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов) у ООО «Крымский винный дом» отсутствовало право на базовый товарный знак. Указанное право было приобретено этим обществом лишь 10.07.2014 у иностранного лица, которое на территории Республики Крым не располагалось.

С учетом изложенного Торговый дом «Шустов» полагал, что, поскольку на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов исключительное право на базовый товарный знак принадлежало иностранному лицу, не имеющему места нахождения постоянно действующего исполнительного органа на территории Республики Крым, признание исключительного права на спорный товарный знак за Крымским винным домом на территории Российской Федерации было невозможно. Кроме того, Торговый дом «Шустов» указывал на то, что действия Крымского винного завода по приобретению после 18.03.2014 исключительного права на спорный товарный знак и обращение за признанием действия исключительного права на него на территории Российской Федерации являются злоупотреблением правом.

Решением Роспатента в удовлетворении возражения отказано, правовая охрана спорного товарного знака оставлена в силе. В числе прочего Роспатент констатировал, что ссылки Торгового дома «Шустов» на несоответствие проведенной регистрации спорного товарного знака нормам ч. 1 и 4 ст. 13.1 Вводного закона не могут быть рассмотрены Роспатентом, поскольку данное основание для оспаривания регистрации в административном порядке не предусмотрено ст. 1512 ГК РФ.

Торговый дом «Шустов» обратился в СИП с двумя требованиями:

о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения;

о признании недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

В данном случае исходя из правового регулирования, содержащегося в ч. 16 ст. 13.1 Вводного закона, требование о признании недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному представляет не желаемый Торговым домом «Шустов» способ восстановления нарушенного права (п. 3 ч. 4 ст. 201 АПК РФ), а самостоятельное требование. Так, ч. 16 ст. 13.1 Вводного закона предусматривает оспаривание непосредственно в судебном порядке признания действия исключительного права на товарный знак, произведенного с нарушением положений ч. 1 и 4 этой статьи Закона.

Суд первой инстанции принял уточнение заявленного требования в следующей редакции – «о признании действий, связанных с приобретением исключительного права на товарный знак …, актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом и прекращении правовой охраны указанного товарного знака».

Правообладатель указывал на то, что принятое уточнение нарушает нормы ст. 49 АПК РФ, поскольку меняет одновременно и предмет, и основание требований.

Президиум СИП с этим доводом не согласился и отметил, что, по сути, в данном случае не произошло изменения ни предмета, ни оснований заявленных требований.

В данном случае материально-правовое требование заключается в желании прекратить правовую охрану спорного товарного знака.

Основанием иска как изначально, так и после принятого уточнения является предполагаемый Торговым домом «Шустов» факт представления в Роспатент Крымским винным домом ненадлежащих документов в подтверждение наличия у последнего исключительного права на базовый товарный знак по законодательству Украины при его признании товарным знаком по законодательству Российской Федерации на основании ч. 1 ст. 13.1 Вводного закона.

Как отмечено в п. 171 Постановления № 10, о недобросовестности может свидетельствовать представление в Роспатент недостоверных документов при подаче заявки на регистрацию товарного знака.

Особенностью товарных знаков, признанных таковыми по законодательству Российской Федерации на основании ч. 1 ст. 13.1 Вводного закона, является то, что в отношении их непосредственно в судебном порядке возможно оспаривание их действия, если исключительное право на них приобретено ненадлежащим лицом (ч. 16 ст. 13.1 Вводного закона).

При установлении факта подачи недостоверных документов (т.е. недобросовестности в смысле п. 171 Постановления № 10) в подтверждение наличия у лица права в силу ч. 1 ст. 13.1 Вводного закона признать за собой исключительное право на товарный знак непосредственно суд признает предоставление правовой охраны такому товарному знаку недействительным.

Следовательно, в отличие от общего порядка, предусматривающего установление недобросовестности при приобретении исключительного права на товарный знак в рамках отдельного требования, для товарных знаков, признанных таковыми на основании ст. 13.1 Вводного закона, признание недобросовестности представляет собой не самостоятельное требование, а лишь основание для другого требования - базирующегося на ч. 16 ст. 13.1 Вводного закона.

Таким образом, «признание действий, связанных с приобретением исключительного права на товарный знак …, актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом» в данном случае представляет собой лишь надлежащую правовую квалификацию требования о признании недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному.

При этом как недобросовестная конкуренция, так и злоупотребление правом в данном случае представляют не само по себе требование, а правовое основание требования о прекращении правовой охраны спорного товарного знака на основании ст. 13.1 Вводного закона.

Обзор подготовлен Кольздорф М.А., LL.M.

Постановление президиума СИП от 20.12.2021 по делу № СИП-190/2020

В СИП подано заявление о признании действий по приобретению прав на товарные знаки актом недобросовестной конкуренции. Решением суда первой инстанции в удовлетворении требований отказано.

Одним из ответчиков в СИП подано заявление о вынесении дополнительного решения по делу, мотивированное отсутствием в тексте решения вывода по требованию данного лица о признании действий истцов по предъявлению иска злоупотреблением правом. Определением суда первой инстанции в принятии дополнительного решения отказано, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для применения к спорным правоотношениям ст. 10 ГК РФ.

Президиум СИП отменил данное определение и отказал в удовлетворении заявления о принятии дополнительного решения, руководствуясь следующим.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 178 АПК РФ арбитражный суд, принявший решение, до вступления этого решения в законную силу по своей инициативе или по заявлению лица, участвующего в деле, вправе принять дополнительное решение, в том числе в случае, если по какому-либо требованию, в отношении которого лица, участвующие в деле, представили доказательства, судом не было принято решение.

Эта норма корреспондирует ч. 5 ст. 170 АПК РФ, в соответствии с которой резолютивная часть решения должна содержать выводы об удовлетворении или отказе в удовлетворении полностью или в части каждого из заявленных требований. В соответствии с п. 4 ст. 178 АПК РФ в случае отказа в принятии дополнительного решения выносится определение.

Как следует из мотивировочной части определения, по результатам рассмотрения заявления о вынесении дополнительного решения по его требованию о признании действий истцов злоупотреблением правом суд первой инстанции не усмотрел оснований для применения к спорным правоотношениям норм ст. 10 ГК РФ и отказал в удовлетворении заявления. Несмотря на то что в резолютивной части определения содержится указание на отказ в принятии дополнительного решения, суд первой инстанции рассмотрел заявление по существу, дал оценку доводам о наличии в соответствующих действиях истцов признаков злоупотребления правом.

Президиум СИП отметил, что суд первой инстанции не учел следующее.

Как разъяснено в п. 170 Постановления № 10, законом не установлен специальный порядок признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена. Вместе с тем следует учитывать, что такое злоупотребление правом может быть установлено судом при рассмотрении иного дела, например по иску правообладателя о применении мер защиты принадлежащего ему права.

В п. 1 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» отмечено, что поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае при рассмотрении дела суд выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны.

Таким образом, из приведенных разъяснений высшей судебной инстанции следует, что доводы о злоупотреблении правом не могут быть положены в основу самостоятельного требования, вместе с тем злоупотребление правом может быть установлено судом при рассмотрении иного дела. Такое злоупотребление определяет правовую судьбу тех требований истца, против которых ответчиком заявлено о применении ст. 10 ГК РФ.

Как отмечено в п. 2 ст. 10 ГК РФ, правовым последствием злоупотребления правом является отказ лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также иные меры, предусмотренные законом. Это также относится к доводам ответчика о наличии в действиях истцов по предъявлению иска злоупотребления правом.

Указанные доводы ответчика не являются каким-либо требованием, в том числе встречным. По сути, хотя установление недобросовестного поведения одной из сторон может явиться основанием для отказа в защите принадлежащего ей права, эти доводы относятся к доводам возражения на иск.

Ч. 1 ст. 179 АПК РФ не содержит такого основания для вынесения дополнительного решения, как нерассмотрение возражений ответчика против предъявленного к нему иска: результат рассмотрения таких возражений влияет на результат рассмотрения требований истцов, который в настоящем случае уже был достигнут - судом первой инстанции по заявленным истцами требованиям принято решение.

Таким образом, доводы ответчика о наличии в действиях истцов по предъявлению иска злоупотребления правом должны были быть проверены судом первой инстанции при рассмотрении искового заявления. В связи с этим принятие дополнительного решения по возражениям ответчика против иска, мотивированным злоупотреблением правом со стороны истцов, не соответствует требованиям п. 1 ч. 1 ст. 178 АПК РФ.

В данном случае в принятии дополнительного решения следовало отказать вследствие отсутствия предмета рассмотрения на основании ч. 1 ст. 178 АПК РФ.

Обзор подготовлен Кольздорф М.А., LL.M.

Постановление президиума СИП от 17.12.2021 по делу № СИП-591/2020

На основании заявления правообладателя товарного знака «Афиша» решением Роспатента предоставление правовой охраны товарному знаку «ЯндексАфиша» признано недействительным в отношении ряда товаров и услуг как не соответствующее п. 10 ст. 1483 ГК РФ.

Суд первой инстанции оставил решение Роспатента в силе. Суд признал обоснованным вывод Роспатента о возможности применения в спорной ситуации положений п. 10 ст. 1483 ГК РФ и сопоставления не обозначений в целом, а части спорного словесного товарного знака и противопоставленного товарного знака, состоящего из единственного словесного элемента. Такой вывод суд сделал исходя из буквального толкования нормы п. 10 ст. 1483 ГК РФ с учетом содержания п. 6 этой же статьи Кодекса, полагая при этом, что иной подход лишил бы положения п. 10 ст. 1483 ГК РФ, являющегося специальной нормой, какого-либо самостоятельного значения.

Заключения, подтверждающие, что с точки зрения потребителей обозначение «Яндекс Афиша» воспринимается целостно как единое неделимое словосочетание, по мнению суда первой инстанции, не могут быть приняты во внимание, так как при проверке соответствия товарного знака требованиям п. 10 ст. 1483 ГК РФ не осуществляется оценка обозначения в целом.

Президиум СИП отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение, исходя из следующего.

Согласно п. 10 ст. 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с этим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в п. 9 той же статьи ГК РФ. Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного п. 6 и пп. 1 и 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ.

Президиум СИП согласился с позицией суда первой инстанции о том, что п. 10 ст. 1483 ГК РФ, в отличие от п. 6 ст. 1483 ГК РФ, предполагает сопоставление не «старшего» и «младшего» товарных знаков в целом, а целого «старшего» товарного знака с элементом «младшего» товарного знака. Такое основание применяется, в частности, в ситуации, когда смешение между «старшим» и «младшим» товарными знаками в целом отсутствует, но очевидно, что правообладатель «младшего» товарного знака использовал в своем знаке элемент «старшего».

Вместе с тем п. 10 ст. 1483 ГК РФ, как и п. 6 этой статьи Кодекса указывают на то, что принимается во внимание не само по себе сходство этих элементов, а их смешение.

Методология оценки вероятности такого смешения определена п. 162 Постановления № 10 и применяется в переложении на норму п. 10 ст. 1483 ГК РФ с учетом особенностей последней.

Следовательно, по смыслу положений п. 10 ст. 1483 ГК РФ методология оценки охраноспособности товарного знака при противопоставлении другого товарного знака предполагает установление следующих обстоятельств:

состоит ли «младший» товарный знак из двух и более самостоятельных элементов;

является ли какой-либо самостоятельный элемент «младшего» товарного знака сходным со всем обозначением «старшего» товарного знака другого лица;

зарегистрированы ли «младший» и «старший» товарные знаки в отношении однородных товаров и услуг;

вероятности смешения «старшего» и элемента «младшего» товарных знаков с учетом сходства обозначений и однородности товаров, а также дополнительных факторов, указанных в п. 162 Постановления № 10 и влияющих на вероятность смешения.

При этом вероятность смешения применительно к п. 10 ст. 1483 ГК РФ устанавливается с учетом того, воспринимается ли потребителями элемент, входящий в состав «младшего» товарного знака, в качестве товарного знака другого лица.

При разрешении вопроса о том, состоит ли «младший» товарный знак из одного или нескольких самостоятельных элементов, недостаточно осуществить формальный, математический подсчет элементов «младшего» товарного знака (количества слов, изображений или иных частей).

Так, даже любой словесный элемент формально состоит из отдельных букв, каждая из которых может быть признана частью обозначения, или слогов, или частей сложносоставного слова, но для признания этих частей самостоятельными элементами учитывается восприятие этих букв или буквосочетаний как самостоятельных элементов потребителями.

Для случая, когда «младший» товарный знак состоит из нескольких слов, необходимо определить, не воспринимаются ли они в качестве устойчивых неделимых словосочетаний (например, «глазное яблоко», «бабье лето», «слуга народа», «битый час», «добрая традиция») или фразеологизмов (например, «шапка Мономаха»). Для обозначений этой группы характерна целостность, за счет которой они приобретают новое смысловое значение, отличное от смыслового значения составляющих их слов.

Значение таких выражений не связано с семантикой каждого отдельного слова в его составе: слова словосочетания теряют все самостоятельные признаки слова (лексическое значение, формы изменения, синтаксическую функцию), кроме звукового облика. Связь между словами в составе таких выражений неразделимая.

Соответственно, такие выражения хотя формально и состоят из нескольких слов, но за счет своей целостности и утраты отдельными лексическими единицами признаков слова воспринимаются в качестве единого элемента.

Несколько слов могут начать восприниматься как единый словесный элемент не только в вышеуказанных случаях, но и исходя из особенностей композиционного построения элементов товарного знака, благодаря которому некоторые слова, являющиеся самостоятельными лексическими единицами, начинают восприниматься потребителем как единое целое в конкретном товарном знаке с учетом специфики их расположения в нем и обстоятельств использования знака.

Президиум СИП пришел к выводу, что и для целей применения п. 10 ст. 1483 ГК РФ такие обозначения не могут быть разделены на отдельные словесные элементы.

Суд первой инстанции не дал оценку аргументам общества «Яндекс» о том, что спорный товарный знак является единой семантической и лексической конструкцией, и, как следствие, не проанализировал, «распадается» ли он на элементы, которые можно сравнивать с противопоставленным товарным знаком.

С учетом изложенного президиум СИП полагал, что до установления перечисленных выше обстоятельств выводы о сходстве единственного словесного элемента противопоставленного товарного знака с одним из словесных элементов спорного товарного знака являются преждевременными.

По мнению президиума СИП, при оценке представленных в материалы дела результатов социологических опросов суду первой инстанции следовало выявить, свидетельствуют ли они о том, что, обозревая спорный товарный знак, потребители воспринимают лексическую единицу «Афиша» в самостоятельном значении (или в неразделимой связи со второй лексической единицей этого товарного знака, образующей единый с точки зрения потребителей элемент) и, соответственно, считают ли они его товарным знаком, принадлежащим лицу, подавшему возражения.

Обзор подготовлен Кольздорф М.А., LL.M.

Постановление президиума СИП от 16.12.2021 по делу № СИП-499/2021

Спорное обозначение

Противопоставленный товарный знак

Роспатент отказал заявителю в регистрации товарного знака, мотивируя это тем, что заявленное обозначение не соответствует требованиям п. 1 и пп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ. Во-первых, включенное в заявленное обозначение (реалистичное изображение собаки) в отношении части заявленных товаров 31-го класса МКТУ («живые животные») является неохраняемым элементом – указывает на вид товара. Во-вторых, обозначение сходно до степени смешения с несколькими товарными знаками, ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров. После отказа Роспатента в удовлетворении возражения, заявитель обратился в СИП, оспаривая решение лишь по второму основанию отказа (сходство до степени смешения с более ранним обозначением в отношении однородных товаров). Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений постановлением президиума СИП, в удовлетворении требований заявителя отказано.

Заявитель кассационной жалобы выражал несогласие с выводом суда первой инстанции о сходстве заявленного им обозначения и противопоставленного ему обозначения, но не оспаривал выводы суда в части однородности товаров.

Суд кассационной инстанции подтвердил правильность применения судом первой инстанции методологии установления сходства, определенной Правилами Роспатента № 482 и пунктом 162 Постановления № 10. Президиум СИП констатировал, что при оценке данных обозначений на предмет сходства суд первой инстанции исходил из того, что на каждом из них изображено животное (реалистическое изображение собаки и стилизованное изображение кота и собаки), над которыми имеется изображение руки человека. При этом одинаковыми являются положение головы животных (направлена в верх) и изображение руки человека, направленной на то, чтобы погладить животное. Наличие различающихся элементов не может свидетельствовать о полном отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Президиум СИП пояснил, что в пункте 162 Постановления № 10 не случайно говорится о необходимости установления сходства в первую очередь по сильным элементам.

С учетом того что потребитель обычно не видит два обозначения одновременно и рядом (в отличие от суда, Роспатента, представителей спорящих сторон), необходимо выявить элементы, которые ярче запоминаются. Детали потребитель обычно не запоминает, поэтому бессмысленно учитывать различие только их.

В данном случае очевидно подобие понятий, заложенных в сравниваемые обозначения, - наличие головы животного в определенной схожей позе и наличие руки человека в определенном схожем положении.

Именно это самое яркое, что в первую очередь запоминается, и именно это принял во внимание суд первой инстанции.

С учетом того, что заявитель кассационной жалобы не оспаривал выводы суда первой инстанции о высокой степени однородности товаров, президиум СИП счел обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что заявленное на регистрацию обозначение не соответствует положениями пп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ.

Обзор подготовлен Капыриной Н.И., PhD

Постановление президиума СИП от 16.12.2021 по делу № СИП-58/2021

Общество «Цитомед» обратилось в президиум СИП с кассационной жалобой на решение суда первой инстанции о досрочном прекращении правовой охраны принадлежавшего ему товарного знака «РЕГАСТИМ» вследствие его неиспользования в отношении товаров 5-го класса МКТУ (лекарственных средств).

Заявитель кассационной жалобы не оспаривал вывод суда о том, что его товарный знак не был использован в спорный трехлетний период, но объяснял это не зависящими от него обстоятельствами. Общество «Цитомед» поясняло, что оно проводило клинические исследования, необходимые для регистрации лекарственного средства, которое оно собиралось выводить на рынок под спорным товарным знаком. Также, общество «Цитомед» указывало на препятствие для регистрации его лекарственного средства, которое, по его мнению, представляла более ранняя регистрация лекарственного препарата под торговым наименованием «РЕГАСТ». Последняя была сделана на имя общества «Фармасинтез», которое в данном споре и подало исковое заявление о досрочном прекращении охраны спорного товарного знака.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что правообладатель не представил какие-либо доказательства, свидетельствующие о наличии препятствий к завершению клинических исследований в необходимые для этих процедур сроки. Напротив, из материалов дела констатировал, что, получив разрешение на проведение этих исследований, правообладатель не предпринимал активных действий, направленных на их фактическое осуществление в течение нескольких лет.

Президиум СИП поддержал вывод суда первой инстанции и отметил, что, хотя проведение клинических исследований может быть причиной неиспользования товарного знака, действия и события, на которые ссылается общество «Цитомед», находились в сфере его влияния и ответственности, в связи с чем они не могут рассматриваться как препятствия, не зависящие от воли правообладателя. Президиум указал, что аналогичный правовой подход применяется в международной практике (решение Суда Европейского союза от 03.07.2019 по делу № С-668/17Р).

В отношении указания заявителя на то, что процесс клинических исследований является долгим и финансово затратным президиум СИП пояснил следующее. Неиспользование товарного знака правообладателем не может быть оправданным в ситуации, когда оно было вызвано клиническими исследованиями для целей получения разрешения на введение в оборот лекарственного средства согласно законодательству о фармацевтической продукции, если заявление в отношении таких исследований было подано спустя долгое время после регистрации товарного знака или было недостаточно финансовых средств для завершения клинических исследований.

Обзор подготовлен Капыриной Н.И., PhD

Постановление президиума СИП от 10.12.2021 по делу № СИП-255/2021

ПАО «Газпром нефть» обратилось в Роспатент с заявлением о регистрации обозначения «» в качестве товарного знака. Роспатент зарегистрировал заявленное обозначение в качестве товарного знака с указанием букв "ГПН" как неохраняемого элемента ввиду несоответствия этого элемента требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

Правообладатель обратился в Роспатент с возражением на это решение, мотивировав его тем, что элемент «ГПН» является словом, обладает различительной способностью, в связи с чем ему должна быть предоставлена правовая охрана наряду с изобразительным элементом. В удовлетворении данного возражения Роспатентом отказано.

В связи с этим правообладатель обратился в СИП с заявлением об оспаривании решения Роспатента. Суд первой инстанции заявление удовлетворил исходя из следующего.

Суд первой инстанции признал необоснованным вывод Роспатента о том, что входящее в состав спорного обозначения сочетание букв «ГПН» не обладает различительной способностью ввиду отсутствия у него словесного характера, поскольку с точки зрения русского языка аббревиатура является словом, составленным путем сокращения одного, двух или нескольких слов.

Как указал суд первой инстанции, для того чтобы признать конкретное буквосочетание именно аббревиатурой, должно быть доказано, что это буквосочетание воспринимается потребителями конкретного товара как слово, имеющее конкретное значение, т.е. не любое буквосочетание является аббревиатурой, но любая аббревиатура является словом. При этом оценка того, является ли конкретное буквосочетание аббревиатурой, зависит от его восприятия носителями языка, а при регистрации товарного знака - адресной группой потребителей соответствующих товаров.

Суд первой инстанции констатировал, что обозначение «ГПН» представляет собой русскоязычную аббревиатуру, образованную путем сложения трех букв слов «Газпром нефть», используемых заявителем в произвольной части фирменного наименования.

В качестве восстановительной меры суд первой инстанции обязал Роспатент предоставить правовую охрану обозначению по заявке в полном объеме.

Президиум СИП признал, что суд первой инстанции правомерно исходил из следующего.

В соответствии с п. 1 ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно абзацу четвертому п. 34 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

С точки зрения русского языка аббревиатура является словом.

Для того чтобы признать конкретное буквосочетание именно аббревиатурой, должно быть доказано, что это буквосочетание воспринимается потребителями конкретного товара как слово, имеющее конкретное значение.

Не любое буквосочетание является аббревиатурой, но любая аббревиатура является словом.

Вместе с тем оценка того, является ли конкретное буквосочетание аббревиатурой, зависит от восприятия этого буквосочетания носителями языка, а при регистрации товарного знака - адресной группой потребителей соответствующих товаров.

Таким образом, буквосочетание, воспринимающееся в качестве аббревиатуры адресной группой потребителей, является словом, а следовательно, не подпадает под ограничения п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

Буквосочетание, не воспринимающееся в качестве аббревиатуры адресной группой потребителей, словом не является, а следовательно, подпадает под ограничения п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

Вместе с тем, президиум СИП признал, что, верно истолковав подлежащие применению нормы права, суд первой инстанции, тем не менее не устанавливал фактические обстоятельства дела в соответствии с данным им же толкованием (воспринимают буквосочетание «ГПН» в качестве аббревиатуры). В связи с этим дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Обзор подготовлен Кольздорф М.А., LL.M.

Постановление президиума СИП от 10.12.2021 по делу № СИП-481/2021

Ссылаясь на положения пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, издательство «АКАДЕМКНИГА» обратилось в Роспатент с возражением, мотивированным тем, что решением СИП по делу № СИП-389/2019 действия издательства «Наука» по приобретению и использованию товарного знака «АКАДЕМКНИГА» признаны актом недобросовестной конкуренции.

Роспатент отказал в удовлетворении возражения, поскольку признал издательство «АКАДЕМКНИГА» не заинтересованным в оспаривании предоставления правовой охраны данному товарному знаку в отношении перечисленных в перечне свидетельства товаров и услуг. Роспатент исходил из того, что издательство «АКАДЕМКНИГА» имеет законный интерес в оспаривании только в части товаров и услуг, относящихся к издательской деятельности, а для иных товаров и услуг заинтересованность названного лица не может быть установлена, так как они либо не являются результатом деятельности по изданию книг и не относятся к печатной или полиграфической продукции, либо не связаны с услугами издательств. При этом товары, связанные с издательской деятельностью, уже были исключены Роспатентом из перечня регистрации спорного товарного знака.

Не согласившись с указанным решением, издательство «АКАДЕМКНИГА» обратилось в СИП.

Суд первой инстанции отменил решение Роспатента, исходя из того, что в соответствии с пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ и ст. 16 АПК РФ Роспатент не вправе был переоценивать установленные в рамках дела № СИП-389/2019 обстоятельства, в частности толковать содержание решения СИП, определяя заинтересованность издательства «АКАДЕМКНИГА».

Президиум СИП оставил решение суда первой инстанции в силе, отметив следующее.

На основании пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Исходя из п. 1 ст. 1513 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены ст. 1512 ГК РФ, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно п. 2 ст. 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному пп. 6 п. 2 ст. 1512 данного Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Как разъяснено в п. 169 Постановления № 10, исходя из ч. 2 ст. 14.4 Закона о защите конкуренции, применяемой с учетом п. 2 ст. 1513 ГК РФ, заинтересованным лицом (т.е. лицом, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции) может быть подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны этому товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны недобросовестной конкуренцией (при этом признание недобросовестной конкуренцией только действий по использованию товарного знака, но не по его приобретению не является основанием оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку).

Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением суда или антимонопольного органа, признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку (пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ).

Президиум СИП отметил, что заинтересованность лица, подавшего возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, определяется в зависимости от того, какой порядок установления недобросовестности был применен в конкретном случае: административный или судебный.

Если недобросовестность установлена в административном порядке, то такая заинтересованность признается с учетом требований антимонопольного законодательства, в том числе заложенного в этом законодательстве понятия заинтересованного лица - лица, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с рассмотрением дела о нарушении антимонопольного законодательства. К таким лицам относятся лица, которые принимали участие в рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства (заявитель, лица, привлеченные в качестве заинтересованных лиц), а также правопреемники таких лиц.

Если недобросовестность установлена в судебном порядке (п. 61 постановления Пленума ВС РФ от 04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства»), то такая заинтересованность вытекает из ст. 4 АПК РФ: заинтересованность в подаче возражения определяется исходя из того, в каком объеме в рамках искового производства признано право на иск конкретного лица при рассмотрении дела о признании действий недобросовестной конкуренцией и какие лица привлечены к рассмотрению судебного спора в качестве третьих лиц на стороне истца.

Применительно к этим лицам факт заинтересованности конкретного лица и объем его правопритязаний уже установлены антимонопольным органом или судом, и именно в этом объеме данное лицо является заинтересованным в подаче возражения.

С учетом изложенного президиум СИП признал, что Роспатенту следовало принять во внимание результат рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства: признано ли приобретение исключительного права на спорный товарный знак (знак обслуживания) актом недобросовестной конкуренции полностью или частично.

Из решения СИП по делу № СИП-389/2019 не усматривается факт признания действий издательства «Наука» по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции в отношении каких-либо конкретных товаров или услуг, перечисленных в перечне регистрации этого товарного знака. Напротив, в названном решении СИП признал недобросовестность действий издательства «Наука» в отношении всех товаров и услуг, для индивидуализации которых спорное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака.

Сам по себе тот факт, что суд признал недобросовестность в отношении приобретения исключительного права на весь товарный знак полностью, свидетельствует о том, что суд исходил из права истца на иск в этом же объеме. С учетом этого административному органу следовало заявление удовлетворить в полном объеме и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку так как в решении СИП по делу № СИП-389/2019 было установлено, что приобретение исключительных прав на спорный товарный знак издательством «Наука» (без каких-либо изъятий) является актом недобросовестной конкуренции.

Обзор подготовлен Кольздорф М.А., LL.M.

Постановление президиума СИП от 06.12.2021 по делу № СИП-880/2020

Истец обратился в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков «», «», «», «» в отношении ряда товаров.

Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил частично. Суд пришел к выводу о том, что ответчиком использовались товарные знаки со словесным элементом «MAXIMUS», но не использовались товарные знаки с элементом «МАКСИМУС». При этом суд отметил, что в документах для идентификации спорных видов товаров использовалось обозначение «MAXIMUS», выполненное в латинице, тогда как словесные элементы двух названных товарных знаков выполнены в кириллице, что свидетельствует об изменении отдельных элементов, преобразовывающем существо этих товарных знаков.

Ответчик обратился с кассационной жалобой, в которой указывал на то, что независимо от написания в кириллице или латинице товарные знаки, содержащие словесные элементы «MAXIMUS» и «МАКСИМУС», воспринимаются потребителем одинаково, и, следовательно, представленные в подтверждение использования товарных знаков со словесным элементом «MAXIMUS» подтверждают использование товарных знаков со словесным элементов «МАКСИМУС».

Президиум СИП с данным доводом не согласился, отметив следующее.

Положение п. 2 ст. 1486 ГК РФ допускает существование незначительных различий между формой, в которой знак зарегистрирован, и формой, в которой он применяется, а также отличий от той формы, в которой знак был впервые зарегистрирован. При этом обязательным условием сохранения правовой охраны товарного знака является допущение его использования только с такими отличиями, которые не изменяют характерных черт товарного знака.

Анализ названного положения позволили президиуму СИП сделать вывод о том, что использование товарного знака в значительно измененном виде (вид алфавита, словесного элемента, наличие, добавление или изменение изобразительных и неохраняемых элементов), т.е. в виде, который меняет его различительную способность, не является использованием товарного знака в смысле ст. 1486 ГК РФ.

Согласно пп. 2 п. С ст. 5 Парижской конвенции применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.

Данное положение допускает существование незначительных различий между формой, в которой знак зарегистрирован, и формой, в которой он применяется, а также отличий от той формы, в которой знак был впервые зарегистрирован.

При этом использование обозначения на ином языке меняет существо знака. Аналогичная позиция отражена в постановлении президиума СИП от 21.05.2018 по делу № СИП-335/2017.

Обзор подготовлен Кольздорф М.А., LL.M.

Постановление президиума СИП от 03.12.2021 по делу № СИП-1086/2020

В Роспатент подано заявление на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «». В регистрации данного обозначения Роспатентом отказано ввиду его несоответствия пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, поскольку элемент «РЛС» воспроизводит обозначение, используемое обществом «РЛС-Патент» для однородных товаров и услуг, и пп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, поскольку имеется вероятность смешения такого обозначения с зарегистрированными на имя указанного общества товарными знаками («РЛС АПТЕКАРЬ», «РЛС ДОКТОР», «РЛС», «RLSNET»). В удовлетворении возражения на данное решение также отказано.

СИП отменил решение Роспатента в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ ввиду нарушения Роспатентом установленной методологии оценки соответствия обозначения требованиям указанной нормы.

Решение Роспатента в части несоответствия обозначения п. 6 ст. 1483 ГК РФ оставлено СИП в силе исходя из следующего.

Проанализировав спорное обозначение и противопоставленные товарные знаки, суд первой инстанции установил, что в их состав входит буквенный элемент «РЛС»/«RLS». Данный элемент является сильным, объединяющим противопоставленные товарные знак в серию.

Суд первой инстанции счел обоснованным вывод Роспатента о необходимости сравнения именно названных элементов при оценке сходства заявленного комбинированного и противопоставленных словесных обозначений по графическому и фонетическому критериям. Особенности графического исполнения спорного обозначения не исключают возможности прочтения входящего в него элемента «РЛС» и не приводят к качественно иному восприятию. С учетом близкого к тождеству сходства сильных элементов сравниваемых обозначений суд констатировал высокую степень сходства спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков. При этом суд принял во внимание наличие у общества «РЛС-Патент» серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением сильным элементом.

С учетом разъяснений в п. 162 Постановления N 10 при сравнении комбинированных обозначений в первую очередь необходимо установить их сильные и слабые элементы.

Дальнейший анализ зависит от того, какие элементы сравниваемых обозначений являются сходными (тождественными) - сильные или слабые.

При исследовании значимости того или иного элемента комбинированного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции, т.е. способности отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Важность изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, какова его роль в композиционном решении заявленного обозначения, а также от степени связанности его с общей композицией всего обозначения.

При этом должно учитываться то, насколько словесный эквивалент изобразительного элемента товарного знака коррелирует со словесным элементом (например, не является ли изобразительный элемент визуальным воплощением словесного элемента).

Обзор подготовлен Кольздорф М.А., LL.M.

Постановление президиума СИП от 03.12.2021 по делу № СИП-144/2021

Cпорное обозначение

Роспатент отказал заявителю в регистрации товарного знака для широкого перечня товаров 29-го и 30-го классов МКТУ на основании несоответствия требованиям положений п. 6 и 7 статьи 1483 ГК РФ, поскольку обозначение было сходно до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками и сходно с охраняемыми наименованиями мест происхождения товаров. Возражение заявителя не было удовлетворено, в связи с чем заявитель обратился в СИП. Решением суда первой инстанции требования заявителя удовлетворены: решение Роспатента признано недействительным как не соответствующее требованиям пп. 2 п. 6 и п. 7 ст. 1483 ГК РФ. Административный орган, на который была возложена обязанность повторно рассмотреть возражение заявителя, обратился с кассационной жалобой в президиум СИП, но его требования не были удовлетворены, решение первой инстанции оставлено без изменений.

В части соответствия обозначения положениям пп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, президиум СИП поддержал вывод суда первой инстанции о том, что Роспатент сделал свой вывод на основании сравнения слабого элемента спорного обозначения («Siberia») с иными обозначениями («SIBERIA»/«SIBEERIA»/«SIBERRYA»/«SIBERIYA»), без анализа иных элементов спорного обозначения. Тем самым Роспатент нарушил методологию оценки сходства, содержащуюся в п. 162 Постановления № 10. Также, суд первой инстанции обосновано отметил, что Роспатент неправомерно отказал заявителю в исключении из состава заявленного обозначения слабого словесного элемента.

Президиум СИП далее поддержал выводы суда первой инстанции о том, что Роспатент нарушил методологию оценки спорного обозначения по отношению к противопоставленным ему наименованиям мест происхождения товаров. Опираясь на положения п. 7 ст. 1483 ГК РФ, на Правила № 482 и на разъяснения, содержащиеся в п. 162 Постановления № 10, президиум СИП указал следующее.

Заявленному на регистрацию обозначению, содержащему словесный элемент «Магия Алтая», были противопоставлены наименования мест происхождения товаров № 142 «Алтайский мед» и № 193 «Мед горного Алтая». Выделив и сконцентрировав свое внимание на словесных элементах «Алтая»/«Алтайский», Роспатент пришел к выводу о сходстве сравниваемых обозначений. Как отметил суд первой инстанции, административный орган при этом не установил степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных наименований мест происхождения товаров, определение которой необходимо для вывода о вероятности их смешения.

Президиум СИП констатировал, что лицами, участвующими в деле, не оспаривается то очевидное обстоятельство, что сравниваемые обозначения включают словесные элементы «Алтая»/«Алтайский».

Роспатент признал элемент сильным в каждом из анализируемых обозначений и осуществил дальнейшее сравнение исходя из данного обстоятельства.

Вместе с тем приведенный вывод административного органа противоречит его утверждению о том, что данный элемент указывает лишь на относимость товара к определенному географическому объекту – Алтаю.

Позиция Роспатента о силе элемента, указывающего лишь на географический объект (Алтай), и обоснование сходства сравниваемых обозначений лишь использованием в них этого элемента, по сути, приводит к «монополизации» названия географического объекта и произведенных от него слов за лицами, которые первыми получили исключительное право на содержащее такой элемент средство индивидуализации.

Признав словесный элемент «Алтая»/«Алтайский» сильным в каждом из анализируемых обозначений, Роспатент осуществлял дальнейшее сравнение обозначений исходя из этого обстоятельства. Таким образом, административный орган проводил анализ графического, фонетического и семантического сходства заявленного обозначения и противопоставленных ему наименований мест происхождения товаров, основываясь на ошибочном выводе о сильных и слабых элементах в сравниваемых обозначениях.

Обзор подготовлен Капыриной Н.И., PhD

Постановление президиума СИП от 24.12.2021 по делу № СИП-909/2019

Роспатент отказал в удовлетворении возражения против выдачи патента на изобретение. По мнению административного органа, доводы подателя возражения не позволили признать изобретение по спорному патенту не соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» (п. 2 ст. 1350 ГК РФ). Не согласившись с решением Роспатента, заявитель обратился в СИП с требованием признать это решение недействительным. Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений постановлением президиума СИП, в удовлетворении заявленных требований было отказано.

Оставляя обжалуемое решение в силе, президиум СИП поддержал вывод суда первой инстанции о том, что основной довод заявителя, представленный в суде, не охватывается содержанием возражения, на основании которого вынесено оспариваемое решение Роспатента. Таким образом, этот довод является новым, несмотря на то, что он относится к тому же условию охраноспособности, «изобретательскому уровню», на котором основывалось возражение.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 137 Постановления № 10, при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых по результатам рассмотрения возражений, податель возражения вправе представить доказательства, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, для опровержения выводов этого органа, не дополняя при этом изначально поданное возражение новыми доводами (основаниями). Документы, дополняющие изначально поданное возражение, могут быть положены в основу самостоятельного возражения.

В данном случае, возражение заявителя, направленное в Роспатент, было основано на том, что техническому решению, известному из ближайшего аналога, не присущ определенный признак решения, на который выдан спорный патент (температурный интервал пластичности полученного продукта не менее 120 °C). Податель возражения строил свою аргументацию на том, что из уровня техники было уже известно влияния названного отличительного признака изобретения по спорному патенту на достижение обеспечиваемого им технического результата. Роспатент не нашел объективного подтверждения этому доводу заявителя, признав изобретение патентоспособным. Суд первой инстанции не нашел нарушений в проведенной Роспатентом проверке изобретательского уровня.

Основной же довод заявителя при оспаривании решения Роспатента в суде заключался в том, что техническому решению, известному из ближайшего аналога, имманентно присущ тот же признак (температурный интервал пластичности полученного продукта не менее 120 °C), поскольку в используемом источнике указаны конкретные температурные значения, превышающие 120 °C. Суд первой инстанции отклонил этот довод, поскольку он, по сути, превращает отличительный признак спорного решения в признак, уже имеющийся в ближайшем аналоге.

По мнению президиума СИП, такой довод, безусловно, является новым – тем, который в смысле пункта 137 Постановления № 10 может быть положен в основу нового возражения, существенным образом меняющим предмет доказывания по спору в Роспатенте.

Обзор подготовлен Капыриной Н.И., PhD

Постановление президиума СИП от 13.12.2021 по делу № СИП-482/2021

Общество обратилось в СИП с требованием о признании недействующим и не подлежащим применению п. 20.12.2.4 Административного регламента исполнения Роспатентом государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 № 326 (далее – Административный регламент), в части возможности установления приоритета выделенной заявки на полезную модель по первоначальной заявке на изобретение. По мнению истца, неправомерность оспариваемого пункта заключается в том, что законом в явном виде не предусмотрена сама возможность выделения заявки на полезную модель из первоначальной заявки на изобретение.

Суд первой инстанции оставил требования без удовлетворения и признал п. 20.12.2.4 Административного регламента соответствующим нормам ст. 8, 128, 1226, 1357, 1379, п. 4 ст. 1384 ГК РФ, а также ст. 4G Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883.

Президиум СИП поддержал выводы нижестоящей инстанции и оставил кассационную жалобу без удовлетворения. Он пояснил, что оспариваемый пункт Административного регламента позволяет определить дату приоритета, которую фиксирует Роспатент при выполнении определенных административных действий, тогда как само по себе установление приоритета по выделенной заявке не составляет содержание административных правомочий. Оспариваемое положение Административного регламента основано и реализует требования гражданско-правовой нормы, содержащейся в п. 4 ст. 1381 ГК РФ. Эта норма направлена не на реализацию властных полномочия административного органа (право органа своим решением установить или не установить конкретную дату приоритета), а на определение содержания субъективного гражданского права правообладателя, на конкретизацию его гражданско-правового абсолютного правоотношения во взаимоотношениях со всеми третьими лицами.

Так, исходя из иерархии норм, президиум СИП согласился с судом первой инстанции, что при рассмотрении дела требовалось проверить соответствие оспариваемого пункта Административного регламента гражданско-правовой норме в п. 4 ст. 1381 ГК РФ, смысл которой должен был быть определен путем выявления наличия или отсутствия в ней запрета на выделение заявки на полезную модель из первоначальной заявки на изобретения.

Как определено судом, норма п. 4 ст. 1381 ГК РФ предусматривает условия, при совокупности которых приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца по выделенной заявке устанавливается по дате подачи первоначальной заявки, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке – по дате приоритета. Это положение не предусматривает ограничений, связанных с тем, что первоначальная и выделенная заявки должны относиться к одному и тому же объекту патентного права. Их соотношение выражено следующим образом: в первоначальной заявке должны быть раскрыты изобретение, полезная модель или промышленный образец, содержащиеся в выделенной заявке. Президиум СИП соглашается с толкованием суда первой инстанции о том, что это соотношение следует понимать как требование раскрытия технических решений вне зависимости от правовой квалификации. И полезная модель, и изобретения являются техническими решениями, а объем правовой охраны каждого заявленного технического решения (в том числе определяемой соответствующим патентом на полезную модель или изобретение) определяется волей подателя заявки на получение патента. Таким образом, положения п. 4 ст. 1381 ГК РФ допускают подачу выделенной заявки на полезную модель из заявки на изобретение и наоборот.

С учетом приведенного толкования президиум СИП согласился с выводами суда первой инстанции о том, что из положений п. 4 ст. 1381 ГК РФ следует: выделенная заявка обязательно должна относиться к тому же техническому решению, которое заявляется в первоначальной заявке, но не обязательны одинаковая квалификация технического решения в первоначальной и в выделенной заявке (изобретение или полезная модель) и испрашивание в выделенной заявке того же охранного документа (патента на изобретение или патента на полезную модель), что и в первоначальной заявке.

Президиум СИП пояснил свой вывод тем, что нормы ГК РФ об установлении приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца по выделенной заявке ориентированы на защиту прав заявителя (лица, имеющего право на получение патента), на получение им правовой охраны на результат интеллектуальной деятельности. С помощью данного правового института обеспечивается защита прав патентообладателя на техническое решение, раскрытое в первоначальной заявке.

Обзор подготовлен Капыриной Н.И., PhD