Р.Л. Лукьянов,
управляющий партнер Semenov&Pevzner

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 22, декабрь 2018 г., с. 26-31

В случае нарушения исключительного права российское законодательство позволяет правообладателю (или обладателю исключительной лицензии) требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Данное правило сформулировано в п. 3 ст. 1252 ГК РФ.

Такая юридическая возможность предоставлена законодателем для защиты исключительного права на следующие объекты интеллектуальной собственности: объекты авторского права (ст. 1301 ГК РФ), объекты смежных прав (ст. 1311 ГК РФ), объекты патентного права (ст. 1406.1 ГК РФ), товарные знаки (ст. 1515 ГК РФ) и наименования мест происхождения товаров (ст. 1537 ГК РФ).

Четвертая часть Гражданского Кодекса РФ предлагает три формулы для расчета компенсации:

-

в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

-

в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров или товаров;

-

в двукратном размере стоимости права использования объекта интеллектуальной собственности, определяемой исходя из цены, которая при похожих обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта тем способом, который использовал нарушитель.

Для отдельных объектов интеллектуальной собственности эти формулы различны, в некоторых случаях некоторые из них недоступны.

В статье предлагается проанализировать правоприменение формулы расчета компенсации по двукратной стоимости контрафактных носителей (для товарных знаков – двукратный размер стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак). Такая формула доступна применительно к объектам авторского права, объектам смежных прав, товарным знакам и наименованиям мест происхождения товаров.

Применение компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров) возможно при следующих обстоятельствах:

-

существование контрафактных экземпляров (товаров) в том количестве, которое истец принимает за основу для расчета;

-

стоимость одного контрафактного экземпляра, которая принимается истцом за основу для расчета.

На практике под стоимостью контрафактного товара зачастую понимают цену контрафактного товара, хотя эти величины могут в действительности не совпадать. Но судебная практика складывается таким образом, что под стоимостью понимается именно цена продажи (предложения к продаже) контрафактного экземпляра (товара) нарушителем.

В деле № А45-2961/2016 седьмой арбитражный апелляционный суд указал, что при составлении расчета необходимо ориентироваться на стоимость продукции при ее реализации самим ответчиком, а не на цену, установленную иным лицом при продаже аналогичного товара. Данная позиция была поддержана впоследствии судом по интеллектуальным правам (как в данном деле, так и в ряде других).

К такому определению величины стоимости контрафактного товара в спорах, где правообладатель требует взыскания компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведений (товаров), следует относиться с осторожностью. Очевидно, что «стоимость контрафактных товаров» может иметь несколько значений даже применительно к деятельности одного нарушителя (розничная цена, оптовая цена, цена со скидкой). Поскольку действующее российское законодательство не содержит каких-то специальных критериев, какая именно величина (в случае наличия нескольких вариантов) стоимости контрафактных экземпляров (товаров) должна применяться, следует исходить из того, что её должен определить суд с учетом конкретных обстоятельств дела и представленных сторонами доказательств.

Приравнивание цены контрафактного экземпляра (товара) к его стоимости может также вызывать и определенные сложности. Например, в случаях, когда нарушение допущено в форме, не связанной с реализацией экземпляров (товаров): импорт, изготовление, хранение программы ЭВМ (по смыслу подп. 1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ). И если в случае с импортом за основу можно принимать стоимость, указанную импортером в таможенной декларации (такой подход также подтверждается судебной практикой), то в случае с изготовлением стоимость товара может быть неизвестна истцу (и даже ответчику). Решение такой ситуации возможно с помощью эксперта, однако вопрос относительно возможности определения стоимости товара с помощью оценочной экспертизы в такой категории споров остается открытым для судебной практики на сегодняшний день. Действующее законодательство Российской Федерации при этом не содержит никаких норм, прямо запрещающих определение стоимости контрафактного товара с помощью эксперта.

Следует отметить, что отсутствие доказательств фактического существования хотя бы одного контрафактного экземпляра (товара), даже при наличии иных нарушений исключительного права правообладателя, влечет за собой отказ в удовлетворении иска, в котором истец просит взыскать компенсацию в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров. Так, в деле №А41-60362/17, отменяя решение суда первой инстанции десятый арбитражный апелляционный суд указал на то, что истцом не представлены доказательства реального наличия контрафактных экземпляров товара, а также сведения об их количестве и стоимости. В таких случаях требование о взыскании компенсации в размере двойной стоимости контрафактных экземпляров (товаров) является ненадлежащим способом защиты

Компенсация в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров может быть снижена судом при наличии заявления со стороны ответчика и определенных обстоятельств, даже если её расчет произведен правообладателем в полном соответствии с положениями Гражданского Кодекса РФ. Такая правовая позиция была сформулирована Верховным судом РФ в деле ШАТО-АРНО в апреле 2017 г. (дело № А40-131931/2014). Суд, ссылаясь на постановление Конституционного суда РФ № 28-П от 13 декабря 2016 г., указал следующее: учитывая системную связь подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ с п. 3 ст. 1252 ГК РФ, аналогичный подход (о возможности снижения компенсации ниже минимального предела, установленного законом) должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Следует отметить, что само по себе положение о праве суда снижать компенсации меньше установленного законом минимального предела в исключительных случаях - правильное с политико-правовой точки зрения. Сложность лишь в том, что действующее законодательство Российской Федерации не содержит нормы, допускающей такое снижение (кроме абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ). Фактически вся судебная система сегодня применительно к комментируемому вопросу существует в режиме судебного правотворчества и пользуется нормой, которой в законе нет.

Нередко ответчики возражают против компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров со ссылкой на тот факт, что контрафактный товар в заявленном истцом количестве им не продавался. Такой вопрос ставился в деле № А40-87390/2017 (спор о защите исключительного права на товарный знак), где ответчик ссылался на некорректность расчета в связи с тем, что истцом представлены доказательства продажи только нескольких контрафактных экземпляров (21 и 2100 заявленных). Данный довод судом был отклонен, поскольку п. 3 ст. 1252 ГК РФ, а также ст. 1301, 1311, 1515, 1537 ГК РФ не содержат каких-либо ограничений по способам использования объектов интеллектуальной собственности для применения санкции в виде компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров). В комментируемом деле в рамках контрольных закупок действительно был приобретен лишь 21 контрафактный товар; однако истцом также были представлены доказательства поставки ответчику данного товара в количестве 2100 и факт предложения к продаже данного товара в сети розничных магазинов и на сайте в сети «Интернет». Предложение к продаже является самостоятельным способом использования товарного знака, поэтому вменяемое ответчику нарушение касалось не только фактически реализованных товаров, но и товаров, предлагаемых к продаже.

Компенсация в двукратном размере стоимости контрафактных товаров может применяться против нарушителя, допустившего любое незаконное использование соответствующего объекта интеллектуальной собственности, если истец доказал те обстоятельства, на основе которых производится расчет такой компенсации.

В другом деле (№ А76-23114/2017) ставился вопрос о возможности взыскания с нарушителя компенсации, рассчитанной одновременно по двойной стоимости контрафактных экземпляров произведения (ст. 1301 ГК РФ) и двойной стоимости контрафактных товаров (ст. 1515 ГК РФ). Пикантность дела заключалась в том, что спор возник по сути в отношении одного физического объекта – товара, в котором был выражен рисунок, который с одной стороны охранялся авторским правом, а с другой – был зарегистрирован как товарный знак. Такая множественность объектов интеллектуальной собственности фактически привела к тому, что с нарушителя была взыскана компенсация, равная четырехкратной стоимости контрафактных экземпляров (товаров). Данная ситуация возникла уже в апелляционной инстанции, так как при рассмотрении дела суд первой инстанции применил правовую позицию, уже сформулированную ещё Высшим арбитражным судом, а в последующем – изложенную в п. 33 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав от 23 сентября 2015 г. – о зависимых товарных знаках (серии/группе товарных знаков). Суд апелляционной инстанции отметил, что эта позиция не применяется в случаях, когда в споре поставлен вопрос о нарушении одновременно исключительных прав на произведение и товарный знак. Суд по интеллектуальным правам данную правовую позицию поддержал.

В подобных случаях ответчики имеют право на снижение компенсации со ссылкой на абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ, а также в случаях которые отметил Верховный суд РФ в деле ШАТО-АРНО. Однако в данном деле похожих заявлений со стороны ответчика не было. Иных решений описанной проблемы действующее законодательство Российской Федерации не предлагает.

Также стоит упомянуть споры, в которых правообладатель просит взыскать компенсацию в размере двукратной стоимости контрафактных экземпляров произведения, когда в самом экземпляре содержится несколько объектов авторского права, но требования заявлены лишь в отношении одного или некоторых из них. Так, в деле А40-51420/11 правообладатель литературных произведений обратился с иском к издательству о взыскании компенсации в размере двукратной стоимости контрафактных экземпляров по факту незаконного использования названных произведений в сборнике. Сборник при этом состоял из 10 произведений, в то время как иск был направлен в защиту только двух произведений. Истец же за основу расчета компенсации принимал стоимость сборников целиком. Суды первой и апелляционной инстанции с таким расчетом согласились. Однако Федеральный арбитражный суд Московского Округа судебные акты изменил в части размера компенсации, рассчитав её как двукратную стоимость контрафактных экземпляров, умноженную на соотношение количества страниц, на которых размещались спорные произведения ко всем страницам сборника.

Следует отметить, что данное дело рассматривалось в период действия предыдущей редакции ст. 1301 ГК РФ и в отсутствие правовых позиций Конституционного суда РФ (постановление 28-П от 13 декабря 2016 г.) и Верховного суда РФ (по делу ШАТО-АРНО). На сегодняшний день такое решение кажется справедливым, но скорее всего не соответствующим закону. Если бы дело рассматривалось сегодня, представлялось бы справедливым снижение размера компенсации, рассчитанной как двукратная стоимость контрафактных экземпляров только при условии, что такое заявление было бы сформулировано ответчиком и в том только случае, если бы ответчик представил соответствующие возражения и доказательства, позволяющие компенсацию, рассчитанную формально корректно, снизить по абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ. Снижение в большем объеме, чем предусмотрено абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ по такой же механике, теоретически было бы возможно со ссылкой на ст. 10 ГК РФ и соответствовало бы постановлению Конституционного суда Российской Федерации и постановлению 28-П от 13 декабря 2016 г.

Аналогичное дело № А40-91391/2017 Суд по интеллектуальным правам отправил на новое рассмотрение. В указанном деле правообладатель защищал исключительное право на персонаж и изначально потребовал компенсацию, рассчитав её как двукратную стоимость контрафактных экземпляров детского журнала, умноженную на пропорцию количества страниц с изображениями персонажа ко всем страницам журнала. Дело осложнено было тем, что стороны представили суду различные данные об объеме тиража. В итоге при первом рассмотрении суды первой и апелляционной инстанции компенсацию снизили, причем невозможно было установить, каким образом производился её расчет с учетом заявленного требования. В своем постановлении по данному делу Суд по интеллектуальным правам указал следующее: размер компенсации, рассчитанной по правилам абз. 2 ст. 1301 ГК РФ, не может быть снижен произвольно. При доказанности такого размера присуждение судом меньшей суммы должно быть обоснованно достаточной аргументацией, построенной на анализе конкретных обстоятельств нарушения исключительного права истца; из материалов дела не следует, что ответчиком суду были представлены заявление о снижении размера компенсации, контррасчет и доказательства в порядке ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ в обоснование доводов о возможности снижения размера компенсации, заявленного истцом.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам подчеркнул, что расчет компенсации по двойной стоимости контрафактных экземпляров должен быть только по формуле, которая содержится в законе. Снижение такой компенсации возможно только по заявлению ответчика и при условии предоставления ответчиком доказательств и возражений, которые позволяют компенсацию снизить. Такой подход представляется справедливым.

Применительно к вопросу о компенсации, рассчитанной как двукратная стоимость контрафактных экземпляров (товаров), интерес представляют ещё два дела, связанные между собой: № А45-17943/2017 и № А45-9331/2016. В деле А45-9331/2016 правообладатель товарного знака просил взыскать компенсацию в размере двукратной стоимости товара с оптового распространителя игрушек. Иск был удовлетворен в полном объеме. После этого правообладатель предъявил аналогичный иск к импортеру контрафактных товаров, который поставил товар ответчику по делу А45-9331/2016. Сумма иска была также рассчитана как двукратная стоимость контрафактных товаров. Иск был также удовлетворен в полном объеме. Такая ситуация фактически сложилась в свете сформировавшейся судебной практики, согласно которой за нарушение исключительных прав правообладателя ответственность распространяется как на лицо, вводящее товар в гражданский оборот, так и на лицо, реализующее данный товар (см. например, постановление суда по интеллектуальным правам по делу № А27-23197/2014 и иные дела). Следует отметить, что ответчик по делу А45-9331/2016 также обратился с регрессным иском в порядке п. 4 ст. 1250 ГК РФ к импортеру, и потребовал взыскать с него сумму, равную компенсации, назначенной судом ему самому. В результате – правообладатель получил компенсацию от двух ответчиков в четырехкратном размере стоимости контрафактных экземпляров. Причем ответчик – импортер был вынужден де факто эту компенсацию уплатить самостоятельно в полном объеме (половину – правообладателю по прямому иску, половину – своему контрагенту в порядке регресса). Едва ли такое положение вещей можно считать справедливым, однако на сегодняшний закон не предлагает эффективного способа разрешения подобных ситуаций.

Что касается судебной практики, то в качестве примера приведем громкий прецедент – дело «ТВ Парк» или, как его называют, дело «Перекрестка» (дело А40-82533/11), в рамках которого Президиум ВАС РФ сформулировал следующую правовую позицию: при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права. Это могло бы решить данную проблему, но её применение на практике требует поправок в закон.

Ещё одно дело, достойное упоминания – дело №А40-50990/2017. Здесь компенсация, рассчитанная по двукратной стоимости контрафактного товара, была снижена судом первой инстанции в связи с тем, что большая часть контрафактных товаров была уничтожена ответчиком, в подтверждение чего был представлен акт об уничтожении (хотя сам акт был составлен согласно содержащейся в нем дате после обращения правообладателя с иском в суд). Суд апелляционной инстанции решение изменил, рассчитав компенсацию от всего количества контрафактных товаров, заявленного истцом; и обратил внимание на то, что сам по себе факт производства контрафактной продукции, независимо от судьбы такой продукции, является оконченным нарушением. Кроме того суд апелляционной инстанции изменил принимаемую для расчета компенсации стоимость единицы контрафактного товара, указав, что ни истец, ни ответчик в своей деятельности не вправе рассчитывать на максимальную цену, за которую покупает товар рядовой потребитель (что представляется весьма важным для тех споров, где сам нарушитель реализует контрафактный товар не по единой цене, либо для споров, где цена за товар рассчитана от отпускной цены такого товара, установленной третьим лицом). Впоследствии данное дело было возвращено в суд первой инстанции на повторное рассмотрение в связи с процессуальными нарушениями. Исследуются три вопроса, связанные с применением компенсации, равной двукратной стоимости контрафактных экземпляров (товаров): на какую стоимость товара должен ориентироваться суд (если сам ответчик реализует контрафактные экземпляры или товары по различным ценам), как определить стоимость произведенного, но не реализованного товара и можно ли снижать (и до каких пределов) компенсацию, рассчитанную по двойной стоимости контрафактных экземпляров или товаров при условии, что сам ответчик часть товара уничтожил?

Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, можно ответить, по крайней мере, на два вопроса: стоимость изготовленных экземпляров (товаров) в отсутствие цены, установленной ответчиком, может быть определена экспертом, а сам факт уничтожения ответчиком контрафактных товаров и/или экземпляров не является основанием для снижения компенсации. Последний тезис, конечно, должен быть принят законодателем во внимание, поскольку в ряде случаев у судов действительно должна быть возможность снижать компенсацию ниже установленного законом минимального предела (для всех видов компенсаций), основанная не на постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации, а на прямой норме закона.

Приведенные примеры судебной практики о применении компенсации в размере двукратной стоимости контрафактных экземпляров (товаров) являются сигналом, указывающим на необходимость внесения в законодательство Российской Федерации точечных поправок, касающихся применения данной санкции.