Р.И. Хусаинов,
патентный поверенный,
юрист ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры»

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 20, июнь 2018 г., с. 85-93

Как показывает недавний отчет ВОИС1, трансграничные споры о нарушении прав на интеллектуальную собственность в интернете бывают часто связаны именно с товарными знаками. Такие споры влекут за собой серию вопросов международного частного права, в числе которых - проблемы судебной юрисдикции, выбора применимого материального права и территориального объема его применения. При этом вопрос о компетенции того или иного суда рассматривать дело возникает в первую очередь.

В настоящей статье делается попытка проанализировать и обобщить опыт Европейского союза по проблемам установления юрисдикции в спорах о нарушении прав на товарные знаки в интернете. Накопленный в ЕС опыт по данной проблематике представляется весьма полезным для решения аналогичных проблем, стоящих на сегодняшний день перед Российской Федерацией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС)2 в целом. В частности, Договор о ЕАЭС предусматривает сотрудничество государств-членов в сфере охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности (ОИС). В числе основных направлений сотрудничества – введение системы охраны товарных знаков ЕАЭС и обеспечение защиты прав на ОИС, в том числе в сети интернет. Подготовленный в целях реализации положений Договора о ЕАЭС проект Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС3 предусматривает регулирование отношений, возникающих в связи с регистрацией, правовой охраной и использованием товарных знаков ЕАЭС, являющихся унитарными товарными знаками, охраняемыми одновременно на территориях всех государств-членов Союза. В проекте договора есть упоминания о порядке рассмотрения споров о нарушении прав на товарные знаки ЕАЭС, но исключительно в контексте применимого права4. Проект договора не содержит каких-либо правил установления юрисдикции судами государств-членов, что является недостатком, неопределенные последствия которого могут проявляться в случаях транснациональных споров о нарушении прав на товарные знаки ЕАЭС, в том числе в сети интернет.

Кроме того, исследование юрисдикционных подходов, применяемых в ЕС по делам о нарушении прав на товарные знаки в интернете, может быть полезно для российских компаний, вовлеченных в электронную коммерцию, в частности - на европейском и евразийском пространстве, с точки зрения прогнозирования и предупреждения нежелательных судебных процессов за рубежом.

Правовое регулирование вопросов определения юрисдикции в отношении трансграничных нарушений прав на товарные знаки в сети интернет в Европейском союзе унифицировано. Новая версия Регламента Брюссель I «О юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по гражданским и коммерческим делам» (ЕС N 1215/2012)5, которая применяется с 10 января 2015 г. вместо первой версии Регламента от 22 декабря 2000 г. за N 44/2001, определяет юрисдикцию всех гражданских и коммерческих дел в ЕС, относящихся к числу трансграничных. Регламент Брюссель I основан на ранее действовавшей Брюссельской конвенции о юрисдикции и исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам от 27 сентября 1968 г., также заключенной между странами - членами ЕС.

Юрисдикционные принципы ЕС также содержатся в Луганской конвенции 2007 г. Целью Луганской конвенции являлось распространение правил Регламента Брюссель I на государства Европейской ассоциации свободной торговли EFTA, не являющиеся членами ЕС (Исландия, Норвегия, Швейцария). Правила, содержащиеся в Луганской конвенции, идентичны тем, что записаны в Регламенте Брюссель I и в большинстве случаев они толкуются одинаково6, поэтому дальнейший анализ Луганской конвенции здесь не проводится.

В отношении исков, возникающих из деликтных правоотношений и предъявляемых к лицам, домицилированным в одном из государств-членов ЕС, применяется правило о юрисдикции ст. 7(2) Регламента Брюссель I (ЕС N 1215/2012).

Домициль ответчика – физического лица определяется согласно национальному законодательству государств-членов ЕС (ст. 62), а домициль ответчика – юридического лица определяется в самом Регламенте тремя альтернативными вариантами: местом учреждения компании, местом нахождения ее центральных органов либо местом нахождения основного коммерческого предприятия (ст. 63). Таким образом, юридическое лицо может иметь несколько домицилей в ЕС.

Если ответчик не имеет домициля в государстве-члене, судебная юрисдикция будет определяться в соответствии с национальным законодательством каждого из государств-членов ЕС. При этом нужно отметить, что статья 7(2) Регламента Брюссель I хотя и не применяется непосредственно в отношении ответчиков из третьих стран, но данная статья и ее интерпретация судом Европейского союза оказывают существенное влияние на толкование национальных юрисдикционных правил государств-членов7.

Согласно правилу ст. 7(2) Регламента иски предъявляются в судах по месту, где произошло или может произойти вредоносное событие. При этом понятие этого места охватывает как место, где был причинен ущерб (юрисдикция на основе вредоносного действия), так и место события, повлекшего причинение ущерба (юрисдикция на основе ущерба)8. Например, если кто-то выстрелом с территории государства А ранит человека на территории государства Б, это будет являться правонарушением, в котором вредоносное действие имело место в государстве А, а его последствия - в государстве Б. Пострадавшее лицо в таком случае имеет право выбрать, в суд какого из государств ему обратиться за защитой.

При этом в силу территориального характера прав на товарные знаки нарушения этих прав имеют отличия от других деликтов. Согласно принципу территориальности, исключительное право на товарный знак действует в пределах государства, предоставившего знаку правовую охрану, следовательно, нарушение права может иметь место, только если оно совершено в этом государстве. В этой связи было распространенным мнение, что ст. 7(2) Регламента Брюссель I допускает установление судом государства-члена ЕС своей юрисдикции только в тех случаях, которые касаются нарушений прав на товарные знаки, охраняемых в данном конкретном государстве9. Кроме того, ученые предполагали, что для установления судом юрисдикции по делу о трансграничном нарушении права на товарный знак в интернете необходимо нечто большее, чем просто доступность сайта. В частности, немецкие ученые считали, что использование знака онлайн должно быть специально направлено на пользователей государства, чтобы юрисдикция судов этого государства была надлежащей10.

Вместе с тем суд ЕС разъяснил, что концепция вредоносного действия для целей юрисдикции не обязательно должна совпадать с вредоносным действием, определенным в соответствии с применимым материальным правом. Вредоносное действие для целей юрисдикции является автономной концепцией ЕС, которая определяется с учетом схем и целей Регламента Брюссель I11.

В дошедшем до суда ЕС деле Wintersteiger12 немецкая компания Products 4U зарезервировала для своего объявления в системе контекстной рекламы Google AdWords на немецком сайте google.de ключевое слово Wintersteiger, идентичное охраняемому в Австрии товарному знаку своего конкурента. Таким образом, пользователи, вводящие в поисковой системе Wintersteiger, в результате поиска получали рекламную ссылку на сайт Products 4U. Правообладатель обратился за защитой своих прав в австрийский суд, поскольку сервис google.de является немецкоязычным и так же доступен пользователям в Австрии. Products 4U отрицала как наличие юрисдикции австрийских судов, так и самого нарушения, утверждая, что google.de предназначен для пользователей в Германии и реклама была направлена исключительно на них. Суд первой инстанции указал, что поскольку сайт Google с национальным доменом верхнего уровня .de направлен на пользователей в Германии, австрийские суды не имеют юрисдикции по рассмотрению дела. Вопреки этому апелляционный суд установил свою юрисдикцию и рассмотрел дело, отказав компании “Wintersteiger” в удовлетворении иска. Дело дошло до Верховного суда Австрии, который попросил суд ЕС разъяснить, могут ли австрийские суды установить свою юрисдикцию в соответствии со ст. 7(2) Регламента Брюссель I по данному делу.

Суд ЕС подтвердил, что в контексте онлайн-нарушений прав на товарные знаки понятие «места, где произошло или может произойти вредоносное событие», в ст. 7(2) Регламента также охватывает как место, где был причинен ущерб, так и место события, повлекшего причинение ущерба. Исходя из этого, иск о нарушении права на национальный товарный знак может быть предъявлен в судах того государства-члена, в котором он зарегистрирован, поскольку охрана в данном случае ограничивается территорией этого государства, и это государство будет являться местом, где предположительно был причинен ущерб. Вопрос о том, являются ли действия ответчика нарушением, суд государства охраны знака должен оценивать в свете применимого материального права.

При этом суд ЕС указал, что территориальное ограничение охраны национального знака не исключает международной юрисдикции судов иных государств, помимо того, где товарный знак зарегистрирован. Местом события, повлекшего причинение ущерба, в подобных случаях является место активации предполагаемым нарушителем технического процесса показа спорного рекламного объявления. Такой технический процесс активируется на сервере оператора поисковой системы, используемой рекламодателем. Однако местонахождение сервера является неопределенным, поэтому оно не может рассматриваться в качестве места события, повлекшего причинение ущерба. Поэтому местом активации технического процесса показа рекламы, по мнению суда ЕС, следует считать место нахождения рекламодателя13. Таким образом, несмотря на принцип территориальности исключительных прав на товарные знаки, иск может быть предъявлен и рассмотрен не в суде государства охраны знака, а в суде того государства-члена, которое является местом нахождения ответчика, что теоретически также может приводить к неблагоприятным последствиям для ответчика14.

Наряду с национальными товарными знаками, в ЕС действует региональная система охраны товарных знаков Союза, в соответствии с которой зарегистрированный товарный знак ЕС (EUTM) имеет унитарный характер и охраняется одновременно и одинаково во всех странах - участницах ЕC. В настоящий момент унифицирующим актом в этой области является Регламент ЕС «О товарном знаке Европейского союза» N 2017/1001 (EUTMR), вступивший в силу с 1 октября 2017 г. и заменивший ранее действовавший Регламент ЕС N 207/2009.

EUTMR устанавливает автономные правила международной юрисдикции по спорам о нарушении товарного знака ЕC, прямо исключая применение как юрисдикционных правил Регламента Брюссель I, так и национальных правил государств - членов ЕС, применяемых по отношению к иностранным лицам при рассмотрении споров о нарушении национальных товарных знаков15.

Споры о нарушении EUTM подлежат рассмотрению в специализированных судах по товарным знакам ЕС, существующих на территории каждого из государств-членов. Таким образом, место рассмотрения спора всегда существует в пределах ЕС. Главный вопрос - в каком именно государстве спор должен быть рассмотрен.

Согласно положениям ст. 125 Регламента ЕС N 2017/1001 (EUTMR), иск о защите права на EUTM должен рассматриваться в судах того государства-члена, в котором домицилирован ответчик или, если он не имеет домициля ни в одном государстве-члене, в котором находится его предприятие (ст. 125(1)). При отсутствии у ответчика домициля или предприятия на территории ЕС, иск должен рассматриваться в судах того государства-члена, в котором домицилирован истец или, если он не имеет домициля ни в одном государстве-члене, - где находится его предприятие (ст. 125(2)).

При рассмотрении дела Hummel Holdings A/S v Nike Inc., Nike Retail BV16 Судом ЕС была дана интерпретация концепции места нахождения предприятия в ст. 125 EUTMR. Согласно позиции Суда ЕС, дочерняя или контролируемая через дочернюю компания является местом нахождения предприятия иностранной материнской компании на территории ЕС, при условии, что такая компания, во-первых, «действует как центр операций материнской компании в ЕС», то есть имеет определенное реальное и стабильное присутствие, из которого ведется коммерческая деятельность; и, во-вторых, «выглядит для внешнего мира как продолжение материнского тела». Установление юрисдикции при соблюдении указанных условий возможно вне зависимости от того, является ли дочерняя или контролируемая через дочернюю компания самостоятельным участником спора. Как отмечают исследователи, такое широкое применение концепции места нахождения предприятия на территории ЕС может повлечь за собой поиск истцами наиболее удобной юрисдикции для рассмотрения дела (forum shopping), - особенно в отношении транснациональных компаний, которые обычно имеют несколько мест нахождения их предприятий на территории ЕС.

Если ни истец, ни ответчик не имеют ни домициля, ни предприятия на территории ЕС, - иск должен быть рассмотрен в суде того государства-члена, где находится ведомство (ст. 125(3)).

Правило ст. 125(5) этой же статьи предусматривает, что дело о нарушении прав на EUTM может также рассматриваться в суде того государства-члена, в котором было совершено нарушение, или возникла угроза нарушения. При этом суд, чья юрисдикция основывается на ст. 125(5), должен рассматривать только дела, касающиеся совершённых действий или угрозы их совершения в том государстве-члене, где находится суд (ст. 126(2)).

По делу Coty Germany v First Note Perfumes 18 бельгийская оптовая компания First Note реализовала немецкому предпринимателю парфюмерную продукцию с предположительно сходным до степени смешения товарным знаком ЕС, принадлежащим компании Coty Germany. Предприниматель принял товары на территории Бельгии, а затем перепродал их в Германию. Coty предъявила иск к бельгийской First Note (но не к немецкому предпринимателю) в суде Германии, утверждая о наличии юрисдикции по правилу ст. 125(5) EUTMR. Суды первой и апелляционной инстанций отклонили иск на основании отсутствия юрисдикции у судов ФРГ. Верховный суд Германии попросил Суд ЕС разъяснить, следует ли толковать ст. 125(5) EUTMR, так же, как и ст. 7(2) Регламента Брюссель I, допуская возможность предъявления иска как по месту совершения вредоносного действия (Бельгия), так и по месту возникновения ущерба (Германия)19.

Суд ЕС указал, что положение ст. 125(5) EUTMR должно толковаться независимо от положения ст. 7(2) Регламента Брюссель I20. Формулировка ст. 125(5) EUTMR «государство-член, в котором было совершено нарушение, или возникла угроза нарушения» подразумевает «связующий фактор, относящийся к активному действию со стороны лица, совершившего это правонарушение. Следовательно, связующий фактор, предусмотренный этим положением, относится к государству-члену, в котором произошло или может произойти действие, приводящее к предполагаемому нарушению, а не к государству-члену, где это нарушение порождает свои последствия». Суд ЕС также разъяснил, что существование юрисдикции на основании ст. 125(5) EUTMR по «месту, где предполагаемое нарушение порождает свои последствия», противоречило бы положению ст. 126(2) этого Регламента, которое ограничивает юрисдикцию судов по товарным знакам ЕС на основе правила ст. 125(5) только до тех «действий, которые совершены, или угроза совершения которых существует в том государстве-члене, где находится суд»21. Кроме этого, Суд ЕС подчеркнул, что как происхождение, так и контекст Регламента EUTMR подтверждают намерение законодателя отступить от юрисдикционного правила ст. 7(2) Регламента Брюссель I, в частности, ввиду неспособности указанного правила реагировать на конкретные проблемы, связанные с нарушением унитарных прав на товарные знаки ЕС22.

Вследствие этого Суд ЕС заключил, что исключительную юрисдикцию по правилу ст. 125(5) EUTMR имеют только суды по товарным знакам ЕС, расположенные на территории того государства-члена, в котором ответчик совершил предполагаемое незаконное действие.

Как указывает M. Bolling, немецкие суды по товарным знакам ЕС до недавнего времени применяли это правило либерально, когда дела касались нарушений, осуществляемых через интернет. Они подтверждали свою международную компетентность, если соответствующее онлайн-присутствие было, по меньшей мере, также нацелено на немецкую общественность. Наличия немецкой версии контента, условий доставки в Германию или контактной информации специально для немецких интернет-пользователей, как правило, было достаточно для успешного возбуждения дел о нарушении в судах Германии23. Однако 9 ноября 2017 г., рассмотрев дело Perfume Marks24, Верховный суд Германии признал данную практику неверной и указал, что при правильном применении ст. 125(5) EUTMR один и тот же акт нарушения может быть совершён только в единственном государстве-члене. Решающим является то, где нарушитель совершает противоправное действие, а не то, в каких странах нарушение порождает свои последствия25.

В указанном деле истец владел правами на товарные знаки ЕС, охраняемые в отношении парфюма. Ответчик, итальянский дистрибьютор парфюмерии и косметики, оперировал сайтом под итальянским национальным доменом c возможностью показа контента на немецком языке. Ответчик продал компании из Германии спорную продукцию с товарными знаками истца, передав ее в Италии экспедитору, назначенному покупателем, для последующей доставки в Германию. Истец инициировал иск в Германии. Ответчик оспаривал международную юрисдикцию судов Германии и указывал, что вся переписка о поставке осуществлялась только посредством email. Региональный суд отклонил иск ввиду отсутствия международной юрисдикции, а суд апелляционной инстанции, напротив, посчитал юрисдикцию судов Германии правильной. Верховный суд Германии разъяснил, что возможность показа контента на немецком языке на веб-сайте под итальянским национальным доменом не дает оснований для юрисдикции судов Германии. Местом, где совершено правонарушение, является не государство-член, в котором веб-сайт может быть доступен, а государство-член, где нарушающее действие было инициировано (в данном случае Италия). Также и то, что ответчик отправил email в Германию, не влечет за собой предоставления юрисдикции Германии, поскольку решающим фактором является то, из какого государства-члена ЕС электронное письмо было отправлено26.

Таким образом, законодательство и судебная практика ЕС содержит разные подходы к установлению судебной юрисдикции по делам о нарушении прав на товарные знаки онлайн, в зависимости от того, является ли защищаемый товарный знак национальным, или же унитарным знаком ЕС (EUTM).

В случае если предполагаемое нарушение касается использования национального товарного знака, охраняемого на территории одного из государств-членов ЕС, юрисдикцию по рассмотрению такого спора будет иметь суд государства охраны, который должен оценивать, являются ли действия ответчика нарушением, в свете применимого материального права на стадии разрешения спора по существу. Кроме этого, несмотря на принцип территориальности охраны прав на товарные знаки, юрисдикцию будет иметь также суд того государства, где ответчиком был инициирован технический процесс, повлекший за собой предполагаемое онлайн нарушение права на товарный знак. Следуя подходу Суда ЕС, таким судом будет являться суд государства, являющегося местом нахождения ответчика. Несмотря на то что по логике вещей нарушение права на товарный знак не может быть совершено там, где охрана знаку не предоставлена, рассмотрение спора в этом суде теоретически может иметь непредсказуемые последствия.

В случае если предполагаемое нарушение касается использования товарного знака ЕС (EUTM), юрисдикция всегда находится в пределах ЕС. § 1 – 3 ст. 125 EUTMR содержат последовательную цепочку правил установления юрисдикции (рассмотрение спора по месту домициля или предприятия ответчика, по месту домициля или предприятия истца, по месту нахождения Ведомства). При этом следует отметить, что юрисдикция может быть непредсказуемой для иностранных компаний, имеющих несколько предприятий, дочерних или контролируемых дочерними компаний на территории ЕС. Кроме этого, на основе ст. 125(5) EUTMR юрисдикция существует в суде того государства-члена, в котором было совершено нарушение или возникла угроза нарушения. Согласно логике Суда ЕС по делу Coty и последней судебной практике в Германии, местом совершения правонарушения онлайн будет являться не государство, в котором веб-сайт может быть доступен, а государство, где нарушающее действие было инициировано. Это чаще всего будет совпадать с местом нахождения ответчика и приводить к юрисдикции по правилу ст. 125(1) EUTMR.