Мнения и доводы экспертов, подготовленные к обсуждению проекта Справки по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ

11 Января 2016

Л.Н. Линник,
доктор гражданского права, профессор,
кандидат технических наук,
старший научный сотрудник, академик,
действительный член Российской академии естественных наук,
инженер-физик,
патентный поверенный, вице-президент Совета Евразийских патентных поверенных

Мнения и доводы, подготовленные Л.Н.Линником,
на основе обсуждения направленной членам Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам Справки по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее Справка) с профессиональными специалистами, а также заявителями и правообладателями товарных знаков.

Обсуждение Справки лишний раз подтвердило наличие в законодательстве и нормативных документах большого количества положений, которые неоднозначно толкуются экспертами, заявителями, третьими лицами, интересы которых затрагиваются, и профессиональными специалистами с существующей возможностью обосновать каждое из толкований в достаточной степени убедительно Большинство из участников обсуждения отметило, что субъективизм и разноплановость мнений проявляются в делопроизводствах по товарным знакам, преимущественно, в отношении толкования различительной способности, сходства до степени смешения, ложности или введения в заблуждение, противоречия общественным принципам и интересам третьих лиц и др. Это обусловлено, как справедливо отмечают специалисты, тем, что в нормативных материалах обычно не дается полноценного и однозначного толкования указанных понятий, в связи с чем часто возникают проблемные вопросы и различающиеся мнения в подходах к пониманию, в частности, их заявителями и экспертами в делопроизводствах по заявкам. Существенные трудности для экспертов и многих других специалистов действительно имеются при проверке заявляемых обозначений на соответствие указанным условиям, поскольку их суждения и выводы оказываются в основном умозрительными и не основанными на объективной доказательной базе.

При этом ограничения испрошенных притязаний или отказ в регистрации товарных знаков, как правило, серьезно затрагивают интересы заявителей, в связи с чем их мнения изложены в первую очередь в Разделе 1.

Раздел 1. Мнения заявителей, правообладателей товарных знаков и предпринимателей.

1. В отличие от заявителей, например, эксперты и другие специалисты по-настоящему не владеют ни производственной, ни коммерческой, ни хозяйственной, ни рыночной ситуацией, ни особенностями восприятия потребителем, который также является очень разным, заявленных обозначений, и не обладают реальной необходимой практической информацией, чтобы принять во многих случаях в достаточной мере обоснованные и убедительные для заявителей отрицательные решения. При этом качество аргументации отрицательных выводов должно быть не только на самом высоком правовом уровне, но и обязательно убедительным для заявителя не только в правоте и объективности экспертизы, но и в ее доброжелательности в том плане, чтобы из решения экспертизы заявителю, в частности, с очевидностью было ясно, какие отрицательные последствия для него могла бы иметь регистрация товарного знака. Важность этого предопределяется и тем, что в силу менталитета заявителя, практически любое отрицательное и недостаточно обоснованное решение в отношении регистрации заявленного и тем более уже используемого им товарного знака он считает серьезным ущербом для своего бизнеса. Если у заявителя не будет уверенности в высококвалифицированном, объективном и доброжелательном подходе и безупречности правовой аргументации ограничений испрошенных притязаний, то он неизбежно связывает, и не всегда безосновательно, ограничения с субъективными пролоббированными интересами экспертизы и/или со стимулирующими действиями конкурентов по отношению к представителям экспертизы, даже при отсутствии у него доказательств этого.

2. Это обусловлено также тем, что отказ в регистрации товарного знака не является запретом для его дальнейшего использования как заявителем, так и любым другим предпринимателем, и делает этот товарный знак по отрицательному решению экспертизы всего лишь принудительно «бесхозным». В результате «бесхозности» используемый товарный знак, получивший рано или поздно признание потребителя в отношении товаров и услуг добросовестного заявителя, может также параллельно эксплуатироваться его конкурентами, а также в отношении недоброкачественных товаров и услуг недобросовестными предпринимателями или откровенными «пиратами». «Бесхозные», используемые на практике, обозначения фактически наруку только недобросовестным производителям или пиратам, производящим недоброкачественную продукцию, наносящую вред потребителям, не имеющим возможности при этом различить их продукцию от маркируемой сходными товарными знаками продукции добросовестного производителя. Потребителю наносится существенный материальный и моральный ущерб, а добросовестный предприниматель, первоначально легитимно испросивший регистрацию и лишенный исключительных прав отказным решением экспертизы, не может защитить в итоге как свои интересы, так и интересы потребителя. При этом не исключается ситуация, что первоначального «неудачливого» заявителя в силу неоднозначности подходов различных экспертов могут обойти его конкуренты в регистрации ранее не прошедшего экспертизу товарного знака.

3. Эксперт, декларируя в делопроизводствах, в частности, отсутствие различительной способности, сходство до степени смешения, ложность или введение в заблуждение, противоречие общественным принципам товарных знаков, фактически выступает с «заботой» и в защиту якобы интересов либо заявителя (вопреки его заявленным интересам), либо потребителя, либо третьих лиц, интересы которых могут быть затронуты, однако, как правило, ни какими доводами не подтверждает, нужна ли им подобная «забота» эксперта. И потребитель, и третьи лица, как отмечают заявители, обладают достаточными правовыми возможностями защитить свои интересы без указанной превентивной «заботы» эксперта. В угоду исключения, как правило, только мифической потенциальной возможности отрицательных последствий, вероятность наступления которых даже не обсуждается и часто является ничтожной, экспертиза превентивно ориентируется на нанесение заявителю реального материального и морального ущерба, декларируемым ею отрицанием испрошенных притязаний. Кроме того, экспертиза фактически становится на защиту интересов интеллектуальных пиратов и препятствует добросовестному производителю получить охранный документ, с помощью которого он мог бы предъявить претензии к пиратам, пользующихся «раскрученным» добросовестным предпринимателем товарным знаком. В связи с этим заявитель, основываясь на практических реалиях, а не на умозрительных заключениях, обычно не может согласиться с декларативностью или имитацией в большинстве случаев аргументации отрицательного мнения в отношении невозможности регистрации заявленного обозначения по перечню очень часто, не конкретизированных экспертизой якобы однородных товаров и услуг.

4. Заявители нередко обращают внимание, что, в соответствии с основными институтами юриспруденции, только предполагаемая или потенциальная возможность какого-либо объекта нанести кому-либо, например, потребителю или третьим лица отрицательные последствия не является основанием для принятия каких-либо решений об ограничении прав пользования этим объектом. Поэтому они отмечают, что наложение правовых ограничений, наносящих заявителю реальный материальный и моральный ущерб, только в связи с предполагаемой или потенциальной способностью нанести не конкретизированный вред потребителю или третьим лицам, противоречит основам юриспруденции и действующему гражданскому законодательству. Например, электрический ток, бытовой газ, автомобиль обладают возможностью нанести потребителю гораздо более отрицательные последствия, чем товарный знак, однако никто не ограничивает их использование, а наказывают только в случае наступления отрицательных последствий и только виновных и только при несомненном доказательстве их вины. Действительно, в связи с тем, что в прошлом многие десятилетия нормативные документы и практика патентного ведомства формировались в его недрах кулуарно и даже келейно в отрыве от общего гражданского и другого законодательства, подобные предположительные, умозрительные и виртуальные утверждения продолжают отдельными экспертами неправомерно применяться в качестве основы для принятия решений, отрицательных или ограничивающих интересы заявителей и правообладателей товарных знаков, вопреки действующим общеполагающим нормам законодательства.

5. На основании вышеизложенного заявители и многие специалисты считают, что в большинстве случаев доводы и выводы экспертизы в отношении отрицания испрошенных притязаний должны носить только рекомендательный характер для учета их пользователем товарного знака, но не директивным основанием для отказа в их регистрации. Поэтому целесообразно обратить внимание на достаточно распространенное среди заявителей и специалистов мнение, что уж лучше в спорных ситуациях принять решение об удовлетворении заявленных притязаний, чем недостаточно обоснованно без убедительного для заявителя доказательства принять решение, существенно и реально ограничивающее его практические интересы, дискредитирующее экспертизу и восстанавливающее его против Роспатента. Такой подход специалисты часто называют «принципом презумпции правоты заявителя».

6. При этом утверждения экспертизы в отношении, например, якобы отсутствия различительной способности, сходства до степени смешения, ложности или введения в заблуждение, противоречия общественным принципам и др. регистрируемых товарных знаков, заявители часто оценивают, как имеющие для них унизительный и оскорбительный характер, связанный с подозрениями в их недобросовестности. Однако эксперт в принципе не должен подозревать заявителя в недобросовестности. Если подозревает, значит, нарушает требования п. 3 ст. 10 ГК РФ: «В случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются».

7. Таким образом, вышеизложенное дает основание считать, что приоритетным и даже доминирующим при вынесении решения об охране испрошенных притязаний должно быть обоснованные мнение и позиция заявителя.

8. Целесообразно также обратить внимание и на проблему, которая влияет на принятие решений в отказе регистрации товарных знаков и беспокоит многих заявителей, заключающуюся во все возрастающей коррупционизация специалистов Роспатента, в связи с чем приходится выразить сожаление, что перманентно проводимая в работа по его декоррупционизации не оказывается в достаточной мере эффективной. Многие заявители считают требующей неотлагательного внимания и нахождении путей и средств решения проблемы преодоления все возрастающей экспансии ряда специалистов Роспатента на рынок патентных услуг во взаимодействии с аффилированными патентными фирмами или поверенными и проявлений недобросовестной конкуренции их, в частности, с независимыми патентными поверенными. Оформляя заявки и проводя на льготных условиях делопроизводство по ним, специалисты Роспатента вступают в длительные нелегитимные деловые отношения с заявителями, отслеживая их интересы, допуская адресную утечку конфиденциальной информации по заявкам и выступая нередко затем в роли пролоббированных пособников, в частности, в противодействии получению охранных документов их конкурентами. Достаточно распространенным является мнение заявителей, что в Роспатенте уже сформировался значительный контингент подобных специалистов, а также их покровителей и покрывателей, по своей сути уже являющихся платными агентами многих конкурирующих как российских, так и иностранных фирм. Таким образом, как считает ряд заявителей, возможности неоднозначного толкования нормативных положений и коррупционизация предопределяют некоторые ситуации в конфликтных делопроизводствах, когда выигрывает не тот, кто в действительности прав и умело доказывает это, а тот, «кто хорошо проплатил свой выигрыш».

Раздел 2. Мнения обладающих достаточной практикой специалистов, обобщенные по результатам обсуждения Справки в основном А.Д.Кудаковым.

1. О количестве оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака в пункте 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)

«1. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:
1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.
1.1. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:
1) приобрели различительную способность в результате их использования;
2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью».

В процитированной статье, по мнению ряда специалистов, совершенно справедливо разделены два вида обозначений, «не обладающих различительной способностью», и другие виды элементов, сопровождаемые словом «только», которые охватывают как отдельные виды элементов, не обладающих различительной способностью, так и элементы, обладающие различительной способностью, но, в предоставлении которым исключительного права на использование, общество, по тем или иным причинам, не заинтересовано.

При этом не допускается регистрация обозначений, в которых использованы только такие элементы в любых комбинациях.

В п.34 «Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков» (далее Правила), введенных летом 2015 г. перечислены обозначения, не обладающие различительной способностью:

«К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:
• простые геометрические фигуры, линии, числа;
• отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;
• общепринятые наименования;
• реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
• сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.
К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки
• утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.
При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.»

Как видно, не все из перечисленных в п.34 Правил элементов, упомянуты в п.п.1) -4). То есть можно сделать вывод, что обозначение может быть зарегистрировано, если в его составе присутствуют элементы, хотя и не обладающие самостоятельной различительной способностью, если они не перечислены в указанных пунктах. При этом в их отношении не действует также положение:

«Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения».

То есть, комбинация элементов, входящих в перечень 1) - 4), может быть зарегистрирована в качестве товарного знака, поскольку, например, образует композицию, которая уже обладает различительной способностью. В отличие от положения действовавшей до 01.102014 г. редакции ГК РФ, когда комбинация элементов, относящихся только к п.1)-4), даже при формировании композиции, обладающей различительной способностью, не могла быть зарегистрирована.

Таким образом, в п. 1)-4) перечислены элементы, в отношении которых установлено дополнительное требование в виде недоминировании и неохраняемости в составе знака.

Представляется целесообразным в качестве основания для оспаривания рассматривать не отдельные виды обозначений, а обозначения, описываемые целиком п.1 ст.1483, в форме:
не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов 1)-4).

В противном случае и каждый из перечисленных пунктов 1)-4) также можно было бы рассматривать в качестве самостоятельного основания, а также отдельные перечисленные элементы, например, назначение, ценность, вид, количество, качество и т.п.

Первая часть пункта направлена на защиту интересов общества, которое не заинтересовано в предоставлении исключительного права обозначениям, не способным выполнять основную функцию товарного знака - различительную. Вторая часть защищает участников рынка, которые должны иметь возможность беспрепятственного использования указанных элементов.

При этом обе части объединены в один пункт статьи тем, что они касаются отдельных аспектов различительной способности обозначения. И именно это отношение к различительной способности и нужно рассматривать в качестве основания при экспертизе, а также при подаче и рассмотрении возражения против регистрации товарного знака:

Невыполнение требований п.1 ст.1483, установленных законодательством в отношении способности обозначения различать товары участников гражданского оборота.

2. О применении абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ

Согласно последнему абзацу п.2 ст.1512:
Положения подпунктов 1 - 3 настоящего пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513).

При этом упомянутые подпункты п.2 содержат следующие положения:

Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:
1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса;
2) полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса;
3) полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований статьи 1478 настоящего Кодекса;

Представляется, что вывод об охраноспособности сделанный на дату предоставления охраны (а не сама охраноспособность), представляет собой юридический факт, и не может быть отнесен к числу изменяемых обстоятельств.

В частности, в случае утраты обозначением различительной способности, проводится повторная оценка охраноспособности предусмотренная законодательством (подпункт 6 пункта 1 ст.1514), и возникает новый юридический факт (вывод об утрате различительной способности) действительно должен применяться подпункт 6 пункта 1 ст.1514 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Представляется, что указанное положение относится более к различным обстоятельствам, касающихся статуса правообладателя, в том числе в отношении объектов, которые могли быть противопоставлены в момент регистрации. То есть, правообладатель оспариваемого знака мог уже после произведенной регистрации приобрести статус ИП или право на использование НМПТ, право товарный знак другого правообладателя по договору отчуждения, или могло быть получено согласие соответствующего лица.

Применение положений абзаца 9 невозможно в отношении оценки обозначения, поскольку проведение ее повторной оценки не предусмотрено законодательством. Однако это возможно при учете обстоятельств, сложившихся после государственной регистрации товарного знака, в том числе на дату подачи возражения, но только для установления тех обстоятельств, которые имели место при регистрации товарного знака (например, для уяснения цели регистрации товарного знака с учетом его последующего использования).

3. Совокупность каких обстоятельств является основанием для применения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ в случае, если обозначение ранее использовалось иным производителем?

Правильным представляется мнение, высказанное в Рекомендациях от 23.03.2001 г. обозначение может содержать элементы, как прямо указывающие на сведения об изготовителе или месте происхождения товара (тогда обозначению, в случае несоответствия действительности, обозначению должно быть отказано в регистрации на основании пп.1 п.3 ст.1463 ГК РФ), так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации. Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе. В последнем случае для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих:

1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем. При этом сходство до степени смешения является определяющим для установления возможности возникновения у потребителей ассоциативной связи между сравниваемыми обозначениями;

2) возникновение (и сохранение на момент подачи заявки на регистрацию) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем. Вопрос о сохранении этой ассоциации, или о восстановлении ассоциации к моменту регистрации является дискуссионным, поскольку может стать основой для проведения действий против заявки.

Подтверждением возникновения и сохранения такой ассоциации могут служить, например, подтверждение проведения широкомасштабных рекламных акций или результаты социологических опросов. Однако требования к результатам таких опросов должны быть существенно ниже, чем при доказательстве общеизвестности товарного знака, и сравнимыми с подтверждением возникновения различительной способности у изначально неохраноспособных обозначений в соответствии с пп.1) п.1 ст.1483 ГК РФ.

Можно согласиться с тем, что при этом установление судом фактов разработки данного обозначения не правообладателем, а каким-либо другим лицом, а также сообщения информации о разработанном обозначении в общедоступных источниках информации не является само по себе основанием для применения пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. Следует отметить, что при этом имеются другие основания для аннулирования регистрации, связанные с нарушением исключительных авторских прав (ст.1256 ГК РФ) разработчика обозначения.

4. О квалификации обозначения как ложного и введении потребителей в заблуждение.

Справедливо отмечено в подпункте 2 пункта 3 Рекомендаций № 39, что в отношении каждого элемента заявленного обозначения необходимо ответить на вопросы:

- описывает ли элемент товары ложно;

- может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение.

Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение нужно оценить:
- являются ли ложные указания правдоподобными;
- являются ли ассоциативные представления правдоподобными;
- поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель.

Если элементы обозначения можно отнести к ложным или способным ввести в заблуждение, но неправдоподобным, обозначение не может быть признано ложным или способным ввести в заблуждение.

Примеры явно неудачные:

«НЕКТАР ЖИЗНИ» никак не может быть признан ложным или вводящим в заблуждение, поскольку слово нектар имеет несколько значений и в этом случае употребляется во втором значении, которое известно любому образованному человеку, и воспринимается как фантазийное, поскольку образует иной смысл, отличный от слова НЕКТАР в первом значении:

Нектар (греч. nektar) – 1. Сахаристый сок, выделяемый нектарниками растений и привлекающий к цветкам опылителей - насекомых, некоторых птиц. Важнейшая часть взятка пчел. – 2. В греческой мифологии напиток олимпийских богов, вместе с амброзией (пищей богов) дающий им бессмертие и вечную юность. В переносном смысле - напиток превосходного вкуса и аромата. Большой Энциклопедический Словарь.

Словосочетание «LONDON MALL» не должно получить охрану в качестве фантазийного товарного знака, поскольку будет восприниматься не в указанном значении, а как ЛОНДОНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР. То есть знак будет восприниматься как описательный (указывающий на место LONDON) и ложный, если будет регистрироваться на компанию, которая расположена в другом городе. При этом следует учитывать, что значение второго слова также имеет несколько значений, в числе которых наиболее известным для потребителей будет наиболее позднее значение этого слова – закрытый торговый комплекс (an enclosed shopping precinct), особенно учитывая, что и в русском языке уже появился русскоязычный аналог этого слова МОЛЛ:

MALL n. 1 a sheltered walk or promenade. 2 an enclosed shopping precinct. 3 hist. a = PALL-MALL. b an alley used for this. [var. of MAUL: applied to The Mall in London (orig. a pall-mall alley)] (например, http://wooordhunt.ru/word/mall)

Более правильным было бы выбрать в качестве примера словосочетание КАЗБЕК МОЛЛ, поскольку для всех очевидно, что гора Казбек, по крайней мере, в настоящее время не может восприниматься как место для торговли. Такое словосочетание должно быть зарегистрировано, поскольку не воспринимается потребителями в качестве места нахождения исполнителя услуг.

5. О квалификации обозначения как ложного применительно к тем товарам и услугам, для которых испрашивается его правовая охрана.

Элементы обозначений, указывающие на вид товара и (или) его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе и т.д. но не прямо, а через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Если восприятие этих сведений потребителем возможно только путем домысливания, через ассоциации, то таким элементам может быть предоставлена правовая охрана. При этом следует рассматривать обозначение на предмет признания его ложным, или вводящим в заблуждение, только в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения. При этом следует учитывать, что для одних товаров оно может быть признано описательным, в отношении других – ложным, а в отношении третьих – фантазийным.

II. Вопросы, не выносимые на обсуждение на заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, а предлагаемые к изложению письменного мнения при его наличии

1.1. При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, подлежат учету имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у средних потребителей (именно потребителей и именно того товара, в отношении которого знак регистрируется) в отношении спорного обозначения, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

1.2. Поскольку одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров, то имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у средних потребителей, подлежат отдельному учету в отношении каждого товара, для которого предоставлена или испрашивается правовая охрана спорного обозначения.

1.3. Спорным представляется тезис о том, что оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями на конкретную дату – дату подачи заявки на государственную регистрацию этого товарного знака в Роспатент.

Представляется, что рассмотрение должно осуществляться с учетом особенностей по каждому положению п.1 ст.1483, в частности, в отношении пп.1) для товаров, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, и 2) являющихся общепринятыми символами и терминами следует учитывать положение, сложившееся на момент регистрации.

Фактически, если в отношении заявленного обозначения складывается такая ситуация, обозначение за время регистрации потеряло различительную способность и, в случае регистрации, появляются основания для его оспаривания по основаниям, предусмотренным п.6) ст.1514 ГК РФ.

1.4. Оценка на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ действительно должна производиться в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение, зарегистрировано или заявлено на государственную регистрацию, поскольку именно в отношении этого обозначения предоставляется правовая охрана.

1.6 При оценке аспектов, относящихся к различительной способности обозначений, предусмотренных п.1 целесообразен учет обстоятельств, связанных с личностью заявителя, только в том случае, если эти обстоятельства не нарушают и не могут стать причиной нарушения прав третьих лиц на регистрацию аналогичного знака, фактически используемого ими в обороте.

1.7 Если на регистрацию заявлено географическое название, например, название города, которое указывает на место производства или сбыта товара и нахождения производителя, и при этом в источниках информации содержаться сведения о местонахождении с таким названием, обозначению следует предоставить охрану только в случае, если потребителями это обозначение воспринималось до даты подачи заявки как обозначение заявленных товаров производителя и в средствах массовой информации отсутствуют сведения о наличии в этом месте других предприятий, производящих аналогичные товары.

Вопрос определения малоизвестности географического названия требует дополнительного исследования с целью определения круга источников, которые при этом следует учитывать. Возможно, следует учитывать только информацию из средств массовой информации (с учетом тиража изданий) и школьных словарей (с высокими тиражами), поскольку именно эти словари в обязательном порядке используются большинством населения в процессе получения всеобщего среднего образования, а иные словари представляют собой уже значительно более полные издания, используемые уже для специальных целей.

Ссылка на отсутствие информации в источниках доступных потребителю, в эпоху всеобщего проникновения интернета, не может стать критерием при определении малоизвестности географического названия потребителю. Доступность информации не означает, что с этой информацией кто-либо знаком.

1.8 Для признания описательным, то есть отсутствия у обозначения различительной способности по причине необходимости обеспечения возможности использования такого описания всеми участниками рынка, следует учитывать в какой форме осуществляется такое указание с точки зрения защиты интересов участников гражданского оборота. Если форма является новой и оригинальной для рынка указанных товаров, а также формирует у потребителей дополнительные ассоциации, то обозначению может быть предоставлена охрана даже в случае, если при этом указывается на адресацию товаров определенной группе потребителей и на определенный результат.

2.1. Действительно, для товаров с малым сроком использования или для дешевых товаров вероятность смешения увеличивается. На этот факт обращается внимание в Методических рекомендациях, и с учетом этого определяется однородность товаров. Как представляется, именно эти принципы определяют формальную однородность товаров. Поэтому представляется спорным тезис о том, что возможность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров может возникать при использовании обозначений, получивших широкую известность среди потребителей в результате продолжительного использования для индивидуализации иных товаров, формально не являющимися однородными.

Подобный объем охраны, предусмотрен законодателем только в отношении товарных знаков, зарегистрированных в качестве общеизвестных. До тех пор, пока не подтвержден статус соответствующего обозначения, возможность введения в заблуждения относительно изготовителя товаров, следует рассматривать для случая однородных товаров с учетом особенностей определения однородности товаров для различных видов товаров.

2.2. Представляется, что положение п. 37 Правил N482, касающееся противоречия обозначения общественным интересам слов с нарушениями правил орфографии, следует применять только в случае, если нарушение правил орфографии приводит к появлению слов сходных по звучанию или написанию с обозначениями, указанными в этом пункте выше. То есть, если обозначение способно вызвать негативные ассоциации. В противном случае под действие этого пункта подпадали бы все фантазийные, не имеющие семантического значения обозначения.

2.3. Не отрицая того, что государственная регистрация спорного обозначения, разработанного ранее на имя лица, не имеющего отношения к разработке товарного знака и активно используемого с того времени многими предприятиями, может рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции, следует обратить внимание, что упомянутое активное использование должно осуществляться при соблюдении авторских прав разработчика. В противном случае подлежит применению положения законодательства, относящиеся к защите прав автора товарного знака. С точки зрения недопустимости нарушения авторских прав и исключительных прав на другие объекты интеллектуальной собственности такие действия, несомненно, противоречат общественным интересам.

Однако квалификация такого обозначения как ложного или вводящего потребителя в заблуждение неправомерна.

В.В. Орлова,
профессор, доктор юридических наук,
профессор кафедры «Патентного права и средств индивидуализации» и кафедры «Международного права и международного сотрудничества» Российской государственной академии интеллектуальной собственности (ФГБОУ ВПО РГАИС)

Мнение относительно содержания Справки по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации

Пункт 1 Справки.

1.Представляется, что описанные в Справке две точки зрения на количество оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака не соответствуют содержанию абзаца первого пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Из формулировки данного абзаца следует, что речь идет о двух группах оснований. Первая группа относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью. Вторая группа относится к обозначениям, состоящим исключительно («только») из обозначений, которые перечислены в подпунктах 1) - 4) пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Данная позиция основывается на использовании законодателем в первом абзаце пункта первого статьи 1483 ГК РФ разделительного союза «или», который указывает (а не «может указывать», как говорится в Справке) на самостоятельность двух групп оснований для отказа.

Кроме того, на это указывает новый пункт 1.1. Устанавливая исключения из общего правила, установленного пунктом 1, он делит обозначения на две группы – (1) не обладавшие различительной способностью (исходя из общепринятого подхода), но приобретшие ее в результате использования; (2) состоящие только из обозначений, перечисленных в подпунктах 1) – 4) пункта 1 статьи 1483 [причем не имеет значения, в каком наборе – из одного подпункта или из нескольких], которые образовали такую оригинальную композицию, что заявляемое обозначение в целом стало потенциально охраноспособным и перешло из одной группы обозначений в другую.

Этот подход нашел отражение и в пункте 34 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков1. А именно – «в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса». Последующие положения этого пункта также свидетельствуют о том, что основания делятся на две группы, в зависимости от существа обозначений, заявленных в качестве товарных знаков.

Кроме того, представляется уместным обратиться к предшествующей классификации оснований для отказа в государственной регистрации, в частности, абсолютных оснований.

В первоначальной (1992г.) редакции Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в ст. 6 отсутствовало группирование оснований, аналогичное ныне существующему. А именно, было указано:

«1.Не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений: не обладающих различительной способностью;
представляющих собой государственные гербы, флаги и эмблемы; официальные названия государств, эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций; официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходные с ними до степени смешения. Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа или их владельца;
вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида;
являющихся общепринятыми символами и терминами;
указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.
Обозначения, указанные в абзацах 2, 4, 5 и 6 настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения».

Иными словами, видно, что существовал перечень из 5 самостоятельных, не связанных друг с другом оснований.

Аналогичный перечень имелся, например, в статье 3 Директивы Совета 89/104/ЕЭС от 21 декабря 1988г. относительно сближения законодательств стран-членов, регулирующих применение товарных знаков. Такой же перечень содержится в современной Директиве ЕС – Директиве ЕС от 22 октября 2008 года № 2008/95/ЕС «О сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания» (статья 3).

При формировании предложений по изменению и дополнению Закона о товарных знаках в 2002 году с учетом обсуждений в рамках переговорного процесса по присоединению России к ВТО в целях приведения законодательства об интеллектуальной собственности в полное соответствие со стандартами (положениями) Соглашения ТРИПС был учтен подход, использованный статьей 15 этого соглашения. Во главу угла было поставлено наличие различительной способности у самого товарного знака, но не у отдельных обозначений, из которых состоит товарный знак (которые образуют товарный знак).

2. Правильный выбор основания для отказа в регистрации имеет значение не только для рассмотрения возражений Роспатентом и обжалующих его решения заявлений судом, но и для проведения собственно экспертизы заявленных обозначений. Безусловно, Справка предназначена для судов, но, на мой взгляд, должны быть отражены все ситуации, в рамках которых рассматривается вопрос об основаниях для отказа в регистрации.

3. Не корректным представляется следующий тезис Справки «Вместе с тем из этих доказательств следует, что обозначение термином не является, но тем не менее не имеет различительной способности и (или) вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида». Отсутствие различительной способности у обозначения или наличие у обозначения признака («статуса»/ «положения») обозначения, вошедшего во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, являются двумя самостоятельными основаниями для отказа в регистрации. Представляется сомнительным, что из упоминаемых доказательств может следовать наличие и одного, и второго оснований.

В связи с этим нуждаются в корректировке заключительные абзацы пункта 1 Справки.

Пункт 2 Справки.

Абзац 5 данного пункта представляется каким-то гипотетическим, изложенный в нем тезис, на наш взгляд, ни на чем не основан. Если он нужен для дискуссии, то его желательно изложить в другой редакции – например, как некую точку зрения, но не как обоснованный вывод.

Подход, предложенный в предпоследнем абзаце данного пункта, представляется не соответствующим норме абзаца девятого пункта 2 статьи 1512, которая указывает не на возможность учета обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения, а на обязательность их применения – «применяются», а не могут быть учтены.

Не ясно указание на «цель регистрации с учетом его последующего использования». Если имелась в виду недобросовестность заявителя, то представляется, что об этом необходимо четко написать. В противном случае получается, что у разных (добросовестных) заявителей могут быть разные цели. Какие? Цель регистрации проистекает из статьи 1477 ГК РФ.

Не ясно, как можно увязывать «установление тех обстоятельств, которые имели место при регистрации товарного знака» с учетом его последующего использования. При регистрации товарного знака не могло быть обстоятельств, связанных с его последующим использованием. Такие обстоятельства могут сложиться только после регистрации товарного знака.

Если же в рассматриваемом фрагменте Справки речь идет о недобросовестности при регистрации товарного знака и при его использовании, то для этих целей есть самостоятельное основание для оспаривания, установленное пп. 6 п. 2 статьи 1512 ГК РФ, в совокупности с положениями закона «О защите конкуренции».

Пункт 3 Справки.

В настоящее время закон не делит основания для отказа в регистрации на абсолютные и относительные. Для корректности формулировки представляется необходимым исключить этот термин. Кроме того, здесь речь, на наш взгляд, должна идти о двух основаниях для отказа в регистрации – (1) если обозначение представляет собой или содержит элемент (элементы), являющийся ложным; (2) если обозначение представляет собой или содержит элемент (элементы), способный ввести в заблуждение. И в одном, и в другом случае ложность обозначения или его способность к введению в заблуждение рассматривается относительно товара или его изготовителя.

Представляется, что не совсем верно говорить об определенных признаках обозначения, в силу которых оно может быть признано ложным или способным ввести в заблуждение. Когда говорится о признаках, то это некая постоянная характеристика (черта) обозначения. Однако не во всех ситуациях то или иное обозначение может быть признано ложным или способным ввести в заблуждение. В каких-то ситуациях оно не будет являться ложным или способным ввести в заблуждение. Таким образом, вероятно, лучше говорить об определенных обстоятельствах (ситуациях).

Если говорить о формулировках предлагаемых подходов, то представляется, что в рамках анализируемых доказательств речь должна идти:

о сходстве в целом сравниваемых обозначений (а не о сходстве какого-либо отдельного элемента; если такой элемент является сильным, то за его счет сходным до степени смешения станет обозначение в целом);

об однородных товарах;

о возникновении и последующем сохранении (вплоть до даты рассмотрения спора) у потребителей ассоциативной связи между обозначением, с одной стороны, и товаром и/или его первоначальным и актуальным производителем;

о разработчике обозначения;

об информации в общедоступных источниках об обозначении, товаре и его первоначальном и актуальном производителе.

Представляется, что информация о качестве товара, производимого первоначальным производителем, не должна анализироваться для цели применения рассматриваемой нормы. Что касается места происхождения, то данное обстоятельство может приниматься во внимание лишь в тех случаях, когда такое указание имеется в использовавшемся обозначении и/или товарном знаке.

Пункт 4 Справки.

Использование термина «ложная ассоциация» в абзаце третьем рассматриваемого пункта представляется не совсем удачным. «Ложная ассоциация» означает обман потребителя, следовательно, нельзя говорить о фантазийности обозначения.

Не ясна постановка вопроса в предпоследнем абзаце этого пункта. Речь в пункте 3 статьи 1483 идет о двух самостоятельных основаниях для отказа, почему из признания обозначения не соответствующим одному из оснований должно следовать признание его же не соответствующим и второму основанию?

Пункт 5 Справки.

Представляется, что обозначение должно рассматриваться на предмет его возможной ложности только в отношении тех товаров и/или услуг, для которых испрашивается регистрация обозначения.

Не ясно, какое отношение имеет к рассматриваемому вопросу решение по делу № СИП-592/2014 (в нем речь идет о подпункте 2 пункта 3 ст. 1483 ГК РФ).

Часть II Справки.

Пункт 1.

Подпункт 1.3. Не ясно, почему в данном пункте не рассматривается норма абзаца девятого пункта 2 статьи 1512, имеющая значение для положений абзацев четвертого-пятого данного пункта.

Подпункт 1.4. Не ясна связь первого абзаца этого пункта с его предпоследним абзацем.

Подпункт 1.6. Представляется бесспорным тезис о том, что «различительная способность представляет собой свойство обозначения». Однако предположение о том, что «не может приниматься во внимание, производит ли заявитель товары, в отношении которых испрашивается для обозначения правовая охрана товарному знаку», является спорным. Различительная способность приобретается обозначением не сама по себе, а за счет того, что его использовал заявитель. Все документы, которые он будет представлять в соответствии с Правилами, связаны с деятельностью заявителя. Представляется сомнительным, что заявитель будет представлять документы, которые будут подтверждать различительную способность заявленного обозначения, приобретенную за счет его использования другим производителем. В этом случае экспертиза с большой степенью вероятности откажет в предоставлении правовой охраны такому товарному знаку на имя заявителя по причине возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Подпункт 1.8.

Представляется, что первые два указания могут рассматриваться в качестве указания на назначение товара только в совокупности с третьим указанием.

Четвертое указание не очень ясно.

В.В. Старженецкий,
кандидат юридических наук,
первый заместитель декана Факультета права НИУ ВШЭ,
доцент кафедры международного публичного и частного права НИУ ВШЭ

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ
По проекту справки по вопросам, возникающим при применении
положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ

Наличие различительной способности является ключевым условием для регистрации обозначения в качестве товарного знака, так как она позволяет потребителю отличать товары одного производителя от аналогичной продукции других производителей (услугодателей). Сравнительно-правовой анализ показывает, что отсутствие различительной способности (distinctive character) является единственным основанием для отказа в регистрации товарного знака по законодательству абсолютного большинства государств. Остальные же основания, указанные российским законодателем в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ, в зарубежных правопорядках обычно рассматриваются именно как примеры отсутствия различительной способности. Так, во Франции, Италии и Германии похожие основания прямо либо косвенно называются в качестве примеров отсутствия различительной способности. Аналогичная правовая позиция закреплена в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).

Обратная позиция представлена в статье 6-quinquies Парижской конвенции об охране промышленной собственности, согласно которой не обладают охраноспособностью товарные знаки в случае, если они лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления, либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана.

Представляется, что предпочтительным является первый подход, согласно которому имеется лишь одно основание отказа в регистрации товарного знака (отсутствие у него различительной способности), а остальные предложенные законодателем основания являются не более чем частными случаями отсутствия различительной способности. Данный вопрос возникает по сути из-за единственного союза «или», который фигурирует в рассматриваемой нами норме.

Позиция о единственном основании отказа в регистрации важна еще потому, что из этого вытекает другой интересный вывод – остальные четыре основания, по сути, являются не императивными нормами, а опровержимыми презумпциями. Предполагается, что в указанных случаях обозначение a prioiri не обладает различительной способностью, однако, если лицу удастся доказать, что несмотря на наличие данного основания, оно, тем не менее, способно отличать товары и услуги разных производителей, то основания для отказа в регистрации буду отсутствовать. Очевидно, что данные презумпции опровергнуть будет крайне сложно, однако, важен сам факт этой возможности. Например, неизвестные географические наименования могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака, хотя по формальным основаниям кто-то может утверждать, что они указывают на место производства (например, товарный знак «САРОВА»). Похожая ситуация в свое время возникала с товарным знаком для конфет «RAFAELLO», который был зарегистрирован в виде фотографии круглой конфеты в кокосовой обсыпке (что может восприниматься как указание на форму товара), однако его регистрация была оставлена в силе. Это также подтверждает предпочтительность позиции о единственном основании отказа в регистрации товарного знака.

2. О применении абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ

Согласно абзацу девятому пункта 2 статьи 1512 ГК РФ положения подпунктов 1–3 этого пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513 ГК РФ).

Данная норма появилась в ГК РФ в 2014 году. Как верно сказано в проекте справки, данная норма направлена на недопущение признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, не имевшему различительной способности на момент его государственной регистрации, но впоследствии приобретшего такую способность. Решение понятное и логичное ввиду самой природы товарного знака: поскольку основной его функцией является индивидуализация товара и его производителя в глазах потребителя, то вопросы охраноспособности товарного знака следует рассматривать именно с точки зрения его возможности выполнять свою основную функцию на момент рассмотрения спора (иное было бы очевидным contra legem толкованием закона, лишающим охраноспособности товарный знак, который по всем признакам должен обладать данной способностью). Это не вызывает сложностей.

Представляется, что такая же логика должна действовать и в обратной ситуации, когда товарный знак изначально имел различительную способность, однако потом ее лишился в силу каких-либо обстоятельств. Оптимальным вариантом решения проблемы в этом случае является лишение охраны товарного знака на будущее, т.е. только перспективное прекращение охраны, без обратной силы. Такое решение в максимальной степени будет соответствовать интересам стабильности коммерческого оборота, а также принципу правовой определенности.

В справке такой подход не рассматривается, исходя, во-первых, из положений Пленума от 26.03.2009 № 5/29, во-вторых, положений пункта 5 статьи 1513 ГК РФ (В случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью свидетельство на товарный знак и запись в Государственном реестре товарных знаков аннулируются).

Однако Постановление Пленума от 26.03.2009 № 5/29 вряд ли может служить юридическим препятствием в данном случае, так как Пленум принимался в других условиях, еще до принятия соответствующих поправок в статью 1512 ГК РФ.

Что же касается пункта 5 статьи 1513 ГК РФ, устанавливающего, что при признании охраны товарного знака недействительной свидетельство на товарный знак и запись в Государственном реестре товарных знаков аннулируются, то представляется возможным толковать данный пункт со ссылкой на то, что в цитируемой норме не указывается, с какого именно момента аннулируется запись в Государственном реестре товарных знаков, тем самым допуская, что запись аннулируется как ретроспективно, так и перспективно в свете положений статьи 1512 ГК РФ.

Следует согласиться, что имеет место законодательный пробел, а положение пункта 5 статьи 1513 ГК РФ, очевидно, нуждается в законодательной корректировке, которая прямо установит, что в данной ситуации охрана товарного знака будет прекращена на будущее время.

В то же время возможность ретроспективного прекращения охраны товарного знака, который на момент регистрации удовлетворял всем необходимым условиям и долгое время правомерно использовался правообладателем, не соотносится с фундаментальными правовыми принципами. Конституционный суд РФ неоднократно указывал, что исходя из общеправового критерия формальной определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы (формальной определенности закона), обусловленного природой нормативного регулирования в правовых системах, основанных на верховенстве права, непосредственно вытекающего из конституционных принципов юридического равенства и верховенства Конституции и основанных на ней федеральных законов, возможность ретроспективного толкования допускается только в особых случаях и только при наличии специальных указаний (См., например, определения от 29 ноября 2012 года № 2348-О; от 4 июня 2013 года № 966-О). Возможность лишения правовой охраны товарного знака в ретроспективном порядке, т.е. на года, а то и десятилетия назад, существенно снижает уровень правовой определенности и может серьезно дестабилизировать гражданский оборот, нарушая права его добросовестных участников.

Существует предложение применять в данной ситуации подпункт 6 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ, согласно которому правовая охрана товарного знака прекращается «на будущее» на основании принятого по заявлению заинтересованного лица решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. Несмотря на то, что сама идея прекращения правовой охраны товарного знака на будущее время в целом оценивается как положительная, данный подход (по статье 1514 ГК РФ) сложно рассматривать как оптимальный. Во-первых, данный случай прекращения правовой охраны является очень узким и не покрывает множество других случаев прекращения правовой охраны товарного знака. Во-вторых, для признания данного случая традиционно применяется очень высокий стандарт доказывания. Истцу следует доказать, что словестное обозначение превратилось в видовое понятие. Согласно пункту 2 Методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида, утвержденных приказом Роспатента от 27.03.1997 N 26 (далее - Методические рекомендации N 26), признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, являются: использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями; применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида выпускаемых различными производителями; применение обозначения длительное время. Таким образом, в редких и особенно очевидных случаях возможно апеллирование к данной правовой норме, однако, очевидно, она не может применяться в качестве общего правила ко всем случаям утраты товарным знаком различительной способности.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Две позиции, представленные на обсуждение, в сущности, схожи. Согласно первой позиции, необходимы два условия: 1) введение в гражданский оборот товаров сходных с обозначением иным производителем (необходимое, но не достаточное условие); 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем (ключевое условие).

Согласно второму варианту, необходимы три условия: 1) факт сходства до степени смешения товарного знака или какого-то либо иного его элемента с обозначением иного лица, являющимся производителем товаров, для которых товарный знак зарегистрирован; 2) факт использования противопоставленного обозначения иным изготовителем товаров, для которых товарный знак зарегистрирован; 3) в результате сходства знака и обозначения и использования противопоставленного обозначения иным изготовителем до даты приоритета товарного знака в сознании потребителей порождается представление о том, что товары, маркированные товарным знаком правообладателя, являются товарами другого изготовителя, имеющими определенное качество и место происхождение.

Условия 1 и 2 второго варианта в сущности составляют условие 1 первого варианта, но с более высоким стандартом доказывания (т.к. нужно доказать именно сходство до степени смешения). Третье условие по большому счету является переформулированным вторым условием первого варианта и в рамках конкретного дела в любом случае будет доказываться на основании фактических обстоятельств.

Представляется, что с точки зрения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ приоритетным является защита публичных интересов, а не частных интересов каких-либо хозяйствующих субъектов, которые ранее использовали похожие или сходные обозначения. При защите интересов потребителей (т.е. при защите публичного интереса) сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не может свидетельствовать о возможности введения потребителя в заблуждения относительно производителя товара.

Исходя из вышесказанного, с точки зрения защиты публичного интереса, при определении возможности введения потребителей в заблуждение, ключевыми являются два критерия: 1) наличие стойкой ассоциативной связи между товаром и производителем; 2) ложный или вводящий в заблуждение характер данной ассоциативной связи. Доказывание иных предложенных фактов не представляется обязательным, т.к. они либо сами по себе логически вытекают из двух предложенных критериев, либо не являются релевантными для доказывания возможности введения потребителей в заблуждение.

1.1. Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара – адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака. При этом имеет значение возникновение ассоциативных связей именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Представляется, что СИП в приводимых в справке делах занял излишне формальную позицию. В данной ситуации не было необходимости обязывать возражающую против регистрации спорного товарного знака сторону доказывать введение обозначений «Черный русский», «Black Russian» во всеобщее употребление. Очевидно и широко известно, что коктейль «Черный русский» является очень популярным коктейлем. Небольшие изменения в рецептуре никак не влияют на восприятие данного обозначения потребителями. Доводы о том, что видом товара является именно слово «коктейль», а не «Черный русский», являющийся видом коктейля, представляются ошибочными и не учитывают специфику гражданского оборота, поскольку под «видом продукта» могут пониматься любые виды и подвиды товаров, если в сознании потребителя они ассоциируются с какой-либо разновидностью товаров. Суд также не учел вполне разумный и справедливый аргумент о том, что подобная практика создаст препятствия для использования спорного названия иными производителями для указания названия известного коктейля, тем самым ограничивая добросовестную конкуренцию и создавая на стороне одного из производителей необоснованные экономические преимущества.

Данный тезис сформулирован без учета положений абзаца 9 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, который допускает иной подход. Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ может производится и с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513), так как со временем восприятие потребителем тех или иных обозначений может измениться.

С данной позицией следует согласиться, однако, с некоторыми оговорками. Действительно, товарный знак призван индивидуализировать конкретные товары и, соответственно, на его способность осуществлять свою основную функцию по общему правилу не должна иметь влияния личность лица, испрашивающего правовую охрану. Однако в некоторых случаях личность лица все же может учитываться наряду с иными обстоятельствами, когда речь идет о злоупотреблении правом, проявлениях недобросовестной конкуренции (см., например, подход Верховного суда РФ, Определение № 310-ЭС15-2555 по спору о товарном знаке «Афродита»). Таким образом, в некоторых ситуациях, личность лица, испрашивающего охрану, может учитываться наряду с иными обстоятельствами дела.

Ю.Т. Гульбин,
кандидат юридических наук,
доцент Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ

МНЕНИЕ ЧЛЕНА НКС ПРИ СУДЕ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Действительно, в ст. 1483 ГК РФ налицо два недосогласованных и не доведенных до явной логической зависимости между собой пункта. Пункт 1 этой статьи говорит о двух видах оснований для отказа, для чего они и разделены союзом «или», а пункт 1.1 гласит, что при достижении различительной способности основания абзацев 1-4 перестают быть запретными, правда, при условии, если товарный знак состоит только из элементов, перечисленных в этих абзацах.

Например, абз. 3 и 4 п. 1 никак нельзя отнести к не обладающих различительной способностью, поскольку содержат явно идентифицирующие и, как следствие, различительные признаки заявляемого на регистрацию обозначения:

(абз. 3) обозначения, характеризующие товары, в т.ч. указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

(абз. 4) обозначения, представляющие собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

С точки зрения юридической техники основания представлены как отрицание («не обладающих различительной способностью…») и как утверждение («состоящих только из элементов…»). Следует заметить разделяющий их союз «или». Кстати, такой союз «или» в русском языке называют разделительным союзом.

Поэтому в п. 1 ст. 1483 ГК РФ разделены самостоятельные основания:
- не обладающих различительной способностью
- состоящие из запретительных элементов

Отличаются эти основания по смысловому значению.

Абзацы 1-4 п. 1 ст. 1483 не относятся к основаниям для отказа, не обладающих различительной способностью. Эти основания относятся к концу предложения

ВЫВОД: и все же в п. 1 ст. 1483 ГК РФ есть два вида оснований для отказа: не обладающих различительной способностью и состоящих из элементов, предусмотренных абзацами 1-4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ. Такую логику технически подтверждает п. 1.1 ст. 1483 ГК РФ:

Абзац 1 п. 1.1 ст. 1483 ГК РФ отменяет различительную способность как основание для отказа.

Абзац 2 п. 1.1 ст. 1483 ГК РФ отменяет элементы, содержащиеся в абзацах 1-4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ как основание для отказа.

В силу этого суду следует отказывать в удовлетворении возражения, если заявителем возражения не доказано, что оспариваемое обозначение является общепринятым символом или термином. Для удовлетворения возражения следует изменить основание возражения на соответствующее.

2. О применении абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ

Вместе с тем возникает вопрос о порядке применения указанной нормы в обратной ситуации, если обозначение на момент его государственной регистрации в качестве товарного знака соответствовало условиям охраноспособности, а на дату подачи возражений перестало им соответствовать.

Поднятая проблема актуальна и своевременна. Стоит признать, что прекращение правовой охраны на будущее более отвечает хозяйственным реалиям рынка, нежели признание недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку:

применение в указанный временной период было правомерным;

нельзя допустить, чтобы период правомерного использования не стал периодом недействительной регистрации, а возможно, и неправомерного использования товарного знака.

Об этом говорят указанные Судом по интеллектуальным правам пункт 5 статьи 1513 ГК РФ, пункт 54 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

В силу вышесказанного алгоритм правомерного использования должен быть реализован.

Вместе с тем, стоит отметить, что:

при действующем законодательстве, не нарушая общих и специальных принципов права, норм ст. 1512-1513 ГК РФ, применение подпункт 6 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ затруднительно. В противном случае нарушается логика правовой материи ст. 1512 - 1513 - 1514 ГК РФ;

применение подпункта 6 п. 1 ст. 1514 откровенно смело и сомнительно без нормотворчества.

ВЫВОД: для реализации алгоритма прекращения охраны на будущее требуются изменения законодательства. Для этой цели будет достаточно изменить редакцию одной лишь ст. 1512 ГК РФ

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Таким образом, норма пункта 3 статьи 1483 ГК РФ подлежит применению в том случае, когда судом установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем товарного знака.

Вариант

С учетом изложенных норм права при анализе регистрации товарного знака на предмет ее соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ выяснению подлежат следующие обстоятельства: 1) является ли товарный знак или какой-либо его элемент сходным до степени смешения с обозначением иного лица, являющимся производителем товаров, для которых товарный знак зарегистрирован; 2) использовалось ли противопоставленное обозначение иным изготовителем до даты приоритета оспариваемого товарного знака; 3) в результате сходства знака и обозначения и использования противопоставленного обозначения иным изготовителем до даты приоритета товарного знака порождается ли в сознании потребителей представление о том, что товары, маркированные товарным знаком правообладателя, являются товарами другого изготовителя, имеющими определенное качество и место происхождения.

Таким образом, существенным обстоятельством для установления возможности введения потребителей в заблуждение является наличие или отсутствие сходства противопоставленных обозначений, то есть наличие или отсутствие возможности возникновения у потребителей ассоциативной связи непосредственно между сравниваемыми обозначениями.

Положения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ кратки и явно дают простор для возможности их регулирования подзаконными актами, а также доктринального толкования.

Но противоречат ли друг другу два предложенных Судом по интеллектуальным правам вывода? Автор этих строк не видит категорического противоречия между приведенными выводами. Оба они направлены на реализацию положения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Должны ли они быть сведены воедино? Не обязательно. Возможно поглощение последним первого.

ВЫВОД: для реализации положения об отказе в государственной регистрации на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ судом должны быть выявлены и проанализированы все вышеприведенные положения.

4. О квалификации обозначения как ложного и введении потребителей в заблуждение

В связи с изложенным возникает вопрос, всегда ли признание обозначения ложным с учетом подпункта 2 пункта 3 Рекомендаций № 39 автоматически свидетельствует о том, что оно вводит потребителей в заблуждение?

По мнению автора этих строк, да, всегда: признание обозначения ложным с учетом подпункта 2 пункта 3 Рекомендаций № 39 автоматически свидетельствует о том, что оно вводит потребителей в заблуждение.

Понимая позитивное значение шутки в бытовой жизни, к сожалению, приходится констатировать, что с правом не шутят. Регистрация обозначений, хотя и в шутку несущих в себе потенциал заблуждения, может стать плохим примером для подражания.

ПРИМЕР: шутка с кассиром «берите деньги, я еще себе напечатаю» может заставить кассира нажать тревожную кнопку и послужить основанием для процессуального разбирательства. Чувство юмора у всех разное и при определенных жизненных обстоятельствах разница в восприятии может стать примером цинизма.

ВЫВОД: в силу вышесказанного даже такое шутливо-фантазийное обозначение, как «НЕКТАР ЖИЗНИ» в отношении минеральной воды вряд ли может быть зарегистрировано, поскольку посредством даже такого доброго инструмента, как шутка, вводит потребителя в заблуждение. При употреблении слова «нектар» происходит ассоциация с фруктовым напитком или другим напитком подобного рода.

В отношении минеральной воды таким фантазийным обозначением может быть только соответствующее действительности словосочетание, например, «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ», «ЖАЖДА ЖИЗНИ» и т.п.

Словосочетание «LONDON MALL» также хотя и в шутливой форме, но по сути ложно и вводит потребителя в заблуждение. Если и будет восприниматься эта фраза российским потребителем в его общеупотребительном значении как «Лондонская аллея для прогулок», то, в лучшем случае, с оттенком усмешки. Заблуждение может состоять в том, что данная аллея выкуплена Британским посольством и используется для дипломатических целей.

Примером правомерного фантазийного словосочетания в данном случае может быть «АЛЛЕЯ АРИСТОКРАТОВ», «ПРОГУЛКА ЗНАТИ» и т.п.

5. О квалификации обозначения как ложного применительно к тем товарам и услугам, для которых испрашивается его правовая охрана

В подпункте 1 пункта 3 Рекомендаций № 39 отмечено, что элементы обозначений, прямо указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе, не соответствующие действительности, называют ложными. Ложность элементов является очевидной. Она не требует обоснования. Элементы обозначений, указывающие на вид товара и (или) его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер.

В связи с этим возникает вопрос, следует ли рассматривать обозначение на предмет признания его ложным только в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения, учитывая, что одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

Если обозначение указывает на вид товара, его характеристики или сведения об изготовителе, не соответствующие действительности, в отношении товаров, для которых испрашивается охрана, то оно является ложным и не подлежит регистрации.

Аналогично для обозначения, содержащего ложные сведения в отношении других товаров, для которых не испрашивается охрана.

ВЫВОД: следует рассматривать обозначение на предмет признания его ложным в отношении любых товаров, если есть ложная информация.

Вопросы, не выносимые на обсуждение на заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, а предлагаемые к изложению письменного мнения при его наличии

1.1. Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара – адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака.
При этом представленные доказательства являются относимыми, если на основании них возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.
Согласен. Аналогично говорят химики: при нормальных условиях (н.у.).

1.2. Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана.
В связи с этим при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, подлежат учету имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в отношении каждого товара, для которого предоставлена или испрашивается правовая охрана спорного обозначения.
С выводом и обоснованием согласен.

1.3. Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями на конкретную дату – дату подачи заявки на государственную регистрацию этого товарного знака в Роспатент.
С учетом этого именно на дату приоритета товарного знака подлежат учету имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в отношении спорного обозначения.

С выводом и обоснованием согласен.

1.4. Оценка на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение, зарегистрировано или заявлено на государственную регистрацию.
Вместе с тем возможность использования отличающегося обозначения не означает, что правовая охрана предоставляется не обозначению, в отношении которого осуществлена государственная регистрация, а фактически используемому правообладателем обозначению.
В связи с этим при оценке обозначения, зарегистрированного или заявленного на государственную регистрацию, следует учитывать конкретное обозначение, указанное в заявке (в свидетельстве) на товарный знак.
Согласен. Предлагаю термин «девиация товарного знака».

1.5. Сама по себе длительность использования конкретного обозначения до даты подачи заявки на товарный знак разными лицами не свидетельствует об отсутствии у этого обозначения различительной способности.
При этом могут быть учтены, в частности длительность, интенсивность использования обозначения, возможность исчезновения ассоциативных связей в связи с отдаленностью во времени использования обозначения от даты подачи заявки на товарный знак, осведомленность потребителей об использовании обозначения различными производителями.
Согласен. Можно добавить два факта: мнение потребителей, свидетельствующих об исчезновении ассоциативных связей, а также интенсивность использования можно разделить на хозяйственно-производственную (например, объем выпускаемой продукции) и рекламно-информационную (упоминание в рекламе, СМИ).

1.6. При оценке обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не учитываются обстоятельства, связанные с личностью лица, испрашивающего правовую охрану.
Если вывод об отсутствии различительной способности обозначения ошибочно делается на основании оценки обозначения применительно к конкретному заявителю, а не на основании оценки самого обозначения и товаров, в отношении которых ему предоставляется правовая охрана в качестве товарного знака, могут быть нарушены права третьих лиц. Следовательно, этот вывод приведет к невозможности регистрации такого обозначения в качестве товарного знака, в том числе добросовестными производителями продукции, на протяжении длительного времени фактически использовавшими такое обозначение.
Согласен. Ошибочно делать вывод о наличии или отсутствии различительной способности товарного обозначения, если основанием (одним из оснований) такого вывода является оценка личности субъекта, испрашивающего охрану.

1.7. Малоизвестные географические наименования, которые не воспринимаются рядовым, средним потребителем как место производства конкретного товара, не охватываются запретом, установленным подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.
При отсутствии информации, которая может быть доступна рядовому потребителю, такое словесное обозначение не способно вызывать ассоциативных связей с местом производства товаров, нахождением производителя, а следовательно, не способно и ввести потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя.
НЕ СОГЛАСЕН. Любое географическое название должно охватываться запретом для регистрации товарного знака. Понятие географического названия вытекает из морфологических особенностей русского языка. Так, малоизвестный населенный пункт Котельники, Красково, Малаховка, Дубровка, Нахапетовка без особой известности воспринимается потребителем как географическое наименование и заставляет его предполагать связь этого населенного пункта с товарным обозначением.

1.8. Какие обстоятельства свидетельствуют о том, что обозначение указывает на назначение товара? Достаточным ли для признания обозначения описательным по мотиву указания им на назначение товара будет установить, что:
обозначение указывает на то, что товары адресованы определенной группе потребителей, или
обозначение указывает на то, что товар адресован, в том числе определенной группе потребителей, или
обозначение указывает на определенный результат, получаемый потребителями товаров, или
товар предназначен в первую очередь для удовлетворения потребностей, не связанных с обозначением, но может использоваться и по назначению, на которое указывает обозначение?
В приведенный перечень можно добавить: обозначение указывает на профессиональную, социальную или иную сферу использования. Союз «или» сомнителен. Возможно «и/или»?

2.1. Определяет ли однородность товаров возможность введения потребителей в заблуждение относительно их изготовителя?
Таким образом, возможность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров не определяется исключительно однородностью товаров, а может возникать и при использовании обозначений, получивших широкую известность среди потребителей в результате их продолжительного использования, для индивидуализации иных товаров, формально не являющихся однородными.
С выводом согласен.

2.2. Для оценки обозначения с точки зрения его соответствия норме подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ должно учитываться восприятие обозначения потребителями в каждом конкретном случае индивидуально, исходя из смыслового значения обозначения, с учетом факторов, наличие и значение которых устанавливается самостоятельно по каждому обозначению (фактор восприятия потребителями, общепринятые мировые стандарты морали, национальные традиции и культура), поскольку перечень таких обозначений не является исчерпывающим и носит обобщающий характер.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.
К обозначениям, противоречащим принципам гуманности, морали, интересам общественности могут относиться обозначения, использование которых в отношении определенных товаров и услуг может быть неоднозначно воспринято обществом и способно вызвать негативные ассоциации применительно к таким товарам и услугам, обозначения, обладающие негативной семантикой, способствующие потере репутации и понижению статуса объектов культурного наследия.
Согласен. Вместе с тем, данная норма нуждается в коррекции законодателя в свете недавних политических событий. В редакцию данной статьи следует добавить противоречие принципам веротерпимости, гуманности, морали и нравственности.
«Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:
1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
2) противоречащие общественным интересам, принципам религиозной веротерпимости, гуманности, морали и нравственности».

2.3. Сам по себе факт выпуска товаров другими производителями с размещенным на них спорным обозначением недостаточен для подтверждения выводов о противоречии государственной регистрации общественным интересам. Вместе с тем установление факта недобросовестной конкуренции при регистрации товарного знака является основанием для признания его противоречащим публичному порядку, основанному на праве и законности, а значит, и интересам общества.
Вместе с тем наличие признаков недобросовестной конкуренции не свидетельствует о возможности квалификации обозначения как ложного или вводящего потребителя в заблуждение.
С выводом согласен.

В.Н. Медведев,
член Международной Федерации патентных поверенных (FICPI),
Международной ассоциации по охране промышленной собственности (AIPPI), Международного лицензионного общества (LESI),
Международной ассоциации по товарным знакам (INTA),
Ассоциации российских патентных поверенных,
Российский и евразийский патентный поверенный

Письменное мнение по Справке по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации

I. Вопросы, предлагаемые к обсуждению на заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

По пункту 1 Справки. О количестве оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака в пункте 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)

В ст. 1477 ГК РФ сформулирована основная функция товарного знака - способность индивидуализировать товар. В п. 1 ст. 1483 ГК РФ приведен перечень обозначений, которые не способны индивидуализировать товар либо (а) в силу того, что они «не обладают различительной способность» (в терминологии Парижской конвенции - «лишены отличительных признаков»), либо (б) потому, что они состоят только из обозначений, которые должны быть свободны для их использования другими предпринимателями, т.е. сформулировано одно из базовых оснований для отказа в регистрации, закрепленное в CT.6^qu"uluieb В(2) Парижской конвенции.

По нашему мнению, замена используемого в Парижской конвенции понятия «отличительный признак» на используемое в российском законодательстве понятие «различительная способность» приводит в итоге к путанице и формированию неверного представления о сути и количестве оснований для отказа, содержащихся в п.1 ст. 1483 ГК РФ, в то время как в п.1 ст. 1483 фактически сформулировано одно основание - «неспособность обозначения выполнять индивидуализирующую функцию», соответствующее требованию, закрепленному в ст. 1477 ГК РФ, соблюдение которого проверяется при экспертизе (ст. 1499 ГКРФ).

Другим базовым основанием для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака, которое упомянуто в cT.6qumquies В(3) Парижской конвенции, является противоречие заявленного обозначения морали, публичному порядку и его способность вводить общественность в заблуждение. Это базовое основание зафиксировано в п. З ст.1483 ГК РФ.

Как отмечено в Комментарии Боденхаузена (подп. «д» к ст. 6quinqu,es В.2.)2, под обозначениями, лишенными каких-либо отличительных черт, понимаются обозначения, состоящие из цифр или букв; или знак слишком прост (звезда, корона или одна буква) или слишком сложен (создает впечатление орнамента или украшения данного изделия или является лишь надписью, рекомендующей покупать или пользоваться таким изделием); или данный знак широко используется или же - хотя он и не состоит исключительно из описания или родового имени - он не может помочь отличить изделия одних предприятий от изделий других, даже если включить в него дополнительные элементы.

Ни в статье 1483, ни в других нормах ГК РФ, также как и в ранее действовавшем Законе РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон о товарных знаках), не содержится определение или классификация обозначений, не обладающих различительной способностью. Однако толкование данного понятия было дано в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания3 (Правила-2003), применяемых на протяжении длительного периода времени и экспертизой Роспатента при регистрации товарных знаков, и судами при рассмотрении споров по товарным знакам. В соответствии с п. 2.3 этих правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: «обозначения, представляющие собой отдельные буквы; цифры, не имеющие характерного графического исполнения; сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии; простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов...».

В этой части толкование Правилами-2003 понятия «различительная способность» согласуется с толкованием соответствующей нормы Парижской конвенции, приведенным в Комментарии Боденхаузена.

Аналогичное толкование (с некоторыми изменениями) содержится и в п. 34 действующих Правил, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (Правила-2015). Так, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться:

«- простые геометрические фигуры, линии, числа;
отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования;
реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар».

Полагаем обоснованным именно в этом контексте рассматривать отсутствие различительной способности у обозначения, заявленного или используемого в качестве товарного знака.

В качестве примера в Справке приведено дело по товарному знаку «Окский», которое по сути иллюстрирует подмену понятий, что было отмечено нами выше (см. с.1): обозначение «Окский» было признано судом не соответствующим п. 1 ст. 1483 ГК РФ как не обладающее различительной способностью в результате его длительного использования разными производителями для маркировки хлеба. Однако полагаем, что само по себе обозначение «Окский» является охраноспособным, хотя может быть и было образовано от названия реки Ока, тем не менее, не воспринимается как указание на место производства товара или место нахождения производителя. В рассматриваемом случае правильнее было бы признать это обозначение неспособным выполнять индивидуализирующую функцию в силу использования разными производителями для маркировки одного и того же товара, т.е. не соответствующим ст. 1477 ГК РФ.

Следует также отметить, что и доказательная база для подтверждения отсутствия у обозначения различительной способности (абз. первый п. 1 ст. 1483 ГК РФ) или несоответствия обозначения критериям, перечисленным в подп. 1-4 п. 1 указанной статьи, различна, что также указывает на невозможность подмены одного основания (критерия) другим при рассмотрении возражения.

Сложившаяся практика Роспатента свидетельствует о том, что рассмотрению подлежит возражение в том объеме притязаний заявителя, который в нем изложен, и в удовлетворении возражения, как правило, отказывают ввиду недоказанности несоответствия спорного товарного знака указанному в возражении основанию, а приведенные доказательства могут быть положены в основу иного, самостоятельного возражения, поданного по иному основанию.

В то же время из совместного толкования ст. 1513 и ст. 1512 ГК РФ следует, что основанием для оспаривания является, в частности, нарушение пунктов 1-5 статьи 1483 ГК РФ, из которых 1 и 3 содержат подпункты. Полагаем, что на основе ст. 1512 и 1513 при подаче возражения достаточным является указание соответственно п. 1 или 3 без конкретизации подпункта. Анализ решений Роспатента по результатам рассмотрения возражений показывает, что в последнее время и в решениях экспертизы, и в заключениях палаты по патентным спорам ссылка на норму ГК РФ также ограничивается указанием пункта 1 или пункта 3 ст. 1483 и последующей мотивацией с учетом критериев, сформулированных в подпунктах этих пунктов.

Из этого следует, что при рассмотрении возражения о несоответствии товарного знака п. 1 ст. 1483 должна быть дана оценка представленным доказательствам и сделан соответствующий вывод.

Что касается существующего мнения об обязанности Роспатента в рамках рассмотрения возражения проводить «повторную экспертизу, пересматривать ранее принятое решение о регистрации товарного знака», то такой подход не основан на действующем законодательстве. Более того, п. 4 ст. 1499 ГК РФ установлена возможность пересмотра Роспатентом собственного решения в период до регистрации товарного знака, при этом данной нормой определен исчерпывающий перечень ситуаций, при возникновении которых допускается пересмотр решений - изменение мотивов отказа в регистрации товарного знака не является основанием для пересмотра.

Кроме того, по сложившейся практике при рассмотрении возражения заявителя на решение экспертизы, палата по патентным спорам фактически проводит «повторную экспертизу» и может выдвинуть новые или дополнительные основания, препятствующие регистрации товарного знака, что обеспечивает полноценную оценку заявленного обозначения. Однако при оспаривании регистрации товарного знака заинтересованным лицом такие действия Роспатента - рассмотрение возражения не в объеме заявленных требований, а шире — неизбежно приведет к нарушению равноправия сторон спора, что представляется недопустимым.

По пункту 2 Справки. О применении абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ

Согласно абзацу девятому пункта 2 статьи 1512 ГК РФ положения подпунктов 1-3 этого пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513 ГК РФ).

В связи с применением указанной нормы в п.2 Справки рассматриваются две ситуации: первая - различительная способность отсутствовала на дату подачи заявки, но была приобретена товарным знаком на дату подачи возражения, и вторая - изначально охраноспособное обозначение после регистрации утратило свою различительную способность на дату подачи возражения.

I ситуация.

Как указано в Справке, «данная норма (абзац девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ) направлена в первую очередь на недопущение признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, не имевшему различительной способности на момент его государственной регистрации в качестве товарного знака, но впоследствии (в том числе с учетом интенсивности использования товарного знака) приобретшего такую способность. Исходя из нового регулирования правовая охрана такого товарного знака должна быть сохранена, даже если на момент государственной регистрации товарного знака он не соответствовал условиям охраноспособности».

Можно согласиться с этой формулировкой, применительно к п.1 ст. 1483, только при таком понимании «различительной способности», как оно изложено нами в настоящем Мнении по п. 1 Справки.

В то же время, если в Справке имеется в виду применимость этой новой нормы ко всем положениям, сформулированным в подпунктах 1-3 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, то такое отношение к внесенному в ГК РФ изменению, на наш взгляд, не соответствует действительным замыслам законодателя и природе большинства указанных норм в силу следующего.

В подпунктах 1-3 перечислены основания для оспаривания товарного знака, а именно, при его несоответствии требованиям пунктов 1-10 статьи 1483 и статье 1478 ГК РФ. Большинство из этих требований не связано с различительной способностью знака, и интенсивность использования обозначений, подпадающих под действие остальных норм (п.2-10 ст. 1483 и ст. 1478), не должна влиять на оценку правомерности предоставления товарному знаку правовой охраны.

Рассмотрим на конкретных нормах:

а)

В п. 2 статьи 1483 ГК РФ установлен запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, включающих официальные символы, наименования и отличительные знаки (ст. 1231.1 ГК РФ) - флаги, гербы, ордена и т.п. или сходные с ними обозначения. Включение таких обозначений в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента допустим при наличии согласия компетентного органа. Очевидно, что интенсивность использования товарного знака с таким элементом без получения соответствующего согласия (на стадии экспертизы и регистрации товарного знака) не свидетельствует о законности такого использования и не может повлиять на признание регистрации товарного знака соответствующей законодательству.

В контексте данной нормы с учетом абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ согласие компетентного органа, полученное правообладателем после регистрации товарного знака, но до подачи возражения, должно быть учтено при рассмотрении возражения и позволит сохранить спорную регистрацию.

б)

Аналогичная ситуация складывается и в отношении обозначений, указанных в пунктах 4, 6, 9 (подпункты 1 и 2) и 10 ст. 1483 ГК РФ, когда предусмотренное законодательством согласие было получено после регистрации товарного знака, но до подачи возражения, или когда права, ранее препятствовавшие регистрации, к моменту подачи возражения прекратились.

в)

Невозможно обосновать только интенсивностью использования законность регистрации в качестве товарного знака обозначений, ложных или способных ввести потребителя в заблуждение, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали (п. З ст. 1483 ГК РФ), а также обозначений, указанных в п. 5 ст. 1483 ГК РФ - обозначений, запрет на регистрацию которых установлен в соответствии с международным договором Российской Федерации. Вместе с тем к моменту подачи возражения могут измениться сами общественные интересы и принципы морали, а также может прекратиться охрана географического обозначения в стране происхождения.

г)

В связи с применением п. 7 ст. 1483 ГК РФ можно лишь предположить, что регистрация товарного знака, сходного с НМПТ, была произведена на имя лица, не являющегося обладателем свидетельства на НМПТ, либо знак был зарегистрирован в отношении иных товаров, чем те, для индивидуализации которых зарегистрировано НМПТ. В этих случаях на результат рассмотрения возражения может повлиять в первом случае получение правообладателем до даты подачи возражения свидетельства на право пользования соответствующим НМПТ, а во втором - сокращение правообладателем перечня товаров в спорной регистрации товарного знака.

д)

Невозможно обосновать интенсивностью использования законность регистрации в качестве товарного знака чужого фирменного наименования и коммерческого обозначения (п. 8 ст. 1483 ГК РФ), чужого промышленного образца (пп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ), права на которые возникли у иных лиц ранее приоритета товарного знака.

В контексте данных норм с учетом абзаца девятого п. 2 ст. 1512 ГК РФ на сохранение в силе регистрации спорного товарного знака может повлиять, например, информация о ликвидации или переименовании фирмы, о прекращении охраны промышленного образца, о прекращении действия исключительного права на коммерческое обозначения в результате его неиспользования в течение года (ст. 1540 ГК РФ).

е)

Как отмечалось выше по п. 1 Справки, в п. 1 ст. 1483 ГК РФ выделены две группы обозначений: обозначения, не обладающие различительной способностью (в контексте Парижской конвенции - не имеющие отличительных признаков), и обозначения, перечисленные в подпунктах 1-4 указанной нормы. Учитывая, что последние относятся к области публичного права и должны быть свободны для использования всеми хозяйствующими субъектами, недопустимо обосновывать интенсивностью использования законность регистрации в качестве товарного знака таких обозначений.

Внесенный в статью 1483 новый пункт 1.1, формулируя исключения из нормы п. 1, также выделяет две группы обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Как известно, норма российского законодательства о приобретенной различительной способности заимствована из Парижской конвенции. В комментарии Г. Боденхаузена (подп. «н» к ст. 6qumquies £(]) Парижской конвенции)4, отмечено: «Фактические обстоятельства могут свидетельствовать о том, что какой-либо знак, не имевший первоначально четких отличительных черт, в результате длительного использования приобрел иное, вторичное значение, уже придавшее ему отличие». Таким образом, о возможности приобретения различительной способности в Парижской конвенции говорится в отношении обозначений, не обладающих четкими отличительными чертами.

Очевидно, что норма о возможности приобретения обозначением различительной способности в результате его использования может быть применима только в отношении обозначений, которые ею не обладали изначально, т.е. в контексте п. 34 действующих Правил-2015.

Если в качестве товарного знака было зарегистрировано обозначение, не обладавшее на дату подачи заявки различительной способностью (одно из указанных в п. 34 Правил- 2015), и правообладатель на законных основаниях использовал это обозначение в своей хозяйственной деятельности, то при рассмотрении возражения против этого товарного знака, исходя из абзаца девятого п. 2 статьи 1512, должны быть учтены обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения, т.е. должны быть приняты во внимание документы, подтверждающие не просто его интенсивное использование, а именно приобретение этим знаком различительной способности в отношении товаров правообладателя на дату подачи возражения, а не на дату подачи заявки.

Об отнесении к области публичного права обозначений, указанных в подпунктах 1- 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ, свидетельствуют и сами формулировки: «вошедшие во всеобщее употребление», «общепринятые символы и термины», «описательные обозначения, являющиеся характеристикой товаров» и т.д., что указывает на использование таких обозначений в хозяйственной деятельности разными производителями однородной продукции. Такие обозначения, в отличие от обозначений, относящихся к категории «не обладающих различительной способностью» - простых букв, цифр, простых геометрических фигур или сложных орнаментов и т.д., несут в себе смысловую нагрузку и обладают определенной информативностью, направленной на потребителя. Однако, будучи отнесенными к области публичного права, они, как отмечалось выше, не способны выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака (не могут быть «собственностью» одного лица), и поэтому трудно согласиться с тем, что подобные обозначения могут приобрести различительную способность по отношению к продукции конкретного субъекта.

Следует обратить внимание, что, исходя из подпункта 2) п. 1.1 статьи 1483 только комбинация, образованная из элементов, указанных в подпунктах 1-4 п. 1 этой же статьи, и обладающая различительной способностью, может получить охрану в качестве товарного знака. Однако на сегодня нам не известна ни одна комбинация элементов, относящихся к области публичного права, охраняемая в качестве товарного знака.

II ситуация

Что касается применения абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ в обратной ситуации, то есть когда обозначение на момент его государственной регистрации в качестве товарного знака соответствовало условиям охраноспособности, а на дату подачи возражений перестало им соответствовать, то необходимо отметить следующее.

В Справке по данной ситуации сделан вывод:

«Следовательно, если применять абзац девятый пункта 2 статьи 1512 ГК РФ к случаям, когда обозначение на момент подачи заявки на товарный знак соответствовало условиям охраноспособности, а потом перестало им соответствовать, в том же порядке, что и к случаям приобретения обозначением различительной способности (или иным случаям устранения препятствий для существования товарного знака), то необходимо аннулировать государственную регистрацию товарного знака с самого начала».

Полагаем, что такой вывод противоречит самой ситуации, т.к. при охраноспособности товарного знака на дату подачи заявки (это должно быть проверено при рассмотрении возражения) ё основания для признания регистрации недействительной с даты подачи заявки.

Согласны с мнением, что в подобной ситуации последующая утрата товарным знаком способности индивидуализировать товар не должна повлечь признание недействительным предоставление правовой охраны на основании подпункта 1 пункта 2 ст. 1512 ГК РФ.

В том случае, когда материалами возражения доказан факт утраты товарным знаком индивидуализирующей функции, позволяющей отличать обозначенные им товары правообладателя от аналогичной продукции, произведенной другими лицами, полагаем логичным прекращение действия правовой охраны с даты принятия соответствующего решения. Такой подход в определении момента прекращения правовой охраны товарного знака применен в пп. 6 п. 1 ст. 1514 ГК РФ, когда зарегистрированный товарный знак превращается в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. Однако данная норма не всегда применима, во-первых, в силу обязательного наличия определенных признаков такого обозначения, сформулированных в п. 3.2 Методических рекомендаций5:
«- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;
применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;
применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. При этом определить, какой из перечисленных выше признаков является доминирующим, не представляется возможным.».

Во-вторых, реализация норм подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ и подпункта 6 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ требует учета разных обстоятельств, процедуры рассмотрения, соответственно, возражения и заявления, разные, как и размер пошлин за принятие решения по результатам рассмотрения.

Рассмотрим гипотетическую ситуацию, когда зарегистрированный товарный знак не может быть отнесен к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида в силу недоказанности в возражении наличия трех признаков такого обозначения, но в то же время этот товарный знак в результате несанкционированного использования третьими лицами утратил способность выполнять свою индивидуализирующую функцию, т.е. он перестал соответствовать пункту 1 статьи 1477 на дату подачи возражения. Как признать недействительной правовую охрану такого товарного знака?

Нельзя не отметить, что на основании пункта 1 статьи 1499 ГК РФ в ходе экспертизы заявленное обозначение проверяется на соответствие требованиям статьи 1477, но эта норма по каким-то причинам не включена в основания для оспаривания товарного знака, изложенные в ст. 1512 ГК РФ. Судебная практика подтверждает применение этой нормы в рассматриваемом контексте (Определение ВАС РФ от 1 октября 2013 г. № ВАС-13062/13). Причем применимость ее представляется возможной как в случае использования разными лицами одного и того же обозначения для маркировки одного и того же товара в период, предшествующий подаче заявки, так и в случае несанкционированного использования после регистрации товарного знака до подачи возражения, но, видимо, это требует законодательного закрепления, также как и вопрос о дате прекращения действия правовой охраны с даты принятия соответствующего решения.

Нет ясности, по нашему мнению, в предлагаемом подходе к применению нормы абзаца девятого п. 2 ст. 1512 ГК РФ, изложенном в предпоследнем абзаце п. 2 Справки и заимствованном из постановления президиума СИП от 19.03.2014 по делу № СИП- 161/2013. Анализ дела также не дает представления, как именно может быть реализован такой подход.

По пункту 4 Справки. О квалификации обозначения как ложного и введении потребителей в заблуждение.

В этом пункте Справки сформулирован следующий вопрос:

Всегда ли признание обозначения ложным с учетом подпункта 2 пункта 3 Рекомендаций № 39 автоматически свидетельствует о том, что оно вводит потребителей в заблуждение?

Во-первых, необходимо отметить некорректность примера в Рекомендациях, на который дана ссылка в Справке: «Нектар жизни» для минеральной воды. Как известно, обозначение, в том числе, его семантика, должно рассматриваться и оцениваться в целом. Поэтому разделение словосочетания на отдельные слова приводит к ошибочному выводу о ложности элемента «нектар» в отношении минеральной воды. Для мотивации охраноспособности обозначения «Нектар жизни» нет необходимости делать искусственный вывод о «ложности» и добавлять к ней «неправдоподобность», обусловленную наличием второго слова «жизни».

Оценка обозначения «Нектар жизни» в целом приводит к выводу о его фантазийности в отношении товара «минеральная вода», что исключает возможность возникновения сформулированного выше вопроса.

Постановление ФАС МО от 6 ноября 2012 г. по делу N А40-15116/12-51 -106: «... использование какого-либо обозначения несколькими лицами даже длительное время, само по себе не свидетельствует о том, что указанное обозначение стало видовым наименованием товара».

Во-вторых, необходимо отличать, с одной стороны, два самостоятельных критерия охраноспособности товарного знака: ложность и введение потребителя в заблуждение, и, с другой стороны, введение потребителя в заблуждение (по сути обман потребителя) как одно и то же последствие, всегда возникающее при использовании в гражданском обороте ложных и/или вводящих в заблуждение обозначений.

Если к заявленному обозначению или товарному знаку применим критерий «ложности», нет необходимости доказывать введение потребителя в заблуждение (обман потребителя) в результате использования такого обозначения - это презюмируется как последствие использования ложного знака.

Если же к обозначению или товарному знаку применим критерий «введение потребителя в заблуждение», это обстоятельство должно быть обосновано и/или подтверждено доказательствами. Если установлено, что заявленное обозначение или товарный знак является описательным в отношении части товаров, содержащихся в перечне, это обстоятельство может являться достаточным обоснованием введения потребителя в заблуждение при использовании описательного обозначения на иных товарах, не соответствующих «описанию», которое дает это обозначение или товарный знак. По мнению составителей Справки, сформулированный выше вопрос нашел отражение в решении Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2014 по делу № СИП- 837/2014 «LONDON MALL».

Анализ этого дела показал, что Роспатент, утверждая о ложности обозначения «LONDON», заявленного на регистрацию на имя лица, находящегося не в Англии, не представил при этом доказательств введения потребителей в заблуждение этим обозначением.

По сложившейся практике при оспаривании товарных знаков по таким основаниям (ложность, введение в заблуждение) стороны спора в качестве доказательств своей позиции представляют результаты соцопросов. Что же касается решений экспертизы и их оспаривания, то представляется излишним возлагать на Роспатент обязанность проводить соцопрос для доказательства несоответствия заявленного обозначения п. 3 статьи 1483 ГК РФ. Заявитель может про своей инициативе получить результаты соцопроса с целью снижения вероятности отказа в регистрации товарного знака по данному основанию и результаты могут быть приняты во внимание Роспатентом при принятии решения по заявке.

Как указано в подпункте 3 пункта 3 Рекомендаций № 39, «если географическое название не является местом производства или сбыта товара и нахождения изготовителя, но может быть так воспринято, оно соответственно может быть признано ложным». В обзоре проведенной Роспатентом НИР6 отмечено, что для регистрации обозначения, содержащего в своем составе географическое указание, необходимо соблюдение некоторых условий, первым из которых является географическая мотивированность указания, т.е. производство и/или сбыт товаров (также как место нахождения производителя) должно осуществляться в месте, носящем данное географическое название, или в непосредственной близости от него. Другим важным условием является то, что элемент, представляющий собой географическое указание, не должен занимать доминирующего положения в товарном знаке.

Географическая мотивированность может вытекать не только из того, что заявитель расположен в местности, название которой включено в товарный знак, но может быть обусловлена и тем, что знак регистрируется для товаров, происходящих из данной местности.

Исходя из сложившейся практики, как российской, так и международной, к фантазийным обозначениям принято относить название географического объекта, которое не воспринимается как указание на место производства или сбыта товара в силу нереальности их связи с этим географическим объектом. Такие обозначения призваны, в частности, ассоциативно подчеркнуть то или иное свойство товара. В России зарегистрированы, например: Арктика - для мороженого, Аляска - для прохладительных напитков и для обуви. Меридиан - для услуг межевания, Полюс - для холодильных установок, Сахара - для газированных безалкогольных напитков. Экватор - для купальных принадлежностей и т.д.

С учетом данных положений регистрация обозначения «LONDON mall» на имя кипрской компании представляется сомнительной. Что касается элемента MALL, то он стал известен россиянам в значении «молл, торговый центр» и, следовательно, для услуг торговых предприятий этот элемент является описательным, а для других услуг может быть признан вводящим в заблуждение или фантазийным.

Однако на сегодняшний день складывается практика регистрации в качестве товарных знаков обозначений, содержащих в качестве доминирующего элемента «немотивированное» географическое указание (не географическое понятие) без указания в Госреестре на исключение таких элементов из охраны, как, например, "Malibu" - для парфюмерии, на имя американской фирмы, располагающейся в городе Дарьей, штат Коннектикут, или LONDON BRIDGE - для ручного инструмента, на имя американской компании; или TOKYO TABLE - для услуг кафе, на имя правообладателя, располагающегося в Москве.

По пункту 5 Справки. О квалификации обозначения как ложного применительно к тем товарам и услугам, для которых испрашивается его правовая охрана.

В Справке приведено содержание подпункта 1 пункта 3 Рекомендаций № 39, согласно которому «элементы обозначений, прямо указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе, не соответствующие действительности, называют ложными. Ложность элементов является очевидной. Она не требует обоснования. Элементы обозначений, указывающие на вид товара и (или) его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер».

По нашему мнению, очевидность «ложности» и вероятностный характер «введения в заблуждение» не могут порождать сформулированный вопрос, «следует ли рассматривать обозначение на предмет признания его ложным только в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака».

Оценка соответствия заявленного обозначения требованиям п. 1-3 статьи 1483 ГК РФ всегда проводится относительно перечня товаров и услуг, для которых предполагается регистрация и дальнейшее использование товарного знака.

Например, само по себе ложное утверждение «Земля плоская» может быть признано охраноспособным для игр, также как «Вода сухая» - для воды будет признано ложным, а для спортивной одежды, для водолазного снаряжения - фантазийным и, следовательно, охраноспособным.

В то же время включенные в товарный знак географические указания могут рассматриваться как ложные сами по себе, если они, как уже отмечалось, географически не мотивированы.

II. Вопросы, не выносимые на обсуждение на заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, а предлагаемые к изложению письменного мнения при его наличии

По пункту 1 Справки. О подходах при применении п. 1 ст. 1483 ГК РФ

По пункту 1.1 Справки

В пункте 1.1 Справки предложено учитывать имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в отношении спорного обозначения, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

Вероятно, «имеющиеся ассоциации» могут быть подтверждены соц. опросом, а чем должны быть подтверждены вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей?

По пункту 1.2 Справки

Обращаем внимание, что с учетом изложенного нами по пунктам 1 и 2 Справки, отсутствие различительной способности знака (в понимании, указанном в настоящем Мнении по п.1 Справки) устанавливается независимо от товаров и услуг, для которых предназначено обозначение, поскольку, если обозначение труднопроизносимо или слишком сложно для запоминания, на это обстоятельство никак не может повлиять перечень товаров (услуг). Что касается соответствия обозначения требованиям подпунктов 1-4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ, то оценка обозначения проводится применительно к каждому товару и/или услуги, указанному в перечне заявки или регистрации.

По пункту 1.3 Справки

Исходя из п. 5 ст. 1513 ГК РФ, в случае признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку оно признается таковым с даты подачи заявки, и соответствующая запись в Госреестре аннулируется.

По пункту 1.4 Справки

При экспертизе заявленного обозначения всегда рассматривалось и рассматривается то обозначение, которое заявлено, а не какое-либо иное, например, используемое. В связи с этим нет необходимости при оценке охраноспособности заявленного обозначения или зарегистрированного товарного знака применять положения ст. 1486 ГК РФ. регламентирующей досрочное прекращение охраны в связи с неиспользованием товарного знака.

Анализ судебных актов № СИП-572/2014 и СИП-35/2015 не позволяет установить, каким образом они иллюстрируют изложенное в п. 1.4.

По пункту 1.5 Справки.

Согласны с мнением, что «сама по себе длительность использования конкретного обозначения до даты подачи заявки на товарный знак разными лицами не свидетельствует об отсутствии у этого обозначения различительной способности». Более того, представляется, что именно оригинальность обозначения способствует активному использованию его для маркировки товара разными производителями.

Пункт 34 Правил-2015 (приказ Минэкономразвития РФ от 20.07.2015 № 482) содержит положение, согласно которому «к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся в частности обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров», что противоречит сформулированному в п. 1.5 Справки мнению.

Полагаем, что это противоречие может быть устранено с учетом изложенного по п.1 Справки (относительно применимости в подобных ситуациях ст. 1477 ГК РФ).

Согласны также с мнением, что утрата обозначением способности индивидуализировать товар обусловлена не только использованием этого обозначения разными лицами, но и наличием ассоциативных связей (не с лицом, а с определенными свойствами товара), которые возникли или могли возникнуть у потребителя в отношении этого обозначения.

По пункту 1.6 Справки

Обстоятельства, связанные с личностью лица, испрашивающего охрану товарного знака, должны быть учтены при решении вопроса о приобретении обозначением различительной способности (в контексте позиции, изложенной нами по п. 1 Справки относительно понятия «различительная способность» - простые буквы, цифры и т.д.), когда в результате длительного или активного использования заявителем такого обозначения для маркировки товаров потребитель научился выделять эту продукцию среди однородной и ассоциирует ее с конкретным лицом.

По пункту 1.8 Справки

Анализ Открытого реестра по товарным знакам Роспатента показал, что такие элементы, как «все для офиса», «все для спорта», «одежда для детей», «текстиль для дома», «средство для мытья полов», «средство для чистки» являются неохраняемыми элементами в силу указания на вид товара и его назначение.

По пункту 2 Справки. О подходах при применении п.З ст. 1483 ГК РФ

По пункту 2.1 Справки

Вывод, сформулированный в предпоследнем абзаце п. 2.1, по-нашему мнению, не основан на тексте этого пункта. Предлагаемый подход, подтвержденный позицией суда по делу № СИП-9/2013, прямо не вытекает из действующего законодательства и подзаконных актов, поскольку при известности обозначения в отношении конкретных товаров (однако не признанного общеизвестным товарным знаком) в Справке предложено при оспаривании сходного товарного знака третьего лица, зарегистрированного для неоднородных товаров, усматривать ошибочность восприятия потребителем такого обозначения и возникновение заблуждения потребителя относительно товара и его изготовителя. По нашему мнению, такой подход для применения Роспатентом затруднителен, т.к. не в компетенции Роспатента установление акта недобросовестной конкуренции.

По пункту 2.3 Справки

В п. 2.3 Справки приведен пример оспаривания регистрации товарного знака для воды в связи с более ранним использованием иным лицом тождественного обозначения для того же товара (№ СИП-141/2014 от 08.08.2014). В решении указано на то, что подпункт 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ закрепляет абсолютные основания для отказа и касается случаев, когда само обозначение в силу определенных признаков является ложным или вводящим в заблуждение потребителя, а использование спорного обозначения иным лицом до даты регистрации не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара. На основе данного решения в Справке сделан вывод о том, что «наличие признаков недобросовестной конкуренции не свидетельствует о возможности квалификации обозначения как ложного или вводящего в заблуждение».

Настораживает, на наш взгляд, противоречивость выводов по п. 2.1 и 2.3: введение в заблуждение при использования сходных знаков (при известности одного из них) для неоднородной продукции свидетельствует о недобросовестной конкуренции (п. 2.1), а регистрация тождественного обозначения для идентичной продукции хоть и имеет признаки недобросовестной конкуренции (в силу использования обозначения в течение 5 лет до подачи заявки), тем не менее, не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение (п. 2.3).

1Утверждены приказом Минэкономразвития от 20 июля 2015г. № 482, зарегистрированным в Минюсте России 18 августа 2015г. № 38572.

2Г. Боденхаузен. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. М., Прогресс, 1977, С.134

3Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания. М., ФИПС Роспатента, 2003

4Г. Боденхаузен. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. М., Прогресс, 1977, С. 137

5Методические рекомендации по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков

6С.А. Горленко, Н.В. Ложкина, Т.Ю. Погребинская, Некоторые аспекты регистрации географических указаний. М., ИНИЦ Роспатента, 2003, с.6

Теги:

Частное мнение

Мнение относительно содержания Справки по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕПо проекту справки по вопросам, возникающим при примененииположений пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ

МНЕНИЕ ЧЛЕНА НКС ПРИ СУДЕ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Письменное мнение по Справке по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ
По проекту справки по вопросам, возникающим при применении
положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ