В.Ю. Джермакян,
кандидат технических наук,
Советник, член «Российской национальной группы Международной ассоциации интеллектуальной собственности (AIPPI)»,
ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры»

Н.А. Радченко,
кандидат юридических наук,
Советник, ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры»

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 14, декабрь 2016 г., с. 105-112

Поводом для написания статьи стала информация о многочисленных и длительных спорах вокруг регистрации в качестве товарного знака обозначения Black Russian (Черный Русский) в отношении товара - алкогольные коктейли: многократно Роспатент признавал эти регистрации недействительными, а впоследствии суд отменял решение Роспатента и восстанавливал действие регистрации. Однако поднятый в статье вопрос не замыкается на обсуждении только обозначения Black Russian. Речь идет не о нем самом, а о складывающемся подходе к регистрации подобных знаков, которые представляют собой обозначение, ставшее неотъемлемой частью наименования определенной разновидности товара (представляющее собой собственное название такой разновидности товара).

Итак, признавая регистрацию товарного знака № 2819191 с приоритетом от 30 ноября 2001 г. недействительной, Роспатент обосновал решение тем, что словосочетание Black Russian воспроизводит наименование алкогольного коктейля2, известного на дату приоритета товарного знака из общедоступных источников информации и, следовательно, являющегося описательным в отношении конкретного вида коктейля, в связи с чем не может выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары конкретного производителя.

Но в решении Суда по интеллектуальным правам от 02 декабря 2014 г. по делу № СИП-548/2014 в отношении словосочетания Black Russian было отмечено следующее:

-

обозначением, представляющим вид товара, его простое наименование, является обозначение «коктейли», и именно оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как видовое наименование товара в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках3;

-

данный вид товара делится на разновидности в зависимости от используемой классификации, например: горячие и холодные коктейли; коктейли на основе вина, шампанского, крепких алкогольных напитков (джина, водки, рома, коньяка и т.п.); аперитивы, дижестивы и Any Time Drinks и прочие;

-

обозначение Black Russian не является видом товара;

-

обозначение Black Russian является не описательным, а фантазийным;

-

обозначение Black Russian может вызывать у потребителей какие-либо ассоциации лишь при одновременном указании вида товара и его названия – коктейль Black Russian.

Судебная коллегия отметила также, что «…использование спорного обозначения в справочниках недостаточно даже для подтверждения того, что обозначение вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида».

Полагаем необходимым прокомментировать данный тезис – о недостаточности использования в справочниках – который заимствован судом из п. 4.1.2 Методических рекомендаций4.

Так, в пункте 4.1.2 отмечено: «Обнаружение в справочной литературе заявленного обозначения в качестве видового понятия не всегда является достаточным основанием для подтверждения того факта, что данное обозначение вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида». И в качестве примера в Методических рекомендациях приведена история регистрации в России обозначения WINCHESTER в качестве товарного знака для товаров «огнестрельное оружие», несмотря на то, что в Советском энциклопедическом словаре была соответствующая словарная статья. Регистрация знака стала возможной, поскольку обозначение WINCHESTER никем из производителей огнестрельного оружия, кроме заявителя, не применялось для маркировки этой продукции».

Формулировка пункта  4.1.2 Методических рекомендаций предполагает достаточность указания в справочной литературе видового понятия для признания его при определенных обстоятельствах (в частности, использование не единственным субъектом) вошедшим во всеобщее употребление.

Таким образом, внесенные судом на первый взгляд незначительные редакционные изменения привели к искажению сути рекомендации, изложенной в пункте 4.1.2 Методических рекомендаций, на которую в судебном акте дана ссылка (в акте ошибочно вместо п. 4.1.2 указан п. 4.2.1, отсутствующий в Методических рекомендациях).

Конечно же, указание в любом справочнике придуманного (фантазийного) названия товара не превращает товар с таким названием автоматически в видовое обозначение только лишь по факту размещения информации в справочнике. И в этом наша позиция совпадает с изложенной в Методических рекомендациях. При решении вопроса о превращении конкретного названия товара в видовое обозначение этого товара недостаточно только чтения справочников, и немаловажную роль играет оценка причин попадания в справочники названия, изначально являвшегося товарным знаком. Важное значение в этом процессе имеет участие самого правообладателя в жизни товарного знака, а точнее, безразличное его отношение к появлению такой информации в справочной литературе.

Совсем другая ситуация складывается, когда название товара, не обремененное исключительным правом и указанное в справочниках, вдруг превращается в зарегистрированный товарный знак без подтверждения единоличной деятельности заявителя-правообладателя на соответствующем рынке. Необходимо учитывать, что именно единоличность использования, а не его интенсивность, должна быть установлена при решении вопроса о приобретенной обозначением различительной способности в отношении продукции заявителя.

Позицию суда, изложенную в деле № СИП-548/2014, относительно отсутствия описательности у обозначения Black Russian можно было бы разделить, но только если бы известность коктейля с таким названием не была подтверждена многими профессиональными источниками информации, как существовавшими до даты приоритета товарного знака, так и появившимися позднее. Однако представленные в деле источники информации свидетельствуют о том, что, во-первых, известность названия продукта «коктейль Black Russian» была достигнута вне связи с деятельностью правообладателя товарного знака (в этом - отличие от ситуации с обозначением WINCHESTER) и, во-вторых, на дату подачи заявки название коктейля не было забыто, не стало устаревшим, поскольку рецептура этого коктейля включена и в современные справочники.

Президиум Суда по интеллектуальным правам (далее – Президиум СИП) поддержал решение суда первой инстанции об отмене решения Роспатента и сохранении регистрации в действии, но при этом отметил, что возражавшая сторона не лишена права подачи нового возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку по иным основаниям, с иными доказательствами, что и было позже сделано.

В постановлении Президиума СИП от 03 апреля 2015 г. было отмечено также:

«Учитывая изложенные положения, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает возможным согласиться с доводом Роспатента о том, что обозначения, представляющие собой название разновидности товара, могут быть признаны характеризующими товары в смысле пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, если установлены соответствующие ассоциативные связи, возникающие у потребителей.

Равным образом при наличии соответствующих доказательств они могут быть признаны вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида в смысле пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках».

Следует отметить, что с учетом применимых Правил5 и Методических рекомендаций, упомянутых выше, необходимость установления наличия ассоциативных связей регламентирована только для оценки обозначений, относимых к категории «вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида». Однако не требуется установление таких связей для признания обозначения описательным или видовым наименованием товара, поскольку данные обстоятельства устанавливаются на основе информации, размещенной в справочной литературе.

Итак, после длительных споров и отмены судом предыдущего решения о признании недействительной регистрации товарного знака № 281919, Роспатент по результатам рассмотрения очередного возражения 29 декабря 2015 г. вновь признал регистрацию недействительной.

В обоснование своей позиции Роспатент неоднократно обращал внимание на то, что обозначение Black Russian на протяжении длительного времени, в том числе - задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, было известно как название конкретного вида коктейля, имеющего определенную рецептуру (с возможными незначительными вариациями). Однако, с учетом позиции Президиума СИП, при подаче нового возражения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку № 281919 Black RUSSIAN были представлены результаты соцопросов в качестве доказательств наличия ассоциативных связей у потребителей. Как отмечено выше, возражение было удовлетворено, и восстановленная регистрация была вновь признана недействительной, а при дальнейшем оспаривании правообладателем это решение Роспатента было поддержано судом (решение от 12 июля 2016 г. по делу № СИП-150/2016, постановление Президиума СИП от 17 октября 2016 г.).

Вынося решение6, Роспатент принял во внимание предоставленные лицом, подавшем возражение, сведения о выявлении ассоциативных связей у потребителей, которые подтверждаются результатами проведенных Институтом социологии Российской академии наук двух социологических опросов в 6 городах Российской Федерации.

Первый опрос, проведенный среди сомелье и барменов, начавших работу в профессиональной сфере не позднее 2000 г., выявил, что практически все респонденты (98%) знакомы с обозначением Black Russian, причем подавляющее большинство респондентов воспринимает название Black Russian как вид алкогольного коктейля (93%) наряду с такими известными видами, как «Пина Колада», «Лонг Айленд» и «Кровавая Мэри». Абсолютно все опрошенные (100 %) полагают, что исследуемое обозначение Black Russian относится к конкретному рецепту алкогольного коктейля, который готовится и подается в барах и ресторанах. Основная масса опрошенных была знакома с данным обозначением ранее 2001 г. На вопрос о том, что представляло собой обозначение Black Russian в 2000 г. – название вида алкогольных коктейлей или название конкретной марки, 97 % ответили – название вида алкогольного коктейля. При ответе на вопрос, какая именно компания использует обозначение Black Russian для маркировки алкогольных коктейлей, большая часть опрошенных сказала, что его может использовать любая компания для маркировки коктейля.

Таким образом, представленный социологический опрос показал, что 97 % специалистов полагают, что обозначение Black Russian является названием вида алкогольного коктейля, который готовится и подается в барах и ресторанах, и что коктейль Black Russian имеет конкретную рецептуру.

Другой социологический опрос, проведенный среди потребителей алкогольной продукции, позволил установить, что большинство респондентов (62%) воспринимает обозначение Black Russian как вид алкогольного коктейля, и примерно столько же респондентов указали, что «Пина Колада» и «Лонг Айленд» также являются видами алкогольных коктейлей. Абсолютное большинство респондентов считает, что «Black Russian» («Черный Русский»), «Пина Колада» и «Лонг Айленд» являлись видами алкогольных коктейлей в 2000 г. Большинство потребителей ответило, что это обозначение может использоваться любой компанией для маркировки своих алкогольных коктейлей. Подавляющее большинство потребителей (86 %) считает, что алкогольные коктейли Black Russian готовятся и подаются в барах и ресторанах. Большинство (82%) из числа тех, кто считает, что обозначение «Черный русский» относится к конкретному рецепту алкогольного коктейля, знают, что он содержит кофейный ликер и водку.

По результатам этого опроса был сделан вывод о том, что «обозначение Black Russian (”Черный Русский”) воспринимается жителями Российской Федерации как определенный вид коктейля, изготавливаемый по определенному рецепту».

Итак, Роспатент вновь аннулировал ранее восстановленный судом товарный знак № 281919, мотивировав свое решение тем, что обозначение Black Russian вошло во всеобщее употребление для товара «коктейль» определенного состава.

Приведем еще раз высказывание Президиума СИП по делу СИП-548/2014:

«…обозначения, представляющие собой названия разновидности товара, могут быть признаны характеризующими товары в смысле пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, но только если установлены соответствующие ассоциативные связи.»

Почему в данном деле требование об установлении ассоциативных связей распространено судом на обозначения, являющиеся указанием на вид, разновидность товара? В отношении кого или чего в этом случае должны быть установлены ассоциативные связи, возникающие у потребителей, и что из себя могут представлять соответствующие доказательства, кроме как репрезентативные социологические опросы?

Из судебных актов следует, что такие популярные издания, как «Коктейли для бара и дома» (1996 г.), «Азбука бармена» (1996 г.), «Коктейли и пунши» (1997 г.), «1000 классических коктейлей» (2000 г.), «Коктейли: справочник для барменов» (2000 г.) и многие другие не могут сами по себе доказывать возникновение ассоциативных связей у потребителей между продуктом и его конкретным названием, под которым реализуется продукт, и, следовательно, в подобной ситуации такие источники информации не могут использоваться для установления охраноспособности заявленного обозначения. В связи с этим возникают опасения, что суд считает высказанное правило об обязательности установления ассоциативных связей применимым всегда в отношении рассматриваемой категории обозначений (оригинальное название товара), в том числе и при экспертизе заявки на регистрацию товарного знака, а не только при оспаривании регистрации товарного знака.

Полагаем, что введение требования об обязательном установлении ассоциативных связей предоставит возможность определенной категории заявителей регистрировать на свое имя обозначения, представляющие собой оригинальные названия разновидности товара (например, напитков и пищевых изделий), которые значительно ранее даты приоритета поданной заявки были известны, представлены в различных отраслевых справочниках, иных словарях и кулинарных книгах; но при этом в этих справочниках формально отсутствуют сведения о возникновении ассоциативности связей у потребителей.

Выдвинутое судом требование предоставления доказательств ассоциативности связей у потребителей фактически лишает экспертизу возможности отказывать в регистрации обозначений – собственных названий товаров, т. к. по сложившейся практике экспертизы товарных знаков Роспатент должен обосновать отказ в регистрации, приведя подтверждение известности обозначения в качестве названия товара из различных источников, в том числе словарно-справочной, специализированной литературы, сведений из баз данных, сети Интернет (п. 2.2 Рекомендаций7), но при этом не обязан проводить соцопросы для оценки охраноспособности такого обозначения. Ни ГК РФ, ни подзаконные акты не содержат норм, предписывающих установление «ассоциативных связей» при оценке соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства. На наш взгляд, последнее замечание имеет особое значение.

Если мы правильно понимаем сформулированное Президиумом СИП требование, то завтра в Роспатент (ФИПС) выстроится очередь подающих заявки на известные, десятилетиями используемые названия таких товаров как, например, название «ШАРЛОТКА» в отношении десертных пирогов с запеченными яблоками (грушами и т.п.).

Название – ШАРЛОТКА, идентифицирующее десертный пирог определенной рецептуры (нарезанные яблоки, груши и т.п., запеченные в тесте), давно известно и прописано во множестве кулинарных книг, но в них не приведены какие-то еще отдельные доказательства возникновения ассоциативных связей у потребителей между словом ШАРЛОТКА и таким десертным пирогом.

Безусловно, известность названия торта "НАПОЛЕОН" и его рецептуры из кулинарных книг и отраслевых источников достаточна для отказа в регистрации в качестве товарного знака этого обозначения товаров 30 класса МКТУ - торты. Свидетельством тому является результат оценки Роспатентом охраноспособности обозначения "НАПОЛЕОН" в 2007 г. по заявке № 2005706666. Тогда при регистрации данного знака (№ 332004) из перечня были исключены такие товары, как торты и пирожные из слоеного теста с кремом, причем именно по указанным выше основаниям. 

Подобные обозначения не способны выполнять основную функцию товарного знака, а именно, индивидуализировать товары только одного производителя (одного из всех), поскольку такое обозначение является устоявшимся названием конкретного вида (разновидности) товара (коктейля, пирога и т.п.); причем задолго до даты приоритета товарного знака. Предоставление в такой ситуации исключительного права на указанное обозначение только одному лицу ставит его в преимущественное положение по сравнению с остальными изготовителями таких разновидностей товара, что недопустимо, поскольку такое обозначение должно оставаться свободным для всех участников рынка, реализующих подобную продукцию. Такова позиция Роспатента, и мы согласны с ней.

Еще один аспект рассматриваемого дела, на котором необходимо остановиться, - это используемая судом доказательная база.

При рассмотрении спора Black Russian судом в обоснование его позиции (невозможность отнесения этого обозначения к категории видовых обозначений) были привлечены стандарты из области торговли. Так, в постановлении Президиума СИП от 03 апреля 2015 г. отмечено следующее:

«Согласно пунктам 67–70 Государственного стандарта Российской Федерации "Торговля. Термины и определения" ГОСТ Р 51303-99 … вид товара – совокупность товаров определенной группы, объединенных общим названием и обозначением (примером конкретного вида товаров являются костюм, платье, куклы, сапоги, телевизор, холодильник, видеомагнитофон, кровать, творог и т.п.); разновидность товаров – совокупность товаров определенного вида, выделенных по ряду частных признаков (представляется в виде конкретных марок, моделей, артикулов, сортов) (выделено авторами).

Как указано в пункте 82 ГОСТа, потребительские свойства товара – свойства, проявляющиеся при его использовании потребителем в процессе удовлетворения потребностей.

Указанный ГОСТ отменен с 01 апреля 2014 г. в связи с утверждением национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51303-2013 ”Торговля. Термины и определения” (приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. № 582-ст), имеющего аналогичные термины и определения».

Неоднозначно использование вышеуказанных стандартов при решении вопроса о правомерности регистрации в качестве товарного знака обозначения, которое представляет собой видовое обозначение товара.

Во-первых, в соответствии с пунктом 1 вышеуказанных ГОСТов, область их применения строго ограничена, что следует из текста: «Настоящий стандарт устанавливает термины и определения основных понятий в области торговли», и нет никаких правовых оснований переносить изложенные в данных стандартах толкования терминов торговли в область права на товарные знаки при оценке их охраноспособности.

Во-вторых, из содержания упомянутых стандартов не следует, что обозначение Black Russian не может рассматриваться как обозначающее конкретную разновидность товара определенного вида (коктейли) с присвоением ей (разновидности) оригинального названия.

В-третьих, описательный характер обозначения в отношении конкретного товара, для маркировки которого оно предназначено, может быть обусловлен не только указанием на вид товара, т.е. на простое наименование товара (коктейль), но также и наличием в нем дополнительного названия, в том числе, фантазийного (Black Russian, «Черный русский», «Пина Колада», «Лонг Айленд», «Кровавая Мэри» и т.д.), присвоенного этому товару (коктейлю), своевременно не зарегистрированного8 в качестве товарного знака и ставшего общеупотребимым в определенном контексте в результате его длительного использования потребителями и специалистами. Очевидно, что каждому из выше перечисленных названий коктейля присуща определенная его рецептура, известная и специалистам, и потребителям.

В такой ситуации фантазийность названия конкретного товара (продукта) останется таковой независимо от последующего отнесения обозначения к видовому обозначению товара как разновидности, имеющей имя собственное; и совершенно не обязательно превращение такого фантазийного обозначения в лексическую единицу-термин, как это произошло с такими обозначениями, как термос, эскимо и т.п., вошедшими во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида. В подобных ситуациях мы получаем видовое обозначение с персональным названием вида товара, например, «коктейль Черный Русский», а не просто видовое обозначение – «коктейль».

Обозначения - термины с персональными названиями существуют не только в кондитерской или алкогольной продукции, и такие обозначения-термины необязательно представляют собой фантазийные названия. Они могут включать имена личностей, в честь которых термин получил такое полное имя.

Например, одним из видов шарнирно-рычажных механизмов являются так называемые «прямила», т.е. механизмы, осуществляющие преобразование вращательного движения в прямолинейное без направляющих (Толковый словарь русского языка9).

Совершенно очевидно, что «прямило» является термином в технике шарнирно-рычажных механизмов. Но так же очевидно, что в механике существуют разные по конструкции10 «прямила», и разновидности «прямил» получают, как правило, имена их создателей, первым из которых является родившийся в 1736 г. шотландский инженер Джеймс Уатт (усовершенствовавший паровую машину), в честь которого термин «прямило» в отношении конкретной конструкции приобрел в технике полное название – «прямило Уатта». Иными словами, и термин – «прямило», и термин - «прямило Уатта» являются видовыми обозначениями подкласса «шарнирно-рычажные механизмы», но второе является разновидностью конструкции с собственным названием по отношению к первому, определяющему только функцию – прямить движение.

Легко переложить изложенный пример на коктейль и его разновидности с собственными названиями.

Или мы ошибаемся и в понимании написанного Президиумом СИП (постановление от 03 апреля 2015 г.), и в прогнозируемой последующей практике Роспатента, который будет вынужден теперь регистрировать подобные обозначения, если у экспертов на момент проведения экспертизы заявленного обозначения кроме соответствующих общедоступных и не потерявших актуальности справочников не будет доказательств возникновения ассоциативных связей у потребителей, полученных в результате социологического опроса?

Представляется, что в рассмотренных делах затруднительно отнесение таких обозначений, как Black Russian, «Черный русский», «Пина Колада», «Лонг Айленд», «Кровавая Мэри», «Шарлотка», «Наполеон» и т.п., к категории видовых наименований товаров или вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида в классическом толковании этих понятий. А именно:

-

«видовые наименования товаров» – простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров,

-

«вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида» - это обозначения типа целлофан, термос, ланолин, вазелин, сахарин, целлулоид, эскалатор, примус, граммофон, магнитофон, линолеум, нейлон, эскимо (примеры из Методических рекомендаций); которые, будучи изначально фантазийными, придуманными словами, в результате длительного использования различными производителями для обозначения одного и того же товара превратились в наименование конкретного товара и стали устойчивой лексической единицей.

Очевидно одно – обозначения, которые были рассмотрены в данной статье и им подобные (Black Russian, «Черный русский», «Пина Колада», «Лонг Айленд», «Кровавая Мэри», «Шарлотка», «Наполеон» и т.п.), не способны выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака в отношении рассмотренных товаров, поскольку потребители не могут соотнести такие обозначения и товары, ими маркированные, с конкретным производителем. Следовательно, в ходе экспертизы11 таких обозначений должно быть констатировано их несоответствие статье 1 Закона о товарных знаках (по старым заявкам) или п. 1 ст. 1477 ГК РФ, что является самостоятельным мотивом для отказа в регистрации. Иная ситуация сложилась при оспаривании регистрации таких товарных знаков: ни Законом о товарных знаках (ст. 28), ни ГК РФ (ст. 1512) не регламентировано применение статьи, соответственно, 1 или 1477, в качестве основания для оспаривания регистрации товарного знака.

Однако судебная практика подтверждает применение этой нормы в рассматриваемом контексте (Определение ВАС РФ от 1 октября 2013 г. № ВАС-13062/13, Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 24 января 2013 г. N 09АП-38181/2012-АК).

Причем применимость ст. 1477 ГК РФ представляется возможной как в случае использования разными лицами одного и того же обозначения для маркировки одного и того же товара в период, предшествующий подаче заявки, так и в случае несанкционированного использования после регистрации товарного знака до подачи возражения, но для единообразия правоприменительной практики необходимо законодательное закрепление такого применения. Например, подпункт 1 п. 2 ст. 1512 ГК РФ может быть изложен в следующей редакции:

«1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 1477, пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса».

По нашему мнению, в случае реализации предлагаемого подхода и внесения в законодательство соответствующих уточнений рассмотрение дел, которым посвящена данная статья, существенно упростится для всех участников рассмотрения.