"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 11, март 2016 г., с. 60-79

С 1 октября 2014 г. в правовом регулировании промышленных образцов произошли важные изменения. Наибольшее значение для правоприменительной практики имеют те из них, которые затронули критерии патентоспособности и критерии использования промышленного образца.

С исчезновением словесного перечня существенных признаков из Гражданского Кодекса РФ сама правовая категория «существенных признаков» никуда не пропала, но закон перестал относить к ним признаки, определяющие эргономические особенности внешнего вида изделия. Кроме того, в п. 1 ст. 1352 Кодекса добавлено уточнение о том, что «признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца». Формулировка не совсем понятна, так как отдельные признаки промышленного образца никогда и прежде не охранялись. Неясно также почему законодатель отнес такие признаки именно к «неохраняемым», а не указал, что они «не являются существенными», как можно было бы ожидать из контекста. Мы считаем, что это не случайно, так как имеется в виду, что такие признаки вообще не должны учитываться при оценке патентоспособности промышленного образца и при установлении факта его использования независимо от того, можно отнести их к существенным или нет.

В п.3 ст. 1352 Кодекса после слов «промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия», появилось уточнение «в частности если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия». Используя связку «в частности», законодатель тем самым подразумевает, что могут иметь место ситуации, когда промышленный образец является оригинальным даже несмотря на то, что он производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, как известное решение внешнего вида. Возможно, такие случаи будут иметь место, когда лишь очень малая ч. решения внешнего вида изделия является оригинальной, а на охрану остальной ч., которая действительно сходна с известными дизайнами, заявитель не претендует.

Но наибольшие изменения претерпел тест в п. 2 ст. 1358 Кодекса, используемый при установлении сферы действия промышленного образца. Напомним, что до 1 октября 2014 г. промышленный образец признавался использованным в изделии, «если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца», тогда как сейчас использование имеет место в изделии, «если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение». С 1 октября 2014 г. положения п. 2 ст. 1358 Кодекса сами по себе недостаточны для установления факта использования, и их следует применять с учетом 4 абз. п. 1 ст. 1352 Кодекса, устанавливающего, что сугубо технические признаки промышленного образца должны игнорироваться (в том числе информированным потребителем).

Поскольку отныне именно «информированный потребитель» является тем лицом, в чьей компетенции решать, использован ли промышленный образец в изделии или нет,- соответствующая судебная экспертиза будет невозможной без ответа на вопрос: что это за «информированный потребитель»?

Как отмечено в ст. В. И. Бирюлина и Н.В. Богданова [1], понятие «информированный потребитель» взято из европейской системы охраны промышленных образцов. Тем не менее данное понятие в буквальном переводе (informed customer) не встречается в англоязычной правовой литературе. В действительности понятие informed customer не имеет отношения к праву интеллектуальной собственности и применяется исключительно в экономической науке для обозначения гипотетического субъекта, который обладает всей полнотой информации о параметрах какого-либо товарного рынка и может принимать безупречные с экономической точки зрения решения о покупке или продаже.

Эквивалентом понятия «информированный потребитель» в англоязычной правовой литературе является широко используемый термин informed user, то есть «информированный пользователь».

Насколько известно, предложение о введении в отечественное законодательство фигуры «информированного потребителя», было впервые высказано в диссертации руководителя одного из отделений Роспатента [31], и только спустя 7 лет, в проекте изменений, вносимых в часть 4 Гражданского Кодекса РФ, специалистами отмечено (без глубокого анализа), что «пользователь» и «потребитель» — не одно и то же [32]. Попытки глубокого доктринального анализа понятия «информированный потребитель», а тем более «информированный пользователь» до настоящего времени никем не предпринимались, однако, некоторые сведения могут быть найдены в упомянутых работах [31][32], а также [33].

Начнем рассмотрение темы, вынесенной в заголовок настоящей статьи с анализа европейского законодательства.

Статья 5 Директивы ЕС о правовой защите промышленных образцов 98/71/EC [2] (на основе которого было принято Положение ЕС о промышленных образцах от 05.01.2002 № 6/2002 [3]) содержит практически идентичную п. 1 ст. 1352 ГК РФ формулировку:

«1. Считается, что дизайн носит индивидуальный характер, если он производит общее впечатление на информированного пользователя, отличающееся от общего впечатления, оказываемого на подобного пользователя любым дизайном, который был обнародован до даты подачи заявки на регистрацию или, если испрашивается приоритет, даты приоритета.

2. При оценке индивидуального характера степень свободы дизайнера в разработке дизайна должна быть принята во внимание».

Следуют ли из разницы в терминах различия в содержании понятий «информированный пользователь» и «информированный потребитель»? Ответ неоднозначен. С одной стороны, поскольку потребитель продукции со всей очевидностью должен автоматически являться ее пользователем,-да, т.к. он приобретает ее, для использования. Обратное тоже верно: пользователь является также и потребителем, т.к. он получил продукцию в свое распоряжение, посредством покупки. Этот факт отражен в многочисленных решениях Суда ЕС и согласуется с определением потребителя по закону РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», согласно которому «потребитель – гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности».

С другой стороны, понятие «потребитель», определенное в законе, снимает обсуждаемый европейскими специалистами вопрос: можно ли понимать под информированным потребителем предпринимателя или фирму, продающее изделие (то есть промежуточного владельца), закупщика розничной сети; или под информированным потребителем понимается именно конечный пользователь, применяющий изделие в личных целях?

Как следует из российского законодательства, потребитель (в том числе информированный) является приобретателем продукции одного с промышленным образцом назначения и ее пользователем для личных целей, но не для систематической перепродажи. «Потребительская» природа лица, которому закон дает право оценивать сходство изделий, накладывает определенный отпечаток на то, как он это делает. Оценивая сходство, необходимо учитывать, что потребитель не является изготовителем изделий, не осуществляет их ремонт и, как следствие, обычно видит только те ч. изделия, изображенного в охранном документе, которые доступны для обозрения при обычном использовании, то есть использовании, под которым согласно ст. 3 директивы понимается «использование конечным потребителем, за исключением технической эксплуатации, сервисного обслуживания или ремонтных работ».

Эксплуатация изделия именно потребителями означает, что признаки, которые при обычном использовании недоступны восприятию потребителя (например, ч. шипа зимней шины, утопленная в шашку протектора), никак не учитываются ни при установлении патентоспособности, ни при определении объема прав по охранному документу, даже если эти признаки есть на изображениях промышленного образца в охранном документе. В пункте 12 преамбулы к Директиве ЕС [2] указано: «Защита не должна распространяться на те ч., которые не видны при обычном использовании продукта, или на те элементы таких частей, которые не видны, когда они установлены, или сами по себе не отвечают требованиям в отношении новизны и индивидуального характера; признаки дизайна, которые исключены из охраны по данным причинам, не должны приниматься во внимание для целей оценки, удовлетворяют ли другие признаки дизайна требованиям охраны».

Аналогичным образом при установлении сходства общих зрительных впечатлений в соответствии с п. 2 ст. 1358 Кодекса признаки, недоступные потребителю при обычном использовании, также не должны приниматься во внимание независимо от того, содержатся они в изображениях, приложенных к патенту, или нет.

Интересно, что в силу «потребительской» природы информированного потребителя, к большой категории российских патентов на промышленные образцы тест на сходство как один из критериев использования вообще неприменим, поскольку использование охраняемых этими патентами изделий в норме осуществляется лицами, которых нельзя назвать потребителями по определению (военное оборудование, ракеты, заготовки, установки, применяемые в тяжелой промышленности и т.п.). Охрана промышленных образцов этой категории будет весьма слабой, поскольку для них тест на использование всех существенных признаков является единственно возможным критерием использования.

Говоря об информированном потребителе, необходимо упомянуть об общей для всех объектов патентного права проблеме, которая особенно явно проявляется в патентах на изобретения: по многим причинам заявители включают в охранный документ сведения о готовом изделии (например, предмет мебели), а не о его отдельных частях (например, деталей для сборки предмета мебели), не задумываясь, что на практике такие изделия будут продаваться именно в виде отдельных частей, а не в виде готовых изделий. В этом случае несправедливо считать, что данное готовое изделие используется субъектами предпринимательства. По сути, сборка изделия осуществляется конечным потребителем, что, согласно подп. 4 ст. 1359 Кодекса, не является нарушением исключительного права. Аналогичная проблема характерна для патентов «на применение» лекарственного средства по новому назначению, где фактическое применение осуществляет не аптека, а пациент в своих личных некоммерческих целях. В судебной практике по изобретениям эта проблема была решена в пользу патентообладателей еще до того, как соответствующий подход был закреплен в подп. 4 п. 2 ст. 1358 Кодекса (см., Постановление [4]). Полагаем, будет справедливо применять аналогичный подход и в отношении патентов на промышленный образец, которыми охраняются сборные изделия. Конечная потребительская ценность наборов состоит именно в получении собранной вещи, ведь именно для этого они и предназначены. По сути именно эту потребительскую ценность, а не абстрактный набор и продает распространитель.

Следующий шаг, - разобраться, чем «информированный» потребитель отличается от всех остальных, о чем именно он информирован и насколько хорошо.

Прежде чем приступать к детальному анализу фигуры «информированного потребителя», необходимо обратить внимание на следующий момент: для европейского права на промышленный образец (которое рождено в результате гармонизации законодательства 24 стран - членов ЕС), характерно, что тесты, используемые при оценке патентоспособности дизайна, в свете известных аналогов не могут быть более мягкими, чем тесты, используемые в делах о нарушении прав на дизайн. Согласно Директиве [2], при оценке патентоспособности и при определении сферы действия патента применяются следующие принципы.

Статья 5. Директивы Статья 9. Директивы 1. Дизайн следует рассматривать имеющим индивидуальный характер, если он производит общее впечатление на информированного пользователя, отличающееся от общего впечатления, оказываемого на такого пользователя любым дизайном, который был сделан доступным публике до даты подачи заявки на регистрацию или, если испрашивается приоритет, даты приоритета. 2. В оценке индивидуального характера должна быть учтена степень свободы дизайнера при разработке дизайна. 1. Объем охраны, предоставляемый промышленным правом, должен включать любой дизайн, который не оказывает на информированного потребителя иное зрительное впечатление. 2. При оценке объема охраны степень свободы дизайнера в разработке его дизайна должна быть принята во внимание.

Это не случайно, так как иное означало бы, что патентообладатель может получить объем прав, несоразмерный его творческому вкладу, или распространить свои права на те дизайны, права на которые принадлежат иным лицам или всему обществу.

Применение различных критериев при установлении охраноспособности результата интеллектуальной деятельности и при определении сферы действия охранного документа означало бы политику двойных стандартов. В частности, специалисты в области товарных знаков отмечали перекосы судебной практики, при которых в рамках судебного процесса сходство товарных знаков до степени смешения определяется с позиции рядового потребителя, в то время как в рамках экспертизы применяется иной подход, прописанный в соответствующих рекомендациях Роспатента [29]. Это приводит к тому, что суд с позиции рядового потребителя часто не признает нарушением прав на товарный знак «А» использование обозначения «А+Б», которое не было бы зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду сходства с обозначением «А». Однако в последнее время произошел перелом практики, и подходы к проверке охраноспособности и к установлению нарушения сближаются [30].

Вернемся к промышленным образцам. До 1 октября 2014 г. при оценке патентоспособности промышленного образца помимо требования новизны, к заявленному решению предъявлялось требование оригинальности, в то время как при установлении факта использования промышленного образца использовался методический аппарат, применяемый только при оценке новизны промышленного образца: нарушение патента признается, если изделие не удовлетворяло бы условию «новизна» по отношению к охраняемому промышленному образцу. Российская судебная практика не признавала какого-либо расширения сферы действия патента за те пределы, которые определяются с помощью методологии оценки новизны. С 1 октября 2014 г. произошло серьезное сближение методик оценки патентоспособности и нарушения патента: теперь нарушение признается не только тогда, когда изделие ответчика не удовлетворяет условию «новизна» по отношению к изделию по патенту истца, но и в том случае, когда оно не проходит тест на «оригинальность», описанный в п. 22.5.5 (2.1) Регламента [5]. В нем говорится об оценке сходства общего зрительного впечатления, оставляемого промышленным образцом и ближайшим аналогом. Представляется, что законодатель не случайно отказался от применения в п. 2 ст. 1358 Кодекса других подходов, в частности тех, что описаны п. 22.5.5 (2.2) и (2.3)1 Регламента [5], тем самым оставляя третьим лицам возможность перерабатывать известные решения дизайна до неузнаваемости, пусть даже и чисто механическим, нетворческим образом, и в то же самое время сохраняя критерий творчества как условие предоставления охраны.

Важное следствие принципа соразмерности состоит в том, что во всех случаях, когда изделие ответчика теоретически могло бы получить патентную охрану на законных основаниях несмотря на наличие патента истца, изделие ответчика не может нарушать патент истца. Наиболее ярко данный принцип проявляется в ситуации реального столкновения старшего и младшего патентов на промышленный образец. В действительности принцип соразмерности уже прочно вошел в отечественную судебную практику. В частности, в п. 9 письма [6] говорится о том, что при наличии двух патентов на полезную модель каждый патентообладатель может использовать изобретение по своему патенту до тех пор, пока последний будет не признан недействительным [7]. Видимо, при подготовке письма [6] суд руководствовался тем, что если отличие одного изобретения от другого достойно патента, то использование изобретения по такому патенту не может считаться нарушением более раннего патента. Позже указанный подход был обобщен на ситуации, при которых сталкиваются патенты на изобретения, патенты на полезные модели (по которым экспертиза на момент принятия этих решений еще не проводилась) и патенты на промышленные образцы. В частности, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 01.12.2009. № 8091/09 по делу № А65-26171/-СГ5-28 говорится: «Довод суда кассационной инстанции о различиях в правовом режиме изобретения и полезной модели не вызывает возражений, однако это не влияет на возможность применения указанного в п. 9 информационного письма подхода не только к полезным моделям. Он применим также и к другим объектам, исключительное право на которые признается и охраняется при условии государственной регистрации»2.

Критики этого подхода отмечают [8-10, 20-26], что он фактически подрывает всю патентную систему, поскольку лица, желающие обойти существующий патент, могут легко чем-то дополнить охраняемое изобретение (полезную модель, промышленный образец) и получить свой патент, который будет являться зависимым (п. 4 ст. 1358 Кодекса). Причем, если ранее закон не содержал прямого запрета на использование зависимого объекта патентных прав (косвенный запрет подразумевался в п. 2 ст. 1362 Кодекса о принудительной лицензии), то теперь недвусмысленный запрет содержится в ст. 1358.1 Кодекса. Однако эта критика меньше всего применима к промышленным образцам, поскольку, выдавая патент несмотря на наличие предыдущего патента, патентное ведомство тем самым признает не только отсутствие использования всех существенных признаков более раннего дизайна в более позднем (условие новизны), но и отсутствие сходства между более ранним дизайном и более поздним (условие оригинальности). Что в силу теста, предусмотренного п 2 ст. 1358 Кодекса, это означает, что: промышленный образец по старшему патенту не используется. К тому же, в силу ч. 2 п. 5 ст. 1352 Кодекса (которая в свою очередь ссылается на .ч. 9 ст. 1483 Кодекса) не допускается выдача патента на промышленный образец, содержащий в себе дизайн, идентичный старшему промышленному образцу или производящий такое же общее впечатление, без согласия обладателя старшего патента. Таким образом, в отличие от изобретений и полезных моделей (где зависимые младшие патенты могут законным образом регистрироваться без согласия обладателей старших патентов), методика оценки патентоспособности промышленных образцов в рамках патентной экспертизы в принципе исключает выдачу зависимого патента (это возможно лишь вследствие ошибки экспертизы).

Также проявление данного принципа можно усмотреть в Постановлении ВАС РФ от 31.01.2012 г. по делу ВАС-11025/11 [11]. Его суть состоит в следующем Компания ООО НПК «КОМБИОТЕХ» обратилась в суд с иском к «Серум Инститьют оф Индия Лтд.» о защите патента на вакцину по патенту РФ на изобретение № 2238105. На протяжении судебного процесса ответчик отмечал, что он использует вакцину, которая была известна из патентов ответчика до даты приоритета патента истца. Тем не менее, истолковав объем охраны по патенту расширительно, с учетом доктрины эквивалентов, эксперты признали, что ответчик использует вакцину по патенту. Ответчик оспаривал законность выдачи патента истца, ссылаясь в качестве основания на собственные патенты Тем не менее коллегия Палаты по патентным спорам оставила патент в силе, отмечая его соответствие условиям патентоспособности «изобретательский уровень» и «новизна». В этой ситуации суд вынес решение с учетом принципа соразмерности исходя из того, что либо патент не должен был быть выдан истцу в связи с отсутствием достаточных для признания новизны и изобретательского уровня отличий, либо если отличие настолько существенно, что позволяет признать изобретательский уровень, то в этой ситуации патент не может быть нарушен.

Таким образом, при столкновении двух объектов патентных прав суды уже высказали свое мнение исходя из принципа соразмерности.

Кроме того, в контексте соразмерности объема прав по патенту творческому вкладу, важно будет упомянуть складывающуюся судебную практику, согласно которой даже в тех случаях, когда изделия ответчика подпадали под патент истца ,суды отказывали в признании имевшего места нарушения на том лишь основании, что отличие охраняемого изделия от ранее известных являлось настолько малозначительным (речь шла об отличиях в размерах изделий на уровне допусков формы, обычно имеющих место в силу несовершенства технологии изготовления; и о столь малозначительных содержаниях примесей в стали, что практически любая сталь будет содержать эти примеси в силу их наличия в обычном сырье, соответствующем международным стандартам. Фактически нельзя было провести четкую грань между теми изделиями, которые использовались всеми до и после патента, и теми изделиями, которые охраняются по патенту [27].

Рассмотрим распространенную ситуацию, когда запатентованный промышленный образец имеет общие с прототипом признаки А и Б и отличительные от прототипа признаки В и Г, а изделие конкурента сильно напоминает охраняемое изделие (и ряд других изделий), но не имеет признаков В и Г. Патент скорее всего не был бы выдан, если бы заявленный промышленный образец был лишен признаков В и Г. В этой ситуации тест «на сходство» позволяет говорить об использовании защищенного промышленного образца, если не учитывать тот факт, что на восприятие «информированного потребителя» влияет степень оригинальности запатентованного промышленного образца по отношению к существующему корпусу дизайнов. Учет этого влияния обязателен согласно европейскому законодательству. В частности, п. 2 Статьи 3 Директивы [2] установлен принцип: «Дизайн должен быть защищен правом на промышленный образец в той мере, в которой он является новым и имеет индивидуальный характер». Кроме того, преамбула (13) Директивы [2] указывает, что при прочих равных условиях зарегистрированный дизайн должен получить более широкую охрану, когда зарегистрированный дизайн заметно отличается от корпуса дизайнов, и более узкий объем охраны, когда он лишь незначительно отличается от корпуса дизайнов. В решении Суда ЕС [12] отмечается, что сходство между охраняемым промышленным образцом истца и изделием ответчика обусловлено только теми признаками, которые являются общими для многих известных дизайнов, вследствие чего информированный пользователь будет уделять больше внимания тем признакам, которые отличаются, нежели тем признакам, которые сходны. А в параграфе 35 (II) решения высшей судебной инстанции Англии и Уэльса [13] говорится: «... Если новый дизайн заметно отличается от всего, что имело место ранее, это, вероятно, должно оказывать большее общее визуальное воздействие, чем если бы он “был окружен родственным дизайнами”». Поэтому «защита из ряда вон выходящего нового продукта будет соответственно выше, чем у продукта, который лишь на малую толику отличается от предшествующего уровня техники, хотя в достаточной мере, чтобы иметь индивидуальный характер и быть законным образом зарегистрированным». То есть выдающиеся дизайны оказывают настолько сильное зрительное впечатление, что пространство для отличий, которые не создают иного общего впечатления применительно к таким дизайнам, больше, чем в случае заурядных дизайнов.

Как представляется, учет оригинальности охраняемого дизайна при определении объема его охраны не является какой-то самобытной особенностью европейского права, а скорее лишь отражает психологию информированного потребителя, замечающего сходство между изделиями тем охотнее (несмотря на отдельные отличия), чем сильнее они отличаются от всего, что существовало до этого. Таким образом, необходимо учитывать, что на степень различий в зрительных впечатлениях между охраняемым изделием и изделием ответчика влияет степень отличия охраняемого изделия от всего корпуса дизайнов.

Следует ли под информированным потребителем подразумевать такую же не существующую в природе фигуру, как «средний специалист» в патентном праве, которому приписывают знания всего человечества, накопленные до даты приоритета изобретения или полезной модели, или же этот вымышленный персонаж ближе к фигуре «спешащего идиота»3, которая применяется американскими судами при оценке возможности смешения товарных знаков.

Напомним, что «средний специалист» в патентном праве является лицом, оценивающим соответствие заявленного изобретения требованию патентоспособности «изобретательский уровень», которое в чем-то близко к требованию «оригинальности» промышленного образца. Требование изобретательского уровня означает, что патент выдается не на любое новое предложение, направленное на усовершенствование какого-либо объекта техники, а только на такие предложения, которые не являются очевидными. Это требование направлено на защиту интересов общества и препятствует получению легальной монополии на такие решения, которые в силу своей очевидности легко могут быть созданы даже рядовыми специалистами в данной области техники в рамках рутинной, почти механической деятельности, на основе информации, бывшей во всеобщем доступе до даты приоритета изобретения.

Введение фигуры «среднего специалиста» в патентное законодательство большинства стран связано с необходимостью избежать излишне жестких подходов при оценке изобретательского уровня. Например, наиболее жесткий подход к определению того, что считать очевидным, а что- нет, состоял бы в том, чтобы считать неочевидными только такие средства для решения технических задач, о возможности создания которых нельзя было бы в принципе предположить путем каких-либо умственных операций на основе всех доступных человечеству знаний о подходах, использованных в таком средстве. Этот подход, некоторое время применявшийся в США, носит название flash of genius [вспышка гениальности]. Применение данного подхода привело бы к тому, что изобретениями могли бы считаться только такие решения, которые основаны на случайном открытии какого-либо нового свойства, явления природы в ходе эксперимента, либо на установлении каких-либо закономерностей природы, которые идут вразрез с существовавшими ранее представлениями. Любые решения, к которым кто-либо может прийти на основе теоретического анализа известных закономерностей и их комбинирования с целью решения какой-либо технической задачи, не обладали бы достаточным изобретательским уровнем согласно этому подходу. Поэтому данный подход как крайность не подлежит применению на практике при анализе изобретательского уровня в России.

Также следует избежать крайности, известной в философии и эпистемической логике как «проблема логического всеведения» [14]. Суть этой проблемы яснее всего выражается в утверждении, что при наличии теоретических знаний о каких-либо закономерностях природы любые выводы, полученные при использовании этих закономерностей, по известным правилам являются очевидными любому лицу, которое строго этим правилам следует. Иными словами, данная проблема выражается словами «все очевидно»: при известности определенных логических посылок и правил вывода, известны и все возможные выводы. Решение этой проблемы ведет к следующему. Например, с учетом того, что правила арифметики и алгебры известны, доказательство теоремы Ферма (остававшейся не доказанной на протяжении трех веков), очевидно любому лицу, владеющему соответствующим математическим аппаратом и строго следующему этим правилам, подобно тому, как любому лицу, будет очевидно, что строгое применение операции сложения к числам 2 и 2 дает 4. Этой крайности также следует избегать при анализе изобретательского уровня. Поэтому не любые решения, основанные на комбинировании знаний об известных закономерностях, являются очевидными.

Проблему логического всеведения законодатель, так же как философы и специалисты в эпистемической логике, полностью решить не может и вводит гипотетическую фигуру «среднего специалиста». При этом патентное законодательство не содержит четкого определения, кем является «средний специалист». Предположим, что это гипотетическое лицо, как и эксперт патентного ведомства, проводящее анализ изобретательского уровня, должно иметь доступ ко всем знаниям человечества, известным на дату приоритета заявки. Также допустимо предложить, что «специалист» владеет чем-то, имеющим отношение к той же области техники, к которой относится заявленное изобретение, в большей степени, чем лицо, не являющееся «специалистом», а именно -навыками, применение которых позволяет осуществить на практике какое-либо техническое решение в той области, в которой специалист компетентен. Именно навыки отличают специалиста от любого лица, имеющего доступ к сугубо теоретическим знаниям. Но самое главное: это лицо должно быть лишено той гениальности, которая заставляла математиков столетиями доказывать Теорему Ферма и в итоге ее доказать, и должно быть лишено того сверхчеловеческого упорства, которое заставило Эдисона провести около десяти тысяч безуспешных экспериментов, прежде чем создать лампу накаливания с удовлетворительными показателями. Тем не менее было бы разумно ожидать от «среднего специалиста» элементарных способностей к применению таких общенаучных методов познания, как дедукция и индукция, к построению простейших логических выводов, ведь такими знаниями должны обладать заурядные специалисты.

Из этого следует, что под «средним специалистом» понимается эксперт в той же области техники, к которой относится изобретение, компетенции которого достаточно, чтобы повторить его на практике. Между тем от «информированного потребителя» мы явно не ждем способности к разработке даже тривиального дизайна или к изготовлению охраняемых изделий на практике. В этом состоит отличие «информированного потребителя» от «среднего специалиста». Тем не менее мы вправе ожидать, что «информированный потребитель» способен видеть гораздо больше отличий даже в малом, чем обычный средний потребитель или «спешащий идиот», иначе между ними не существовало бы никаких отличий. Что же касается степени информированности, то поскольку никакой точной границы между средним специалистом и информированным потребителем нельзя провести, в целях правовой определенности можно приписать последнему знание всего корпуса дизайнов, предшествовавших охраняемому промышленному образцу. В этом заключается сходство «информированного потребителя» и «среднего специалиста».

Высказанные предположения о природе информированного потребителя согласуются с практикой судов Европейского Сообщества. В уже упомянутом решении [12] Суд ЕС постановил, что информированный потребитель должен пониматься как «потребитель, стоящий где-то между средним потребителем, на которого ссылаются в делах о товарных знаках, которые не имеют каких-либо специальных знаний и, как правило, не проводят прямого сравнения между сходными товарными знаками, и экспертами в определенной отрасли, проводящими детальную экспертизу». Следовательно, данное понятие необходимо рассматривать как «относящееся не к пользователю средней внимательности, но к достаточно наблюдательному потребителю, и вследствие его личного опыта, и вследствие его глубоких и всесторонних познаний по изучаемому вопросу». Таким образом, сама природа информированного потребителя должна означать, что имея возможность, данный потребитель будет проводить прямое сравнение между дизайнами, которые являются предметами рассмотрения. Кроме того Суд ЕС отметил, что хотя такой потребитель не является дизайнером или техническим экспертом, тем не менее он знает «различные дизайны, существующие в рассматриваемом секторе, обладает определенной степенью знаний особенностей признаков, которые для этих дизайнов в норме характерны, и как результат его интереса к рассматриваемой продукции показывает сравнительно высокий уровень внимательности, когда он ее использует».

В более позднем деле [15] компания Samsung представила на рассмотрение следующие характеристики информированного потребителя, обобщающие предшествовавшую практику европейских судов.

1.

Это пользователь продукта, в котором дизайн должен воплощаться, а не дизайнер, технический эксперт, производитель.

2.

В отличие от среднего потребителя в праве на товарный знак информированный пользователь весьма наблюдателен.

3.

Информированный пользователь, как правило, обладает знаниями всего корпуса дизайнов и признаков дизайна, которые в норме включаются в дизайны, принадлежащие к рассматриваемому сектору.

4.

Информированный пользователь интересуется продуктами и демонстрирует относительно высокую степень внимания, когда он их использует.

5.

Информированный пользователь проводит прямое сравнение спорных дизайнов, если только этому не препятствуют особые обстоятельства или устройства имеют какие-то особенности, которые делают непрактичным или невозможным такое сравнение.

Обращаясь к российским нормативным актам и разъяснениям официальных органов за толкованием понятия «информированный потребитель», нетрудно увидеть, что те же функции (оценка сходства зрительного впечатления), которые входят в компетенцию «информированного потребителя» согласно Кодексу и «информированного пользователя», согласно Директиве [2] и судебной практике ЕС вменяются в обязанности эксперта патентного ведомства в соответствии с пунктом 22.5.5 (2.1) Регламента [5] на первом этапе оценки соответствия заявленного промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность»:

«(2) Существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими характером особенностей изделия, в частности, в случаях если:

(2.1) совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения - ближайшего аналога, соответствующего требованиям п. 9.9.4.2 настоящего Регламента (эффект имитации внешнего вида известного изделия).

При оценке сходства до степени смешения принимается во внимание информация об известных решениях, определяющих внешний вид изделий данного и однородного назначения (об аналоговом ряде) и учитываются ограничения возможностей дизайнеров по разработке решения внешнего вида изделия данного назначения, связанные, в частности, с функциональными особенностями изделия (учет степени свободы дизайнера)».

Во-первых, из этого следует, что в плане «информированности» потребитель, о котором говорится в ст. 1358 Кодекса, не должен чем-то отличаться от эксперта патентного ведомства, который, оценивая сходство промышленных образцов с учетом аналогового ряда, обязан в идеальном случае учитывать все дизайны, ставшие известными где-либо в мире до даты приоритета заявленного промышленного образца, и имеет возможность сравнивать дизайны напрямую, а не по памяти. Отметим, что аналогичные положения содержатся в ст. 5 и 9 Директивы [2] и появились в Регламенте [5] не случайно, в то время как положение о том, что информированный пользователь в отличие от обычного имеет возможность сравнивать дизайны напрямую, а не по памяти, установлено Судом ЕС.

Во-вторых, из этого следует, что информированный потребитель при оценке сходства должен каким-то образом учитывать степень творческой свободы дизайнера.

При этом, как следует из Рекомендаций [16], «оценка ограничений, возникающих при разработке внешнего вида изделия, требует осведомленности в отношении изделий аналогового ряда». В связи с этим относительно информированности эксперта Рекомендации [16] устанавливают, что «при оценке сходства до степени смешения необходимо проводить не только сопоставительный анализ проверяемого промышленного образца и ближайшего аналога, но и анализ аналогового ряда, позволяющий выявить функциональные признаки и сделать вывод в отношении насыщенности аналогового ряда». Из вышесказанного следуют важные выводы относительно фигуры «информированного потребителя»: лицо, проводящее сравнение, должно быть хорошо осведомлено и о существующих ограничениях творческой свободы, дизайнера и об аналоговом ряде. Этот вывод имеет важные практические последствия с точки зрения судебного процесса: каким бы сильным ни был соблазн отказаться от проведения экспертизы, оставляя вопрос сходства на усмотрение суда (согласно п. 13 письма [6]), для подготовки реально обоснованного заключения в делах о нарушении патента на промышленный образец требуется проведение исследования и специальные познания в области дизайна, коими может обладать только эксперт. Социологический опрос рядовых потребителей (часто используемый как доказательство сходства товарных знаков до степени смешения) также не является корректным доказательством, поскольку информированный потребитель должен обладать гораздо более глубокими познаниями корпуса дизайнов, чем можно было бы ожидать от рядового потребителя. Возникает вопрос: если рядовой потребитель не может судить о сходстве общего впечатления, так как не владеет знаниями аналогового ряда, то откуда эти знания могут появиться у эксперта в рамках экспертизы, назначенной судом, если он, в отличие от эксперта патентного ведомства, не вправе самостоятельно собирать какие-либо доказательства? Ответ может быть только один: информацию об аналоговом ряде эксперт может получить только от суда (если она была предложена в качестве доказательства сторонами процесса).

В европейской судебной практике влияние ограничений творческой свободы дизайнера проявляется в том, что внимательность информированного потребителя к деталям сравниваемых дизайнов должна быть тем выше, чем сильнее стеснена свобода дизайнера (перекличка с условием «оригинальность»). Согласно решению Суда ЕС [17], «чем большей свободой пользуется дизайнер при разработке дизайна, тем менее вероятно, что минимальные отличия между рассматриваемыми в деле дизайнами будут достаточны для того, чтобы оказывать разные общие впечатления на информированного пользователя. И наоборот, чем более ограничена свобода дизайнера в разработке дизайна, тем более вероятно, что минимальные отличия между рассматриваемыми в деле дизайнами будут достаточны для того, чтобы оказать на информированного потребителя разное общее впечатление. Поэтому, если дизайнер пользуется большой свободой в разработке дизайна, это усиливает убежденность в том, что дизайны не имеют заметных отличий, производящих на информированного потребителя одинаковое зрительное впечатление».

Регламент [5] умалчивает о том, как именно лицо, оценивающее сходство, должно учитывать степень творческой свободы дизайнера и аналоговый ряд. Некоторые пояснения приводятся в Рекомендациях [16], где, в частности, проанализировано сходство общего зрительного впечатления в одном из простейших случаев, когда сравниваемые изделия отличаются своими доминантными признаками:

«Общие впечатления, производимые проверяемым и противопоставленным промышленными образцами, могут быть признаны не совпадающими в том случае, если:
проверяемому промышленному образцу присущ один или более доминантных признаков, не присущих ближайшему аналогу;
ближайшему аналогу присущ один или более доминантных признаков, не присущих проверяемому промышленному образцу».

Под «доминантными признаками» в Рекомендациях [16] понимаются «господствующие признаки», «элементы внешнего вида, явно выделяющиеся из признаков, образующих композицию, своим размером, формой, конфигурацией, образностью, тоном, цветом и другими свойствами».

Таким образом, лицо, оценивающее зрительное сходство изделий (эксперт или информированный потребитель) может констатировать отсутствие сходства, если какие-либо изделия отличаются составом доминантных признаков, не углубляясь в тонкие материи.

Если же состав доминантных признаков одинаков, Рекомендации [16] предлагают анализировать отличия в нюансировке. Именно при проведении такого анализа «следует учитывать ограничения возможностей дизайнера, которые имели место при разработке проверяемого промышленного образца».

В Регламенте [16] приводятся два типа ограничений:

-

«функциональные ограничения», обусловленные тем, что промышленный образец «должен одновременно обеспечивать как возможность выполнения изделием его функций, так и внешнюю привлекательность (эстетичность) изделия»;

-

«насыщенность аналогового ряда (многообразие известных форм изделий того же назначения)».

В этом состоит первое расхождение с практикой европейских судов, согласно которой насыщенность аналогового ряда безусловно учитывается при определении объема правовой охраны промышленного образца, но к ограничениям творческой свободы дизайнера не относится.

Согласно Рекомендациям [16], чем сильнее ограничена свобода дизайнера по созданию дизайна, производящего принципиально иное зрительное впечатление, тем менее сходными должны быть для лица, осуществляющего сравнение, зрительные впечатления, оставляемые изделиями, отличающимися только нюансными признаками:

«Чем выше «функциональность» изделия, чем большее количество функциональных признаков свойственно изделию данного вида, и тем больше ограничены возможности дизайнера по созданию оригинального внешнего вида изделия, производящего принципиально новое общее впечатление. Это обстоятельство также необходимо принимать во внимание при анализе отличий сравниваемых промышленных образцов с целью установления сходства (либо несходства) производимых ими впечатлений.

Другим ограничивающим фактором является насыщенность аналогового ряда (многообразие форм). Чем больше разработано образцов внешнего вида изделия, тем труднее создать принципиально отличающийся образ, внешний вид изделия, производящий принципиально новое впечатление. Поэтому чем шире представлен ассортимент изделия на рынке, тем больше ограничены возможности дизайнера по созданию внешнего вида производящего новое, отличное от других промышленных образцов впечатление».

Что касается первого ограничения, Рекомендации [16] не содержат самого важного, а именно - пояснения, как конкретно должно учитываться ограничение функциональностью. Второе утверждение является спорным, так как насыщенность аналогового ряда может одинаково свидетельствовать и о том, что придумать что-то новое действительно сложно, и о том, что это тем не менее возможно, раз уж у предшественников это уже получалось. Ответ на вопрос о том, как согласно Рекомендациям [16] учитываются «ограничения возможностей дизайнера по созданию внешнего вида изделия», находится после знакомства с примером, в котором рассматривается дизайн бутылки. Согласно примеру, к ограничениям относятся:

-

функциональные ограничения «создатель бутылки должен предусмотреть как минимум объемную форму и отверстие»и

-

широкий аналоговый ряд: «бутылка как изделие имеет многовековую историю. Она имеет множество аналогов, составляющих насыщенный аналоговый ряд, представляющий собой многообразие мало отличающихся форм. Таким образом, с одной стороны, техническая функция бутылки как изделия, а с другой стороны, насыщенный аналоговый ряд, существенно ограничивают возможности создания принципиально отличающегося образа внешнего вида изделия, производящего принципиально новое впечатление. Поэтому в случае бутылки даже небольшие отличия в выполнении доминантных признаков (нюансировка исполнения доминантных признаков) могут привести к выводу об отличии общих впечатлений, производимых сравниваемыми промышленными образцами».

Однако и этот пример недостаточно ясен, поскольку далее приводятся результаты сравнительного анализа, из которых следует, что, несмотря на множество отличий в нюансировке бутылки, решение не обладает оригинальностью.

Также в Рекомендациях [16] содержится указание о том, что вес, который придает отличиям лицо, оценивающее сходство, будет разным в случае плоскостных и объемных промышленных образцов. А именно «общий принцип состоит в том, что при анализе на предмет сходства общих впечатлений требования к наличию отличий в отношении объемных промышленных образцов, как правило, должны быть ниже, чем требования к наличию отличий в отношении плоскостных промышленных образцов».

У приведенной методики есть ряд недостатков:

-

во-первых, она не дает четкого ответа, как оценивать отличия в нюансных признаках в пограничных ситуациях;

-

во-вторых, как в силу здравого смысла, так и по причине внутренних противоречий в Рекомендациях [16], методика, согласно которой предлагается учитывать широту аналогового ряда, не заслуживает доверия;

-

в-третьих, в Рекомендациях [16] по непонятной причине не рассматриваются иные ограничения творческой свободы дизайнера (помимо функциональных ограничений и аналогового ряда; относительно последнего вообще непонятно, почему авторы рекомендаций относят его к ограничениям).

Попробуем разобраться, как именно подходы, выработанные в европейской судебной практике, могут обогатить методологию оценки сходства зрительного впечатления.

Во-первых, полагаем, что перечень ограничений творческой свободы дизайнера должен быть расширен. Помимо необходимости придания объекту техники определенной функциональности творческую свободу дизайнера могут ограничивать и другие факторы. Многие из них хорошо известны в германской правовой доктрине как факторы, исключающие творческий характер произведения, учитываемые при оценке творческого характера произведений. Это необходимо для разграничения произведений с незначительной творческой составляющей (т.н. «мелкая монета»), которые, тем не менее, охраняются авторским правом, и решений вовсе не охраняемых авторским правом, либо решений охраняемых с помощью правовых институтов sui generis, например, решениями в области дизайна, охраняемых патентами на промышленный образец [18]:

-

«творческая задача (создание изделия, соответствующего актуальным тенденциям моды, соответствующего определенному стилю в моде, стилизованного под определенную эпоху в дизайне);

-

ограничения, связанные с функционированием изделия во взаимодействии с другими изделиями (например, ограничения формы, связанные с тем, что заявленная деталь взаимодействует с другими деталями);

-

ограничения, связанные с достигнутым техническим уровнем изделий определенного назначения (дизайнер не изобретает новые подходы к преодолению проблем технического характера);

-

необходимостью соответствия требованиям нормативно-технической документации, требованиям законодательства;

-

невозможность выполнения изделия вопреки существующему уровню развития техники (например, трудно предложить плоский экран, чей цвет в выключенном состоянии отличается от черного);

-

необходимость соответствия общим техническим требованиям по прочности, износостойкости и т.п.;

-

ограничение выбора материалов, из которых изготавливается изделие;

-

экономические факторы;

-

необходимость выполнения изделием заданных функций;

-

необходимость соответствия изделия требованиям сенсорной физиологии человека;

-

необходимость соответствия требованиям эргономичности;

-

широта либо скудость художественно-выразительных средств решения задачи;

-

наличие общепринятых (стандартных) средств и способов выражения определенной идеи».

Осведомленность информированного потребителя о существующих ограничениях творческой свободы дизайнера сложным образом влияют на то, как он оценивает сходство общего зрительного впечатления. Информированный потребитель в отличие от рядового отчетливо понимает, что выбор дизайна изделия не совсем произволен: вариации конструкции и формы изделий в корпусе дизайнов ограничиваются либо назначением, либо известным уровнем достижений технической науки о конструировании изделий определенного назначения, а большая ч. изделий несет на себе отпечаток функциональных ограничений. С одной стороны, признаки сравниваемых дизайнов, которые сформированы исключительно или преимущественно под влиянием перечисленных факторов так, что это не потребовало от дизайнера каких-то индивидуальных творческих решений, превышающих по своему уровню то, что для среднего дизайнера представляет собой рутинную механическую работу, - не должны иметь большого веса для информированного потребителя при установлении сходства зрительного впечатления (согласно Регламенту [5] охрана не предоставляется таким решениям, отличие которых от известных заключается в разного рода переработках, имеющих механический, не творческий характер, даже если такие переработки ведут к изменению внешнего вида промышленного образца до неузнаваемости).

Даже если такие признаки являются доминирующим и — в силу частоты их употребления в корпусе дизайнов, потребитель перестал воспринимать их как нечто особенное. С другой стороны, информированный потребитель будет заострять свое внимание на признаках, которые появились в результате успешного преодоления вышеперечисленных ограничений дизайнером, даже если такие признаки не являются доминирующими и для рядового потребителя могут показаться незначительными. Такие признаки крайне редко встречаются в корпусе дизайнов.

Например, несмотря на кажущуюся простоту формы первого телефона Apple само существование полнофункционального изделия с тонким корпусом сделалось возможным только благодаря миниатюризации и рациональной упаковки электронных компонентов, которая не была легко достижима на предшествующем уровне технического развития. Вот почему для информированного потребителя такая форма будет оригинальной, в то время как для потребителя, незнакомого с проблематикой конструирования смартфонов, такой дизайн может показаться неоригинальным в сравнении с известными телефонами с прямоугольным корпусом.

Такое понимание влияния ограничений на зрительное впечатление согласуется с содержанием ст. 1352 Кодекса, в которой говорится о том, что признаки технического характера никак не должны учитываться при определении объема охраны промышленного образца (4 абз. п. 1 ст. 1352 Кодекса) или при установлении его патентоспособности (согласно п. 3 ст. 1352 Кодекса оригинальность оценивается только с учетом признаков, имеющих творческий характер; согласно ч. 1 п. 5 ст. 1352 Кодекса не предоставляется правовая охрана решениям, все признаки которых обусловлены исключительно технической функцией изделия).

Широта аналогового ряда должна учитываться не как разновидность ограничений творческой свободы дизайнера (в этом случае возникает противоречие, о котором мы упомянули выше), а как фактор, влияющий на объем правовой охраны по патенту. Сама по себе широта аналогового ряда не говорит ни о чем кроме уровня спроса на товар определенного назначения и количества времени, прошедшего с момента его изобретения. Может показаться, что аналоговый ряд очень широк, но несмотря на использование одних и тех же выразительных средств дизайнерам тем не менее удается создавать изделия сильно отличающиеся по внешнему виду. Но даже если это не удается, то не обязательно свидетельствует о каких-то ограничениях, а может говорить о том, что спрос на данный товар не зависит от его эстетических характеристик (например, промышленные станки, сложное медицинское или научное оборудование). Сложность создания иного по внешнему виду изделия, когда уже существует множество изделий того же назначения, не зависит от количества этих изделий, поскольку дизайнер свободен в том, чтобы выбрать любую форму из бесчисленного множества возможных форм, а сдерживают его лишь ограничения технического характера, о которых мы поговорим отдельно.

Именно из анализа общего разнообразия приемов, применяемых в корпусе дизайнов, вытекает высказанное в Регламенте [5] соображение о том, что при прочих равных условиях требования к степени отличий плоскостных промышленных образцов (этикеток, обложек и т. п.) должны быть более высокими, чем для объемных промышленных образцов, т. к. уже само по себе великое множество изделий полиграфической продукции, создающих абсолютно различное зрительное впечатление, говорит об отсутствии серьезных ограничений, в то время как анализ корпуса дизайнов, например электрических чайников, свидетельствует о том, что дизайнеры намного консервативнее. Однако дело здесь вовсе не в технических ограничениях (сейчас не представляет проблемы создать функциональный чайник в форме летающей тарелки или подводной лодки), а в том, что такое изделие будет пользоваться ограниченным спросом. Таким образом, информированный потребитель должен учитывать корпус дизайнов в целом как показатель реальной возможности (или отсутствия таковой) дизайнера создавать изделия, производящие принципиально иное зрительное впечатление.

Аналоговый ряд следует учитывать с точки зрения его влияния на объем правовой охраны по патенту на промышленный образец, о чем мы рассказывали выше: чем сильнее изделие по патенту истца отличается от всего корпуса предшествующих дизайнов, тем сильнее должно отличаться изделие ответчика, чтобы произвести иное общее впечатление на информированного потребителя. Также аналоговый ряд следует учитывать с точки зрения оценки: отличается ли изделие ответчика от изделия по патенту истца настолько, что могло бы удостоиться патентной охраны; ведь в этом случае оно удовлетворяло бы условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность» и не было бы признано сходным с изделием по патенту истца. Аналоговый ряд следует анализировать в целом с точки зрения установления способности отличительных признаков изделия ответчика притягивать внимание потребителя и формировать принципиально иное зрительное впечатление, чем изделие по патенту истца. Эта способность зависит от частоты, с которой те или иные признаки встречаются в корпусе дизайнов. Сходство сравниваемых дизайнов должно быть выше для информированного потребителя, если отличия изделия ответчика от изделия по патенту истца выражается в использовании ответчиком слабых, банальных, дизайнерских приемов, набивших оскомину (пользуясь терминологией, применяемой в товарных знаках, если сходные знаки отличаются только «слабыми» элементами), на которых потребитель перестал заострять внимание как на чем-то оригинальном. Следует сразу оговориться, что сама по себе известность того или иного дизайнерского приема в единичных источниках не делает его автоматически слабым; таким он может стать только в результате длительного интенсивного использования. Этой ошибкой иногда грешат эксперты патентного ведомства, объединяя прототип с единичным источником, из которого известно использование оригинального отличительного приема подобно тому, как это происходит при установлении соответствия изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень». Практически любой дизайнерский прием так или иначе известен, но применение известных приемов не означает, что их сумма не оригинальна, подобно тому, как известность слов, использованных в стихотворении, не означает отсутствие оригинальности самого стихотворения.

Суммируя подходы к оценке зрительного впечатления, по Рекомендациям [16] с подходами, выработанными в европейской судебной практике, можно предложить следующие факторы, которые должны учитываться при оценке сходства неидентичных дизайнов в рамках судебного процесса.

Факторы в пользу сходства (соответствующие сведения о корпусе дизайнов предоставляются, как правило, истцом) Факторы, опровергающие сходство (соответствующие сведения о корпусе дизайнов предоставляются, как правило, ответчиком) 1. В изделии ответчика не используется его патент. 2. Патент ответчика относится не к изделию ответчика в целом, а только к его патентоспособной ч. или к элементу. 3. Патент ответчика был оспорен по мотивам отсутствия новизны или оригинальности в свете дизайна, известного из патента истца или аналогичного дизайна (аннулирование патента, например, в связи с более ранним раскрытием дизайна изделия ответчика самим ответчиком, очевидно, не доказывает сходство с дизайном истца). Наличие у ответчика собственного патента на промышленный образец, относящийся к спорному изделию в целом (а не к его оригинальной ч. или элементу). Причем собственный патент используется в изделии ответчика. Хотя изделие ответчика больше походит на известное изделие, нежели на охраняемое, тем не менее, в изделии ответчика использованы именно те признаки охраняемого изделия, которые делают его новым и оригинальным, а не какие-либо иные признаки, следовательно, сфера действия патента истца не распространяется на известное изделие, но охватывает изделия ответчика. Изделие ответчика имеет такой же дизайн, как у иного изделия, известного до даты приоритета по патенту истца (известное изделие), либо изделие ответчика больше походит на известное изделие (или отличается от него переработками нетворческого характера), нежели на изделие истца, следовательно, истец не может претендовать на охрану того, на что он в принципе не мог бы получить патент. Все доминантные признаки охраняемого изделия использованы. 1. Не использован хотя бы один из доминантных признаков. 2. Имеется хотя бы один доминантный признак, отсутствующий в охраняемом изделии Сходные признаки (признаки охраняемого изделия, сходные с изделием ответчика) выбраны произвольным образом, либо даже вопреки существующим ограничениям творческой свободы дизайнера. Информированный потребитель заострит на них свое внимание. 1. Сходные признаки всецело или преимущественно обусловлены действовавшими ограничениями творческой свободы дизайнера, например, ограничениями функционального характера. Такие признаки при оценке зрительного впечатления информированным потребителем могут полностью игнорироваться. 2. Отличающиеся признаки (признаки изделия ответчика, отсутствующие в охраняемом изделии) выбраны произвольным образом либо даже вопреки существующим ограничениям творческой свободы дизайнера. Информированный потребитель заострит на них свое внимание. Охраняемое изделие имеет из ряда вон выходящий дизайн по отношению к корпусу дизайнов Охраняемое изделие имеет заурядный дизайн в сравнении с корпусом дизайнов. Несмотря на обилие вполне заурядных дизайнов, корпус дизайнов изобилует решениями, сильно отличающимися от подавляющего большинства. Следовательно, в действительности не существует серьезных ограничений по созданию изделий, создающих принципиально иное зрительное впечатление. Дизайны, сильно отличающиеся от остальных, занимают весьма незначительную долю в корпусе дизайнов. Следовательно, создание изделий, создающих принципиально иное зрительное впечатление, было осуществимой, но чрезвычайно сложной задачей, что свидетельствует о наличии ограничений.

Как следует из данной таблицы, вывод эксперта во многом будет продиктован сведениями о корпусе дизайнов, которые эксперт получит от суда (то есть фактически - от сторон процесса), что серьезным образом повышает планку требований к компетентности судебных представителей, ведущих дела о нарушении прав на промышленный образец.

В связи с тем, что с 1 октября 2014 г. законодательство более не предусматривает анализ перечня существенных признаков (ПСП) ни при установлении патентоспособности промышленного образца, ни при определении сферы действия патентных прав, возникает вопрос: должен ли как-то учитываться ПСП, содержащийся в подавляющем большинстве действующих сейчас патентов?

Прежде всего следует отметить, что по делам о нарушении патента в период до 1 октября 2014 г. ПСП должен обязательно учитываться. Что касается современного периода, нужно заметить, что после вступления закона в силу у многих патентообладателей и их представителей возникла иллюзия о том, что отныне сфера действия патента более не ограничена ПСП, и те признаки, которые ранее были существенными, поскольку содержались в ПСП, отныне можно не учитывать, если это по каким-то причинам больше невыгодно, - называя существенными другие признаки.

Итак, найдем ответ на второй вопрос: какие признаки российское законодательство относило к существенным, и действительно ли ПСП содержит существенные признаки или нет?

До 1 октября 2014 г. перечень существенных признаков принимался во внимание при установлении соответствия заявленного промышленного образца условию патентоспособности «новизна» (п. 22.5.4 Регламента [5]).

Установление факта использования запатентованного промышленного образца в том или ином изделии осуществлялось исключительно на основе анализа: содержатся ли в изделии все без исключения признаки по перечню существенных признаков, имеющихся в патенте, или нет.

Действующий Кодекс относит к существенным признакам промышленного образца «признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия». Эта формулировка практически не отличается от ранее действовавшей, кроме того, что эргономические признаки больше не относятся к существенным.

Регламент [5] не содержит какой-либо дополнительной информации о том, какие признаки следует относить к существенным, и лишь отсылает нас обратно к п. 1 ст. 1352 Кодекса (см. п. 22.5.5 Регламента [5]).

При этом из 1 абз. п. 22.4 (2) Регламента [5], следует, что законодательство не содержало обязательного требования о том, чтобы перечень существенных признаков включал в себя все существенные признаки (т.к. никаких негативных правовых последствий в случае отсутствии в перечне существенных признаков, составленного заявителем, - каких-либо признаков, которые, по мнению эксперта, являются существенными, не устанавливается).

Также из абз. 2 п. 22.4 (3) Регламента [5] следует, что перечень существенных признаков мог содержать признаки такие, которые существенными не являются (их наличие в перечне существенных признаков не было основанием для отказа в выдаче патента).

Таким образом, понятия «существенный признак» и «признак по перечню существенных признаков» никогда не были тождественными, а заявитель мог по своему желанию не включать в ПСП ч. доминантных признаков, участвовавших в формировании зрительного впечатления, если это ограничивало объем прав по патенту, и включать нюансные признаки вместо доминантных, если оригинальными были именно те ч. изделия, которые не занимали господствующего положения в композиции.

Поэтому, если бы законодатель не предусмотрел анализ сходства зрительного впечатления при установлении факта использования промышленного образца, - с отменой перечня существенных признаков правообладатели бы не выиграли, а наоборот - потеряли. Если раньше в изделии устанавливали наличие только тех признаков, которые были включены в перечень, то теперь необходимо устанавливать наличие всех признаков, которые подпадают под определение существенных: «признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия» (то есть, по сути, все признаки изделия, отраженные на изображениях в патенте, которые видны невооруженным глазом).

Отмена ПСП привела к устранению несуразности, ранее отмеченной в ст. Ревинского О. В. [19], когда нарушение могло быть признано в отношении абсолютно не похожих друг на друга изделий только потому, что в них использованы все признаки, содержащиеся в ПСП. В настоящее время такие ситуации трудно себе представить, поскольку существенные признаки больше не исчерпываются теми признаками, которые указаны в ПСП.

После выявления последствий исключения упоминания ПСП из п. 2 ст. 1358 Кодекса постараемся разобраться какое правовое значение у него все же осталось, так как могло сложиться ложное впечатление, что оно полностью утрачено. По нашему мнению, значение перечня существенных признаков по-прежнему сохраняется в том плане, что никакие признаки, содержащиеся в нем, не могут быть исключены из рассмотрения, даже если они в настоящее время перестали удовлетворять требованиям абз. 4 п. 1 ст. 1352 Кодекса в действующей редакции.

Во-первых, ПСП должен приниматься во внимание, когда речь идет о признаках, влияющих на эргономические свойства изделия, которые признавались существенными на дату подачи заявки, на выдачу патента. Бездумное исключение таких признаков из числа существенных означало бы, что в делах о нарушении патента критерий зрительного сходства мог применяться даже к тем промышленным образцам, чья патентоспособность на момент подачи заявки была обусловлена исключительно их эргономическими, а не эстетическими качествами.

Во-вторых, необходимо учитывать саму природу патентного права, которое, в отличие от авторского права, чье действие распространяется не только на произведение в целом, но и на его ч., патентное право подразумевает охрану объекта в целом. Части запатентованного дизайна не охраняются (если они не были заявлены к охране как таковые при испрашивании патентной охраны), пусть даже они отличаются только отсутствием какого-либо единичного признака. Таким образом, если патентом охраняется поезд со свистком, это никоим образом не означает, что каким-то образом охраняется свисток (отдельно от поезда), или поезд (отдельно от свистка). В этой связи неправомерно расширять охрану, предоставленную объекту в целом, на его самостоятельную часть. К тому же промышленные образцы относятся к другой категории объектов охраны, которые допускают совмещение как патентно-правового режима охраны, так и авторско-правового режима. Поэтому, если патентообладатель полагает, что его право на дизайн части изделия было нарушено — он не лишен возможности защищать дизайн теми способами, которые предусмотрены законом для произведений декоративно-прикладного или изобразительного искусства.

В-третьих, «пересмотр» признаков по перечню с учетом изменений в законодательстве означал бы расширение прав одного субъекта гражданского оборота (патентообладателя) в ущерб правам неограниченного круга лиц, что противоречило бы основным принципам гражданского права, которое основано на признании равенства всех субъектов гражданского оборота (см. п. 1 ст. 1 Кодекса). В своем недавнем Постановлении [28] Президиум Суда по интеллектуальным правам, вопреки мнению специалистов, пришел к принципиальному выводу о невозможности изменения предмета охраны по первоначально выданному патенту или расширения прав по патенту за пределы первоначально предоставленного объема, несмотря на то, что такое изменение или расширение не нарушало бы букву закона.

В-четвертых, это привело бы к дестабилизации гражданского оборота и убыткам для тех лиц, которые, полагаясь на перечень существенных признаков, приложенный к патенту, и действуя добросовестно, уже приступили к использованию близкого по внешнему виду художественно-конструкторского решения. Это нарушило бы принцип неприкосновенности частной собственности, установленный п. 1 ст. 1 Кодекса.

В-пятых, отказ патентообладателя от ограничения сферы своих патентных прав перечнем существенных признаков с целью отстранения от использования патента лицом, которое законным образом приступило к использованию сходного художественно-конструкторского решения до 1 октября 2014 г. может рассматриваться как форма недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 и п. 1 ст. 10 Кодекса), влекущее за собой отказ в защите прав (п. 2 ст. 10 Кодекса), поскольку патентообладатель не может добросовестно заявлять о существенности тех или иных признаков при испрашивании правовой охраны (когда это выгодно с точки зрения патентных перспектив), а при других обстоятельствах - утверждать прямо противоположное, что эти признаки существенными не являются и сфера действия патента простирается за пределы, установленные перечнем (когда какие-то из признаков, включенных в перечень становятся невыгодными).

В-шестых, произвольное исключение из рассмотрения каких-либо признаков из ПСП, недопустимо также и потому, что никем и никогда не проверялось: является ли решение, охарактеризованное оставшимися признаками патентоспособным или нет, соответствовало ли оно условию патентоспособности «новизна» с такой совокупностью признаков или нет. Вполне может оказаться, что патент на охраняемое решение никогда не был бы выдан, если бы не признаки, которые патентообладатель хотел бы исключить из рассмотрения в деле о нарушении патента. Так же легко себе представить, когда решение, лишенное указанных признаков, совпадет с каким-то из ранее известных аналогов и в силу этого не будет удовлетворять условию патентоспособности «новизна». Еще легче представить нечто подобное в отношении условия патентоспособности «оригинальность». Таким образом, допущение произвольного отказа от признаков по перечню означало бы, что патентообладатель по своему усмотрению «мог бы жать, где не сеял, и собирать там, где не рассыпал».

На момент завершения подготовки настоящей статьи на Официальном интернет-портале правовой информации были размещены новые правила составления и рассмотрения заявок на регистрацию промышленных образцов, вступающие в силу 27 января 2016 г., где сказано, что под «информированным потребителем» понимается «гипотетическое лицо, которое будет пользоваться изделием, в котором воплощен промышленный образец, проявляющее интерес к изделиям такого же или однородного назначения и, как следствие, имеющее знания о том, какие признаки внешнего вида обычно имеются у таких изделий».

Как мы видим, такое определение в целом не противоречит положениям, высказанным в нашей статье, за тем исключением, что законодатель для целей патентной экспертизы приблизил понятие «информированный потребитель» к европейскому аналогу «информированного пользователя». Приведет ли это к расколу в интерпретации категории «информированного потребителя» в судебной практике и в патентной экспертизе покажет время…

[1]

Закон наносит удар по перечню существенных признаков // Информационный бюллетень Городисский и партнеры патентные поверенные и юристы № 3 (105) 2015.

[2]

Директива ЕС о правовой защите промышленных образцов 98/71/EC.

[3]

Положение Европейского союза о промышленных образцах от 05.01.2002 № 6/2002.

[4]

Постановление 10 ААС от 28 сентября 2010 г. по делу N А41-31159/09.

[5]

Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец. Утв. приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 325.

[6]

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности».

[7]

Постановление Президиума ВАС РФ от 01.12.2009 г. № 8091/09 по делу № А65-26171/-СГ5-28.

[8]

Мещеряков В.А. У них свой патент, а у нас свой // Патентный поверенный. 2010. N 2. С. 33; N 3. С. 14.

[9]

Джермакян В.Ю. К вопросу о столкновении патентов с одинаковыми или эквивалентными признаками // Гражданин и право. 2010. № 10. С. 42-53.

[10]

Гаврилов Э.П. О «столкновениях» исключительных прав // Хозяйство и право. 2010. № 10.

[11]

Постановление ВАС РФ от 31.01.2012 г. по делу ВАС-11025/11.

[12]

Решение Европейского Суда Справедливости по делу PepsiCo, Inc. v Grupo Promer Mon Graphic SA C-281/10 P.

[13]

Решение Высокого Суда Англии и Уэльса по делу 936 компании Procter & Gamble, Co v Reckitt Benckiser (UK) Ltd.

[14]

http://www.rae.ru/fs/pdf/2013/8-1/31901.pdf «ПРОБЛЕМА ЛОГИЧЕСКОГО ВСЕВЕДЕНИЯ И ЕГО ТЕОРЕТИКО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ».

[15]

Решение Высокого суда Англии и Уэльса от 2013 г. по делу Samsung Electronics (UK) Ltd против Apple, Inc.

[16]

Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на промышленные образцы. Утв. приказом Роспатента от 31.03.2009 № 48.

[17]

Решение Европейского Суда Справедливости от 21 мая 2015 по объединенному делу T-22/13 и T-23/13.

[18]

Кашанин А.В. Минимальный уровень творческого характера произведений в авторском праве Германии // Законодательство и экономика. 2009. № 12.

[19]

Ревинский О.В. Нужен ли перечень существенных признаков для промышленных образцов? // Патентный поверенный. 2009. № 4. С. 33 - 38.

[20]

Джермакян В.Ю., Дедков Е.А. Коллизия патентных прав: обоснован ли новый подход Высшего арбитражного суда РФ?// Патенты и лицензии. 2008. № 9. С. 2.

[21]

Гаврилов Э.П. Исключительное право, принадлежащее нескольким лицам // Хозяйство и право. 2009. № 3.

[22]

Джермакян В.Ю. К вопросу о столкновении патентов с одинаковыми или эквивалентными признаками // Гражданин и право. 2010. № 10.

[23]

Джермакян В.Ю. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный комментарий, практика применения, размышления). 3-е изд., перераб. и доп. М.: ИНИЦ «Патент», 2014.

[24]

Джермакян В.Ю. Толкование объема прав по патентной формуле и доктрина эквивалентов в современном российском патентном праве. М.: ИНИЦ «Патент». 2014.

[25]

Джермакян В.Ю. Столкновение патентов: эволюция судов // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2014. № 2. С. 16.

[26]

Джермакян В.Ю. Столкновение патентов на промышленный образец и на полезную модель // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2015. № 7. С. 45 - 51.

[27]

Джермакян В.Ю. Ограничения расширительного толкования признаков патентной формулы //Патентный поверенный. 2014. № 2. С. 20 – 26.

[28]

Постановление Президиума Суда по Интеллектуальным Правам от 07.12.2015 г. № СИП-32/2015.

[29]

Зуйков С.А. Вопрос факта. Последствия рассмотрения судами сходства до степени смешения с позиции рядового потребителя // Журнал Суда по Интеллектуальным правам. 2015. № 7.

[30]

См. мотивировочную ч. Постановления Суда по интеллектуальным правам от 16 ноября 2015 г. по делу N А32-33266/2014.

[31]

Автореферат диссертации О. Л. Алексеевой на соискание степени кандидата юридических наук «Совершенствование российского законодательства о промышленных образцах». 2005 г.

[32]

Савицкий, П.Е. Право на дизайн ЕС и будущее право на промышленный образец РФ: полезные сходства и необъяснимые различия [Текст] / П.Е. Савицкий // Интеллектуальная собственность: теория и практика: науч.- практ. конф. «Петербургские коллегиальные чтения - 2013», СПб., 26-28.06.2013 г. : сб. докл. / СПб коллегия пат. поверенных. - СПб: ООО «ПиФ. com», 2013. - С. 55-58.

[33]

Ушаков В. А. Условия патентоспособности промышленных образцов в России // Патенты и лицензии. 2012. № 1, с. 20.

 

---