В.А. Питов,
кандидат химических наук,
генеральный директор НП «Интелл-Защита»

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 2 (28), июнь 2020 г., с. 89-94

Теме эквивалентности признаков в технических решениях посвящено много публикаций в периодике и Интернете. Тем не менее в ней осталось много белых пятен и противоречий, особенно в её практическом применении. Такое положение сложилось в первую очередь ввиду отсутствия конкретного нормативного определения понятия «эквивалентный признак», а также методики определения эквивалентности признаков. Само определение введено и использовано в ГК РФ (п. 3. ст. 1358). Может сложиться впечатление, что законодатель отдал в полное распоряжение толкование и практическое использование указанного понятия специалистам по интеллектуальным правам. Однако внимательное рассмотрение этого нормативного положения и строгое его использование вкупе с рекомендациями регламентов Роспатента позволяет получить обоснованные результаты, хотя это исследование исключительно трудоемко.

На практике установление эквивалентности признаков осуществляется специалистами на основании ряда концептуальных положений, каждое из которых представляет собой условие осуществления эквивалентности и/или характеристику эквивалентного признака при его раскрытии. Основная концепция этих положений разработана в США еще в XIX веке и сформулирована как возможность проявления одной сущности технического решения в различных формах и защиты этих форм в целях обеспечения прав патентовладельца [1]. Впоследствии эти положения развивались и в настоящее время используются в большинстве стран с незначительными различиями. Совокупность этих положений принято называть «доктрина эквивалентов». В нашей стране также часто встречается название «теория эквивалентов». На основании этих концептуальных положений определяют эквивалентность признака, т.е. соответствие рассматриваемого (верифицируемого) признака каждому из положений доктрины относительно базового. Таким образом, положения доктрины по факту являются критериями эквивалентности, и, соответственно, использование этих критериев представляет собой определенную методику.

Положения доктрины эквивалентов с незначительными различиями используются в большинстве стран членов ВОИС. В Российской Федерации основы используемой ныне доктрины были заложены еще в СССР и нашли свое отражение в ряде нормативных инструкций, связанных с экспертизой изобретений и выплатой авторских вознаграждений за их использование [2-5].

В настоящее время по большинству положений доктрины эквивалентов в РФ в процессе ее обсуждения выявился определенный консенсус [7-10]. На этом основании эквивалентными признаками относительно признаков формулы изобретения можно считать признаки, удовлетворяющие следующим критериям.

1.

Заменяющие признаки не изменяют сущности изобретения, т.е. не должно изменяться назначение изобретения.

2.

При замене признаков изобретения эквивалентами признаками (другими техническими элементами/средствами) должен достигаться тот же технический результат.

3.

Заменяющие признаки (технические решения) должны быть известны в данной области техники до даты приоритета изобретения.

4.

Заменяющие признаки должны быть равноценными заменяемым признакам (взаимозаменяемыми).

В экспертном сообществе по первым трем положениям практически нет разногласий. Несоответствие им по сути делает исходный патент недействительным или изменяет его. Напротив, относительно четвертого положения идет перманентная дискуссия о том, какие признаки считать равноценными, и раскрытие этого критерия приводит к необходимости учета различных условий и особенностей ему соответствия.

В частности, особенностью проявления равноценности признаков является область применения критериев эквивалентности относительно природы заменяющих признаков. Под природой признаков мы здесь понимаем форму их выражения или представления при проведении сравнительного анализа в ходе экспертизы. Это может быть документально оформленное описание признака или реально существующее материальное средство, характеризующееся определенной внешней формой и функциональным назначением (рабочей функцией).

Одной такой областью можно считать использование доктрины эквивалентов для установления эквивалентности признаков при опротестовывании патентов конкурентов (возражение против выдачи патента на изобретение), а также в случае проверки технических решений на патентную чистоту. Как правило, здесь имеет место сравнение уже описанных и документально зафиксированных признаков. Осложнением использования критериев эквивалентности в данном случае может быть выявление эквивалентного признака при другой форме его описания. Решить это поможет раскрытие признаков в описании, графические материалы и примеры осуществления, которые конкретизируют признак. Следует принять во внимание, что в этой области использования доктрины между собой сравнивают документально оформленные существенные признаки, например, признаки независимых пунктов формул изобретения двух технических решений.

Другой областью применения доктрины является ее использование в судебных спорах о нарушении патентных прав. Здесь имеет место сравнение существенных признаков формулы патента с реальными, предположительно эквивалентными техническими средствами, нарушающими патент (в этом случае в приведенных критериях эквивалентности под заменяющим признаком следует понимать заменяющее техническое средство). Такое сравнение осуществляется через описание этого технического средства, которое, как правило, составляется экспертами в случае судебных споров. Следствием часто являются описания тенденциозного характера, выражающие интересы одной из сторон. Техническими приемами таких описаний являются: произвольное выделение существенных признаков, объединение нескольких признаков в один, разделение признаков, представление характеристики или исполнения функции признака в качестве самостоятельного признака и другие. В свою очередь это нередко приводит к попыткам сравнения признаков разного вида и/или функциональности, например, сравнивание конструктивного признака и исполняемой им функции. В ряде случаев при определении эквивалентности технических средств удается использовать их конструкторскую документацию. В данной области применения доктрины в большинстве случаев необходим анализ функционального назначения признаков (функциональный анализ).

Таким образом, в процессе определения эквивалентности признаков часто возникает проблема предварительного определения корректности описания существенных признаков. Это приходится делать не только при описании заменяющих технических средств, но и при сравнении признаков независимых пунктов формул в случае опротестовывания патентов. Определить корректность описания/формулирования существенных признаков можно на основании правил, изложенных в п. 37 Требований к заявке на выдачу патента на изобретение [11]:

«Для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

-

наличие одной детали, ее форма, конструктивное выполнение;

-

наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство);

-

конструктивное выполнение устройства, характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), их взаимным расположением;

-

параметры и другие характеристики частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков) и их взаимосвязи;

-

материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом;

-

среда, выполняющая функцию части устройства».

Рассмотрение этих признаков показывает, что необходимым и достаточным признаком является наличие конструктивно выполненных (оформленных) деталей, частей устройства. Остальных признаков имеются только при наличии этих конструктивно выполненных деталей, поэтому они несут зависимый характер и представляют собой свойства, характеризующие основные признаки или характеристики признаков. Учитывая, что на основании приведенных правил под существенным признаком можно понимать совокупность нескольких деталей, требуется это правило уточнить. В пункте 36 Требований [11] указано, что «признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом». Отсюда следует, что под существенным признаком устройства следует понимать далее неделимую конструктивную группу деталей, которая может влиять на достижение заявленного технического результата. Таким образом, если группа деталей соответствует условию «далее неделимой конструктивной группы», то она вполне может выступать в качестве единого существенного признака. В частности это может быть узлом, приспособлением или конструкцией.

Аналогичные правила сформулированы также для композиций, веществ, способов и других объектов патентования изобретения в п. 38 – 43 Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение [11], но в данной статье мы рассматриваем вопросы применения доктрины эквивалентов на примере объекта изобретения «устройство».

На практике в большинстве случаев, особенно в сложных изобретениях, существенные признаки приводят с различными характеристиками, описывающими их исполнение, функциональность и взаимосвязи. Сложное строение признаков соответственно затрудняет установление их эквивалентности. Обычно её устанавливают методом сопоставления и сравнения соответствующих признаков. В случае сложного признака с характеристиками приходится сравнивать не только сам признак, но и его характеристики с соответствующими характеристиками заменяющего признака. В общем случае эквивалентность признака устанавливают по эквивалентности как самого признака, так и всех его характеристик.

На практике выявление существенных, предположительно эквивалентных признаков реального объекта преимущественно осуществляют по аналогии с признаками защищаемого объекта, описанными в формуле. Для случая тождественных технических решений это справедливо и несложно. Но во многих ситуациях заменяющие средства (предполагаемые заменяющие средства) инспектируемого объекта имеют конструктивные отличия, да и само количество технических средств, осуществляющих функцию соответствующего назначения, может быть иным. В таких случаях для выявления существенных, предположительно эквивалентных признаков реального объекта следует проводить функциональный анализ. Для этого сначала следует определить (выделить) группу существенных признаков защищаемого объекта, эквиваленты которых предположительно имеются в инспектируемом объекте. Затем определить их индивидуальное и групповое функциональное назначение. После этого в инспектируемом объекте следует выявить технические средства, обеспечивающие выполнение сходного функционала с соответствующим техническим результатом. Нередко количество конструктивных элементов инспектируемого объекта для выполнения соответствующего функционального назначения отличается от количества существенных признаков по формуле защищаемого объекта. Могут также различаться и функциональные интервалы достигаемых технических результатов. Указанные различия, если они выявлены, не всегда однозначно свидетельствуют о неэквивалентности признаков и технических решений. Для строгого заключения об эквивалентности следует провести анализ существенных признаков и заменяющих технических средств на равноценность с привлечением нормативных положений Роспатента, в первую очередь положений Требований [11].

Мы уже отмечали, что в доктрине эквивалентности в настоящее время разногласие в основном вызывает понятие «равноценность» заменяющих и заменяемых признаков. В литературе приводится ряд определений, раскрывающих понятие, равноценности. Ниже приведем наиболее характерные. Равноценные – это:

-

«взаимозаменяемые элементы» [3, 7, 8];

-

«если замена элементов таких технических решений позволяет использовать один и тот же закон природы (принцип, процесс) для достижения одного и того же технического результата» [9];

-

«признаки, совпадающие по выполняемой функции и достигаемому результату…

При определении эквивалентности признаков принимается во внимание взаимозаменяемость, т.е. признаки, выполняющие одинаковую функцию, могут отличаться по форме выполнения (по конструкции, технологии или по материалу)….

Эквивалентность признаков определяется также тем, что использование признака аналога в заявленном объекте не придает последнему дополнительных полезных качеств или существенных преимуществ перед аналогом» [2];

-

«технические средства, составляющие признаки изобретения (один или совокупность нескольких), которые предназначены для тех же целей, выполняют одну и ту же работу, тем же путем и с таким же результатом» [4];

-

«взаимозаменяемые признаки являются равноценными для указанных целей, если каждый из них находится в причинно-следственной связи с техническим результатом, обеспечиваемым охраняемым изобретением и достигаемым одним и тем же путем, вне зависимости от наличия причинно-следственной связи заменяющего признака с другим техническим результатом, следующим из особенностей этого признака, за исключением случаев, если замена указанных признаков приводит к синергетическому эффекту или его исключению, либо к возникновению или исключению свойств, определяющих значение объекта, соответствующее только этим свойствам» [12];

Для определения равноценности «…при анализе эквивалентности необходимо определить функцию признака, использованного в запатентованном изобретении, и функцию признака, использованного в Продукте» [10].

Приведенные определения довольно близко характеризуют понятие «равноценность». Различия характеристик заключаются в полноте достижения технического результата, возможном его расширении, а также в путях его достижения. Тем не менее приведенные выше определения можно обобщить и принять соответствие признаков критерию «равноценности» при выполнении следующих условий: выполнение одной и той же работы при осуществлении той же функции, тем же путем с достижением того же результата.

Справедливость этих условий, раскрывающих понятие «равноценность», также следует из нормативных требований единства изобретения, единого (одного и того же) назначения и технического результата, целевой характеристики функционального назначения одного или группы признаков, причинно-следственной связи совокупности существенных признаков и технического результата [11], а именно:

1)

выполнение заменяющими техническими средствами одной и той же работы соответствует требованиям одного и того же (единого) назначения (п. 2, п. 33 (10), п. 35 (1), п. 53(3), Требований [11]);

2)

осуществление той же функции (для заменяющего признака) или достижение такого же технического результата (для технического решения) – соответствует требованиям определенного (единого) технического результата для каждого отдельного изобретения или наличия определенного функционального назначения частей устройства (п. 2, п. 36, п. 36 (7), п. 37 (1), (3), п. 53(3), (8) Требований [11]);

3)

использование заменяющих признаков не придает дополнительных полезных качеств или существенных преимуществ инспектируемому объекту – если есть дополнительные полезные качества и преимущества, то это уже другое изобретение, т.к. другой технический результат (п. 2, п. 45 (3), п. 53 (3), п. 53(3), (8) Требований [11]);

4)

достижение функционального и/или технического результата тем же путем – если другой путь осуществления технического решения или исполнения функционального назначения частей устройства, то это уже наличие других существенных признаков, другого функционала и соответственно другое изобретение, т.к. изобретение характеризуется определенным набором существенных признаков, осуществление которых приводит к определенному техническому результату (п. 36, п. 37 (1), п. Требований [11]).

Но использование данных нормативных положений не позволяет однозначно определить понятие «равноценность». Не до конца определенными остаются характеристики – «достижение функционального и/или технического результата тем же путем», а также «дополнительные полезные качества или существенные преимущества» достигнутые в техническом результате. Разрешить эти неопределенности преимущественно возможно только в каждом конкретном случае, исследуя причинно-следственную связь между этими характеристиками. Дополнительные полезные качества или существенные преимущества технического результата могут быть только следствием изменения совокупности существенных признаков или их характеристик, что свидетельствует об изменении технического решения. И наоборот: изменение совокупности существенных признаков обычно приводит к каким-либо изменениям технического результата. Строгое установление соответствия конструктивных изменений соответствующим функциональным изменениям, приводящим к изменению технического результата, свидетельствует в пользу самостоятельного технического решения при отсутствии эквивалентных замещений существенных признаков. Такой вывод легче сделать при доказательстве от противного, отталкиваясь от измененного технического результата. В случае прямого доказательства, опираясь на логику от измененных признаков к достигнутому техническому результату, расширяются возможности вариантов подходов к доказательству полноты и расширения его достижения, в том числе и манипуляций.

Приведенные замечания не исчерпывают все возможные практические варианты определения равноценности и соответственно эквивалентности признаков. Например, за границами данного рассмотрения остались случаи установления равноценности при различных путях осуществления технического решения и получения технического результата одинаковой практической значимости.

Тем не менее на основании приведенных выше характеристик понятие «равноценность» для заменяемых и заменяющих признаков можно определить следующим образом: равноценные признаки (технические средства) - это взаимозаменяемые признаки, которые имеют одно или аналогичное функциональное назначение, осуществление которого приводит к достижению конечного технического результата изобретения в заявленных пределах и формах без изменения технического решения осуществления функционального назначения признака.

Приведенные в статье методические замечания апробированы в ходе дополнительной патентно-технической экспертизы по делу о нарушении патентных прав № А56-71544/2015.