Nemo potest venire contra factum proprium¹.

А.В. Залесов,
президент МОО «Палата патентных поверенных»,
президент «Российской национальной группы Международной ассоциации
интеллектуальной собственности (AIPPI)»

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 1, октябрь 2013 г., с. 26-34

После вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию следует ожидать дальнейшего роста числа патентных конфликтов и, соответственно, судебных споров в этой области с участием иностранных лиц. В борьбе за российский рынок патент как эффективное средство конкурентной борьбы приобретает все большее значение. В ряде отраслей, например в фармацевтике, доступ на рынок в значительной мере (если не главным образом) определяется патентным портфелем. В стремлении одержать победу в конкурентной борьбе зачастую используются все возможные средства, в том числе достаточно сомнительные. Поэтому обеспечение правомерной защиты прав патентообладателя всегда должно рассматриваться через призму недопущения злоупотребления патентной монополией. Таким образом, корректное определение пределов патентной монополии означает отделение законных притязаний патентообладателя от его неправомерного экономического интереса, состоящего в том, чтобы не допустить на рынок конкурентов, представляющих близкий продукт, но выходящий за объем охраны патента, определяемого формулой изобретения. Такие действия в большинстве иностранных юрисдикций классифицируются как злоупотребление патентным правом или злоупотребление патентом.

Международно-правовые стандарты охраны прав промышленной собственности признают важность защиты от злоупотребления патентом с достаточно давних времен. Уже в Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. (ст. 5 «А») было указано о праве стран-участниц установить в собственном законодательстве возможность выдачи принудительных лицензий. Также указывалось на возможность признания патента недействительным в виде санкции за злоупотребление патентом, однако не ранее чем через два года после выдачи первой принудительной лицензии². Конечно, при создании Парижского Союза в XIX веке было трудно договориться об указании конкретных форм злоупотреблений патентом, подлежащим запрету, поэтому такое регулирование было передано на национальный уровень. Иными словами, названная ст. 5 «А» Парижской конвенции не подлежит прямому применению, а предусматривает возможность введения соответствующих санкций в патентных системах участвующих стран.

В международном договоре, определяющем современные стандарты охраны и защиты прав интеллектуальной собственности в странах — членах Всемирной торговой организации, — Соглашении ТРИПС (ст. 8) также четко указано на возможность запрета злоупотребления правами интеллектуальной собственности³. Предусмотренные в Соглашении ТРИПС положения также отсылают к законодательству стран — участниц ВТО, то есть не являются нормами прямого действия.

Можно утверждать, что в целом Российское патентное законодательство соответствует всем современным международным стандартам. Все основные институты отечественного патентного права отвечают требованиям Соглашения ТРИПС. Однако ряд моментов нуждается в законодательном уточнении или формировании единообразного подхода судов в толковании существующих норм, в том числе для исключения злоупотребления патентом. Одной из таких лакун российской патентной системы является отсутствие нормативно установленной связи между объемом правой охраны изобретения и патентоспособностью изобретения. Иными словами, ни одна правовая норма отечественного законодательства прямо не предписывает единообразного толкования значения объема правовой охраны изобретения в спорах о нарушении патента и спорах о действительности данного патента, которые рассматриваются в России раздельно и с разным составом лиц, участвующих в деле. Также не предусматривается использования документов из дела по заявке на выдачу патента (в частности, ответов заявителя на запросы эксперта Роспатента) при установлении объема патентной охраны в деле о нарушении данного патента.

Казалось бы, единое понимание сути изобретения является необходимым условием корректного рассмотрения дела, когда патентообладатель заявляет о нарушении, а одновременно утверждается о недействительности (по мнению ответчика) этого патента. Более того, патенто обладатель также не должен настаивать на различном толковании сущности изобретения при рассмотрении различных вопросов патентоспособности (например, обосновывая промышленную применимость, а затем новизну при рассмотрении двух разных возражений в палате по патентным спорам). Это прямо следует из того, что в различных процессах рассматривается одно и то же изобретение, сформулированное в виде совокупности признаков в пунктах формулы изобретения и детально раскрытое в описании изобретения. Вне зависимости от того, в рамках какого спора рассматривается изобретение по патенту, — оно остается «неизменным», по крайней мере, до момента внесения в формулу патента изменений в установленном законом порядке.

Однако из-за законодательно установленного разделения процедур рассмотрения дел об оспаривании действительности патента и спора о его нарушении в каждом из данных процессов объективно возможно различное толкование формулы изобретения. Так же часто при рассмотрении нескольких возражений против выдачи патента патентообладатель излагает разные (порой противоречащие друг другу) взгляды на значение признаков формулы с единственной целью сохранить действие патента. Более того, даже раскрытие признака формулы в описании (где, например, сделана четкая ограничивающая его значение оговорка) зачастую не связывает патентообладателя, так как в силу неудачной формулировки закона⁴ описание могут использоваться для толкования формулы (что в пылу спора означает, что могут и не использоваться).

Как часто действительность патента и объем его охраны оспариваются в России? По данным статистических отчетов Роспатента за 2012 г., палатой по патентным спорам было рассмотрено 171 возражение против выдачи патентов на изобретения и полезные модели. В результате их рассмотрения 79 патентов были признаны недействительными (полностью или частично). При этом в силу сложности (высоких затрат — по уплате пошлины и оплате услуг патентных поверенных) оспариваются, как правило, только те из патентов, по которым предъявлены претензии об их нарушении. В ряде случаев в отношении впоследствии признанных недействительными патентов уже имелось вступившее в законную силу решение суда по гражданскому делу об их «нарушении». Более того, даже в тех случаях, когда в удовлетворении возражения отказано и действие патента сохранено, патентообладатель зачастую давал достаточно узкие трактовки значению признаков формулы с целью преодолеть мотивы возражения. По своей правовой сути утверждения патентообладателя, сделанные в споре о действительности патента, представляют собой ограничения в толковании признаков формулы, то есть патентообладатель заявляет о фактическом сокращении объема притязаний. Однако можно констатировать, что согласно действующей российской административной и судебной практике подобные высказанные ограничения в дальнейшем никак не связывают патентообладателя в его притязаниях по отношению к продукции конкурента.

Рассматривая подробно данную ситуацию, можно отметить следующие моменты, создающие опасность такого противоречивого толкования объема патентной монополии в споре о ее действительности и в деле о ее нарушении в Российской Федерации.

Во-первых, дела о действительности патента (при оспаривании его патентоспособности) и иск о нарушении данного патента в нашей стране принципиально рассматриваются в рамках разных — административного и судебного — процессов (встречный иск к патентообладателю о признании недействительным патента ввиду непатентоспособности изобретения в отечественной правовой системе невозможен).

Во-вторых, спор о действительности патента разрешается при непосредственном участии Роспатента (в качестве госоргана, выносящего соответствующее решение и отвечающего по нему в суде), а защиту от нарушения патента патентообладатель ищет в суде, как правило, без привлечения Роспатента. Это обусловлено тем, что споры о действительности патента в случае оспаривания патентоспобности изобретения рассматриваются палатой по патентным спорам⁵ Роспатента и лишь в дальнейшем решение Роспатента проверяется на предмет его законности Судом по заявлению лица, права или законные интересы которого нарушены данным решением. Таким образом, имеет место разный состав лиц, участвующих в данных двух спорах в суде.

В-третьих, вопрос об использовании патента разрешается не непосредственно судом, а с привлечением экспертов, мнение которых, мягко говоря, бывает излишне субъективным. В рамках искового производства по делу о нарушении исключительного права на изобретение ключевым моментом, подлежащим установлению судом в соответствии с ч. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса РФ⁶, является факт использования изобретения в спорном продукте или способе. Соотношение объема правовой охраны изобретения по патенту и признаков конкретного объекта (предположительно содержащего запатентованное изобретение) определяется путем оценки судом результатов патентно-технической экспертизы, в рамках которой эксперт дает ответ на вопрос об использовании признаков формулы или эквивалентных признаков в рассматриваемом продукте или способе. Экспертиза назначается судом, так как вопросы использования признаков формулы изобретения требуют специальных познаний в области па тентоведения и соответствующей технической специальности для их разрешения⁷.

Закон указывает, что при толковании формулы следует использовать описание и чертежи по патенту⁸, но их изучение также требует технических познаний, и именно поэтому толкование формулы остается де-факто прерогативой эксперта. С учетом того, что суд первой инстанции объективно ограничен в возможности рассматривать технические и патентоведческие аспекты такого экспертного заключения (именно ввиду необходимости таких специальных познаний экспертиза и назначается), он зачастую не проверяет существо аргументов эксперта, а лишь полагается на его выводы. Таким образом, роль эксперта в подобных делах оказывается чрезмерно значимой. Именно привлечение к участию в деле специалиста, являющегося сотрудником Суда, а не кандидатом, предлагаемым лицами, участвующими в деле, направлено на снижение подобной негативной тенденции патентных споров.

Но, к сожалению, на первый взгляд, даже долгожданное создание Суда по интеллектуальным правам в рамках системы арбитражных судов однозначно не решает данную проблему, так как предусмотренное Гражданским кодексом раздельное рассмотрение дел о нарушении патента и его действительности принципиально сохраняется. Конечно, противоречия станут теперь более очевидны, ибо оба спора (о нарушении и действительности патента) будут рассмотрены Судом по интеллектуальным правам, хотя и в разных процессах и в качестве суда различных инстанций. С учетом того, что вопрос использования патента в конкретном объекте есть вопрос факта, устанавливаемый арбитражным судом первой инстанции на основе оценки доказательств и, прежде всего, заключения эксперта, Суд по интеллектуальным правам (даже располагая в своем штате специалистами в конкретной области или реализуя право на судебный запрос), как суд кассационной инстанции, оказывается ограничен законом в проверке правильности оценки доказательства судами первой и апелляционной инстанции. Однако, как представляется, закон позволяет при рассмотрении кассационной жалобы проверить выводы арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о правомерности применения нормы права на соответствие установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам⁹. Например, сомнения в правомерности такого применения нормы о нарушении патента могут обоснованно возникать при исследовании противоречащих друг другу доказательств — заключения Коллегии палаты по патентным спорам о патентоспособности изобретения и заключения эксперта о нарушении данного патента (в которых одному и тому же признаку формулы изобретения даются противоположные по техническому смыслу значения). Например, в заключении Палаты по патентным спорам (сделанном на основании позиции патентообладателя при рассмотрении возражения) указано, что новизна изобретения обусловлена тем, что значение указанной в формуле переменной X строго равно 10, в то время как известны устройства со значениями около 10 (например, 8.9, 9.3 и 11.4), но не точно 10 (округляя до значащей цифры после запятой). Патентообладатель в отзыве в Палате по патентным спорам указывает на преимущества данного признака по сравнению с близкими по значению. Однако в деле о нарушении патента в заключении эксперта утверждается, что продукт, охарактеризованный переменной Х, равной 10.44, представляет собой нарушение указанного патента. При этом формально эксперт имеет возможность обосновать свой вывод, так как округление признака делает его значение равным 10. Однако с учетом позиции патентообладателя в споре о действительности патента (где он настаивал на значении ровно 10) такой вывод явно сомнителен.

Можно ожидать, что систематизация судебной практики в рамках суда по интеллектуальным правам позволит довольно быстро обнаружить подобные уловки в патентных спорах и выработать единообразный подход к рассмотрению коллизий, когда патентообладатель противоречит сам себе в двух делах, касающихся его патента. Возможно, Высший Арбитражный Суд РФ примет для рассмотрения в Президиуме надзорную жалобу по данной категории дел и, детально описав, разрешит противоречие, допускаемое законом, что станет безусловным ориентиром для судов в дальнейшем¹⁰.

Можно также отметить, что практика противоречивого толкования формулы изобретения могла бы быть легко исключена на законодательном уровне путем внесения оговорки в ч. 3 ст. 1358 ГК РФ¹¹. В текст данной нормы достаточно внести фразу, указывающую, что значение признаков, установленное при экспертизе заявки на выдачу патента и в деле об оспаривании патента, учитывается при установлении факта использования изобретения. К сожалению, проект изменений в ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, рассматриваемый в настоящее время Государственной думой, не содержит каких-либо положений на данный счет.

В ожидании формирования единообразного подхода к регулированию этого вопроса в России целесообразно обратиться к зарубежному законодательству и практике. Вопрос допустимого толкования формулы (пределов такого толкования) с обязательным учетом материалов заявки (и процедур оспаривания выданного патента) регулируется в большинстве правовых систем либо на законодательном уровне, либо путем судебного толкования. Патент, полученный с нарушением закона (в том числе на непатентоспособное изобретение), считается недействительным ретроактивно «с самого начала» — nullum ab initio¹², то есть нарушение такого патента не происходило никогда. Патентообладатель, пытающийся доказать нарушение патента, всегда несет риск признания патента недействительным в рамках процедуры, инициированной ответчиком. В странах англосаксонской правовой семьи, а также в ряде стран континентальной системы права, включая страны СНГ (например Украину), патентообладатель защищается от встречного иска о действительности патента непосредственно в рамках дела о его нарушении. В таких условиях патентообладатель принципиально не сможет утверждать о различном значении признаков формулы в одном и том же судебном процессе при отстаивании его действительности и установлении факта нарушения.

В других патентных системах, например построенных по германской модели, дела о нарушении патента и его действительности рассматриваются в разных процессах, но всегда результаты рассмотрения спора о действительности патента (как резолютивная, так и мотивировочные части решений судебного или административного органа) исследуются судами в делах о нарушении патента как одно из доказательств. Обстоятельства, установленные в «первом» процессе, непосредственно учитываются во «втором» процессе. Суд также обязан высказаться по патентоведческим и техническим аспектам спора, то есть голословная ссылка на то, что эксперт «что-то сказал», в судебном акте недопустима.

Изучение иностранных патентных систем разных стран приводит к пониманию того, что практика, когда патентообладатель дает прямо противоположное толкование признаков формулы в процессах о действительности патента и его нарушении (и такой «номер» успешно проходит), характерна только для России. В других системах подобные злоупотребления достаточно быстро становятся явными, причем обман суда чреват и для самих судебных представителей (вплоть до потери лицензии адвоката или патентного поверенного).

Представляется совершенно недопустимой ситуация, когда патентообладатель в лице патентных поверенных дает «узкое» толкование совокупности признаков независимого пункта формулы в ходе экспертизы патентоспособности изобретения (при получении патента или при его оспаривании в Палате по патентным спорам). Затем, обеспечив «приступ забывчивости» у своих патентных поверенных или сменив данных представителей на судебных адвокатов, патентообладатель начинает настаивать на более широком толковании формулы при определении факта нарушения патентных прав в суде. Зачастую при отстаивании действительности патента (а также в нескольких делах о действительности патента по разным воображениям) и в деле о нарушении патента патентообладатель делает не просто различные, но прямо противоположные (взаимоисключающие) утверждения о значении признаков независимых пунктов формулы патента. Подобный сценарий патентных споров в нашей стране, который явно представляет собой злоупотребление патентом, свидетельствует, на наш взгляд, об отсутствии ответственности патентообладателя за подобные действия в отечественной правовой системе.

Подобные действия в большинстве иностранных юрисдикций неизбежно привлекают внимание антимонопольных органов, так как злоупотребление патентом обычно рассматривается как незаконная монополистическая деятельность. Соответственно, подобные действия патентообладателей за рубежом случаются достаточно редко. Для других стран актуальной является куда менее острая (но по своей правовой сути очень близкая) проблема — учет материалов делопроизводства по заявке на выдачу патента с применением теории эквивалентов при установлении факта нарушения. Также рассматриваются вопросы о том, чему придавать преимущественное значение — описанию и чертежам по патенту или заявлениям патентообладателя, сделанным уже в ходе рассмотрения дел о действительности данного патента.

Патентная система США в данном вопросе пошла значительно дальше других. В США доктринально установлено ограничение объема патентной монополии. Американские суды (принимая судебные прецеденты, являющиеся в США источником права) пришли к выводу, что патентообладатель ни в коей мере не вправе «расширять» значение признаков формулы, даже незначительно выходя за рамки их значений, установленных в Патентном ведомстве США при получении патента. Данная доктрина стала продолжением традиционного для патентной системы США подхода, когда исключительное право патентообладателя ограничено принципом недопущения «злоупотребления патентом», что рассматривается как незаконная монополистическая деятельность.

Судебная доктрина, устанавливающая, что патентообладатель «связан» в толковании признаков формулы изобретения теми значениями, что он указал при получении патента в Патентном ведомстве, была названа в США «fi le wrapper estoppel» (дословно: «ограничения или запрет по материалам заявки»), позднее переименована в «prosecution history estoppel» (дословно: «ограничения, запрет в связи с историей делопроизводства»). В общем виде эта доктрина устанавливает запрет на использование теории эквивалентов и расширительного толкования объема правовой охраны изобретения в том случае, если патентообладатель делал какие-либо ограничивающие объем притязаний заявления в ходе делопроизводства по получению патента (включая повторную экспертизу).

В конкретных судебных прецедентах положения этой доктрины звучали так: «История делопроизводства по заявке ограничивает патентообладателя в возможности утверждать то, от чего он отказался при делопроизводстве» (дело: Southwall Tech. Inc. против. Cardinal IG, Апелляционный суд по федеральному округу, 1995), или так: «История делопроизводства по заявке часто позволяет уяснить значение пунктов формулы за счет демонстрации того, что на самом деле имел в виду изобретатель при патентовании своего изобретения, особенно если изобретатель ограничивал значение признаков в ходе делопроизводства в Патентном ведомстве» (дело: Phillips против AWH Corp., Апелляционный суд по федеральному округу, 2005).

Следует оговориться, что в других странах англосаксонской правовой семьи, в частности в Великобритании, Австралии и Канаде четко сформулированной правовой доктрины «prosecution history estoppel» нет. В данных странах материалы заявки на выдачу патента могут рассматриваться в качестве одного из доказательств по делу и оцениваются судом наряду с другими доказательствами. Однако напомним, что в данных странах иски о нарушении и действительности патента могут рассматриваться в одном процессе и описанная выше ситуация «прямого противоречия» при определении объема охраны и факта нарушения принципиально невозможна.

Подход, идентичный американскому, принят в Японии, где Верховный суд указал, что при применении теории эквивалентов в делах о нарушении патентных прав суды в обязательном порядке изучают материалы заявки и используют их при определении объема правовой охраны изобретения. Это делается во избежание ситуации, когда в объем правовой охраны будут включены значения, исключенные в рамках экспертизы заявки.

Аналогичные положения были выработаны высшими судебными инстанциями Китая, где патентовладельцу запрещено ссылаться на значения признаков, от которых он отказался в рамках делопроизводства в Государственном патентном ведомстве Китая (CIPO). В большинстве стран континентальной Европы материалы заявки изучаются судами при определении факта нарушения с применением теории эквивалентов, что если не полностью исключает, то существенно затрудняет какое-либо отступление от ранее данных значений признаков формулы патента.

В завершение изложения данной темы хотелось бы привести выдержки из резолюции Международной ассоциации по интеллектуальной собственности AIPPI, принятой на Конгрессе в г. Сеуле (Южная Корея) в октябре 2012 года. Резолюция принимается путем систематического обсуждения проекта, подготовленного на основе отчетов национальных групп, представляющих подходы национального законодательства к данному вопросу. Вносимые изменения (поправки) в проект выносятся на голосование и утверждаются большинством голосов делегатов Конгресса, представляющих членов ассоциации из более чем 110 стран. Резолюции AIPPI в ряде стран рассматриваются в качестве систематизированных международных подходов к регулированию соответствующих аспектов интеллектуальной собственности. Резолюция AIPPI Q229 (Конгресс в Сеуле, октябрь 2012) «Использование истории делопроизводства по заявке на выдачу патента в последующих процедурах по патенту»:

Принимая во внимание, что:

Резолюция: