В.И. Елисеев,
кандидат юридических наук,
эксперт Центра интеллектуальной собственности ООО «Газпромнефть Экспертные решения»

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 2 (36), июнь 2022 г., с. 56-63

С 1 января 2022 г. вступили в силу изменения в часть четвертую ГК РФ, предусмотренные Федеральным законом от 22 декабря 2020 г. № 456-ФЗ. Большинство изменений посвящены созданию результатов интеллектуальной деятельности (РИД) по государственным и муниципальным контрактам, поэтому привлекли пристальное внимание специалистов в области интеллектуальной собственности1. В тени этих поправок оказалась новелла, распространяющаяся на все служебные объекты патентных прав.

Пункт 4.1 ст. 1370 ГК РФ предусматривает новые обязанности работодателя, получившего патент на своё имя, в случае принятия им решения о досрочном прекращении действия патента. Во-первых, работодатель обязан уведомить автора-работника о намерении досрочно прекратить правовую охрану. Учитывая ст. 1399 ГК РФ, обязанность возникает как при намерении подать заявление о досрочном прекращении патента, так и прекратить уплату пошлин за поддержание патента в силе. Во-вторых, работодатель обязан по требованию автора безвозмездно произвести отчуждение исключительного права работнику. Какие сложности влечет применение новых правил?

Право на получение патента и исключительное право способны переходить от одних лиц к другим как на основании договоров, в рамках которых первоначально создан охраняемый РИД (например, договор о выполнении НИОКР), так и на основании договоров об отчуждении исключительного права или права на получение патента. Норма однозначно возлагает обязанность по уведомлению автора и передаче патента только на работодателя автора служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца. Если право на получение патента или исключительное право перешло на основании договора другому лицу, которое впоследствии решило досрочно прекратить патент, обязанности по п. 4.1 ст. 1370 ГК РФ не возникают ни у работодателя авторов, ни у правообладателя. Такое регулирование логично, поскольку работодатель утрачивает возможность распоряжаться исключительным правом, а правообладатель не связан с авторами обязательственными отношениями.

В то же время не урегулирован случай с правопреемством при реорганизации. Буквальное толкование фразы «на свое имя» в норме исключает обязанность любых правопреемников в отношении автора, но в действительности есть два сценария. При реорганизации в форме разделения и выделения исключительное право может перейти к одной организации, а автор продолжить работу в другой организации. Здесь применение п. 4.1 ст. 1370 ГК РФ заблокировано. Напротив, при слиянии, присоединении и преобразовании новым правообладателем и новым работодателем автора становится одно и то же лицо. Следовательно, нет препятствий для исполнения обязанности передать патент автору, и норма должна применяться. Схожий вывод содержится в п. 131 Постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10, согласно которому обязанность выплачивать вознаграждение за служебное изобретение сохраняется за работодателем в случае отчуждения исключительного права по договору, но переходит к иным лицам в порядке универсального правопреемства.

Более спорным является вопрос о круге авторов, на которых распространяется норма. Служебный статус определяется на дату создания РИД и возникновения права на получение патента. Если автор остается работником вплоть до момента принятия работодателем решения о досрочном прекращении патента, у него, несомненно, возникают права по новой норме. Но обязан ли патентообладатель уведомить и передать патент бывшему работнику? Достаточно ли факта авторства служебного объекта, либо требуется сохранение трудовых отношений на момент принятия правообладателем решения о досрочном прекращении патента?

С одной стороны, цель нормы – предоставить авторам дополнительные гарантии за счет возможности приобрести исключительное право на объект, в использовании которого патентообладатель не заинтересован. В этом смысле действующие и бывшие работники, чьим творческим трудом создан объект, должны находиться в равных условиях, а задачей законодателя вряд ли было стимулировать работника оставаться на одном месте работы. Кроме того, право требовать безвозмездной передачи патента возникает из гражданско-правовых отношений, поэтому расторжение трудового договора само по себе не является основанием прекращения этого права. По аналогичным причинам допускается переход права на вознаграждение за служебные объекты по наследству2.

С другой стороны, этот вариант толкования не бесспорен. Частая причина прекращения трудовых отношений – переход работника к конкуренту. Справедливо ли требовать от бывшего работодателя безвозмездно передать патент, контроль над которым через автора с высокой степенью вероятности получит конкурент? Предполагая такой сценарий, патентообладатель либо предварительно передаст исключительное право другому лицу, чтобы избежать применения п. 4.1 ст. 1370 ГК РФ, либо просто продолжит поддерживать патент в силе, тем самым блокируя возможность свободного использования объекта, которая появилась бы при досрочном прекращении охраны. В итоге норма будет не защищать интересы авторов, а препятствовать свободному использованию решений, от охраны которых патентообладатель готов отказаться.

В отношении бывших работников появляются сложности практического характера. Будет ли считаться достаточным уведомление о намерении прекратить патент по последнему известному правообладателю месту жительства автора? Обязан ли сам автор, который рассчитывает на уведомление, сообщать бывшему работодателю об изменении места жительства? Отсутствие определенного ответа и риск взыскания с бывшего работодателя убытков из-за нарушения обязанности уведомить автора также стимулируют поддерживать в силе ненужные патенты.

Таким образом, распространение п. 4.1 ст. 1370 ГК РФ на бывших работников патентообладателя не позволяет достигнуть целей регулирования, влечет негативные последствия для заинтересованных в использовании объекта третьих лиц и сопряжено с объективными препятствиями для исполнения обязанности патентообладателем. В связи с этим сохранение трудовых отношений между патентообладателем и автором следует рассматривать в качестве условия применения нормы.

Большинство изобретений, полезных моделей и промышленных образцов создаются в соавторстве. Работодатель обязан уведомить всех авторов о намерении прекратить патент, и каждый автор может потребовать отчуждения исключительного права. В этом случае на стороне приобретателя в договоре выступают несколько авторов, которым исключительное право переходит совместно. Другие варианты, в частности, отчуждение права первому откликнувшемуся автору или автору с наибольшим творческим вкладом, едва ли применимы, так как способствовали бы субъективному подходу и спорам между авторами.

Соавторство затрудняет исполнение работодателем обязанности по передаче патента и последующую реализацию правомочий соавторами. Первая проблема в определении срока, в течение которого работодатель должен ожидать от авторов ответ на уведомление о намерении прекратить патент. Эта неопределенность существует и с единственным автором, но при соавторстве затрагивает интересы других работников. Поскольку п. 4.1 ст. 1370 ГК РФ этот аспект императивно не регулирует, срок ответа на уведомление допустимо определить в соглашении с работником, например, в соглашении о выплате вознаграждения за служебный объект. Ориентиром при этом может выступать ст. 445 ГК РФ, предусматривающая 30-дневный срок совершения различных действий, когда договор заключается в обязательном порядке.

Заключение договора с соавторами сопряжено с необходимостью согласовать его условия со всеми приобретателями, что повышает вероятность преддоговорных споров. В процессе переговоров неизбежно возникнут вопросы о стороне, которая обязана подать документы для регистрации перехода права и уплатить патентные пошлины. Чем больше соавторов, тем организационно сложнее заключить договор. Для работодателя это может повлечь дополнительные расходы, связанные с поддержанием в силе патента до момента перехода исключительного права.

Наконец, создает сложности осуществление совместного исключительного права и распоряжение им. Рассматривая вопросы коллективной творческой деятельности, В.О. Калятин отмечает: «Множественность субъектов права означает сложность определения объема прав конкретного правообладателя, необходимость согласовывать принимаемые решения между всеми правообладателями, затруднительность осуществления текущего управления активами и т.д., как следствие — и возникающие проблемы с распоряжением правом на такие объекты»3. Согласно п. 3 ст. 1229 ГК РФ каждый правообладатель вправе использовать РИД самостоятельно, однако во многих случаях это нельзя реализовать из-за отсутствия у авторов необходимых ресурсов. Совместное распоряжение исключительным правом осложняет заключение лицензионных договоров и может полностью блокировать использование объекта.

Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. № 456-ФЗ содержит типовые формулировки его действия во времени. Новая редакция ГК РФ применяется к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу закона, а также к правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу в части прав и обязанностей, которые возникнут после 1 января 2022 г. Принимая во внимание длящийся характер правоотношений между патентообладателем и авторами служебных объектов, следует рассмотреть несколько сценариев.

1)

Действие патента прекратилось до 1 января 2022 г. Норма п. 4.1 ст. 1370 ГК РФ однозначно не применяется. Если действие патента восстановлено после вступления в силу новой редакции, повторное досрочное прекращение необходимо рассматривать по аналогии с третьим сценарием.

2)

Патент выдан и действует по состоянию на 1 января 2022 г., но патентообладатель до этой даты принял решение о досрочном прекращении патента. В этом случае новая редакция ГК РФ не применяется, но открытым остается вопрос, какая дата имеет юридическое значение. Безусловно, если заявление о досрочном прекращении подано до 1 января 2022 г., но еще не рассмотрено Роспатентом, обязанность передать патент автору не возникает4. Вместе с тем прекращению уплаты пошлин в 2022 г. или подаче заявления о досрочном прекращении может предшествовать локальный акт организации, который принят в 2021 г. и определяет патенты, в сохранении которых патентообладатель не заинтересован. Должен ли в этом случае работодатель предлагать авторам-работникам приобрести исключительное право?

Разумеется, локальный акт не является основанием для прекращения действия патента. Однако рассматриваемая норма регулирует отношения, предшествующие моменту выражения вовне воли патентообладателя прекратить охрану – подачи заявления в Роспатент или неуплаты пошлины. Юридическим фактом, который порождает обязанность работодателя уведомить автора, является именно внутреннее решение, которое может оформляться в виде локального акта должностного лица или коллегиального органа. Следовательно, если локальный акт принят до 1 января 2022 г., то правила п. 4.1 ст. 1370 ГК РФ не применяются. Споры о фактической дате решения лежат в процессуальной плоскости и должны решаться по общим правилам оценки доказательств.

3)

Патент действует по состоянию на 1 января 2022 г., при этом решение о досрочном прекращении принято работодателем после этой даты. Несмотря на возникновение правоотношений по поводу служебного объекта до вступления в силу новой редакции ГК РФ, права и обязанности работника и работодателя возникают на основании юридического факта, состоявшего после вступления закона в силу. Следовательно, п. 4.1 ст. 1370 ГК РФ применяется в полной мере.

4)

Патент выдан после 1 января 2022 г. Выдача патента после даты вступления закона в силу не означает, что правоотношения по поводу служебного объекта тоже возникли после этой даты. Служебный характер определяется на дату создания РИД, и уже с этого момента у работника и работодателя возникают права и обязанности. Права и обязанности, связанные с прекращением патента, в любом случае возникнут после 1 января 2022 г., следовательно, к ним применяется новая норма.

Обязанность безвозмездно передать патент работнику представляет исключение из принципа свободы договора и частный случай заключения договора в обязательном порядке (ст. 445 ГК РФ). Полагаем, проект договора (оферта) может направляться либо автором, либо работодателем в зависимости от содержания требования автора передать патент. В ответ на уведомление работодателя о намерении прекратить патент автор может направить проект договора, согласование которого происходит по правилам п. 1 ст. 445 ГК РФ. Но автор может выразить требование в форме, не позволяющей ответить на него простым акцептом. В этом случае 30-дневный срок в абз. 2 п. 4.1 ст. 1370 ГК РФ следует рассматривать как срок, в течение которого работодатель обязан подготовить и направить работнику оферту, а согласование договора происходит в соответствии с п. 2 ст. 445 ГК РФ. Независимо от стороны, выступающей оферентом, при наличии разногласий спор об условиях договора может быть передан на рассмотрение суда.

Можно ли соглашением работника и работодателя полностью исключить применение п. 4.1 ст. 1370 ГК РФ? В норме нет явно выраженного запрета на соглашение сторон об ином. Но автор-работник традиционно рассматривается в качестве слабой стороны, поэтому для вывода о диспозитивном характере нормы требовалось бы прямое указание закона на возможность сторон договориться об ином. Следовательно, норма является императивной, и её действие недопустимо исключить соглашением с автором.

В то же время закон детально не регулирует содержание договора отчуждения исключительного права на служебный объект. В частности, не урегулированы особенности договора с несколькими соавторами, обязанности сторон по государственной регистрации перехода права, уплате патентных пошлин за регистрацию. Императивный характер нормы не препятствует сторонам включить в договор вышеперечисленные и дополнительные условия - например, сохранение за работодателем после перехода исключительного права автору права использования объекта на условиях неисключительной лицензии. Кроме того, форма договора может быть предварительно утверждена сторонами в отдельном соглашении наряду с детализацией процедуры заключения договора (способа уведомления работодателем автора, способа и срока ответа автора на уведомление).

Таким образом, п. 4.1 ст. 1370 ГК РФ ограничивает свободу работодателя в части обязательности уведомления автора-работника и отчуждения исключительного права безвозмездно, но не исключает свободу сторон определить условия договора в остальной части.

Договор отчуждения исключительного права между работодателем и работником является безвозмездным, поэтому стороны должны учитывать ряд налоговых последствий.

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 146 Налогового кодекса РФ, передача права собственности, результатов работ и оказания услуг на безвозмездной основе признается объектом обложения НДС. В терминологии налогового законодательства под товары, работы и услуги подпадают и другие объекты гражданских прав, включая исключительное право. Но в отношении исключительного права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы в силу пп. 26.1 п. 2 ст. 149 НК РФ применяется освобождение от НДС, поэтому на стороне работодателя обязанность уплатить НДС не возникает.

На стороне автора формируется доход в виде безвозмездно полученного исключительного права. Поскольку сделки по безвозмездной передаче патента в пользу физического лица не распространены, законодательство прямо не перечисляет этот вид дохода в перечне объектов обложения НДФЛ (п. 1 ст. 208 НК РФ), а судебная практика и разъяснения Минфина отсутствуют. Но общий перечень доходов является открытым, как и перечень доходов в натуральной форме, которыми признаются товары, работы, услуги, а также иное имущество (ст. 211 НК РФ). Это позволяет заключить, что стоимость исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец подлежит обложению НДФЛ.

Таким образом, у авторов при безвозмездном приобретении исключительного права возникают налоговые риски, которые увеличиваются из-за сложности оценки рыночной стоимости права. Например, при использовании для оценки затратного метода в стоимость включаются все расходы на создание объекта патентных прав, включая оплату труда всего авторского коллектива и стоимость научно-исследовательских работ, выполненных третьими лицами. Авторам следует учитывать это при принятии решения о приобретении патента.

Механизм безвозмездной передачи патента направлен на дополнительную защиту интересов авторов служебных объектов патентных прав. Пока патент действует, имущественные интересы авторов обеспечивает выплата вознаграждения за использование служебного объекта. Прекращение патента прекращает обязанность выплачивать вознаграждение5, при этом до изменения законодательства автор не мог повлиять на это решение и зависел от односторонних действий работодателя. По всей видимости, идея новеллы в замене права на вознаграждение за служебный объект, в использовании которого работодатель не заинтересован, на право автора самостоятельно получать доход от использования объекта или распоряжения исключительным правом на него.

Если логика нормы такая, решение основано на упрощенном представлении об отношениях, регулируемых патентным правом, и кажется не самым оптимальным.

Во-первых, отказ от поддержания патента в силе не всегда означает отсутствие у правообладателя интереса в использовании решения. А.А. Пиленко писал: «Патентное право есть право запрещения, обращенное к третьим лицам… Позитивная возможность фабрикации есть не юридическое понятие, а экономическая функция правового института запрещения»6. В обычной ситуации прекращение охраны лишает патентообладателя права запрещать третьим лицам использование объекта, но не препятствует самостоятельному использованию объекта. В отношении служебных объектов этот тезис больше не работает. Когда исключительное право переходит работнику, работодатель утрачивает возможность самостоятельно использовать объект. Соответственно, для работодателя последствия досрочного прекращения патента и перехода исключительного права автору принципиально отличаются. Чтобы продолжить использовать служебный объект, работодатель теперь вынужден поддерживать патент в силе.

Во-вторых, можно согласиться с новеллой, если ухудшение положения работодателя значимо улучшает положение автора, но этого не происходит. Автор лишь иногда способен самостоятельно применять охраняемое патентом решение, а в большинстве случаев не будет обладать достаточными для этого материальными ресурсами. Когда же автор способен использовать патент самостоятельно, он может это делать и при прекращении действия патента.

Сомнительны перспективы автора извлекать доход от предоставления лицензий третьим лицам. Если работодатель принял решение о прекращении охраны, скорее всего, интерес на рынке в заключении лицензионных договоров отсутствует. Более того, изобретения и полезные модели, как правило, лицензируются не сами по себе, а вместе с конфиденциальной технической документаций и сопутствующими услугами по внедрению и сопровождению технологии, для оказания которых требуется команда специалистов. Как правило, автор-работник не имеет необходимых ресурсов для эффективного лицензирования технологии. При наличии нескольких авторов, потребовавших передать патент, предоставление лицензий дополнительно осложнено правилом о совместном распоряжении исключительным правом.

В-третьих, действие патента на служебный объект выходит за рамки отношений между работодателем и работником. Исключительное право определяет обязанности неопределенного круга лиц, поэтому порядок прекращения патента затрагивает их интересы. Помимо определения максимальных границ действия исключительного права во времени, которые свойственны исключительному праву на любые РИД, законодательство предусматривает специфический для изобретений и полезных моделей порядок поддержания охраны в силе, предусматривающий ежегодные пошлины, величина которых возрастает в течение периода действия патента. Как указано в Определении КС РФ от 5 марта 2014 г. № 497-О, «такой подход свидетельствует о стремлении законодателя сохранять силу лишь тех патентов, которые имеют действительную или потенциальную ценность, а ограничение исключительного права на РИД определенным сроком отражает компромисс между интересами патентообладателя и интересами общества, которое заинтересовано в свободном доступе к результатам научно-технической деятельности».

Новые правила прекращения патента на служебные объекты, напротив, создают условия для продления срока действия исключительного права. Досрочный переход объекта в общественное достояние зависит не только от правообладателя, но и от авторов-работников, в результате чего вероятность свободного использования уменьшается. Учитывая сомнения в эффективности использования и лицензирования объекта авторами, такое смещение баланса интересов в пользу авторов за счет лиц, способных фактически использовать РИД и конкурировать на рынке, видится неоправданным.

Наконец, защита интересов авторов служебных объектов при досрочном прекращении патента была возможна более сбалансированным способом. Например, по мнению А.П. Сергеева и Т.А. Терещенко, «утрата патентом силы из-за неуплаты работодателем-патентообладателем пошлины не освобождает работодателя от обязанности по выплате авторам служебной разработки причитающегося им возражения»7. В п. 133 Постановления Пленума ВС РФ №10 выражена позиция о праве работника требовать от работодателя возмещения убытков, если досрочное прекращение патента осуществлено недобросовестно с целью прекращения выплаты вознаграждения за служебный объект. На уровне законодательства можно было конкретизировать основания и порядок выплаты вознаграждения в данной ситуации. Это позволило бы урегулировать проблему в рамках отношений между работодателем и работником, не ограничивая переход объекта в общественное достояние и не затрагивая интересы третьих лиц. Однако законодатель выбрал иной механизм, а данное разъяснение ВС РФ теперь не должно применяться, если работодатель исполнил обязанность уведомить автора о намерении прекратить патент, на которое автор не откликнулся.

Правообладателям служебных объектов патентных прав понадобится доработать процессы принятия решений о поддержании в силе и прекращении действия патента с учетом обязанности уведомлять авторов-работников и отчуждать исключительное право по их требованию. При этом п. 4.1 ст. 1370 ГК РФ оставляет ряд вопросов без однозначного ответа, поэтому актуальны следующие рекомендации:

1)

работодателям следует урегулировать в локальных актах и соглашениях с работниками порядок исполнения обязанностей и осуществления прав, возникающих в связи с досрочным прекращением патента. В частности, рекомендуется определить способ уведомления автора, срок ответа автора на уведомление, порядок заключения договора отчуждения исключительного права с соавторами;

2)

авторам служебных объектов патентных прав до направления требования об отчуждении исключительного права следует оценить перспективы самостоятельного использования объекта, потенциал его лицензирования и обратить внимание на налоговые последствия безвозмездного приобретения исключительного права.