Д.В. Кожемякин,
кандидат юридических наук,
старший научный сотрудник НОЦ «Интеллектуальная собственность и
интеллектуальные права» НИ Томского государственного университета,
доцент ВИУ РАНХиГС при Президенте РФ

Для цитирования:

Кожемякин Д.В. Стандарт проверки наличия изобретательского уровня в контексте определения фигуры рядового специалиста // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Сентябрь 2022. Вып. 3 (37). С. 49-55.

Kozhemiakin D.V. The checking of an inventive step in the context of determining the figure of an ordinary specialist // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. September 2022. 3 (37). Pp. 49-55. (In Russ.).

Пункт 2 ст. 1350 ГК РФ наряду с новизной и промышленной применимостью устанавливает такой критерий патентоспособности, как изобретательский уровень. Подобно критерию новизны он адресует правоприменителя к необходимости установления уровня техники при анализе технического решения, но если критерий новизны сосредоточен на объективном поиске присутствия анализируемого технического решения в этом уровне техники, то критерий изобретательского уровня предполагает анализ очевидности такого технического решения для специалиста и возможность его повторения таким специалистом путем комбинации уже известных из уровня техники технических решений.

Понятно, что критерий неочевидности привязывается не к объективному состоянию уровня техники, а к его восприятию со стороны специалиста. Субъективный характер данного критерия подчеркивают многие специалисты. Так, Л.А. Новоселова и М.А. Кольздорф отмечают, что неочевидность технического решения означает, что оно не должно следовать из уровня техники для специалиста со средней квалификацией [3].

Э.П. Гаврилов, характеризуя данный критерий охраноспособности, отразил его субъективную природу, указав что «наличие или отсутствие «изобретательского уровня» определяется тем впечатлением, которое представленное техническое решение произведет на специалиста: если специалист вздрогнет и произнесет: «Это гениально!», перед нами изобретение; если же специалист скажет: «Это просто и элементарно», то изобретения нет» [2].

Отметим, что соответствие запатентованного решения условию «изобретательский уровень» или «неочевидность» предусмотрено практически всеми патентными системами мира. При этом на субъективизм в определении изобретательского уровня обращается внимание и в зарубежной научной литературе [4].

Так, немецкие авторы Эрих Дэбриц, Ральф-Рюдигер Джесси и Дирк Брекер отмечают, что такой критерий охраноспособности изобретения, как изобретательская деятельность1, предполагает гораздо более субъективную оценку, чем при определении новизны технического решения. Так, новизна может быть установлена объективно, в то время как изобретательская деятельность во многом плод оценки конкретного специалиста, работающего в определенной сфере, который исходит из усредненного набора знаний в области техники. Авторы отмечают, что исходя из данного подхода изобретательская деятельность устанавливается в том случае, если техническое решение опережает знания среднего специалиста [4].

Таким образом, в отличие от критерия новизны изобретательский уровень требует анализа не только содержания уровня техники, но и того, как решения, в нем содержащиеся, могли быть применены средним (рядовым) специалистом в определенной области знаний.

Последнее уточнение является достаточно важным, поскольку предполагает, что специалиста, способного охватить своими знаниями весь существующий уровень техники, найти невозможно. Следовательно, оценке подлежит не весь совокупный объем знаний человечества, а только относящийся к определенной области практической деятельности.

Так, О.В. Ревинский отмечает, что при проверке изобретения на соответствие изобретательскому уровню необходимо иметь в виду, что техническое решение не должно быть очевидным не просто некоему несуществующему специалисту во всем, а именно специалисту в определенной области «person skilled in the art», обращая при этом внимание на то, что фигура специалиста - это некто несуществующий, поскольку специалист представляет собой лицо, обладающее полными знаниями в соответствующей области или хотя бы имеющее доступ к этим знаниям, но совершенно лишённое воображения (иначе он сам будет изобретать) [6, с. 131].

Последнее уточнение об отсутствии воображения у специалиста, впрочем, подвергается критике. С.В. Бутенко отмечает, что «специалист, как лицо, обладающее всей полнотой знаний и навыков, но лишенное воображения и способности к творческому труду, никогда не сможет не только прийти к аналогичному решению, но и решить поставленную задачу вообще, поскольку даже для рутинной инженерно-конструкторской работы необходим пусть минимальный, но творческий вклад» [1, с. 54].

Необходимость сужения исследуемого уровня техники до знаний известных среднему (рядовому) специалисту, а также реконструирование на уровне абстракции восприятия этих знаний таким специалистом, таит в себе ряд практических трудностей. И главным вопросом тут является, кто, как и на какой стадии должен определять фигуру этого среднего специалиста.

В настоящий момент стандарт проверки изобретения на соответствие критерию изобретательского уровня установлен Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм [5]. В пункте 76 данных правил установлена следующая схема проверки данного критерия:

-

определение наиболее близкого аналога изобретения;

-

выявление отличительных признаков;

-

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения;

-

анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Очевидно, что приведенный алгоритм умалчивает о фигуре специалиста как таковой, а формальное следование ему на третьем шаге позволяет искать технические решения из уровня техники в целом, а не из его ограниченной части, известной специалисту в определенной области.

Иными словами, буквальное следование данной схеме фактически превращает критерий изобретательского уровня в расширенный критерий новизны, что не соответствует природе данного критерия и изначальному смыслу, который в него был заложен.

Отметим, что в зарубежных юрисдикциях уделяется достаточное внимание критериям установления фигуры специалиста. Так, в Канаде первым этапом при проверке изобретательского уровня является определение понятия «специалист в данной области» и соответствующих общих знаний этого человека2. Аналогичным образом поступают и в США, где в судебной практике можно обнаружить даже факторы, принимаемые во внимание при определении фигуры специалиста. Такими факторами являются:

-

уровень образования и любые специальности претендентов;

-

тип проблем, возникающих в данной области техники;

-

известные решения этих проблем;

-

скорость, с которой делаются инновации;

-

сложность технологии;

-

уровень образования и любые специальности активных работников в этой области;

-

характер любых испытаний, описанных в патенте (и навыки, необходимые для проведения таких испытаний) [8, с. 600].

Таким образом, отсутствие в правилах Роспатента этапа по выявлению фигуры специалиста и сужению исследуемого уровня техники видеться очевидным пробелом, нуждающимся в восполнении, на уровне доктрины или судебной практики.

Следует отметить, что юридический прием, привязывающий применение нормы к должному поведению или восприятию ситуации абстрактным вымышленным лицом, - не редкость. Так, деликтное право оперирует понятием «разумного человека» для проверки стандартов заботы в случае халатности. В праве интеллектуальной собственности таким абстрактными лицами являются «рядовой потребитель» в контексте положений о товарных знаках и знаках обслуживания, «информированный потребитель» в контексте требований к промышленным образцам. При этом по общему правилу оценивать восприятие фактических обстоятельств с точки зрения такого абстрактного лица должен суд или правоприменитель, который, как справедливо отмечается в научной литературе и судебной практике, способен поставить себя на место такого усредненного лица.

Между тем в контексте определения изобретательского уровня и фигуры специалиста в определенной области техники такой подход предполагается не совсем обоснованным. Так, на этапе административного рассмотрения заявления об оспаривании решения о предоставлении изобретению правовой охраны, можно допустить, что фигура среднего специалиста определяется экспертами патентного ведомства, если они также являются квалифицированными специалистами в определенной области техники. Однако на этапе судебной проверки соответствующего решения патентного ведомства такой подход очевидно спорен.

Так, суд (в отличие от практики определения сходства до степени смешения товарных знаков с позиции рядового потребителя) не может поставить себя на место усредненного специалиста ввиду отсутствия соответствующих специальных познаний и релевантного практического опыта. Фигура судьи и фигура специалиста очевидным образом не могут быть совмещены в одном лице, на что косвенным образом указывает и процессуальное законодательство, предусматривающее отдельную фигуру специалиста и предписывающее назначение судебной экспертизы в случае, если для анализа фактических обстоятельств и доказательств по делу требуются специальные познания. Таким образом, при судебной проверке критерия изобретательского уровня можно говорить о необходимости назначения судебной экспертизы для проверки правильности определения Роспатентом не только уровня техники, но и восприятия уровня техники гипотетическим средним специалистом из данной области техники, относящейся к предмету спора.

При этом в силу специфики процесса проверки законности решения административного следует отметить, что суд может проверять выводы, сделанные Роспатентом, но не может устанавливать обстоятельства, которые не устанавливались в рамках административного производства.

Так, согласно ст. 10 Конституции РФ, государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную, причем органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.

Помимо этого, Конституция четко разделяет понятие «административное» и «административно-процессуальное законодательство (п. «к» ч. 1 ст. 72), а также конституционное, гражданское, арбитражное, административное и уголовное судопроизводство, посредством которого осуществляется судебная власть, причем осуществление правосудия является исключительной компетенцией судов (ч.1 и 2 ст. 118).

Из данных норм следует, что административная деятельность и административный процесс с одной стороны, а также правосудие и административное судопроизводство - с другой составляют разные формы деятельности, что в итоге предопределяет необходимость как минимум не подменять формы деятельности публичной администрации правосудием и наоборот. Осуществление судебного контроля за деятельностью публичной администрации является самостоятельным видом правосудия.

С учетом положений ст. 1248 ГК именно на этапе административного рассмотрения возражения против предоставления охраны патенту и именно в процедуре оспаривания решения Роспатента о предоставлении изобретению правовой охраны должна быть конкретизирована фигура среднего специалиста в рассматриваемой области техники, причем сделано это должно быть именно экспертами патентного ведомства, специально подобранными и являющимися квалифицированными специалистами в соответствующей области техники.

Если же по каким-то причинам административный орган не устанавливал фигуру специалиста, то в рамках судебного контроля соответствующее упущение может быть констатировано (и является основанием для отмены решения административного органа), но не восполнено. Определение фигуры специалиста из области техники на этапе судебной проверки соответствующего решения патентного ведомства, если ведомство такой фигуры не устанавливало, означало бы подмену формы деятельности публичной администрации правосудием.

Приведенный выше подход в целом соответствует судебной практике Верховного Суда3. Аналогичные выводы сделаны и в практике Суда по интеллектуальным правам, который в ряде случаев прямо указывал, что выводы Роспатента об установлении соответствия спорного изобретения условию «изобретательский уровень» и возражения общества об обратном, подлежат оценке после проверки наличия или отсутствия условий патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна». Суд при рассмотрении дела и установлении перечисленных обстоятельств не может дальше проводить проверку спорного изобретения на предмет наличия «изобретательского уровня» и подменять при этом Роспатент, осуществляя его полномочия. Непосредственная же оценка судом документов и обстоятельств без их анализа уполномоченным государственным органом фактически подменяла бы административные полномочия этого органа, что не предусмотрено п. 2 ст. 1398 ГК РФ4.

Проблема судебной проверки выводов патентного ведомства относительно выполнения критерия наличия изобретательского уровня может быть проиллюстрирована на примере дела СИП-1347/2021, в рамках которого оспаривалось решение Роспатента о прекращении патентной охраны изобретения № 2200681 «Тележка железнодорожного вагона».

Заявитель и Роспатент разошлись во мнении относительно очевидности запатентованного технического решения и восприятия уровня техники средним специалистом.

В частности, заявитель отмечал, что Роспатент, определяя уровень техники и указывая источники информации, содержащие технические решения, комбинация которых по мнению ведомства позволяет среднему специалисту воспроизвести технический результат, достигаемый изобретением, не имели отношения как к вагонным тележкам, так и к железнодорожному транспорту вообще.

Таким образом, по мнению заявителя ряд технических решений, через которые ведомство обосновало очевидность изобретения, не могли быть известны среднему специалисту в области железнодорожного транспорта.

Для разрешения возникшего противоречия заявитель попросил назначить судебную экспертизу, в которой судом, однако, было отказано. Суд посчитал возможным оценить соответствующие доводы исходя из собственных знаний и опыта, поскольку у председательствующего судьи наличествует высшее техническое образование.

Между тем представляется, что такой подход судебной коллегии является не вполне обоснованным. Прежде всего необходимо принять во внимание, что дело рассматривается в коллегиальном составе, следовательно дать надлежащую оценку аргументам сторон, доказательствам и фактическим обстоятельствам должен иметь возможность не только председательствующий судья, но и иные члены судебного состава. При этом председательствующий судья не может подменить собой эксперта или специалиста для целей судопроизводства при том, что в штате Суда по интеллектуальным правам имеются соответствующие специалисты и у суда есть право на направление запроса специалистам в порядке ч. 1.1 ст. 16 АПК (чем суд, обычно, и пользуется в таких случаях).

Вторым аргументом против такого решения коллегии может быть указание на то, что у председательствующего судьи не было релевантного практического опыта в заявленной области техники, а также тот факт, что его высшее техническое образование было получено по иной специальности и не предполагает профильного для рассматриваемого спора знания специфики в области железнодорожной техники.

Таким образом, отсутствие специальных познаний у суда не позволило фактически в рассматриваемом деле установить фигуру специалиста, для которого запатентованное решение должно было по мнению Роспатента являться очевидным.

В отсутствие же надлежащего установления фигуры специалиста проверить критерий изобретательского уровня не представляется возможным, поскольку такая проверка будет, по сути, расширением критерия новизны и утратит свой субъективный аспект, что не соответствует целям установления данного критерия.

Данный вывод можно продемонстрировать на примере п. 79 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм [5], согласно которому изобретение не рассматривается как не соответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки механизма достижения технического результата, если такое раскрытие стало известно не из уровня техники, а только из материалов заявки. Таким образом признаком отсутствия изобретательского уровня является не очевидность (как синоним простоты технического решения), а именно наличие решения в уровне техники, который опять же подлежит определению через гипотетическую фигуру среднего (рядового) специалиста именно в данной области техники на соответствующую дату приоритета.

Приведенное выше дело СИП-1347/2021 также поднимает и другой важный вопрос относительно применения критерия изобретательского уровня. А именно: может ли об изобретательском уровне свидетельствовать не только истолкование содержания уровня техники с точки зрения усредненного абстрактного специалиста, но и оценки фактического поведения реальных специалистов по использованию оспариваемого технического решения с даты приоритета. Так, в рамках данного дела заявитель обращал внимание суда, что третье лицо, оспаривающее предоставления правовой охраны изобретению, длительное время являлось лицензиатом заявителя и не возражало против правовой охраны данного технического решения.

Практика оценки не только уровня техники при проверке изобретательского уровня, но и фактического положения, сложившегося на рынке, на котором используется техническое решение, существует зарубежных юрисдикциях. Так, суды США в рамках патентных споров оценивают фактические обстоятельства, которые могут служить косвенными доказательствами наличия изобретательского уровня, в частности, ими принимаются во внимание существующий доступ на рынок («actual access in the marketplace») и давно испытываемая потребность в данном техническом решении («long felt need»)[4].

В России действующие подзаконные акты Роспатента не содержат в себе указания на необходимость учета поведения специалистов на рынке при определении очевидности технического решения. Однако нельзя сказать, что такой подход является в полной мере обоснованным, особенно с учетом широко в настоящий момент применяемого судами принципа «эстоппель», в соответствии с которым «никто не может противоречить собственному предыдущему поведению». Хотя этот подход и не связан прямо с определением изобретательского уровня, а направлен на исключение недобросовестного поведения стороны спора, данный подход также может применяться для подтверждения изобретательского уровня в ситуации, когда поведение лица, оспаривающего патент, свидетельствует о том, что до момента подачи заявления об оспаривании оно рассматривало изобретение как соответствующее критериям охраноспособности, в том числе и критерию изобретательского уровня.

Подводя итог исследования, следует отметить, что изобретательский уровень как критерий патентоспособности сочетает в себе субъективные и объективные черты. Так, при проверке данного критерия надлежит проводить анализ уровня техники на предмет технических решений, комбинация которых позволяет осуществить патентуемое техническое решение. Между тем такой анализ надлежит проводить не по всему уровню техники, а лишь по определенной его части, известной среднему специалисту в конкретной области. При этом необходимость дифференциации различных сфер техники и выявление восприятия уровня техники средним специалистом в определенной области связана с тем, что критерий изобретательского уровня призван установить субъективную возможность воссоздания патентуемого технического результата, а не с объективным состоянием уровня техники.

Изобретательский уровень может устанавливаться исходя из фактического поведения реальных специалистов на рынке, а не только из абстрактного толкования знаний и способностей гипотетического среднего специалиста. Необходимо учитывать поведение оппонентов правообладателя (задержку в оспаривании, попытки регистрации обходных решений и т.п.) с даты приоритета оспариваемого патента в качестве косвенного доказательства отсутствия очевидности и признания наличия изобретательского уровня.

По нашему мнению, фигура специалиста должна устанавливаться на этапе административного производства по оспариванию предоставления правовой охраны техническому решению при условии, что специалисты ведомства обладают квалификацией сопоставимой с квалификацией среднего специалиста в данной области техники.

На этапе судебного контроля решения Роспатента может быть осуществлена лишь проверка выводов патентного ведомства. Такая проверка в случае, если возникает спорная ситуация относительно определения источников информации и восприятия этих источников средним специалистом, должна осуществляться посредством назначения судебной экспертизы, т.к. в отсутствие специальных познаний суд не может встать на место специалиста в определенной области техники и проверить аргументы сторон «с точки зрения рядового потребителя», а также оценить доказательства по делу и фактические обстоятельства. Без назначения экспертизы суд будет принимать решение вслепую.