"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 16, июнь 2017 г., с 36-47

На сайте Журнала Суда по интеллектуальным правам опубликована статья А.В. Михайлова (далее - оппонент) «Миф о мифе, или Рождение селективных изобретений из пены бумажной», в которой оппонент излагает свое видение в оценке патентоспособности «селективных» изобретений и утверждает, что авторами1 «вольно или невольно умалчивается о существовании особого подхода к оценке новизны химических соединений, предусмотренной последним абзацем п. 24.5.2(4) Административного регламента». Следующее утверждение приводим полностью:

«Упорство, с которым авторы [2, 3]2 игнорируют существование данной нормы, может создать у читателей представление о том, что известное химическое соединение не может быть повторно запатентовано. Этот неверный вывод служит основой для заявления о том, что никакой проблемы селективных изобретений не существует, а, следовательно, действующее регулирование не нуждается в каком-либо пересмотре».

Из этого следует, что оппонент убежден в том, что существование нормы административного регламента Роспатента позволяет повторно запатентовать известное химическое соединение (выделено автором – В.Д.)

Этот же тезис был неоднократно повторен оппонентом на форуме3 ЮрКлуба, но несмотря на многочисленные настойчивые просьбы подтвердить сказанное реальными примерами выданных патентов РФ или патентов Евразийской патентной организации, далее - ЕАПВ на идентичные селективные изобретения оппонент так и не представил ни одного примера, когда известное ранее запатентованное химическое соединение было повторно запатентовано4 с тождественным ранее предоставленному объемом прав, исходя якобы из действующей нормы правила 24.5.2(4) Административного регламента.

Настораживает, когда российское нормативное регулирование5 в области патентного права, используемое Роспатентом многие годы, подвергается сегодня жесткой критике с приписыванием ему всех смертных грехов в области охраны химических соединений, именуемых в частных случаях «селективными изобретениями», не предоставляя при этом ни одного примера из реальных дел, рассмотренных в Палате по патентным спорам Роспатента или в судах, подтверждающих данный, практически обвинительный тезис. Целесообразнее напомнить читателям предысторию публикаций по рассматриваемому вопросу и дать пояснения к выдвинутым6 тезисам.

В Журнале Суда по интеллектуальным правам была опубликована статья7 «Селективное» изобретение: самостоятельный вид или заимствованное условное обозначение изобретений, создаваемых научным методом селекции?», в которой было отмечено:

…«Селективное изобретение» не является понятием, определяющим некий самостоятельный вид химического изобретения, а представляет собой заимствованное из немецкой практики и широко разошедшееся по миру условное обозначение (термин) изобретений, получаемых научным методом селекции, направленным на получение новых объектов в среде им подобных, но обладающих новыми полезными свойствами.

Селективное изобретение относится к химическому соединению (или нескольким соединениям), которые уже входят в известную обширную группу, объединяющую подобные химические соединения, хотя и является новым как таковое. Известность этой группы, охватывающей значительное число структурно родственных химических соединений, не говорит о том, что в нее не будут входить и вновь создаваемые соединения, имеющие общие, но не тождественные признаки химического соединения.

Вторым заблуждением является толкование термина «селективное изобретение» как известного и выбранного из ряда уже ранее запатентованных альтернативных химических соединений, объединенных в структурную группу, именуемую формулой Маркуша, но проявляющего свойства, ранее неизвестные для перечисленных известных альтернативных вариантов соединений.

Тем самым создается и распространяется в различных публикациях, например [9], ошибочная иллюзия того, что селективное изобретение якобы может не отвечать условию патентоспособности «новизна», но тем не менее при выявлении (установлении) нового свойства этого будет достаточно для признания Роспатентом патентоспособности такого изобретения.

Однако это совершенно не соответствует действительности, и оценка новизны конкретного химического соединения по всей совокупности характеризующих его признаков (структура, наличие конкретных заместителей в определенных положениях и взаимное расположение групп и атомов в молекуле) обязательно предшествует принятию во внимание нового свойства этого конкретного соединения, которое относится к техническому результату и служит всего лишь одним из сопутствующих условий признания патентоспособности, но не единственным и самодостаточным.

Рассматриваемое в новой заявке частное (индивидуальное) химическое соединение, хотя и подпадает под общую родовую группу химических соединений, но должно являться тем частным вариантом, который ранее не был раскрыт в уровне техники, т.е. он был не известен (на это прямо указывают нормативные правовые акты, которыми руководствуется Роспатент). В этой ситуации действует стандартный для патентного права принцип: известность общего не порочит новизны частного, и так называемое селективное изобретение, если оно соответствует ВСЕМ условиям патентоспособности (новизна конкретного химического соединения, соответствие его изобретательскому уровню и промышленной применимости), охраняется патентами во всех известных нам странах». (выделено автором, - В.Д.).

Такова фабула моей статьи, на которую последовал ответ оппонента, а до того на форуме ЮрКлуба была развернута присущая таким интернет ресурсам «баталия»8.

В разделе 2. Системные проблемы российского патентного законодательства оппонент пишет:

2) закон9 устанавливает ограничение срока действия исключительных прав 20-25 лет, но в то же время допускает при определенных условиях получение патента на полностью идентичный продукт или способ при выявлении у него ранее неизвестных (но имманентно присущих) особенностей или свойств (селективные изобретения)» (выделено автором, – В.Д.).

Именно этот основной тезис оппонента является ложным по своей сути, т.к. российское законодательство любого уровня не допускало и не допускает получение патента на, словами оппонента, «полностью идентичный продукт или способ».

Если заявленный продукт или способ как изобретения «полностью идентичны» ранее известным, это означает, что они не имеют новизны. Иначе толковать словосочетания «полностью идентичный» в контексте новизны изобретения невозможно. И как их условно ни называй (селективными, с имманентными признаками и т.п.), - патент на такое известное, т.е. не новое, изобретение получить нельзя в силу нормы по ст. 1350 ГК РФ, согласно которой «Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо».

Раздел 5.3.2. статьи оппонента озаглавлен следующим образом:

«При переходе в общественное достояние более раннего патента на идентичное селективное изобретение более поздний патент действует только применительно к тому назначению, которое связано с вновь открытыми свойствами вещества, даже если такое ограничение не содержится в формуле изобретения более позднего патента». (выделено автором, - В.Д.)

В приведенном названии раздела оппонент опять утверждает об идентичности селективного изобретения, и далее пишет: «Вкупе с положениями законодательства о селективном изобретении это приводит к тому, что становится возможным получить два (или больше) патента с разными датами на одно и то же химическое соединение, если в позднем патенте (в описании, а не в формуле) указано на новую активность известного химического соединения». (выделено автором, - В.Д.).

В сноске к законодательству10 оппонент поясняет:

«Эти положения позволяют получить патент на соединение, которое является частным случаем ранее известной группы соединений, если у него (соединения) выявлены какие-то новые в качественном или количественном отношении свойства».

Во-первых, законодательство не позволяет получить два и более патента с разными датами на одно и то же химическое соединение, а как рассматривается новизна химических соединений и являются ли они «одними и теми же», - можно ознакомиться в деле о возражении11 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2114838 «Триазольные производные, фармацевтическая композиция и промежуточные продукты» (Решение от 21 ноября 2016 г. Суда по интеллектуальным правам, дело СИП-295/2016). Заслуживает особого внимания содержание приведенного в судебном решении экспертного заключения РАН, утвержденного бюро Экспертного совета РАН (протокол от 8 ноября 2016 г. № 04-16).

Во-вторых, нормативные акты не позволяют получить патент на известное химическое соединение (известное как таковое), если оно действительно является частным случаем ранее известной группы химических соединений.

Иерархическая классификационная подчиненность химических соединений не говорит о том, что все соединения, входящие в эту иерархическую группу, уже известны как таковые. Группа соединений по той или иной химической классификации может быть общая, а входить в нее может множество соединений, как уже известных, так и вновь создаваемых. Это аксиома.

Оппонент, выступая во второй статье с критикой, решил отступиться от своих ранее высказанных представлений о «селективных изобретениях».

Еще раз напомним ранее высказанное оппонентом: «Закон устанавливает ограничение срока действия исключительных прав 20-25 лет, но в то же время допускает при определенных условиях получение патента на полностью идентичный продукт или способ при выявлении у него ранее неизвестных (но имманентно присущих) особенностей или свойств (селективные изобретения)» (выделено автором, - В.Д.)

Теперь оппонент во второй статье12, пишет:

«Содержание понятия “селективное изобретение” в разных юрисдикциях и работах различных специалистов сильно различается. Поэтому, во избежание терминологических разногласий, важно сразу определить, что именно вкладывается в понятие “селективное изобретение”».

Во-первых, никто ранее не мешал оппоненту определиться, что именно вкладывается им в понятие «селективное изобретение», а во-вторых, «разные юрисдикции» не имеют никакого отношения к критике административного регламента Роспатента и практики выдачи патентов на не новые, но «селективные изобретения».

В моей первой статье приведены ссылки на ответы в отношении «селективных изобретений из разных стран, и практически все «разные юрисдикции» повторили13 однозначно: «селективное изобретение» как и любое иное изобретение, должно отвечать всем условиям патентоспособности, т.е. «новизна» для них является обязательным условием.

Возможно, что ведомство совершило ошибку, проглядев ссылку в известном уровне техники, выдав второй патент на идентичное изобретение; но такой патент легко аннулируется14 в апелляционной инстанции как не соответствующий новизне. Ничего неординарного в этом нет, и такая процедура присуща патентным законодательствам всех стран.

Но обратимся теперь к предлагаемой оппонентом квалификации «селективных изобретений»:

«В настоящей статье селективными изобретениями будут называться такие, которые представляют собой выбор какого-либо конкретного химического соединения, из источника, в котором все его признаки полностью раскрыты, но соединение представлено в одном ряду с множеством других аналогичных соединений. Под полным раскрытием подразумевается, что соединение из источника полностью совпадает с таковым по селективному изобретению, а не отличается от него какими-то дополнительными признаками. Это важное уточнение исключает из дискуссии похожие ситуации. Например, к селективным изобретениям мы не относим ситуацию с патентами на клопидогрел, приведенную в статье [2]15, так как из одного патента был известен клопидогрел-молекула, а из другого — клопидогрел в кристаллической форме. В более раннем патенте какие-либо кристаллические формы не были упомянуты. Это само по себе исключает ситуацию выбора конкретного варианта из числа известных вариантов, что и отличает селективные изобретения от всех прочих. Не удивительно, что изобретение по второму патенту было признано новым. К описанному в [2] случаю применяются самые обычные подходы к оценке новизны и изобретательского уровня, а упоминание правоприменителем "селективных изобретений" в данном случае представляется некорректным. Поэтому далее мы будем говорить только о ситуациях, когда имеет место полное совпадение признаков селективного изобретения с признаками одного из конкретных вариантов из более ранней публикации.

Для простоты мы воздержимся от рассмотрения сложных ситуаций, когда нельзя однозначно сказать, был ли в ранее опубликованном источнике раскрыт какой-то конкретный вариант или нет - ввиду неопределенности формулировок. Например, если в источнике раскрыт "фенил, замещенный алкилом", нельзя с полной уверенностью сказать, что в данном случае речь идет о "фениле, замещенном н-октилом", поскольку понятие "алкил" настолько неопределенное, что охватывает бесчисленное количество конкретных вариантов. Мы же будем рассматривать ситуации, при которых количество конкретных вариантов пусть и велико, но все же ограничено, и все они могут быть выведены специалистом из имеющихся структурных формул.

Эти уточнения позволят нам избежать дискуссии о соотношении особых подходов к селективным изобретениям и общего для всех видов изобретений подхода, согласно которому источник, содержащий более общее раскрытие, не противопоставляется по заявке, на охрану какого-то частного варианта, который хотя и охватывается общим раскрытием, но содержит дополнительные (видовые) признаки, не упомянутые в общем раскрытии. Применительно к таким ситуациям можно полностью согласиться с утверждением: "Рассматриваемое в новой заявке частное (индивидуальное) химическое соединение, хотя и подпадает под общую родовую группу химических соединений, но должно являться тем частным вариантом, который ранее не был раскрыт в уровне техники, т.е. он был не известен (на это прямо указывают нормативные правовые акты, которыми руководствуется Роспатент). В этой ситуации действует стандартный для патентного права принцип: известность общего не порочит новизны частного, и так называемое селективное изобретение, если оно соответствует ВСЕМ условиям патентоспособности (новизна конкретного химического соединения, соответствие его изобретательскому уровню и промышленной применимости), охраняется патентами во всех известных нам странах" [2].» (курсивом выделена цитата из ранней статьи автора, – В.Д.)

Оппонент подчеркивает: «Поэтому далее мы будем говорить только о ситуациях, когда имеет место полное совпадение признаков селективного изобретения с признаками одного из конкретных вариантов из более ранней публикации».

Однако, если «имеет место полное совпадение признаков селективного изобретения с признаками одного из конкретных вариантов из более ранней публикации», то в таком случае имеет место отсутствие новизны изобретения; и никаких дискуссий об этом никто не ведет; и Роспатент не предусматривает нормативными документами возможности выдач патентов на такие изобретения «с полным совпадением признаков».

В своей публикации подчеркивал: «… Оценка новизны конкретного химического соединения по всей совокупности характеризующих его признаков (структура, наличие конкретных заместителей в определенных положениях и взаимное расположение групп и атомов в молекуле), обязательно предшествует принятию во внимание нового свойства этого конкретного соединения, которое (свойство), относящееся к техническому результату, служит всего лишь одним из сопутствующих условий признания патентоспособности, но не единственным и самодостаточным».

Оппонент вложил в предложенное им понятие селективного изобретения на уже упоминавшемся ресурсе16 ЮрКлуба следующим образом:

«Я уже ответил, что рассматриваемые патенты к тому случаю селективных изобретений, который меня интересует (чистые молекулы, без кристаллов, солей и прочей озеленительной дребедени) не относятся. Это типичные второсортные патенты, какая-никакая новизна в них есть, поэтому говорить о выборе одного или нескольких конкретных технических решений из большого ряда известных технических решений не приходится».

Вряд ли имеет смысл останавливаться на таких сентенциях и квалификации изобретений как «прочей озеленительной дребедени». Ну, интересуют оппонента только те селективные изобретения, которые «с чистыми молекулами, но без кристаллов, солей и прочей озеленительной дребедени», и пусть интересуют, но это не имеет никакого отношения к критике нормативной базы Роспатента. Если оппонент хочет ограничить отнесение к селективным изобретениям в области химических соединений только теми из них, которые он обозначает «чистыми молекулами», так это его личное мнение, и больше ничего. Но я уже приводил ссылки в первой статье на решения Роспатента (ППС), а сейчас и на далее указанное решение Суда по интеллектуальным правам, содержащее заключение специалистов РАН, которые не рассматривают химические соединения только по признакам «чистых молекул». Такой подход не имеет под собой абсолютно никакого научного обоснования.

Оппонент пишет: «Следует отметить, что на момент выдачи патента № 2195446 в законодательстве отсутствовали какие-либо нормы о новизне или изобретательском уровне селективных изобретений». Но это опять же не соответствует действительности по той причине, что «селективные изобретения» никогда не рассматривались в отрыве от общих для всех изобретений условий патентоспособности, и как некие особые объекты, требующие своего, сугубо специфического правового регулирования в отрыве или даже в противовес общим нормам.

Условно названное «селективное изобретение» должно отвечать условиям новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости. Когда в качестве «селективного изобретения» рассматривается именно индивидуальное химическое соединение, то если оно получено впервые, это уже означает, что оно новое. Если ранее описанное всеми конкретными признаками индивидуальное химическое соединение просто воспроизведено и именно с теми же известными признаками, то оно не считается новым со всеми вытекающими из этого последствиями при решении вопроса о выборе объекта патентования.

Далее оппонент рассматривает пример соединения, входящего, как он считает, в предложенную им классификацию «селективных изобретений», говоря его словами, с «чистыми молекулами»:

«Данное соединение является выбором конкретного варианта из числа описанных посредством общей структурной формулы в патенте РФ № 2147574 (который действовал с 21 августа 1992 г. по 22 августа 2017 г.) и № 2195446 (действует до 24 октября 2020 г.). Общий срок патентной охраны цинакалцета указанными патентами составляет 28 лет. Оба патента наряду с другими соединениями охраняют цинакалцет и при этом не отличаются даже в части назначения или биологической активности. Это возможно благодаря тому, что закон не требует указывать назначение или активность химического соединения в независимом пункте формулы изобретения (что также является особенностью изобретений в области химии)».

Мнение оппонента о том, что патенты из приведенного им примера не отличаются один от другого, не подкреплены фактическим рассмотрением спора в Роспатенте или суде. Обратим внимание лишь на то, что патент № 2195446 продлен до 2020 г. и действует до сих пор. Если в этом патенте позже приводится одно и то же химическое соединение, которое уже было полностью раскрыто по всем признакам в раннем патенте, всегда можно подать возражение в Палату по патентным спорам Роспатента.

До тех пор пока такого рассмотрения не было, говорить о том, что в данных патентах «запатентовано одно и то же химическое соединение», некорректно.

Оппонент процитировал ранее действовавшие Рекомендации17:

«1.9.1.9. Изобретение, относящееся к индивидуальному химическому соединению с установленной структурой, удовлетворяет условию новизны, если эта структура не известна из уровня техники. Однако, если структура известна, но в источнике информации (например, научном или научно-популярном журнале или патенте), в котором она приведена, отсутствуют сведения о способе получения соединения, данные его структурного анализа, сведения о физико-химических или иных свойствах, изобретение также удовлетворяет условию новизны».

А далее оппонент отметил:

«Но именно с Рекомендаций18 данный сомнительный подход начал широко применяться Роспатентом. Этот подход к новизне был узаконен лишь спустя 10 лет, в 2009 г., в момент принятия Административного регламента, где в п. 24.5.2(4) говорится:

«(4) Изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем <…>

Химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, признается новым, если оно не раскрыто как таковое и отсутствуют какие-либо сведения относительно исходных соединений, способа его получения или его свойств».

Отсюда ясно, что общая структурная формула - это не частная структурная формула варианта химического соединения как такового, и никаких сомнений в признании такого варианта соединения новым нет.

Точно так же и с той же логикой об известности общей структурной формулы как якобы порочащей новизну частного конкретного соединения, подпадающего под эту общую структурную формулу, думали лица, безуспешно пытавшиеся четырежды аннулировать патент № 2114838. В конечном итоге Суд по интеллектуальным правам 21 ноября 2016 г. принял решение (дело СИП-295/201619) об отказе в удовлетворении иска, направленного против решения Роспатента, сохранившего действительность патента. В решении суда цитируется экспертное заключение, подготовленное Российской академией наук, в которую обратился суд за получением разъяснений специалистов по вопросам, относящимся к индивидуальным химическим соединениям из сравниваемых патентов.

Данное заключение специалистов РАН показывает, в чем могут усматриваться характеристики (признаки) индивидуальных химических соединений, определяющих их как новые. Приведем выписку из утвержденного экспертного заключения, процитированного в судебном решении:

[1. Охарактеризовано ли в патенте Российской Федерации №2095358; европейской патентной заявке ЕР №89307920.2; патенте Союза Советских Социалистических Республик № 1836366, хотя бы одно индивидуальное химическое соединение, входящее в группу соединений, охарактеризованных общей формулой 1 в независимом пункте 1 патента Российской Федерации № 2114838, или соединение зависимого пункта 10, или вся группа соединений в целом, в том виде как она охарактеризована в пункте 1 формулы изобретения патента Российской Федерации № 2114838, структурной формулой и/или химическим названием, и/или физико-химическими данными и/или данными по активности? При ответе на вопросы, поставленные судом с целью правильного рассмотрения настоящего дела, просьба ссылаться на открытые источники информации, опубликованные не позднее даты подачи заявки на изобретение – 02.02.1990.

Ответ

В европейской патентной заявке ЕР № 89307920.2, патенте Российской Федерации № 2095358 и патенте Союза Советских Социалистических Республик № 1836366 формулы изобретения включают соединения, удовлетворяющие общей формуле 1 патента Российской Федерации № 2114838, однако, ни одно индивидуальное химическое соединение, удовлетворяющее общей формуле 1 патента РФ № 2114838, в европейской патентной заявке ЕР № 89307920.2, патенте РФ № 2095358 и патенте СССР № 1836366 не охарактеризовано и не включено в список примеров. Ключевым отличием соединений, охарактеризованных в примерах заявки ЕР № 89307920.2, является отсутствие галогенного заместителя в шестичленном гетероцикле, в то время как для соединений патента РФ № 2114838 наличие такого заместителя(-ей) является обязательным и зафиксировано в орто-положении по отношению к основной части молекулы (положение обозначено в общей формуле 1 независимого пункта 1 патента РФ № 2114838 буквой Y). В примере 24 патента РФ № 2095358 и примере 10 патента СССР № 1836366 охарактеризовано соединение 3-(6-хлор-4-пиримидинил)-2-(2,4-дифторфенил)-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил-бутан)-2-ол, галогенный заместитель в котором находится в положении 6, вследствие чего это соединение не удовлетворяет общей формуле 1 независимого пункта 1 патента РФ № 2114838. Структурные формулы, химические названия, физико-химические характеристики или данные по активности соединений, охарактеризованных в патенте РФ № 2114838, отсутствуют в патентной заявке ЕР № 89307920.2, патенте РФ № 2095358 и патенте СССР № 1836366.»]

Как говорится, комментарии излишни.

Далее в статье оппонент, как минимум, в двух абзацах статьи, нагнетает, а иначе не сказать, обстановку в отношении якобы имеющей место негативной практике Роспатента при выдаче патентов на «селективные изобретения»:

- «…Однако для целей настоящей статьи мы хотели бы привести именно этот пример, так как он лучше всего иллюстрирует обсуждаемую проблему: в отличие от периода до 2009 г., когда выдачу патента № 2195446 можно было бы назвать ошибкой, с момента вступления в силу Административного регламента правовое регулирование никак не препятствует регистрации подобных изобретений. Мы видим в этом серьезную угрозу, которой могут воспользоваться не вполне добросовестные заявители из-за рубежа и России»;

- «На протяжении 10 лет патенты на селективные изобретения в области химии выдавались вопреки общей норме п. 19.5.2 Правил-93 и всех последующих Правил о том, что заявленное изобретение не считается новым, если все его признаки раскрыты в том или ином источнике, являющемся частью уровня техники». (выделено автором, - В.Д.)

Ни одного реального патента, выданного вопреки общей норме, оппонент так и не привел, несмотря на многократные обращения на названном форуме ЮрКлуба, хотя казалось, если такие патенты выдавались аж целых 10 лет, так их должен быть не один десяток, если не сотни.

Я не проводил анализ всего российского, да и евразийского, патентных фондов, и не искал в них «селективных изобретений». Для меня это бессмысленное занятие, но провел анализ тех патентов, которые оспаривались20 в Палате по патентным спорам Роспатента, в тексте решений по которым хотя бы упоминалось словосочетание – «селективное изобретение». Их оказалось всего шесть: №2114838, 2137766, 2143804, 2132134, 2132134, 2047607. Все названные патенты в результате оспаривания патентоспособности признаны Роспатентом патентоспособными и действительными.

Поиск проводился с момента публикаций решений Роспатента (ППС) и по правовой базе. Полученные данные говорят сами за себя.

Оппонент удивленно высказывает:

«…Ведь все высказанное им в отношении селективных изобретений связано с тем, что в [5] он позволил себе упомянуть о п. 24.5.2 (4) Административного регламента, который хотя и устранил указанную ошибку Роспатента, но ввиду своей крайней неудачности привел к появлению угрозы повторной защиты одного и того же соединения. Еще большее недоумение вызывает тот факт, что вся критика тезиса об опасности повторной защиты в области химии сводится либо к отрицанию, либо к затушевыванию самого факта существования указанной нормы».

Полученные сведения об отсутствии реально выданных и успешно оспоренных патентах не подтверждают мнения оппонента о существовании нормативно обусловленной угрозы повторной защиты одного и того же химического соединения.

Еще раз подчеркну, что изобретение, как бы его ни называли, не будет запатентовано21, если оно не отвечает условию патентоспособности – новизна. Оно не будет также запатентовано, если не соответствует изобретательскому уровню или промышленной применимости, но мы в статье не рассматриваем эти ситуации, т.к. оппонент все время говорит об «идентичности» старого и нового изобретений, т.е. ставит под сомнение толкование условия новизны изобретения.

Оппонент ошибается, когда в двух процитированных ниже абзацах интерпретирует содержание противопоставляемых документов:

-

[Итак, новизна химического соединения будет признана согласно п. 24.5.2 (4) даже в том случае, когда все его признаки раскрыты в уровне техники, но по каким-то причинам не приведены «сведения о [его] физико-химических или иных свойствах».]

-

[Вразрез с европейской практикой согласно действующей норме пункта 24.5.2 (4) Административного регламента, соединение будет признано новым и тогда, когда оно является выбором из одного списка, и даже тогда, когда оно прямо упомянуто и индивидуализировано в уровне техники, но не приведены его физико-химические данные, температура плавления и т. п.]

Реально в п. 24.5.2 (4) написано все совершенно наоборот (цитирую):

«Изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, признается новым, если оно не раскрыто как таковое и отсутствуют какие-либо сведения относительно исходных соединений, способа его получения или его свойств».

Таким образом, химическое соединение, хотя и подпадающее под общую структурную формулу, признается новым, если оно не раскрыто как таковое, т.е. не раскрыты все его признаки, о которых говорится в первом абзаце данного правила, и только после этого говорится о том, что при этом учитывается также отсутствие сведений о свойствах и т.п. Никакого самостоятельного значения вне учета других, указанных в норме условий, отсутствие сведений о свойствах (при оценке новизны самого химического соединения) не имеет.

Когда все признаки химического соединения (как и любого иного изобретения) раскрыты в уровне техники, то уже не приходиться говорить о новизне самого химического соединения как объекта патентования, т.к. ее (новизны) просто нет.

Если химическое соединение известно по признакам (как таковое), то оно не может быть само вновь запатентовано как химическое соединение. При установлении ранее не известных свойств известного химического соединения патентуется не химическое соединение как таковое, а его применение по определенному и новому для данных соединений назначению22, что никак не может быть приравнено по объему прав к патентованию непосредственного химического соединения как такового.

Обвинения о якобы принятой в России нормативной базе, способствующей выдаче патентов на изобретения в области химических соединений, не соответствующие новизне, должны быть подтверждены не ссылками на мнения и публикации различных специалистов, пугающих население по принципу «пробирки Коллина Пауэла»23, а ссылками и анализом судебных столкновений по реальным патентам РФ и ЕАПВ24 на «селективные изобретения».

Оппонент также пишет: «Европейское регулирование, на которое обычно ссылаются отечественные специалисты, не признаёт соединение, подпадающее под ранее известную общую структурную формулу новым лишь на том основании, что оно не поименовано и не приведены его физико-химические данные. Более того, согласно уже упомянутой монографии [10] ЕПВ может применять и более жесткие подходы, нежели принцип двух списков: «Если заявлена группа соединений, описанная общей структурной формулой, которая включает хотя бы одно известное соединение [под известностью, как следует из контекста, понимается в том числе раскрытие в виде общей структурной формулы, если при этом раскрыты способы, которыми могут быть получены конкретные соединения по структурной формуле. — Прим. А.М.], такое изобретение не признается новым».

Но и это искажение толкования реального правила ЕПВ. Если убрать из текста правила ЕПВ неправильный ее комментарий оппонентом, то получим: «Если заявлена группа соединений, описанная общей структурной формулой, которая включает хотя бы одно известное соединение, такое изобретение не признается новым».

Сказано совершенно верно, т.к. речь идет в этом правиле о ситуации, когда в группу соединений по общей структурной формуле включено хотя бы одно, но уже известное соединение. Это тот самый случай, когда мы говорили о тех формулах, которые включают множество альтернативных вариантов, и когда новизна такого объекта в виде множества альтернатив не признается при известности хотя бы одной из них. Но ведь оппонент исказил данное содержание, написав, что под известностью понимается в том числе раскрытие в виде общей структурной формулы, если при этом раскрыты способы, которыми могут быть получены конкретные соединения по структурной формуле (выделено автором, - В.Д.).

Если раскрыт способ, информация из которого неизбежно ведет к признакам конкретного соединения с присущими только ему признаками, - это одно; но раскрытие способа в объеме, не свидетельствующем о возможности получения конкретного соединения, - это другое. Неспроста в упомянутом правиле ЕПВ способ вообще не упоминается как некое основание для отрицания новизны конкретного химического соединения при известности общей структурной формулы.

Далее, рассуждая на тему «селективных изобретений», оппонент пишет: «Пожалуй, российское законодательство в этом смысле является самым мягким в мире по отношению к селективным изобретениям, и нам следует задуматься о соблюдении баланса частных и публичных интересов».

Полагаю, что прежде чем оценивать «мягкость» российского законодательства, лучше задуматься о действительном его содержании, тем более когда оппонент позиционирует себя в статье не только как патентный поверенный РФ и ЕАПВ, но и как независимый патентный специалист в области фармацевтики.

Не буду отвечать на вопросы оппонента, которые порождены статьями и иными публикациями других специалистов. И не потому, что на них нет ответа, а потому, что они сами, если посчитают нужным, могут ответить, но на критику по публикации, в которой я являюсь одним из авторов, бесспорно отвечу.

Оппонент пишет:

[И что заставило моего уважаемого оппонента В.Ю. Джермакяна отступиться от собственного вывода [10]:

«Отечественную практику проверки соответствия изобретения, относящегося к органическим соединениям, охарактеризованным при помощи формулы Маркуша, отличают излишне строгие требования к информации об известных веществах, которая должна содержаться в противопоставленном документе. Фактически соединение признается известным, только если описана конкретная методика его получения или физико-химические константы. При противопоставлении патентных документов российские эксперты должны учитывать только соединения, для которых приведены примеры получения или применения».]

Нет с моей стороны никакого отступления. В цитате из публикации25 написано, что при противопоставлении должны учитываться только те соединения, для которых приведены примеры получения или применения, а приведение конкретной методики получения химического соединения или приведение его физико-химических констант является излишним.

Нужно понимать, что «пример получения» приводится тогда, когда патентуется непосредственно новое химическое соединение и нужно показать принципиальную возможность его получения, а «пример применения» приводится в ситуации, когда патентуется не соединение как таковое без указания назначения, а когда патентуется его применение по определенному назначению или когда патентуется соединение с указанием конкретного назначения, возможность достижения которого подтверждается примерами в отношении осуществления назначения и/или достижения свойств. При этом совершенно не исключено предоставление в одной заявке разных примеров, качественная составляющая которых определяется разновидностями патентуемых в одной заявке групп изобретений.

Как правило, заявитель не заинтересован раскрывать конкретную методику получения химического соединения, особенно тогда, когда конкретная методика является секретом производства, если речь идет о патентовании самого соединения.

Поэтому мы в статье с соавторами уже писали о том, что заявитель должен показать пример получения соединения или пример применения, а не конкретную методику его получения и т.п.

Именно в требовании раскрытия конкретной методики получения химического соединения усматривалась нами излишняя строгость отечественного законодательства. Когда объектом патентования является химическое соединение, по нашему мнению, является достаточным предоставление примера получения самого химического соединения или примера его применения, в зависимости от испрашиваемого объема прав, а не предоставление в обязательном порядке конкретных методик и физико-химических констант.

Вряд ли профессиональному сообществу нужно показывать разницу между конкретной методикой получения химического соединения и примером его получения, сведения из которого должны быть достаточными для подтверждения промышленной применимости заявляемого химического соединения; но эти сведения могут быть не достаточными для описания конкретной методики его получения.

В конце своей статьи оппонент в разделе 8. Предложения пишет:

«Подводя итог, отметим, что хотя масштаб проблемы, то есть количество ошибочно выданных (в период до вступления в силу Административного регламента) патентов на селективные изобретения в области химии трудно оценить, мы хотели бы призвать ведомство исправить допущенные ошибки и привести нормы о селективных изобретениях в области химии в соответствие с мировой практикой или хотя бы с тем подходом, который Роспатент уже применяет при проверке промышленной применимости химических соединений, заявленных с помощью формулы Маркуша» (выделено автором, - В.Д.).

По сути, оппонент без каких-либо доказательств обвинил Роспатент прямым текстом в том, что он якобы выдал ошибочно столько патентов на селективные изобретения;, что трудно оценить масштаб созданной тем самым проблемы в государстве; и призвал Роспатент исправить якобы допущенные ошибки.

Ничем иным, кроме как жупелом нагнетаемых страстей вокруг Роспатента при патентовании химических соединений, назвать такое нельзя.

---