А.С. Ворожевич,
аспирантка кафедры гражданского права
Московского государственного университета

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 2, декабрь 2013 г., с. 16-30

Как было отмечено Б. Робинсоном (B. Robinson), «установление системы патентной защиты приводит к положительным последствиям для общества в целом. Награждая изобретателя за его мастерство и труд, такая система способствует развитию знаний и технологий»¹. С позиции общественно- публичных интересов институциональным назначением исключительного права выступает научно-техническая модернизации социально-эко номической сферы, эффективизация отдельных отраслей производства, разрешение социальных проблем, вопросов вооружения и т.п. Так, на уровне Европейского союза технологические разработки были названы институтом, «обеспечивающим постоянный экономический рост и … решение глобальных проблем континента»².

По своей экономической природе, объекты интеллектуальной собственности (далее – ОИС) являются общественным благом. Иными словами – товарами, потребление которых одним субъектом не уменьшает степени их доступности другими. Как было отмечено Р. Познером, «общественный характер в отсутствии специальной защиты делает крайне сложным предотвращение незаконного присвоения»³. Патент – как инструмент, позволяющий правообладателю контролировать посредством запретов и разрешений коммерческое использование ОИС, – на установленный законом срок ограничивает свободную «эксплуатацию» разработок. При этом он выступает в качестве награды за вклад в инновационное развитие, стимула к дальнейшей исследовательской деятельности.

Обозначенным принципам построения патентной системы с очевидностью противоречит предоставление исключительных прав на разработки, которые не отвечают условиям патентоспособности (не представляют собой вклада в научно-инновационную систему); выдача патента с указанием в нем автором или патентообладателем лица, не являющегося таковым и т.п.

Вместе с тем, подобных ошибок на практике избежать зачастую оказывается невозможно. Как было отмечено В. Холзером (Walter Holzer), «эксперты патентного ведомства не могут быть осведомлены обо всех фактах или обстоятельствах, которые могут явиться основанием для признания патента недействительным после предоставления»⁴. В этой связи определяющее значение приобретает проблема признания post factum патентов недействительными.

В развитых правопорядках указанному институту уделяется значительное внимание, что выражается как в существенной доктринальной разработке, так и поиске наиболее эффективных механизмов его реализации на уровне правоприменительной практики и законотворчества⁵. Как было подчеркнуто компаниями, выступающими на стороне ответчика в деле Microsoft Corporation v. Limited Partnership and infrastructures for information inc., «возможность признания патента недействительным на основании ясных и убедительных доказательств является необходимой для того, чтобы сделать лицензионную отрасль эффективной »⁶.

Симптоматичным в рассматриваемом аспекте является следующий факт:

Изначально американские суды допускали возможность применения доктрины эстоппеля к случаям оспаривания лицензиатами действительности патента после того, как последние в течение определенного времени основывались на нем при создании продукта. Так, например, в деле U.S. v. Harvey США были лишены возможности оспаривать действительность патента при обосновании отказа выплачивать роялти, поскольку в течение длительного время они использовали соответствующий ОИС в соответствии с лицензионным соглашением⁷.

Вместе с тем по прошествии времени данный подход был изменен на прямо противоположный. Поворотным в этой связи называется Lear v. Adkins case 1969 г. По итогам рассмотрения данного спора суд сформулировал принцип: «Лицензиат не должен ограничиваться в праве оспаривать действительность патента в ответ на обвинения в нарушении лицензионного соглашения». При этом им было констатировано следующее: «общественный интерес заключается в свободной конкуренции, нахождении идей в общественном достоянии, а, следовательно, в обнаружении недействительных патентов»⁸.

В отечественной правовой системе с институтом признания патентов недействительным на практике, как будет показано далее, сопряжены определенные проблемы, в том числе процедурного свойства. Вместе с тем можно надеяться, что с созданием специализированного Суда по интеллектуальным правам, а также, в целом, обозначившимся в российском праве курсом на построение эффективной патентной системы, в рассматриваемом аспекте произойдут качественные изменения.

1.1. В соответствии со ст. 1398 ГК РФ, по трем из четырех оснований признания патента недействительным предусмотрена обязательная досудебная процедура рассмотрения спора в административном порядке – в палате по патентным спорам. Лишь в одном случае (при оспаривании патента в связи с указанием в нем в качестве автора и (или) патентообладателя ненадлежащих лиц) дело о признании патента недействительным может сразу быть рассмотрено в суде.

С созданием Суда по интеллектуальным правам подобное соотношение административного и судебного порядков оспаривания не изменилось. К подсудности нового органа были отнесены споры по признанию недействительными патентов, а также оспариванию ненормативным правовых актов, решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При этом в отношении первой категории была сделана оговорка – «если федеральным законом не предусмотрен иной порядок». Таким образом, по большинству оснований сохранился административный порядок признания патента недействительным.

Российскому правопорядку традиционно присуща дисперсивная система рассмотрения патентных споров о нарушении исключительного права и признания патента недействительным. Основываясь на ст. 1398 ГК РФ, отечественные суды не принимают к рассмотрению в рамках процесса о нарушении исключительных прав встречного иска (возражений) о недействительности патента по основаниям, предполагающим административное оспаривание.

В пункте 10 информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда от 13.12.2007 № 122 было указано:

«Доводы ответчика о несоответствии объекта промышленной собственности истца условиям патентоспособности не имеют значения для правильного рассмотрения дела о прекращении нарушения патента… Поскольку действие патента не оспорено в установленном статьей 29 Патентного закона порядке, право истца на промышленный образец подлежит судебной защите. Споры о недействительности патентов по основаниям, предусмотренным подпунктами 1–3 пункта 1 статьи 29 Патентного закона, отнесены указанной статьей к компетенции Палаты по патентным спорам … Следовательно, обстоятельства, призванные обосновать недействительность патента, не имеют значения для правильного рассмотрения спора о прекращении нарушения патента»⁹.

Примечательным в рассматриваемом аспекте является Определение Высшего арбитражного суда от 28.02.2008 г.¹⁰:

ООО «Научно-производственное предприятие «Лантан- 1»» обратилось в Арбитражный суд Калужской области с иском к ОАО «Калужский завод «Автоприбор» о прекращении нарушения патента на изобретение № 2207575 путем запрещения ответчику изготовлять, применять, предлагать к продаже, продавать и каким-либо иным образом вводить в гражданский оборот датчики фазы 26.3847 и 24.3847, а также хранить указанные объекты для этих целей.

Суд первой инстанции удовлетворил данные требования. В апелляционной и кассационной инстанции была подтверждена правильность данного решения. При этом Федеральным арбитражным судом, а вслед за ним и Высшим арбитражным судом было подчеркнуто: «Суд признал недоказанным факт изготовления изделий с использованием патента ответчика на изобретение № 2244309 и свидетельства на полезную модель № 19921. Кроме того, суду не были представлены доказательства обращения ответчика в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны изобретению по патенту № 2207575 и признания патента недействительным вследствие нарушений, допущенных по мнению ответчика при его выдаче, поскольку нарушает его права на полезную модель, подтвержденные свидетельством № 19921 с той же датой приоритета. Эти доводы могут быть предметом самостоятельных требований ответчика».

Таким образом, правоприменителем была последовательно проведена идея о том, что ответчик не может непосредственно доказывать недействительность патента в процессе о защите исключительного права патентообладателя, коль скоро для соответствующих споров специально предусмотрена отдельная процедура.

Нельзя, однако, не отметить, что до последнего времени принципиально иным образом решался вопрос допустимости встречных требований о признании патента недействительным в связи с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ.

Данное основание, напомним, является единственным, оспаривание по которому не предполагает административного порядка. Таким образом, правоприменитель не видел каких-либо проблем к принятию подобных встречных исков в рамках начатого против ответчика процесса. Единственное, что оспаривание по рассматриваемому основанию осуществлялось на практике, как правило, в спорах не о нарушении исключительного права, а о выплате авторского вознаграждения.

Компании-работодатели, не желая выплачивать изобретателям вознаграждение за использование ОИС, заявляли встречные требования о недействительности патента с указанием либо на то, что они сами не являются правообладателями, как то обозначено в патенте, либо на то, что истцы не являются авторами.

Так, в 2011 г. Центральный районный суд г. Тольятти рассмотрел дело по иску 8 соавторов к ООО «Тольяттикаучук» о выплате вознаграждения за использование изобретения, в рамках которого ответчиком было заявлено встречное требование о признании патента РФ № «Способ получения бутилкаучука» недействительным, в связи с незаконным указанием в качестве патентообладателя ООО «Тольяттикаучук», не являющегося таковым. Исследовав материалы дела, суд счел встречные исковые требования подлежащими удовлетворению¹¹.

В 2012 г. 11 соизобретателей обратились в Ливенский районный суд Орловской области к ОАО «Этанол» о взыскании авторского вознаграждения. Не согласившись с исковыми требованиями, ОАО «Этанол» обратилось в суд со встречным иском о признании недействительными патентов на изобретения в части указания в качестве авторов Деренговской Н.В., Жабского В.В., Кирдеевой Г.И., Вареник Т.Г.

Приняв встречный иск к своему производству, суд, при этом не нашел оснований для его удовлетворения:

«С учетом изложенного суд находит безосновательным довод представителя ОАО «Этанол» о том, что истцы, занимая руководящие должности на предприятии, не могли внести творческий вклад в создание изобретений. Таким образом, доказательств, исключающих авторство Деренговской Н.В., Жабского В.В., Кирдеевой Г.И., Вареник Т.Г., указанных в оспариваемых патентах, представителями ОАО «Этанол», суду не представлено»¹².

Представляется, что в ситуации, когда по первой инстанции дела о признании патентов недействительными стали рассматриваться специализированным судом, а споры о нарушении исключительных права, выплате вознаграждения – попрежнему относятся к подсудности арбитражных судов и судов общей юрисдикции, подача встречных исков стала окончательно невозможной.

1.2. Следует констатировать, что невозможность подачи встречного иска в рамках рассмотрения иных патентных споров (прежде всего, о нарушении исключительного права) на практике порождает определенные сложности. Оспаривание действительности патента значительным образом затягивает процесс рассмотрения связанного с таким патентом спора о нарушении исключительного права. В этой связи возможны две «схемы » недобросовестного поведения участников:

Во-первых, в случае, когда нарушение исключительного права патентообладателя, действительно, имело место, ответчик может специально посредством инициирования процедуры оспаривания патента «оттягивать » момент вынесения запрета на использование спорного ОИС. Производство по делу о нарушении исключительного права приостанавливается до тех пор, пока не будет рассмотрен вопрос действительности патента. Нарушитель таким образом «выигрывает время». Конечно, в такой ситуации можно применить обеспечительную меру – запрещение ответчику совершать действия, касающиеся предмета спора. Но сохраняется еще одна проблема.

Сегодня ОИС являются важными корпоративными активами. Все чаще компании выстраивают свою предпринимательскую деятельность вокруг конкретных инновационных разработок, связывают с их коммерциализаций получение инвестиций, прибыли, расширение производства и т.п. При этом очевидно, что в ситуации, когда действительность патента поставлена под сомнение, существенно снижается инвестиционная привлекательность ОИС. Потенциальные контрагенты не спешат связывать свой бизнес с компанией, относительно управомоченности которой на основные активы отсутствует определенность. Таким образом, процедура оспаривания патента лицом, которое само использует спорный ОИС в предпринимательской деятельности, может служить инструментом конкурентной (притом недобросовестной) борьбы на конкретном рынке.

Возможна и обратная ситуация, – недобросовестно действует сам патентообладатель. Получив патент в отсутствии на то оснований, он инициирует производство о нарушении его исключительного права против успешной компании – инноватора, требуя запретить ей использование конкретных разработок. Когда соответствующая компания–ответчик инициирует процедуру оспаривания действительность патента, патентообладатель обращается в суд с заявлением о применении обеспечительных мер. Сами по себе эти меры даже при условии последующего отказа в удовлетворении иска способны парализовать деятельность инновационной компании и опять же обеспечить конкурентные преимущества недобросовестному субъекту. Когда палата по патентным спорам признает патент недействительным, может быть уже поздно – бизнесу ответчика причинен непоправимый вред.

Следует заметить, что в отдельных зарубежных правопорядках в целях пресечения злоупотреблений в подобных ситуациях была предусмотрена возможность взыскания со стороны, требовавшей применения обеспечительных мер и проигравший в конечном итоге спор, убытков, вызванных введением временного запрета. Как было отмечено Дж. Рэдклиффом и У. Вормом (Jonathan Radcliffe (London) and Ulrich Worm) (применительно к британской правовой системе), «возможность получить временный судебный запрет против конкурентов является один из наиболее мощных оружий в арсенале истца. Цена, которую патентообладатель платит за это – потенциальное (условное) обязательство – если патентообладатель признается в конечном итоге не нарушившим патент или действующим на основе недействительного патента – возместить ответчику любые убытки, которые он понес в результате запрета»¹³. На уровне английской прецедентной практики ответчикам было предоставлено также право ходатайствовать о применении т.н. cross undertaking in damages¹⁴ – внесении истцом в суд определенной суммы, из которой будут оплачены расходы ответчика в том случае, если окажется, что у истца отсутствовали основания ходатайствовать о применении временного запрета.

В российском правопорядке подобную функцию, на первый взгляд, способен осуществлять институт встречного обеспечения. Согласно п. 1 ст. 94 АПК РФ, арбитражный суд, допуская обеспечение иска, по ходатайству ответчика может потребовать от обратившегося с заявлением об обеспечении иска лица или предложить ему по собственной инициативе предоставить обеспечение возмещения возможных для ответчика убытков (встречное обеспечение) путем внесения на депозитный счет суда денежных средств в размере, предложенном судом.

Вместе с тем все не так просто. Действующая редакция АПК не содержит эффективного механизма обращения взыскания убытков с суммы предоставленного встречного обеспечения.

Реальная возможность требовать возмещения убытков, вызванных применением конкретной меры обеспечения, возникает у ответчика с вступлением в силу итогового судебного акта. В то же время по сложившейся практике в случае отказа в удовлетворении кассационной жалобы суд кассационной инстанции своим постановлением, которым разрешает спор по существу, постановляет одновременно и о возврате встречного обеспечения¹⁵. Таким образом, еще до того, как будет решен вопрос о причинении ответчику убытков обеспечительными мерами, денежные средства, составляющие встречное обеспечение, перейдут к истцу.

Ведение параллельного процесса о недействительности патента для добросовестной стороны в споре о нарушении исключительного права в большинстве случаев создаст дополнительные неудобства, как минимум, связанные с длительным состоянием правовой неопределенности. Если речь при этом идет об участниках стремительно развивающихся инновационных рынков, за период длительных разбирательств о правах на патент, нарушении исключительного права, действия мер процессуального обеспечения может самым радикальным образом измениться соотношения сил конкурентов. При этом велика вероятность получения тем или иным участником рынка преимуществ не сопряженных непосредственным образом с осуществляемой им деятельностью по разработке и коммерциализации ОИС.

В конце 2011 г. ООО «Аквапаскаль» обратилось в арбитражный суд г. Санкт – Петербург и Ленинградской области с иском к ООО «Акватория» о запрете ответчику использовать изобретение «Фильтр очистки жидкости», охраняемое патентом № 2422188. Решением от 16.02.2006 данный иск был удовлетворен.

В апелляционной жалобе ответчиком было указано, что 20.02.2012 после оглашения резолютивной части решения по результатам рассмотрения заявления ответчика коллегией палаты по патентным спорам было принято решение о признании Патента недействительным полностью.

Истец в свою очередь до начала судебного заседания ходатайствовал о приостановлении производства по делу. В обоснование заявленного ходатайства представитель истца пояснил, что единственным основанием для отмены обжалуемого судебного акта, на которое ссылается ответчик в апелляционной жалобе, является принятие Роспатентом Решения о признании патента Российской Федерации № 2422188 недействительным. Указанное решение оспаривается ООО «АКВАПАСКАЛЬ» в Арбитражном суде города Москвы.

Суд апелляционной инстанции определил производство по делу № А56-58929/2011 приостановить до вступления в законную силу судебного акта Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-53780/1219-37116.

Спор, касающийся недействительности патента, «прошел» через три инстанции. В Постановлении от 28 января 2013 г. Федеральный арбитражный суд Московского округа, согласившись с решениями суда первой и апелляционной инстанции, констатировал, что решение Роспатента от 27.03.2012 г. о недействительности патента по основанию отсутствия новизны является правомерным¹⁷.

Лишь в марте 2013 года производство по спору о нарушении исключительного права возобновилось. При этом суд апелляционной инстанции, несмотря на судебное признание патента недействительным все равно удовлетворил требования истца. Как было им отмечено, «ООО «АКВАПАСКАЛЬ » являлся обладателем исключительных прав на изобретение «ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ЖИДКОСТИ», что подтверждается патентом Российской Федерации № 2422188. Экспертным заключением от 11.10.2011 установлен факт использования в продукции ответчика изобретения истца. Доводы ответчика о том, что в производимой им продукции используются не все признаки формулы изобретения истца, правомерно не приняты судом первой инстанции во внимание, поскольку не подтверждены соответствующими доказательствами. Результат проведенной истцом экспертизы ответчиком не оспорен. Суд первой инстанции пришел к правильному выводу о нарушении ответчиком исключительных прав истца на изобретение и правомерно удовлетворил заявленные исковые требования в полном объеме»¹⁸.

Только 26 июня 2013 г. по данному делу было вынесен «финальный » судебный акт – постановление Федерального арбитражного суда Северо-западного округа, в котором суд констатировал:

Для удовлетворения требования о защите исключительных прав на изобретение истец А5658929/ 2011 в первую очередь должен доказать наличие у него таких исключительных прав, удостоверенных патентом. Решением Роспатента от 27.03.2012 патент Российской Федерации на изобретение № 2422188 полностью признан недействительным в связи с несоответствием изобретения признаку «новизна». В заключении коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения указано, что до даты приоритета спорного патента ООО «Акватория» предлагала к продаже фильтры очистки воды «Гейзер Тайфун», которые содержали все признаки формулы изобретения по патенту № 2422188»¹⁹. Особый «размах» проблема подачи исковых заявлений на основе потенциально недействительных патентов приобрела в случае с полезными моделями. Так, А.В. Терновцовым была рассмотрена следующая ситуация:

«В 1997 г. производитель обратился к правопреемнику НИИ, который разрабатывал автоматический выключатель, и приобрел у него конструкторскую документацию.

После того как автоматический выключатель начал производиться в промышленном масштабе, со стороны конкурента последовала претензия, что при производстве и введении в гражданский оборот автоматического выключателя нарушаются его патентные права на полезную модель.

После того как была получена претензия, патентоведом повторно был проведен патентный поиск, по результатам которого выяснилось, что в период с момента приобретения документации и постановки на серийное производство конкурентом действительно был получен патент на полезную модель, который заключался в описании всей конструкции выключателя автоматического.

Конкурент-производитель пошел дальше и предъявил в арбитражный суд исковое заявление о прекращении нарушения патентных прав на полезную модель при производстве и введении в гражданский оборот автоматических выключателей этой серии»²⁰.

Данная проблема во многом сопряжена с отсутствием экспертизы по существу патентных заявок на получение полезной модели. Проектом изменений в часть четвертую ГК РФ подобный «пробел» предлагается восполнить. В ст. 1390 ГК РФ предполагается закрепить, что при положительном результате формальной экспертизы должна проводиться экспертиза заявки по существу, которая в числе прочего предполагает проверку соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности.

Обозначенное законодательное изменение, несомненно, является целесообразным. Однако оно не способно служить панацей от получения недобросовестными лицами патентов на разработки, не обладающими всеми необходимыми условиями патентоспособности, и предъявлении на основе них исков о нарушении исключительного права. На это, косвенно указывает возникновение на практике споров лиц, обладающих патентами (с различными датами приоритета) на идентичные изобретения²¹, для выдачи патентов на которые изначально предусматривалась экспертиза по существу.

Таким образом, в отечественном правопорядке сохраняется возможность обеспечения прав добросовестных производителей обеспечиваться защитой менее эффективно и в более длительные сроки, нежели прав лиц, злоупотребивших своими правами и получивших патент на ОИС.

Немецкому правопорядку, подобно российскому, присуща дисперсивная система рассмотрения патентных споров: иски об аннулировании действующих немецких патентов или европейского патента относительно территории Германии рассматриваются Федеральным патентным судом в рамках самостоятельного производства. Истцом в рассматриваемом случае может быть любое лицо. Для принятия его заявления не требуется доказательств заинтересованности в признании патента недействительным.

В доктрине при этом внимание уделяется следующей распространенной ситуации.

Конкуренты патентообладателя – заинтересованные в оспаривании патента субъекты – зачастую стремятся остаться в стороне от судебного разбирательства, а потому действуют через третьих лиц. Последние, соответственно, и выступают в качестве непосредственных истцов. На практике подобные «схемы» признаются правомерными. Исключение составляет ситуация, когда конкуренты действуют через подставных лиц потому, что связаны договорной обязанностью (в рамках лицензионного соглашения) не оспаривать действительность патента. В таком случае в иске может быть отказано²².

Иски о нарушении исключительных прав патентообладателей, в свою очередь, рассматриваются судами по гражданским делам. При этом ввиду разделения процессов (и судов, рассматривающих соответствующие споры) в Германии принципиально отрицается возможность предъявления ответчиком в рамках спора о нарушении исключительного права возражений, связанных с действительностью патента. «Ставить под вопрос» действительность патентов суды по гражданским делам не могут.

В ситуации параллельных процессов, согласно параграфу 148 немецкого гражданского процессуального кодекса, суд, рассматривающий дело о нарушении исключительного права, может приостановить соответствующий процесс, если попытки признать патент недействительным ставят под угрозу правомерность позиции истца. Необходимо, однако, подчеркнуть, что на практике реализация подобной возможности является скорее исключением, чем общим правилом. Из всех процессов о нарушении патентов приостанавливаются 10–15 %. Основанием для реализации данной нормы при этом служит исключительно установление известного уровня техники, что указывает на отсутствие новизны ОИС²³.

Процесс о недействительности, как правило, длится на год дольше, чем рассмотрение спора о нарушении исключительного права. Возможности патентообладателя добиться судебного запрета, таким образом, значительны. Отчасти по данной причине²⁴, как отмечается экспертами, Германия стала таким же привлекательным местом для эффективных (с позиции правообладателя) патентных разбирательств, как Британия – для споров о клевете, а штат Делавэр – для регистрации корпораций²⁵. Как было отмечено профессором менеджмента в техническом университете Мюнхена Йофхимом Хенкелем, «крупные международные компании часто стремятся использовать немецкую патентную систему для стратегического преимущества »²⁶.

В ситуации, когда патент был нуллифицирован после завершения процесса о нарушении исключительного права, который закончился в пользу патентообладателя, бывший предполагаемый нарушитель может начать отдельный новый процесс в целях «корректировки » несоответствия между результатами процессов по нуллификации и нарушении исключительного права. Таким образом, даже если патентообладатель выиграл все инстанции в процессе о нарушении исключительного права, он все равно в конечном итоге может проиграть, если патент был нуллифицирован²⁷. Вместе с тем очевидно, что в такой ситуации разрешение споров вокруг конкретного ОИС займет не один год, что, как было отмечено выше, может крайне негативным образом сказаться на инновационном бизнесе одной из сторон.

В целом можно констатировать, что германскому правопорядку в той или иной мере присущи обозначенные выше применительно к российской системе сложности и недостатки. В качестве преимуществ дисперсивной системы рассмотрения патентных споров немецкие исследователи называют следующее²⁸.

Во-первых, – то, что сторона, которая считает патент препятствием для хозяйственной деятельности, не должна ждать, пока патентообладатель подаст иск о нарушении исключительного права для того, чтобы оспорить действие данного патента. Вместо этого субъект может взять на себя инициативу и подать иск о признании патента недействительным.

Несколько забегая вперед, следует констатировать, что возможность оспаривания патента в отсутствии иска о нарушении исключительного права существует и в рамках системы, допускающей предъявление встречного иска в процессе о нарушении исключительного права (англо-американский подход). В этой связи указанный признак следует рассматриваться в качестве «достижения » всех развитых патентных систем, а не преимущества немецкого подхода.

Во-вторых, – то, что путем разделения производств по оспариванию действительности патента и нарушении исключительного права уменьшается опасность объединения аргументов относительно двух данных споров.

Представляется, что данный аргумент в пользу дисперсивной системы является в значительной мере надуманным. Мы исходим из того, что правоприменители являются профессиональными, квалифицированными юристами. Следовательно, смешения аргументов по поводу хотя и связанных, но различных по сути правовых явлений, происходить у них не должно. В иной ситуации – вопрос должен возникать не об оправданности той или иной системы оспаривания действительности патентов, а о квалифицированности судей.

Кроме того, нельзя не задаться вопросом: почему опасность такого смешения влияет только на порядок рассмотрения патентных споров, но не на реализацию института встречных исков в целом. Так, не возникает вопросов к оправданности подачи встречных исков о недействительности сделок в рамках споров об их нарушении.

Более того, в некоторых случаях, объединение аргументов будет являться даже оправданным. Речь идет, в частности, об обнаружении судами при решении вопроса о нарушении двух идентичных патентов с разными датами приоритета. Подтверждение данного факта одновременно свидетельствует и о том, что обладателем патента на второе (с более поздней датой приоритета) изобретение используются все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, и о том, что второе изобретение не отвечает признаку новизны.

В-третьих, – то, что споры о недействительности патентов рассматриваются специфическим составом – 2 судьи, имеющие высшее юридическое образование, и 3 специалиста, имеющие техническую подготовку.

Привлечение последних, несомненно, является конструктивным шагом. Ввиду того, что вопрос действительности/недействительности разрешается как лицами, имеющими юридическую подготовку, так и лицами, обладающими специальными познаниями, теряется необходимость в привлечении многочисленных экспертов, что, несомненно, оптимизирует и убыстряет процесс рассмотрения спора. Вместе с тем сам по себе данный признак характеризует скорее судоустройственный подход, чем судопроизводственный.

Примечательно, что установление на законодательном уровне строго дисперсивной системы в Германии не исключает того, что на практике суды учитывают при рассмотрении одного патентного спора между сторонами, принятии процессуальных решений, то, как протекает параллельный процесс.

Так, симптоматичным в рассматриваемом аспекте является решение по делу Olanzapin. Решение Федерального патентного суда о признании патента недействительным было оспорено в Верховный Суд ФРГ. Данная апелляционная жалоба до сих пор находилась на рассмотрении, когда суд Дюссельдорфа в рамках спора о нарушении указанного выше патента принял решение о наложении временного запрета на использование ответчиком спорного ОИС. При этом он аргументировал оправданность применения подобной обеспечительной меры тем, что, как представляется, Федеральный патентный суд допустил ошибку при рассмотрении спора по признанию патента недействительным, и Верховный суд пересмотрит такое решение²⁹.

Таким образом, необходимость обеспечения справедливого рассмотрения патентных споров, минимизации рисков добросовестной стороны обусловила отход от абсолютной самостоятельности процессов по искам о признании патента недействительным и нарушении исключительного права патентообладателя.

Интерес в рассматриваемом аспекте приобретает проблема разработки унифицированной процедуры признания патента недействительным на уровне Европейского союза.

На протяжении нескольких десятилетий обозначенным вопросом активно занималось Европейское патентное ведомство (European Patent Office). В целях гармонизации прецедентного права оно регулярно привлекало к участию в проводимых под эгидой ведомства инсценированных процессах, семинарах представителей государств– членов Европейской патентной комиссии. Что касается непосредственно нормативного регулирования, то Ведомство выступило с инициативой принятия Европейского Соглашения о судебных слушаниях по делам о нарушении патента (EPLA -European Patent Litiga tion Agreement), нацеленного на создание централизованной патентной системы и, в том числе, унифицированного механизма судебного рассмотрения патентных споров.

Проект данного соглашения предполагал создание трибунала по искам о нарушении исключительного права и признании недействительными патентов. При этом им предусматривалось включение в состав такого трибунала судей не только с базовым юридическим образованием, но и специалистов в технической сфере. Что же касается процедуры признания патента недействительным – то данный вопрос, учитывая соглашение, мог составлять как предмет самостоятельного разбирательства, так и встречного иска в процессе о нарушении исключительного права.

По поводу данного соглашения велись долгие переговоры, но оно так и не было принято. Одной из преград при этом являлась позиция Германии о целесообразности разделения процессов о нарушении исключительного права и недействительности патента. Как констатировал Т. Такенако (Toshiko Takenaka), «потенциальным препятствием (для принятия Соглашения, – прим. А.В.) является раздвоенность системы установления нарушения патента и его действительность в Германии. Многие другие страны ЕС позволяют ответчикам в качестве возражений по обвинению в нарушении исключительного права утверждать недействительность патента30. В связи с чем в случае принятия рассматриваемого соглашения от Германии может потребоваться признать аналогичную систему, допускающую заявления встречного иска о недействительности патента в споре о его нарушении»³¹.

Вместе с тем в 2013 г. странам Европейского союза удалось окончательно договориться. Было принято Соглашение о Едином патентном суде³², в которое вошли многие положения проекта Соглашения о судебных слушаниях по делам о нарушении патента.

Единый патентный суд представляет собой общий для государств – членов Евросоюза юрисдикционный орган, призванный урегулировать споры, связанные с европейскими патентами. В соответствии со ст. 32 Соглашения к его исключительной компетенции относится рассмотрение исковых требований о нарушении патентов и защитных сертификатов и связанных с ними возражений ответчика (в т.ч. встречные иски, касающиеся лицензий), об установлении отсутствия нарушения патентных прав, ходатайств о применении временных обеспечительных мер и запретов, исков и встречных исков о признании патентов недействительным, выплате убытков (компенсации) и др. При этом в п. 1 ст. 65 Соглашения было особо предусмотрено: «Суд решает вопрос о действительности патента на основе иска или встречного иска о его аннулировании (revocation)». Таким образом, на уровне Европейского союза окончательно была закреплена возможность признания патента недействительным в рамках иных патентных споров, в т. ч. связанных с нарушением исключительного права.

Исторически признание патентов недействительными рассматривалось в США в качестве неотъемлемой функции суда. При этом подобное оспаривание долгое время было возможным исключительно в качестве ответа на претензии патентообладателя к лицу, использующему, по мнению последнего, спорный ОИС.

Так, требование о недействительности патента традиционно могло быть заявлено в качестве встречного иска, возражения в рамках спора о нарушении патента. Declaratory Judgment Act 1934 (28 USC §2201) была, кроме того, предусмотрена возможность обратиться в суд с требованием о признании патента недействительным в том случае, если между сторонами возник правовой спор в отношении ОИС, но до предъявления патентообладателем иска о нарушении его исключительного права.

Таким образом, сложилось правило: для того, чтобы оспорить действительность патента в американских судах, необходимо: 1) либо являться ответчиком в процессе о нарушении исключительного права, инициированного патентообладателем, и подать возражения или встречный иска о признании патента недействительным;

2) либо обратиться с иском в деле о признании права / его отсутствия (declaratory judgment) – о признании патента недействительным. При этом в любом случае со стороны патентообладателя в отношении таких заявителей должны быть осуществлены определенные действия, требования, связанные с правами на спорный патент.

Как указал Верховный суд США в деле MedImmune: «Для того, чтобы действительность патента рассматривалась в рамках процесса о признании права, необходимо, чтобы между истцом и патентообладателем был непосредственный и реальный спор». К подобным спорам при этом была отнесена ситуация, когда лицензиат не расторг лицензионного соглашения с патентообладателем до подачи иска о признании, а патентообладатель- лицензиар угрожает применить свой патент, если лицензиат прекратит выплачивать роялти³³.

Проблемным на практике оказался вопрос возможности рассмотрения требования о признании патента недействительным в ситуации, когда суд констатировал отсутствие нарушения исключительного права.

Первоначально американскими судами был сформулирован принцип: если правоприменитель приходит к выводу об отсутствии нарушения исключительного права, он не должен рассматривать вопрос действительности патента. Так в деле Fonar Corp. v. Johnson & Johnson, 821 F.2d 627 (CA Fed.1987) первой инстанции отказал в удовлетворении как иска о нарушении исключительного права, так и встречного требования о признании патента недействительным. Суд апелляционной инстанции подтвердил отсутствие нарушения исключительного права, аннулировав при этом решение по встречному иску:

«Ответчик не допустил нарушений исключительного права. Следовательно, не остается какого- либо спора между сторонами. Мы не должны рассматривать вопрос действительности патента »³⁴.

Впоследствии данный подход был изменен. Как было отмечено Окружным судом в деле Morton International, Inc. v. Cardinal Chemical Company, «очевидно, что суд федерального округа даже после установления ненарушения патента обладает юрисдикцией рассмотреть апелляционную жалобу относительно признания патента недействительным. Сторона, которая заинтересована в признании патента недействительным, обладает самостоятельным требованием (от иска о нарушении исключительного права)». В качестве аргументов в пользу подобной позиции при этом было констатировано, вопервых, что «в вынесении финального решения по спору о недействительности патента имеется значительный публичный интерес … Из двух вопросов: нарушение исключительных прав и недействительность патента последний имеет даже большее публичное значение».

Во-вторых, – «наиболее значимым интересом стороны в споре может являться именно сохранение в силе решения о признании патента недействительным … Компания, однажды столкнувшись с обвинением в нарушении исключительного права, сохранит обеспокоенность относительно новых обвинений, если она планирует развивать и производить схожие продукты. Признание патента недействительным решит эту проблему»³⁵.

Дополнительно следует подчеркнуть, что в соответствии с правовой логикой, в случае двух споров: о нарушении исключительного права и недействительности патента, – рассмотрение отношений сторон оправдано начинать с последнего факта, а не первого. Удовлетворение требования о недействительности патента исключает удовлетворение первоначального иска. Устанавливается, что у истца не возникло исключительное права. Следовательно, ответчик не мог его нарушить.

Только в 1980 г. Конгресс ввел самостоятельную административную процедуру пересмотра патента. Подобные изменения были призваны решить задачи преодоления сомнений всех третьих лиц в действительности патентов, укрепления уверенности инвесторов в стабильности интеллектуальных прав, обеспечения менее затратного (чем судебного) способа признания патента недействительным и, в целом, повышения доступности процедуры признания патента недействительным.

Сегодня в соответствии со ст. 311 Патентного закона США лицо, не являющееся патентообладателем, может подать в Патентное ведомство ходатайство для назначения пересмотра между сторонами в отношении выданного патента.

Ходатайствующее лицо в производстве по пересмотру между сторонами может просить об аннулировании как непатентоспособных одного или более притязаний патента только по основаниям, предусмотренным в § 102 (новизна) или § 103 (неочевидность предмета изобретения), и только на основании предшествующего уровня техники, состоящего из патентов или печатных изданий.

Глава 32 в свою очередь закрепляет процедуру т.н. «пересмотра после выдачи патента» – в течение первых девяти месяцев после выдачи патента любое лицо, кроме патентообладателя, может оспорить действительность патента на основании его несоответствия любым условиям патентоспособности, используя при этом любой вид предшествующего уровня техники, а также формальным требованиям, предъявляемым к описанию изобретения (§ 112) и требованиям, предъявляемым при замене патента (§ 151). «По этим параметрам пересмотр после выдачи патента кардинально отличается от пересмотра с участием сторон, где принимается во внимание только отсутствие новизны и неочевидность, а из предшествующего уровня техники -только печатные публикации»³⁶.

Следует констатировать, что как таковых противоречий между решениями, принятыми в судебном и административном порядке в США, как правило, не возникает. Тому способствуют следующие факторы.

Во-первых, маловероятно, что патентное ведомство США (USPTO) выдаст сертификат о пересмотре патента после того, как суд вынесет окончательное решение в деле о нарушении патента. Суды, как правило, осуществляют свои дискреционные правомочия по приостановлению процесса до тех пор, пока дело патент оспаривается в патентном ведомстве. Даже если производство не приостанавливается, споры о нарушении исключительного права обычно рассматриваются дольше, чем оспаривается патент.

Во-вторых, американские суды не сталкиваются с проблемами, когда судебное решение и решение патентного ведомства конфликтуют потому, что такой конфликт может явиться закономерным следствием различия процедур. Поскольку существует презумпция действительности патента, ответчики в спорах о нарушении исключительного права должны доказать недействительность патента посредством ясных и убедительных доказательств. С другой стороны, презумпция действительности не применяется при пересмотре патента в административном порядке – чьи доказательства преобладают тот и выигрывает.

В-третьих, в силу преюдиции патентное ведомство может остановить процедуру оспаривания, если суд вынес финальное решение. Окончательное решение, таким образом, связывает не только стороны, но патентное ведомство³⁷.

Встречные иски о недействительности являются важными инструментами оспаривания патента в рамках процесса о нарушении патента, призванными быстро и эффективно разрешить ситуацию правовой неопределенности.

Различия механизмов признания патента недействительным в рамках немецкого, российского и англо-американского правопорядков в значительной мере сопряжены с общими теоретико-методологическими подходами к институту исключительного права и его защите.

Германскому пониманию права интеллектуальной собственности в значительной мере присущ догматизм, строгое следование правилу – исключительное право, если оно было предоставлено конкретному субъекту, должно получить максимальную защиту. Вне зависимости от общественных интересов, добросовестности потенциального нарушителя и т.п. любой субъект, который использовал чужую разработку, должен быть признан виновным в патентном правонарушении; и в отношении него автоматически должны быть реализованы такие меры защиты, как взыскание убытков и запрет на использование спорного ОИС. При этом в целях максимально качественного и всестороннего исследования обстоятельств подобного спора считается, что суд не должен «отвлекаться» на возражения ответчика, связанные с патентом, но не фактом нарушения – как то требование признать патент недействительным. В целом подобную систему права интеллектуальной собственности можно обозначить как «про – патентнообладательскую ».

Российская система защиты патентных прав, бесспорно, тяготеет к германской модели. Именно немецкое законодательство являлось ориентиром отечественных нормотворцев при разработке части четвертой ГК РФ. Только можно ли назвать данный выбор в полной мере осознанным? Представляется, что в целом право интеллектуальной собственности и отдельные его институты еще ожидают в рамках российской правовой системы должного философскоправового обоснования, а также анализа с позиции их эффективности.

Немногочисленные отечественные исследования, посвященные вопросам защиты исключительных прав, сводятся по преимуществу к комментированию действующего законодательства по средствам грамматического и логико-юридического толкования «сдобренному » в лучшем случае примерами конкретных судебных дел³⁸. При этом исключительное право, основываясь на своеобразном эрзаце естественно–правового подхода, воспринимается как некая данность, абсолютная и априорная, а потому не подлежащая оцениванию с позиции принципа баланса интересов, конфликтологического подхода.

С другой стороны, – в рамках американской правовой системы ключевой категорией применительно к патентным спорам является «баланс интересов ». На практике реализация данного принципа предполагается комплексным учетом выгод / затрат патентообладателей, лицензиатов, потенциальных нарушителей, сопряженных с ОИС, степень заинтересованности каждого из таких субъектов в коммерциализации разработки, общественного интереса и т.п.

Другими основополагающими характеристики выступают эффективность и полезность. Как было отмечено Адамом Муром (A. Moore), англо-американская система интеллектуальной собственности традиционно «обосновывается » посредством концепции утилитаризма³⁹. Томас Джефферсон – центральная фигура в формировании американской системы интеллектуальной собственности, отверг любую естественно– правовую основу для предоставления патентов. Он отмечал: «Патентная монополия не была разработана, чтобы обеспечить изобретателя его естественным правом. Скорее, это была награда, стимул, чтобы привести к новым открытиям, знаниям. Общество стремится к максимальной полезности в виде научного и культурного процесса путем предоставления прав авторам и изобретателям как стимул для прогресса»⁴⁰.

В этой связи американские правоприменители и законодатели стремятся к следующему: 1) Учесть не только факт использования ОИС патентообладателя ответчиком, но и все возможные правомерные возражения последнего (связанные с обвинением истца в злоупотреблении правом, наличием оснований к применению доктрины эстоппеля, недействительностью патента и т.п.). ОИС рассматривается ими в качестве точки пересечения интересов различных субъектов, а сфера его использования – «поля битвы», победитель которой заранее предрешен. Подобное понимание явления требует установления всех заинтересованных в соответствующем ОИС, оценку законности их интересов, оправданности притязаний и возражений, что невозможно обеспечить в отсутствие у ответчиков широких правомочий по заявлению встречных требований.

Примечательно и то, что в комментариях, обзорах, посвященных Единому патентному суду Европейского союза, в качестве обоснования возможности предъявления встречного иска о недействительности патента называется необходимость обеспечения баланса интересов патентообладателя и лиц, фактически использующих ОИС в инновационной деятельности⁴¹.

2) Максимальным образом эффективизировать процесс как реализации интеллектуальных прав, так и их защиты, чему отвечает оперативное устранение правовой неопределенности в отношении прав на конкретные разработки.

В доктрине можно встретить противопоставление американского и немецкого подходов к порядку оспаривания патентов в рамках оппозиции: эффективность, быстрота, доступность versus качество, полнота исследования всех обстоятельств. Вместе с тем это вряд ли можно признать в полной мере корректным. По первым показателям, американская система, действительно, выигрывает перед немецкой. Что же касается «качества», то в данном аспекте не все так однозначно. Абстрагируясь от конкретных правовых систем, следует заметить, что «качество» в аспекте реализации института недействительности патентов, минимизация ошибок во многом сопряжена с квалификацией лиц, рассматриваемых споров, организационными нормами. Представляется, если речь идет о специализированных судебных структурах, в рамках которых дела о нарушении исключительного права рассматривается судьями, обладающими необходимыми познаниями в сфере интеллектуальной собственности, нет оснований полгать, что некие административные органы (или другой суд) в рамках отдельной процедуру более качественно рассмотрит вопрос недействительности патента.

^32. Agreement of Unified Patent Court: European Union No. 3 (2013). Brussels, 19 February 2013.

^33. Harguth A. Указ. соч. P. 102.

^34. Другой значимой причиной является тот факт, что немецкий закон, как правило, «работает» на пользу правообладателя: кроме возмещения убытков в случае установления нарушения правообладатели автоматически приобретают право на судебный запрет (См., например: Maister F. German courts sees first signs of European Patent troll // www.law.com).

^35. Schuermann S. Is Germany’s system of litigating disputes over patents bad for business // Business tech news // http://business-tech. findtechnologynews.com/german-courts-at-center-of-tech-rivals-patent-fights/.

^36. Еременко В.И. О реформе патентного законодательства Соединенных штатов Америке // Законодательство и экономика, № 6, 2012 / СПС «Гарант».

^37. Takenaka T. Merging civil and common law traditions in the patent validity challenge System: japanese experiences // University of Washington School of Law Legal Studies Research Paper No. 2011-19 (available at: http://ssrn.com/abstract=1957397)

^38. См., например: Богданова О.В. Нарушение интеллектуальных авторских прав и гражданско-правовые способы их защиты // Законодательство. 2009. № 5; Гаврилов К.М. Компенсация вместо возмещения убытков как способ защиты исключительных прав // Патенты и лицензии. 2012. № 10; Андреев Ю.Н. Судебная защита исключительных прав: цивилистические аспекты. М., 2011. 38 См., например: Богданова О.В. Нарушение интеллектуальных авторских прав и гражданско-правовые способы их защиты // Законодательство. 2009. № 5; Гаврилов К.М. Компенсация вместо возмещения убытков как способ защиты исключительных прав // Патенты и лицензии. 2012. № 10; Андреев Ю.Н. Судебная защита исключительных прав: цивилистические аспекты. М., 2011.

^39. См., например: Богданова О.В. Нарушение интеллектуальных авторских прав и гражданско-правовые способы их защиты // Законодательство. 2009. № 5; Гаврилов К.М. Компенсация вместо возмещения убытков как способ защиты исключительных прав // Патенты и лицензии. 2012. № 10; Андреев Ю.Н. Судебная защита исключительных прав: цивилистические аспекты. М., 2011.

^40. Francis W., Collins R. Cases and Materials on Patent Law: Including Trade Secrets – Copyrights – Trademarks. St. Paul, 1987. P. 92-93.

^41. См., например: Harhoff D. Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System: Final Report. Munchen, 2009.