А.Н. Малыгина,
юрист/магистрант Берлинского университета им. Гумбольдта

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 26, декабрь 2019 г., с. 75-82

В немецком патентном праве различают два вида нарушения прав патентообладателя: прямое и косвенное. Понятие прямого нарушения содержится в ст. 9 Патентного закона ФРГ (далее – ПЗ) и предполагает несанкционированное изготовление, поставку, предложение к продаже, иное введение в хозяйственный оборот или использование, ввоз или хранение с этой целью запатентованного изобретения, а также применение способа, охраняемого патентом на изобретение, или введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного способом, охраняемым патентом1.

Понятие косвенного нарушения прав патентообладателя закреплено в ст. 10 ПЗ и предполагает несанкционированное предложение к продаже или поставку средства, относящегося к существенному элементу запатентованного изобретения, лицами, которые не имеют права использовать это изобретение на территории действия ПЗ (территории ФРГ), а также ввоз на территорию ФРГ данного средства неуполномоченными на то лицами в том случае, если поставщик знает или из обстоятельств очевидно, что поставляемая им продукция предназначена для изготовления запатентованного изделия или применения запатентованного способа2.

Законодательное закрепление косвенного нарушения прав патентообладателя и выделение косвенного нарушения в отдельный состав произошло в Германии в 1981 г.3. До этого такие действия регулировались обычным правом и с 1928 г. квалифицировались судами как соучастие в прямом нарушении патента. От обычных форм соучастия данный состав правонарушения отличало то, что согласованное взаимодействие - сговор с целью осуществления правонарушения - между непосредственным нарушителем патента и поставщиком средств для осуществления такого нарушения не требовалось4.

В соответствии с существовавшей до 1981 г. правоприменительной практикой данный состав являлся лишь частью законодательно урегулированного прямого нарушения патента и предусматривал обязательное непосредственное нарушение прав патентообладателя как следствие косвенного нарушения. Таким образом, косвенное нарушение патента хотя и предполагало возможность привлечения к ответственности поставщика, но требовало последующего прямого нарушения патента.

Очевидно, что в соответствии с ранее действовавшим патентным законом одного факта поставки или предложения к продаже средства, которое могло бы в последующем быть использовано в качестве существенного элемента запатентованного изделия или осуществления запатентованного способа, для привлечения поставщика к ответственности было недостаточно.

Законодательное закрепление нормы о защите патентообладателя от косвенного нарушения его исключительных прав, которая относится к нормам, регламентирующим деликты создания опасности (Gefährdungsdelikte), то есть не указывает наступление негативных последствий в качестве необходимого критерия привлечения к ответственности лиц, предлагающих к продаже средства, относящиеся к существенному элементу запатентованного изобретения, значительно усилило позиции патентообладателя на внутреннем рынке.

Для нарушения данной нормы достаточно предложить к продаже или продать продукцию, которая может быть использована для изготовления запатентованного изделия или применения запатентованного способа. Непосредственное использование данной продукции для изготовления запатентованного изделия или применения запатентованного способа, то есть прямое нарушение патента, необязательно.

Что касается Европейского права, то Европейская патентная конвенция (EPC) норм, регулирующих косвенное нарушение прав патентообладателя, не содержит. В некоторых странах Европейского Союза косвенное нарушение патента, так же как и в Германии, закреплено законодательно. В странах, где такое правонарушение не нашло нормативно-правового урегулирования, вопрос косвенного нарушения патента регулируется нормами обычного права5.

Объективную сторону ст. 10 ПЗ составляют такие действия не уполномоченных патентообладателем лиц, как предложение к продаже или продажа (поставка) продукта, являющегося существенным элементом изобретения.

Объектом нарушения прав патентообладателя по смыслу ст. 10 ПЗ является средство, которое должно представлять собой материальный объект и при этом может иметь твердую форму, а может быть газообразным или жидким6. Основным условием применения нормы является возможность использования данного средства (продукта) в изобретении в качестве его существенного элемента7.

В одном из решений по спорам, связанным с косвенным нарушением патента, Верховный федеральный суд (BGH) отметил, что средство представляет собой существенный элемент изобретения в том случае, если оно в большой степени влияет на осуществление запатентованного технического решения8.

Что касается запатентованного способа, то Верховный федеральный суд (BGH) подчеркнул, что нельзя отнести средство к существенному элементу запатентованного способа в том случае, когда спорное средство используется в процессе осуществления действий над материальным объектом, но этап осуществления способа с использованием данного средства не указан (не описан) в патентной формуле изобретения9.

Таким образом, если средство применяется на одном из подготовительных этапов, предшествующих осуществлению запатентованного способа, то такое средство не относится к существенным элементам изобретения и его поставку нельзя считать нарушающей исключительное право патентообладателя, хотя бы такой подготовительный этап и был неотъемлемой частью осуществления запатентованного способа. Существенным является только то, что указано в формуле изобретения.

При многоступенчатой системе производства, когда запатентованный способ содержит в себе несколько этапов, предполагающих участие разных субъектов производства. Непосредственный нарушитель патентных прав осуществляет только часть или один этап, в котором данное средство не задействовано, но она признается нарушающим патент, и имеет место соучастие/соисполнительство (Mittäterschaft) или «параллельное исполнительство» (Nebentäterschaft)10.

Как уже отмечалось, косвенному нарушению прав патентообладателя в немецком ПЗ посвящена ст. 10, в соответствии с которой патент предполагает также запрет в отношении не уполномоченных патентообладателем лиц ввозить и предлагать к продаже на территории ФРГ средство, являющееся существенным элементом изобретения, если такие лица знают или из обстоятельств очевидно, что данное средство предназначено для использования в защищенном патентом изобретении.

В соответствии с п. 2 указанной статьи данный запрет не распространяется на широко доступные в продаже средства, однако лишь в том случае, если поставщик таких средств не побуждает покупателя использовать поставляемую им продукцию способом, нарушающим исключительное право патентообладателя. Цель данной оговорки состоит в том, чтобы освободить поставщиков средств, которые широко применяются на производстве и для удовлетворения личных потребностей и в связи со своим широким распространением в обиходе обширно представлены на рынке, - от ответственности в связи с возможным использованием данной продукции нарушающим патент образом.

Тем не менее в соответствии с позицией Верховного федерального суда (BGH), сам факт поставки или даже предложения к продаже средства, которое в последующем может привести к непосредственному нарушению прав патентообладателя, достаточен для «побуждения к нарушению прав патентообладателя» в соответствии со смыслом п. 2 рассматриваемой нормы, поскольку создает условия для производства изделия или осуществления способа, нарушающего патентные права11.

Таким образом, «если патент защищает изобретение, существенными компонентами которого в соответствии с содержащейся в патенте формулой изобретения являются А и В, патентообладатель может запретить любому лицу предлагать к продаже и поставлять один из этих компонентов, например В, который сам по себе патентом не защищен, в случае если этот компонент может быть использован в защищенном патентом изобретении, является существенным элементом этого изобретения, а также если поставщик знает о возможности использования данного средства в защищенном патентом изобретении или, если возможность такого использования очевидна из объективных обстоятельств»12.

Помимо вышеназванных критериев, образующих объективную сторону косвенного нарушения патента, необходимым условием нарушения рассматриваемой нормы является принцип территориальности13.

По отношению к косвенному нарушению патента принцип территориальности должен удовлетворять двум критериям, а именно: средство, относящееся к существенному элементу изобретения, должно быть предложено к продаже или поставлено на территории (или на территорию) Германии; а также предполагаемое дальнейшее использование данного средства нарушающим патент образом должно быть запланировано покупателем на территории Германии (doppelter Inlandsbezug)14.

Таким образом, если поставка средства, относящегося к существенному элементу изобретения, осуществляется из Германии за ее пределы, то этот факт удовлетворяет только одному критерию принципа территориальности и оснований для привлечения поставщика к ответственности нет.

Однако если данное средство поставляется с территории Германии за границу с целью использования такого средства в запатентованном на территории Германии изобретении и последующей поставки готового изобретения (или продуктов, полученных с помощью применения запатентованного на территории Германии способа) обратно на территорию ФРГ, и поставщик знает, что покупатель (или один из последующих покупателей) имеет намерение применить купленное средство именно таким образом; то второй критерий принципа территориальности считается удовлетворенным, и имеются основания для привлечения поставщика к ответственности в соответствии со ст. 10 ПЗ.

Как указал в одном из своих решений Верховный федеральный суд, состав косвенного нарушения патента, равно как и состав его прямого нарушения, предполагает, что конкретный продукт поставляется на территорию действия патентного закона – на территорию ФРГ. При этом разница между прямым и косвенным нарушением патента состоит лишь в том, что в первом случае поставленное на территорию ФРГ изделие нарушает исключительное право патентообладателя само по себе, а во втором случае является средством нарушения патента15.

В том же решении суд подчеркнул, что для того, чтобы считать состав ст. 10 исполненным, достаточно, чтобы продавец, находящийся за пределами Германии, знал, или из обстоятельств было очевидно, что отчуждаемые им средства предназначены для экспорта на территорию ФРГ; а также того факта, что они будут использоваться в изделии или способе, защищенных на территории ФРГ патентом.

Таким образом, находящийся за пределами территории ФРГ поставщик ответственен в соответствии со ст. 10 ПЗ за поставку на территорию Германии продукта, который прямым или косвенным образом нарушает права патентообладателя на данной территории независимо от того, где именно был подписан договор поставки или купли-продажи, где произошел переход права собственности на данный продукт и т.д.16

Отсюда следует, что если продукт, являющийся существенным элементом изобретения, поставляется из Германии в другую страну, чтобы там быть использованным для изготовления нарушающего патент изделия, предназначенного в последующем для ввоза на территорию ФРГ, то в данном случае имеется косвенное нарушение патента. В равной степени поставка такого средства в Германию также является косвенным нарушением прав патентообладателя. Для привлечения такого поставщика к ответственности в соответствии со ст. 10 ПЗ необходимо лишь, чтобы он знал или не мог не знать о том, что товар предназначен для экспорта в Германию.

В соответствии с немецким патентным правом поставщик (продавец) средства, относящегося к существенному элементу запатентованного изобретения, должен знать, что поставляемое им средство пригодно для использования в запатентованном изобретении и покупатель хочет использовать это средство именно нарушающим патент способом. При этом наличие косвенного умысла (Eventualvorsatz) недостаточно для привлечения поставщика к ответственности17.

Таким образом, поставщик средства, относящегося к существенному элементу изобретения, должен, с одной стороны, знать о том, что предлагаемый им к продаже продукт в принципе пригоден для использования в запатентованном изобретении, а, с другой стороны, что покупатель будет использовать продукт именно нарушающим патент образом и никак иначе18.

При этом знание поставщика о том, что предполагаемый способ использования предлагаемого им к продаже средства защищен патентом, необязательно19. Это значит, что хотя поставщик и должен знать, каким именно образом будет использоваться поставляемое им средство, однако знание того, что изделие, в котором покупатель предполагает использовать средство, или способ защищены патентом, необязательно.

Поскольку то, каким именно образом будет использоваться поставленная продукция, решает покупатель, а не поставщик, то Верховный федеральный суд особо выделяет такую черту субъективной стороны, как намерение покупателя20. Таким образом, для привлечения поставщика к ответственности недостаточно случайного, незапланированного использования приобретенного средства в запатентованном изобретении, – необходимо (но также и достаточно) намерение покупателя в момент заключения сделки на поставку спорного средства. С другой стороны, именно намерения покупателя использовать приобретенное средство нарушающим патент образом достаточно для привлечения поставщика к ответственности в качестве косвенного нарушителя патента, – последующее прямое нарушение патента покупателем не требуется.

Такое изложение нормы кажется на первый взгляд сомнительным, поскольку доказывание обстоятельств, составляющих субъективную сторону правонарушения, всегда содержит в себе сложности ввиду того, что при отрицании поставщиком того факта, что он знал, как именно будет использоваться его продукция, привлечь его к ответственности становится невозможным, тем более что бремя доказывания в данном случае лежит на патентообладателе21.

Именно поэтому в правоприменительной практике выработалась позиция, в соответствии с которой для привлечения поставщика к ответственности в соответствии со ст. 10 ПЗ достаточно, чтобы возможность использования средства нарушающим патент образом была очевидна для стороннего непредвзятого наблюдателя22.

Такое толкование нормы существенно упрощает ее понимание и применение, ведь в случае предложения к продаже, которое само по себе может являться косвенным нарушением патента, воля покупателя купить, а также использовать определенное средство нарушающим патент образом часто еще не сформирована23. Как следствие, поставщику, для того чтобы избежать ответственности по ст. 10 ПЗ, было бы достаточно указать на отсутствие намерения покупателя использовать средство в запатентованном изобретении.

Таким образом, когда предлагаемый к продаже или поставляемый продукт может быть использован исключительно нарушающим патент образом, объективная реальность говорит сама за себя и избавляет патентообладателя от доказывания в суде очевидного24.

Вопрос допустимости расширения границ действия патента за счет законодательного закрепления нормы о косвенном нарушении до сих пор широко обсуждается среди специалистов по патентному праву.

Возможным следствием законодательного урегулирования косвенного нарушения патента является то обстоятельство, что оборот на внутреннем рынке продукции, относящейся к существенному элементу того или иного запатентованного изобретения, может в некоторых случаях попасть в зависимость от воли патентообладателя25. Поскольку представляется маловероятным, что данное обстоятельство могло быть недооценено законодателем, по всей видимости, выбирая между общественными интересами и интересами патентообладателя, законодатель сделал свой выбор в пользу усиления позиций патентообладателя26.

Рассматривая проблемные аспекты института косвенного нарушения патента, невозможно не затронуть вопрос разграничения уже введенных в оборот изделий, в отношении которых наступило «исчерпание» патентной защиты, и таких, в отношении которых она еще актуальна. При решении вопроса о наличии признаков косвенного нарушения прав патентообладателя при поставке средств, являющихся существенным элементом изобретения, которые могут в равной степени быть использованы для изготовления новых изделий и для ремонта уже введенных в оборот, судами принимаются во внимание не только особенности и технические характеристики конкретного продукта, но также взвешиваются интересы патентообладателя на извлечение прибыли из использования своего патента, с одной стороны, и право лиц на беспрепятственное использование и обслуживание приобретенных и введенных в оборот изделий - с другой27.

Трудности здесь возникают тогда, когда использование введенного в оборот изделия предполагает замену тех или иных элементов данного изделия в течение срока эксплуатации. Доказать, что поставка такого элемента попадает под запрет ст. 10 ПЗ довольно сложно, но в то же время, если элемент представляет часть изобретения и может быть использован для изготовления новых идентичных изделий (то есть прямо нарушить патент) или значительно продлить срок службы изделия при наличии установленного и ограниченного технической документацией срока службы, – поставщик находится в зоне риска. В качестве критерия оценки некоторые авторы вводят установленное технической документацией или предполагаемое, исходя из технических особенностей изделия, количество замен спорного элемента. Чем выше количество предполагаемых замен – тем менее вероятно, что речь идет о косвенном нарушении патента и наоборот28. Однако данный способ оценки представляется спорным. По мнению Верховного федерального суда, корыстные интересы патентообладателя, состоящие в недопущении ремонта введенного в оборот изделия, замены тех или иных частей такого изделия и воспрепятствовании таким образом его нормальному обслуживанию, невозможно считать законными и подлежащими удовлетворению29.

Необходимо также обратить внимание на тот факт, что в соответствии со ст. 10 ПЗ привлечение к ответственности косвенного нарушителя патента возможно, если он действует в качестве участника рыночных отношений, то есть не в качестве частного лица. При этом совершенно неважно, поставляет ли он средство, относящееся к существенному элементу изобретения, на возмездной или безвозмездной основе и заключен ли между ним и покупателем договор. Покупатель, в свою очередь, может действовать и в частных интересах – приобретая средство для личного использования, поэтому даже в случае последующего использования приобретенного средства в запатентованном изделии или способе, в соответствии со ст. 11 ПЗ30, не попадает под ответственность как непосредственный нарушитель патента, поскольку действует в частных интересах – для удовлетворения личных нужд. Исходя из этого косвенное нарушение, как уже подчеркивалось ранее, не требует последующего непосредственного нарушения прав патентообладателя и влечет ответственность поставщика даже в том случае, когда покупатель в принципе не может использовать приобретенное средство нарушающим патент способом31, что, в свою очередь, представляется не вполне логичным.

Интересно также отметить, что относительно действия во времени, косвенное нарушение патента возможно, так же, как и прямое, лишь с момента выдачи патента, но простирается до самого последнего дня действия патента; поскольку объективную сторону нормы составляют такие действия, как предложение к продаже и поставка средства, относящегося к существенному элементу изобретения, а наступление негативных последствий – изготовление нарушающего патент продукта или осуществление способа – не требуется. Таким образом, косвенный нарушитель отвечает перед патентообладателем даже в том случае, если действия, указанные в п. 1 ст. 10 ПЗ, осуществлены им в последний день действия патента, и непосредственное нарушение исключительного права уже физически не может быть осуществлено, поскольку будет иметь место «за пределами временных границ действия патента».

Рассмотренные в данном разделе спорные аспекты института косвенного нарушения патента во многом подтверждают тезис о том, что исключительные права, и в особенности патенты, в большинстве случаев являются для их обладателя не только и не столько средством защиты, сколько средством нападения32. Право патентообладателя - не только защитить свое изобретение от посягательств третьих лиц, но и возможность агрессии путем подачи негаторных исков, исков о взыскании ущерба, а также с помощью использования иных правовых мер, открывает перед патентообладателем перспективу монетизировать нарушение своего исключительного права.

Подведем некоторые итоги. С одной стороны, ст. 10 ПЗ не только обеспечивает патентообладателю надежную защиту от возможного изготовления и сбыта защищенной патентом продукции или использования запатентованного способа, но также препятствует налаживанию новых коммерческих контактов посредством рекламы или экспонирования продукта на торговых ярмарках и выставках, что может привести уже к непосредственному нарушению прав патентообладателя и как следствие - к значительному материальному ущербу33.

С другой стороны, данная норма содержит в себе значительные риски даже для добросовестных поставщиков продукции, которая может быть в дальнейшем использована покупателем для несанкционированного патентообладателем изготовления защищенных исключительным правом изделий или осуществления запатентованного способа. Еще раз отметим, что поставщик такой продукции может стать косвенным нарушителем патента в соответствии со ст. 10 ПЗ и адресатом негаторного иска даже на этапе предшествующих продаже действий, а в случае реального нарушения покупателем прав патентообладателя, поставщик несет ответственность за нарушение исключительного права и является потенциальным адресатом не только негаторного иска, но и иска о возмещении ущерба наравне с непосредственным нарушителем.

В связи с тем, что даже действующий предельно осмотрительно поставщик может стать нарушителем прав патентообладателя в соответствии со ст. 10 ПЗ, если он знает или из обстоятельств очевидно, что поставляемая им продукция представляет собой существенный элемент изобретения и может послужить косвенному нарушению чужого патента, детальное изучение намерений и возможностей покупателя относительно дальнейшего использования поставляемой продукции представляется разумной стратегией поставщика в случае, если имеются сомнения относительно дальнейшей судьбы данной продукции и возможного косвенного нарушения патента.

Исходя из принципа территориальности, даже находящийся за пределами ФРГ поставщик продукции, представляющей собой существенный элемент изобретения, охраняемого немецким патентом, может стать косвенным нарушителем в соответствии со ст. 10 ПЗ, если его продукция поставляется из-за границы на территорию ФРГ, где предполагается ее использование нарушающим исключительное право патентообладателя образом.

В итоге отметим, что косвенное нарушение патента предполагает:

-

осуществление продажи или предложения средства, являющегося существенным элементом изобретения;

-

не уполномоченным на то обладателем исключительного права лицом;

-

для использования на территории действия патентного закона (на территории ФРГ);

-

знание поставщиком (продавцом) того факта, что предлагаемый им продукт предназначен для использования в защищенном патентом изобретении;

-

очевидность факта, что предлагаемое к продаже средство может быть использовано способом, нарушающим патент.