С.В. Михайлов,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры интеллектуальных прав
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Недопустимое влияние ретроспективной предвзятости на оценку изобретательского уровня возникает, когда лицо, проверяющее условия патентоспособности (далее ‒ эксперт1), из разных источников выявляет отличительные признаки изобретения, но при этом оно формирует свои выводы не на основании уровня техники на дату приоритета изобретения в соответствующей области техники (как того требует закон2), а на основании ставшей известной из патента (заявки на выдачу патента) совокупности признаков изобретения, обеспечивающей достижение технического результата. Эксперт невольно склоняется к маршруту дорожной карты, изложенному в описании изобретения, т.е. заведомо предрасположен к выводу о том, что рассматриваемое техническое решение явным образом следует из уровня техники, т.е. не обладает изобретательским уровнем.

Эту оглядку задним числом называют ретроспективной предвзятостью3. Анализ по следам уже известных фактов (ex post facto) образно сравнивают с рассуждениями спортивного комментатора после матча, для которого результат «был совершенно очевиден еще до начала игры».

Вместе с тем любая оглядка в прошлое объективно не может быть свободной от уже воспринятой человеком информации ‒ это естественное свойство нашего мышления. Например, по Канту, восприятие окружающего пространства основано на совокупности систематизированных фактов, или иными словами, на категориальном синтезе чувственных данных [1. C. 11,14,16], т.е. время по Канту ‒ это последовательное упорядочивание сознанием поступающих извне (априорных) сигналов, ‒ так у нас возникает ощущение пространства. Это означает, что даже при использовании экспертом методов, направленных на снижение вероятности влияния ретроспективной оглядки (некоторые из которых описываются ниже), феномен упорядочивания объективно не позволяет избавиться от «синдрома постфактум анализа» ‒ это утопическая цель.

Если эксперт не учитывает опасности предвзятости, то видимо, постфактум анализ, как правило, формирует его вывод об отсутствии изобретательского уровня. Эта угроза особенно велика в отношении так называемых простых изобретений. Положение, при котором эксперт не осознает ретроспективной предвзятости, условно назовем первой ретроспективной ситуацией.

Условная вторая ретроспективная ситуация ‒ эксперт осознает опасность постфактум предвзятости и стремится использовать методы, направленные на уменьшение вероятности влияния предвзятости на конечный вывод. Как отмечено, проблема состоит в том, что даже понимание указанной опасности все равно не позволяет полностью избежать влияния сферы бессознательного4, опирающегося в т.ч. на указанное кантовское упорядочивание информации. Если бы был известен волшебный прием устранения предвзятости при постфактум анализе, вопрос оценки изобретательского уровня относился бы не к юриспруденции, а к сфере технических дисциплин.

Актуальность настоящей статьи состоит в том, что отечественная патентная практика соответствует условной первой ретроспективной ситуации. Об этом свидетельствует всего одно упоминание ретроспективной предвзятости в патентной практике, да и то оно в контексте дела высказано не Палатой по патентным спорам5, а патентообладателем в ответ на возражение против выдачи патента из-за несоответствия изобретательскому уровню. Патентообладатель отметил, что возражение «составлено ретроспективно, с учетом знаний о сущности настоящего изобретения»6. Палата по патентным спорам не дала оценки приведенному доводу, ее заключение базируется на сопоставлении одного из признаков предшествующего уровня техники с признаком изобретения с выводом, что они соотносятся как частное с частным, что дает основание для вывода о наличии изобретательского уровня7.

В судебной практике ретроспективная предвзятость не упоминается.

Между тем в отечественном патентном праве институт ретроспективной предвзятости присутствует. Так, в силу п. 85 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, утв. приказом Минэкономразвития России от 21 февраля 2023 г. № 107, «изобретение не рассматривается как не соответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки механизма достижения технического результата, если такое раскрытие стало известно не из уровня техники, а только из материалов заявки».

Приведенная норма в телеграфном стиле указывает на механизм ретроспективной предвзятости, при этом обоснованно связывает ее с опасностью для «простых изобретений».

Однако, как отмечено выше, патентное правоприменение не использует приведенной нормы (словно ее и нет). Более того, даже в отечественной доктрине вовсе отсутствуют специальные упоминания об этом положении, оказавшем большое влияние на формирование методов оценки изобретательского уровня.

Текущая патентная практика состоит в том, что Палата по патентным спорам «выявляет совпадения» отличительных признаков изобретений с признаками, присутствующими в разных источниках (мозаично) уровня техники до даты приоритета. Если такое «полное совпадение» устанавливается, то вопреки приведенной норме, экспертом почти автоматически делается вывод об отсутствии изобретательского уровня. Это означает, что патентное ведомство вместо изобретательского уровня проверяет новизну изобретения, что является методической ошибкой. Эта «новизна» отличается от корректной новизны только тем, что эксперт обнаруживает признаки изобретения не в одном, а в разных источниках, т.е. комбинирует их (составляет «мозаику»).

Между тем в подп. (iii) п. 13.03 Руководства к Договору патентной кооперации (далее ‒ Руководство РСТ)8 указано, что «при определении изобретательского уровня/неочевидности ссылки должны рассматриваться как таковые, без недопустимого ретроспективного влияния заявленного изобретения на их восприятие». Россия является участником Договора патентной кооперации (PCT) (Вашингтон, 1970), поэтому в силу п. 4 ст. 15 Конституции РФ Руководство РСТ как акт, принятый на его основе, входит в корпус отечественного права. Соответственно, в целях устранения вакуума в понимании и использовании одного из важных вопросов патентного права, представляется актуальным привести п. 13.15 Руководства РСТ «Анализ ex post facto», более детально раскрывающий общее указание на недопустимость ретроспекции:

«Следует помнить, что заявленное изобретение, которое на первый взгляд кажется очевидным, на самом деле может обладать изобретательским уровнем. После того, как новая идея сформулирована, часто возможно теоретически показать, как к ней могли прийти, отталкиваясь от чего-то уже известного, с помощью ряда очевидных простых шагов. Эксперт должен проявлять осторожность при анализе ex post facto такого рода. Предшествующий уровень техники следует рассматривать без преимуществ недопустимого видения задним умом, обеспечиваемого заявленным изобретением. Идея или предположение о заявленном изобретении должны быть найдены в предшествующем уровне техники и/или общих знаниях, имеющихся в распоряжении специалиста в данной области, и не должны быть основаны на раскрытии, сделанном заявителем. Фактором, который следует учитывать при определении мотивации или побуждения к объединению идей предшествующего уровня техники является наличие разумного ожидания или вероятности успеха при объединении знаний из предшествующего уровня техники. Во всех случаях эксперт должен стараться дать практическую, отражающую “реальную жизнь” оценку. Эксперт должен учитывать все, что известно о предпосылках создания изобретения, и взвешивать все соответствующие аргументы или факты, представленные заявителем»9.

Таким образом, в корпусе отечественного права упомянуты три метода уменьшения вероятности влияния ретроспективной предвзятости на вывод по вопросу о соответствии изобретательскому уровню. Чтобы не изобретать велосипед, для их раскрытия следует обратиться к зарубежному опыту, опирающемуся на обширный правоприменительный и судебный материал. В доктрине подчеркивается, что исчерпывающего перечня средств уменьшения вероятности предвзятости не существует и, наверное, не может быть. Отмечается, что нельзя выделять из них какие-то главные: каждый кейс должен решаться на основе индивидуального подхода, который может потребовать применения одного или сочетания нескольких методов, или их модификации, или даже разработки нового, применимого в конкретном случае. Разные авторы насчитывают до десяти методов, причем эти перечисления не совпадают. Нет необходимости в представлении всех упоминаемых в литературе средств борьбы с предвзятостью, однако основанные на нормативных указаниях вкратце здесь раскрываются, чтобы дать представление о контуре современных подходов к проблеме.

Подчеркивается, что методы основаны на точке зрения условной фигуры специалиста в соответствующей области техники (далее ‒ специалист, средний специалист), т.е эксперт должен предпринять усилие «воплотиться в среднего специалиста», которому доступен предшествующий дате приоритета уровень техники. Это специалист, который, естественно, не знает содержания изобретения.

Первый метод, указанный в п. 13.15 Руководства РСТ, ‒ наличие разумного ожидания или вероятности успеха при объединении знаний из предшествующего уровня техники. Эксперт может наилучшим образом определить, считается ли решение изобретателя предсказуемым, остановившись на рассмотрении того, имел ли специалист разумное ожидание успеха при объединении источников предшествующего уровня техники. Чтобы быть очевидным, абсолютной предсказуемости успеха не требуется, поскольку всегда существует возможность того, что в результате комбинации могут возникнуть неожиданные результаты. Кроме того, как правило, более сложные технологии с меньшей вероятностью будут предсказуемыми — патенты на фармацевтические соединения, например, известны своей непредсказуемостью. В таких сложных технологических областях существует множество параметров, которыми можно варьировать. Когда уровень техники дает мало указаний относительно того, какие признаки могут с наибольшей вероятностью успешно создать комбинацию, результаты, вероятно, будут непредсказуемыми и, следовательно, неочевидными [3. P. 1159].

Второй, указанный в п. 13.15 Руководства РСТ метод ‒ стараться дать практическую, отражающую «реальную жизнь» оценку, раскрыт в п. 8 гл. VII ч. G «Руководства по экспертизе Европейского патентного офиса» (далее ‒ Руководство ЕПО).

Здесь интересно, что первые три предложения отмеченной нормы Руководства ЕПО идентичны приведенной норме Руководства РСТ. Так, в Руководстве ЕПО далее по поводу названного метода поясняется, что «при объединении документов, цитируемых в отчете о поиске, всегда следует иметь в виду, что документы, полученные в результате поиска, по необходимости были получены с предварительным знанием того, что представляет собой предполагаемое изобретение. Во всех случаях эксперт должен попытаться визуализировать общее состояние техники, с которым сталкивается квалифицированный специалист, прежде чем представить вклад заявителя, и должен попытаться провести «реальную» оценку этого и других соответствующих факторов. Эксперт должен принять во внимание все, что известно об истории изобретения, и придать должное значение соответствующим аргументам или доказательствам, представленным заявителем»10.

Третий метод ‒ учитывать все, что известно о предпосылках создания изобретения, и взвешивать все соответствующие аргументы или факты, представленные заявителем, ‒ логически связан со вторым, поэтому стоит снова обратиться к вышеуказанной норме Руководства ЕПО, указывающей, что «эксперт должен принимать во внимание все, что известно об истории изобретения, и придать должное значение соответствующим аргументам или доказательствам, представленным заявителем. Если, например, доказано, что изобретение имеет значительную техническую ценность, и особенно если оно обеспечивает техническое преимущество, которое является новым и неожиданным и которое не достигается просто как бонусный эффект в ситуации «улицы с односторонним движением», и это техническое преимущество может быть убедительно связано с одним или несколькими признаками, включенными в формулу изобретения, определяющими изобретение, эксперт должен быть осторожен в выдвижении возражения, что такая формула не имеет изобретательского уровня»11. В отношении упомянутого неожиданного технического или бонусного эффекта Руководство ЕПО в п. 10.2 гл. VII ч. G поясняет: «Однако если, принимая во внимание уровень техники, для квалифицированного специалиста было бы очевидно прийти к чему-то, подпадающему под условия формулы изобретения, например, из-за отсутствия альтернатив, т.е. в ситуации «одностороннего движения», неожиданный эффект является просто дополнительным эффектом, который не придает изобретательского уровня заявленному объекту. Если квалифицированному специалисту придется выбирать из ряда возможностей, тогда ситуации с односторонним движением не существует, и неожиданный эффект вполне может привести к признанию изобретательского уровня»12.

Четвертый метод ‒ вторая ссылка раскрывает недостаток комбинирования с первой ссылкой ‒ логически вытекает из третьего метода в части указания на необходимость взвешивать все соответствующие аргументы или факты, представленные заявителем. Здесь имеется в виду баланс признаков изобретения. Ретроспективная предвзятость имеет место, когда, в частности, эксперт дает преимущество одному источнику в ущерб другому, тогда как он должен оценивать все предшествующие источники в целом. Это связано с ситуацией, когда эксперт, например, обнаруживает в первом источнике все признаки, кроме одного, при этом вторая ссылка предоставляет недостающий элемент. Однако при импорте недостающего признака из второго источника в первичную ссылку значение второго принижается: эксперт приходит к выводу об очевидности изобретения. Так, по делу о скейтбордах изобретением являлся скейтборд с загнутым вверх задним концом (скейтборд киктейл, kicktail). Апелляционный суд Соединенных Штатов по федеральному округу (специализированный суд по патентам и товарным знакам) согласился с судом первой инстанции, что предшествующий уровень техники формируют два источника: в первой ссылке описывается устройство, представляющее собой простой плоский скейтборд, а во второй ссылке описывается скейтборд с изогнутой платформой, имеющей поднятые вверх концы с обеих сторон (скейтборд-качалка, rocker board). Однако апелляционный суд заключил, что заявленная конфигурация скейтборда киктейл обеспечивает определенное преимущество перед прототипами, заключающееся в маневренности. Кроме того, апелляционный суд учел дополнительный (вторичный), нетехнический признак изобретения ‒ коммерческий успех скейтборда киктейл (до 95 % рынка). При этом, отменяя решение суда первой инстанции об очевидности изобретения, апелляционный суд указал, что усматривать скейтборд-качалку в техническом решении изобретателя по скейтборду киктейл, т.е в ущерб второму источнику, — это рассуждение задним числом. Апелляционный суд подчеркнул, что простота изобретения и ретроспективность не являются правильными критериями для решения вопроса очевидности13.

Пятый метод ‒ избыточное преимущество второй ссылки в отношении первой ссылки, ‒ еще одно средство, связанное с балансировкой признаков. Здесь сравниваются ссылки на известный уровень техники друг с другом. Отказ в признании изобретательского уровня основывается на оглядке задним числом, поскольку вторая ссылка якобы обеспечивает преимущество, которым уже обладает первичная ссылка. Так, в деле Kinetic Concepts, Inc. v. Smith and Nephew, Inc. суд первой инстанции посчитал, что в двух документах раскрыты разные устройства, выполняющие одну и ту же функцию (дренирование ран), и что каждое устройство работает независимо друг от друга. Однако в первом было описано лечение или заживление ран, во втором раскрыто уплотнение, способное поддерживать отрицательное давление. При этом оба устройства не оставляли рану под отрицательным давлением до заживления. Апелляционный суд Соединенных Штатов по федеральному округу, отменяя решение суда первой инстанции, отметил, что в предшествующем уровне техники не было источников, мотивирующих специалиста к объединению указанных признаков изобретения в одно устройство, т.е. специалист, который просто стремился создать лучшее устройство для отвода жидкости из раны, не имел причин объединять функции обоих устройств в одном решении. Как уже отмечено, указанные устройства предшествующего уровня техники не использовали для лечения ран отрицательное давление: до изобретения вообще считалось, что негативное давление для ран опасно, т.к. противоречит их заживлению. Поэтому вывод нижестоящего суда ошибочен, поскольку ретроспективный взгляд дает единственную видимую причину для объединения ссылок на предшествующий уровень техники: если не было известно, что отрицательное давление можно использовать для лечения ран, ‒ не было причин объединять предшествующий уровень техники для получения заявленных устройства и способов лечения. Более того, нижестоящий суд пришел к выводу об очевидности изобретения, поскольку полагал, что формула изобретения содержит элементы, которые не являются новыми. Это рассуждение также неверно: патент, состоящий из нескольких элементов, не является очевидным, просто в связи с тем, что каждый из его элементов был независимо известен из предшествующего уровня техники14.

Настоящая статья не стремится перечислить все средства редукции вероятности влияния ретроспективной предвзятости на конечный вывод эксперта об изобретательском уровне, она направлена на обретение названным институтом своего места в отечественном правоприменительном и доктринальном дискурсе с опорой на то, что в нормативной сфере он присутствует. Отечественная патентная и судебная практика должны соответствовать условной второй ретроспективной ситуации. Эта задача представляется важной, поскольку именно институт ретроспективной предвзятости является фундаментом разработки методов выявления изобретательского уровня15, в т.ч. сравнительного, используемого российской патентной практикой. Игнорирование ретроспективной предвзятости, своеобразного «ключика» патентной системы, видимо, является одной из причин того, что российская патентная практика не соотносит изобретательский уровень и новизну как самостоятельные критерии патентоспособности изобретения.