Б.А. Малахов,
партнер юридической фирмы Lidings

Н.А. Айрапетов,
юрист юридической фирмы Lidings,
аспирант кафедры интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 1 (35), март 2022 г., с. 97-102

Рынок патентных объектов имеет важную роль в развитии инноваций современного общества. Вместе с тем данный рынок столкнулся с несколькими серьезными правовыми проблемами, которые создают препятствия участникам оборота, например, «вечнозеленые» патенты1 и оспаривание продления патентов.

Проблема «вечнозеленых патентов» давно известна российскому законодательству, попытки ее разрешения предпринимаются различными органами. Например, в РФ на уровне административных регламентов появился запрет на регистрацию давно известного активного вещества, не обладающего новыми свойствами2; имеется зарубежная судебная практика в области ограничения продления давно известных активных веществ, не имеющих новых фармакологических свойств, которая находит свое отражение в практике Суда по интеллектуальным правам [3]; известен также зарубежный опыт проверки перечня патентов на предмет включения в него «вечнозеленых патентов» [2].

В свою очередь проблема оспаривания продления патента остается неразрешенной. Статьей 1363 ГК РФ установлено, что исключительное право на изобретение составляет 20 лет (общий срок охраны). Несмотря на то что такой срок строго ограничен законом, в отдельных случаях правообладатели имеют возможность его легального продления сроком до 5 лет (срок продления). В таком случае максимальный срок охраны объекта составит до 25 лет.

Продление срока действия исключительного права на изобретение возможно в соответствии с п. 2 ст. 1363 ГК РФ. Смысл нормы сводится к тому, что патентообладателю предоставляется возможность компенсировать время, потребовавшееся на получение предписанного законом разрешения на применение разработанного им лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, поскольку в течение времени, необходимого для получения разрешения на применение лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, патентообладатель фактически не имеет возможности использовать свое исключительное право, а также вводить соответствующие товары в гражданский оборот.

Несмотря на то что такое продление с точки зрения компенсации разрешительных процедур является обоснованным, наличие и предоставляемые преференции в отношении продления срока действия охранных документов затрудняет другим производителям, в частности производителям дженериков, оценку времени выхода своего препарата на рынок, что приводит к значительным финансовым издержкам [4].

Необходимо заметить, что объем исключительного права на изобретение не зависит от срока действия патента и равным образом предоставляет право патентообладателю на протяжении как общего срока (20 лет), так и срока продления (до 5 лет). Несмотря на идентичный объем имущественных прав, процедуры оспаривания в течение общего срока и срока продления значительно различаются.

Процедура оспаривания стандартного 20-летнего срока предусмотрена п. 2 ст. 1398 ГК РФ и, по мнению А.С. Ворожевич, отвечает публичным интересам, поскольку является единственным способом лишить патентообладателя «легальной монополии» [1].

Как отмечается в судебной практике, существование патентов, не соответствующих условиям патентоспособности, может оказывать негативное влияние на гражданский оборот3.

Процедура оспаривания дополнительного 5-летнего срока патента предусмотрена ст. 198 АПК РФ и составляет 3 месяца с момента, когда заявителю стало известно о нарушении их прав и законных интересов. Несмотря на то что ч. 4 ст. 198 АПК РФ предусматривает возможность установления нормами материального права более длительного срока обжалования решений и действий государственных органов по сравнению с общим 3 месячным сроком4, наличие такого увеличенного срока в спорах об оспаривании продления патента законом не установлено.

В связи с этим оспаривание дополнительного 5 летнего срока значительно затруднено за счет сокращения процессуального срока (3 месяца) и сужения круга заявителей (только заинтересованные лица, чьи права и законные интересы нарушены). Наличие таких заградительных критериев приводит к тому, что в большинстве споров об оспаривании продления патента исследование вопроса соблюдения процессуального срока и заинтересованности выходит на первый план5.

Первым и основным препятствием для лица, оспаривающего продление патента, является обязанность доказать, что оно не пропустило 3-месячный срок со дня, когда узнало о нарушении своих прав и законных интересов. Как предусмотрено ст. 1363 ГК РФ, заявление о продлении срока действия исключительного права на изобретение должно быть подано патентообладателем в период действия патента до истечения шести месяцев с даты получения разрешения на применение изобретения или даты выдачи патента в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее, а решение о продлении публикуется в Государственном реестре изобретений.

Таким образом, информация о продлении срока действия исключительного права на изобретение становится общедоступной до того, как истекает основной срок патента на соответствующее изобретение. На эту дату лица, потенциально заинтересованные в разработке лекарственных средств, на которые действует исключительное право, могут находиться на разных стадиях планирования будущей разработки аналогов лекарственного средства, пестицида или агрохимиката.

Вместе с тем правовое значение термина «стало известно» из ч. 4 ст. 198 АПК РФ в части трактовки термина было установлено Конституционным судом РФ6: «Начало течения этого срока определяется в каждом конкретном случае судом на основе установления момента, когда заинтересованное лицо реально узнало о соответствующем нарушении».

Трудно не согласиться с такой позицией КС РФ, поскольку решения о продлении срока действия патента могут оказывать действие на заинтересованных лиц и становиться им известными не сразу, а спустя определенное, порой весьма продолжительное время после их принятия (совершения).

Применение критерия «реального знания о нарушении» подтверждается также судебной практикой по делам об оспаривании продления патентов, где суды приходили к выводу, что заинтересованное лицо реально узнало о нарушении своих прав и законных интересов при продлении патента, когда был предъявлен иск о нарушении исключительного права7 или при подготовке к судебному разбирательству с участием патентообладателя8, а не с момента, когда решение о продлении было опубликовано в Государственном реестре изобретений.

Кроме того, как указывает Суд по интеллектуальным правам, у потенциального заявителя по делу об оспаривании продления патента отсутствует обязанность по подобному пристальному систематическому отслеживанию публичных реестров в сфере объектов интеллектуальной собственности9. В противном случае наличие такой обязанности для целей определения срока обжалования решения о продлении патента являлось бы явно чрезмерным и обременительным и противоречило бы принципу добросовестности. Как отмечается в судебной практике, в целях поощрения дальнейшей инновационной деятельности применение наиболее широких критериев срока и заинтересованности является обоснованным10.

Очевидно, что значительно короткий процессуальный срок на оспаривание (3 месяца) и узкий круг заявителей (только заинтересованные лица, чьи права и законные интересы нарушены) ставит заявителей в заведомо обременительное положение, которое не позволяет в должной мере защитить права и законные интересы в сфере патентных прав на лекарственные препараты.

Статьей 1346 ГК РФ установлено, что в РФ равным образом признаются исключительные права на изобретения, удостоверенные как российскими, так и евразийскими патентами. И те, и другие патенты действуют 20 лет и могут быть в установленных случаях продлены до 5 лет, а законом обеспечивается их равный правовой режим. Однако возможности оспаривания продления российских и евразийских патентов значительно различаются.

Как отмечалось ранее, в РФ оспаривание продления срока действия патента возможно в течение 3 месяцев после того, когда заинтересованному лицу стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

Оспаривание продления евразийских патентов возможно после даты публикации сведений о продлении срока действия евразийского патента до даты истечения этого срока. При этом любое лицо может подать в Евразийское ведомство возражение против продления срока действия евразийского патента11.

Следовательно, в условиях равного правового режима российских и евразийских патентов оспаривание продления российских патентов значительно затруднено. Очевидно, что такая правовая коллизия ставит заявителей в спорах по продлению российских патентов в заведомо обременительное положение, которое не позволяет в должной мере защитить права и законные интересы в сфере патентных прав на лекарственные препараты, в сравнении с правообладателями евразийских патентов.

На практике может возникнуть ситуация, когда при одновременном продлении российского и евразийского патента на один и тот же лекарственный препарат одно и то же заявление (возражение) об оспаривании продления патента будет признано допустимым с точки зрения евразийского законодательства и недопустимым с точки зрения российского законодательства.

Следует отметить, что указанные ранее критерии для оспаривания продления в РФ явно выбиваются не только из евразийской, но и из европейской практики. Так, в Европе предусмотрены более широкие возможности для оспаривания сертификата дополнительной защиты (продления патента): «Любое лицо вправе подать заявление или возражение об аннулировании сертификата в орган, ответственный по национальному праву за признание патента недействительным»12.

Следует отметить, что приведенная в статье ситуация недавно стала предметом рассмотрения Конституционного суда РФ. Суд по интеллектуальным правам в рамках дела № СИП-461/2020 обратился в Конституционный суд РФ с запросом о соответствии Конституции РФ положений ч. 4 ст. 198 АПК РФ во взаимосвязи с п. 2 ст. 1248, п. 2 ст. 1363 и п. 2 ст. 1398 ГК РФ.

Суть дела заключалась в следующем: заявитель пытался оспорить продление фармацевтического патента, но ему было отказано, поскольку суд пришел к выводу, что заявителю стало известно о вынесенном решении о продления гораздо раньше, чем он обратился с таким заявлением в суд, то есть более 3 месяцев до момента подачи13. При этом суд обосновывал такую осведомленность косвенными доказательствами (выступление генерального директора заявителя на конференции, публикации в СМИ и т.д.), что, по своей сути, является использованием презумпции осведомленности о факте продления патента оригинатора для дженериковой фармацевтической компаний.

Заявитель, посчитав, что использование такого обременительного критерия нарушает его права и законные интересы, обратился в рамках рассмотрения кассационной жалобы в Президиуме Суда по интеллектуальным правам с ходатайством об обращении в Конституционный суд РФ.

По мнению заявителя, ч. 4 ст. 198 АПК РФ, устанавливающая трехмесячный процессуальный срок на судебное оспаривание решения Роспатента о продлении срока действия исключительного права на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату; по требованию заинтересованного лица, во взаимосвязи с указанными положениями ст. 1248, 1363 и 1398 ГК РФ, противоречит ч. 1 ст. 19, ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 45 и ч. 1 ст. 46 Конституции РФ.

Конституционный суд РФ признал запрос Суда по интеллектуальным правам не подлежащим дальнейшему рассмотрению в заседании Конституционного Суда РФ, поскольку считал, что указанный запрос не отвечает критериям допустимости такого рода обращений. В своем определении Конституционный суд РФ не нашел противоречия между нормами материального и процессуального права, так как оспариваемые нормы материального права (п. 2 ст. 1248, п. 2 ст. 1363 и п. 2 ст. 1398 ГК РФ) не регулируют вопросы процессуальных сроков на обращение в суд14.

Такой вывод Конституционного суда РФ нельзя считать бесспорным, поскольку конкуренция норм материального и процессуального права в данном случае очевидна. Именно проверка на соответствие между собой норм разных нормативных актов, регулирующих сходные правоотношения, и является одной из основных задач Конституционного суда до тех пор, пока орган законодательной власти самостоятельно не внес изменения и не устранил такое несоответствие. Вместе с тем в данном деле Конституционный суд РФ ограничился лишь формальным анализом соотношения норм материального и процессуального права, не обратив внимания на всю серьезность проблемы конкуренции норм и, в том числе, противоречия национального и международного законодательства.

Несмотря на такую позицию Конституционного суда РФ, хотя Суд по интеллектуальным правам после возобновления рассмотрения кассационной жалобы отказал заявителю в удовлетворении его требования, но сформулировал впервые в российской практике позицию относительно оспаривания продления патентов.

Так, Суд в своем акте указал: «Правовая охрана в отношении продукта, продленная в нарушение условий абзаца первого пункта 2 статьи 1363 Кодекса, может быть оспорена; по аналогии закона также подлежат применению пункт 1 статьи 6 и подпункт 1 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ»15.

Таким образом, Суд по интеллектуальным указал на возможность оспаривания не решения государственного органа о продлении срока действия патента и, следовательно, применения ст. 198 АПК РФ, а оспаривания самого факта продления патента в случае нарушения критериев абз. 1 п. 2 ст. 1363 ГК РФ. При этом критерий заинтересованности был сохранен – то есть лицо, оспаривающее продление патента в рамках искового производства, обязано доказать свою заинтересованность.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам указал, что именно он уполномочен рассматривать такие споры, поскольку раз для такого рода споров законом не установлен административный порядок рассмотрения, то применяется судебный порядок16, а компетентным судом для рассмотрения таких споров по закону является Суд по интеллектуальным правам непосредственно17.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам фактически установил еще одну возможность оспаривания продления патентов. Данная позиция Суда по интеллектуальным правам нашла свое подтверждение и в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 ноября 2021 г. по делу № СИП-1030/202018.

В указанном деле не только была подтверждена принципиальная возможность использования искового механизма, но и однозначно определена компетенция национального суда по таким спорам19.

Следует отметить, что решение суда по делу № СИП-1030/2020 было принято уже после анализируемого в статье решения по делу № СИП-461/2020, поэтому можно предположить, что выводы из последнего прямо повлияли на позицию суда по делу об оспаривании продления евразийского патента.

Текущая мировая практика свидетельствует о возрастающем интересе регуляторов, судов и прежде всего участников рынка к выработке и достижению баланса в вопросе продления фармацевтических патентов. В частности, европейская практика идет по пути расширения возможностей для оспаривания дополнительных патентов20.

Тот факт, что поиском такого баланса активно занимается и Суд по интеллектуальным правам, является хорошим знаком для всех участников фармацевтического рынка.

В заключение следует отметить, что хотя позиция Суда по интеллектуальным правам и устраняет некую неопределенность, но не решает все вопросы оспаривания продления патентов, поскольку законодательный пробел оснований для оспаривания продления патентов не устранен. Полное решение данного вопроса возможно путем внесения в ст. 1398 ГК РФ указания на возможность оспаривания продления патента, осуществляемого согласно ст. 1363 ГК РФ, в течение всего срока его действия. Однако появление новой позиции специализированного суда создает возможность участникам оборота оспаривать продление патентов без применения обременительных критериев ст. 198 АПК РФ.