В.А. Химичев,
кандидат юридических наук,
председатель 2-го судебного состава Суда по интеллектуальным правам

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 14, декабрь 2016 г., с. 47-53

В соответствии с подп. 1 и 2 п. 1 ст. 1406 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) споры об авторстве изобретения и об установлении патентообладателя рассматриваются судом.

В пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 5/29) даны разъяснения в отношении определения судами подведомственности дел, связанных с применением положений части четвертой ГК РФ.

Согласно данным разъяснениям, споры о том, кто является автором результата интеллектуальной деятельности, разрешаются судами общей юрисдикции как не связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

В отношении подведомственности споров об установлении патентообладателя указано, что она определяется исходя из субъектного состава участников спора, если такой спор связан с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Пунктом 4.2 ч. 1 и ч. 2 ст. 33 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) подведомственность отдельных категорий споров арбитражным судам определена независимо от субъектного состава участников спорных правоотношений, в том числе по спорам, отнесенным к подсудности Суда по интеллектуальным правам в соответствии с ч. 4 ст. 34 АПК РФ.

Согласно абзацам 4 и 5 п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ и п. 1 и 2 ст. 43.4 Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах» (далее – Закон об арбитражных судах) дела об установлении патентообладателя и признании недействительным патента на изобретение, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок оспаривания, подсудны Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возник спор, организации, индивидуальные предприниматели или граждане.

Иной порядок признания недействительным патента на изобретение – административный (путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности) предусмотрен в случаях, указанных в подп.1-4 п. 1 ст. 1398 ГК РФ (абз. 1 п. 2 ст. 1398 ГК РФ).

В то же время в соответствии с абз.2 п. 2 ст. 1398 ГК РФ патент на изобретение может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подп. 5 п. 1 названной статьи.

Судебным органом в этом случае является Суд по интеллектуальным правам, а не иной арбитражный суд или суд общей юрисдикции, поскольку разграничение компетенции на основании абз. 5 п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ происходит по другой линии – между Судом по интеллектуальным правам и административным органом.

Между тем в пункте 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08 октября 2012 г. № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» (далее – Постановление № 60) в числе дел, которые подлежат рассмотрению Судом по интеллектуальным правам (в качестве суда первой инстанции) по правилам искового производства, указаны лишь дела по спорам об установлении патентообладателя и о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. В то же время спор о признании автора изобретения рассматривается по тем же правилам.

Таким образом, в основополагающих актах судебного толкования нет прямого упоминания о том, к чьей компетенции относятся споры об авторстве изобретения. Причем если разъяснения, содержащиеся в Постановлении № 5/29, были даны до создания в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам, и соответственно не могли касаться вопросов компетенции этого суда, то Постановление № 60 посвящено именно этим вопросам.

Поэтому можно было бы усомниться, что названные споры относятся к компетенции Суда по интеллектуальным правам. Однако в п. 1 Постановления № 60 содержится разъяснение общего порядка, согласно которому в силу п. 4.2 ч. 1 ст. 33 АПК РФ с учетом п. 2 ст. 43.4 Закона об арбитражных судах дела, указанные в п. 1 ст. 43.4 этого закона, подведомственны арбитражным судам (подсудны Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции) независимо от субъектного состава участников спорных правоотношений, а также от характера спора.

Следует учесть, что законодатель, определяя компетенцию Суда по интеллектуальным правам по рассмотрению споров о признании патента на изобретение недействительным, не сделал каких - либо исключений из этого правила кроме касающихся только иного порядка оспаривания (административного).

Помимо этого, споры об авторстве изобретения, так же как и об установлении патентообладателя изобретения - споры о признании патента на изобретение недействительным в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым; либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым (подп.5 п. 1 ст. 1398 ГК РФ).

Именно в делах об оспаривании патента на основании подп. 5 п. 1 ст. 1398 ГК РФ разрешаются вопросы об установлении автора или патентообладателя изобретения.

Это значит, что споры об авторстве изобретения рассматриваются Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане.

В пункте 48 Постановления № 5/29 разъяснено, что при рассмотрении споров об установлении патентообладателя (о признании права патентообладателя) необходимо принимать во внимание, что согласно ст. 1353 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующего изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой Роспатент выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. При этом в соответствии с п. 1 ст. 1354 ГК РФ именно патент удостоверяет исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

С учетом этого судами рассматриваются споры об установлении патентообладателя только в отношении зарегистрированного изобретения, полезной модели или промышленного образца (только после выдачи патента).

Заметим, если предметом иска является требование о признании права авторства или патентообладателя, а не требование, соответствующее формулировкам нормы подп. 5 п. 1 ст. 1398 ГК РФ (о признании патента на изобретение недействительным), то это не является неправильным выбором способа защиты исключительного права. В силу обязанности суда по определению характера спорного правоотношения и подлежащего применению законодательства (ч. 1 ст. 133 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), суд, несмотря на некорректность такого требования, должен рассмотреть его по существу, поскольку определяющее значение имеет правовая природа требования, а не форма его выражения.

Переходя непосредственно к вопросу о доказательствах и доказывании в делах о праве авторства и принадлежности исключительного права на служебное изобретение, следует охарактеризовать иск работодателя о признании за ним права на созданное работником техническое решение, что необходимо учитывать для правильного рассмотрения споров данной категории.

Прежде всего, обратим внимание на правовую природу такого иска. Она определяется положениями п. 2 и 3 ст. 1370 ГК РФ, предусматривающими, что право авторства на служебное изобретение принадлежит работнику (автору), а исключительное право и право на получение патента на изобретение принадлежат работодателю. Из смысла приведенной нормы права следует, что исключительное право работодателя на служебное изобретение презюмируется2.

Характерной чертой указанного иска является то, что работодатель посредством установления права авторства работника утверждает свое исключительное право на служебное изобретение. В этом и состоит механизм действия иска. Иск характеризует и его направленность – поражение в правах всех лиц, указанных в патенте в качестве авторов (за исключением права авторства работника) и патентообладателей. Он также направлен и на единоличное обладание правом на созданное работником техническое решение, исключая совместное обладание им3.

Отмеченные особенности иска, как полагает автор, необходимо учитывать в процессе доказывания обстоятельств авторства изобретения и принадлежности исключительного права на него.

Поводом для возникновения спора является усматриваемое работодателем нарушение его права в виде незаконного присвоения третьим лицом авторства изобретения, созданного работником, или неправомерных действий самого работника, выразившихся в сокрытии от работодателя созданного технического решения и подачи заявки на выдачу патента на изобретение (суть присвоение права).

Иски о признании права работодателя через установление авторства работника являются типичными для судебно-арбитражной практики по рассмотрению дел о принадлежности исключительного права на служебное изобретение. Это характерно как для исков, по которым ответчиком выступает бывший работник, так и для исков, предъявленных к третьим лицам, не состоявшим с работодателем в трудовых или гражданско-правовых отношениях. Как в первом, так и во втором случаях в основании иска указываются обстоятельства создания спорного технического решения работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей. Отличие состоит в том, что в первом случае в задачи истца (работодателя) не входит опровержение авторства, если в качестве автора изобретения в патенте указан бывший работник4, во втором – истец (работодатель) доказывает, что автором изобретения является его работник, а не лицо, указанное в качестве такового в патенте.

Отдельные факты, входящие в предмет доказывания по данной категории дел, прямо вытекают из ст. 1370 ГК РФ. По смыслу этой статьи работодатель и работник на момент создания служебного изобретения должны состоять в трудовых отношениях, а служебное изобретение должно являться следствием выполнения работником своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. Только совокупность указанных обстоятельств является основанием для возникновения правового режима служебного изобретения.

Очевидно, если изобретение создано работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (п. 5 ст. 1370 ГК РФ), иск о принадлежности работодателю исключительного права на такое изобретение не имеет под собой оснований. Их также нет и в том случае, если бывший работник для создания изобретения, которое по своему содержанию соответствует сфере деятельности предприятия, где он работал, использовал опыт, приобретенный на предприятии. При этом, как представляется, не имеет правового значения, что этот опыт в силу трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя был связан с работой над техническим решением, которое к моменту увольнения работника не было создано.

О создании работником технического решения следует говорить в двух аспектах – это сам процесс и его конечный результат. Завершение процесса создания служебного изобретения законодатель связывает с уведомлением работника о создании им технического решения. Следует заметить, что доказательственное значение такого уведомления меняется в зависимости от основания иска. В отдельных случаях обстоятельства, связанные с уведомлением работником работодателя о создании результата, в отношении которого возможна правовая охрана, могут иметь определяющее значение при установлении принадлежности исключительного права на изобретение. Так, если спор о патентообладателе связан с разрешением вопроса о праве на получение патента на изобретение, то в зависимости от поведения работодателя в связи с уведомлением его о создании технического решения право на получение патента на служебное изобретение может принадлежать работодателю, его работнику или третьему лицу (абз. 2 п. 4 ст. 1370 ГК РФ).

Для споров, основанных на незаконном присвоении5 технических решений, установление момента (даты) их создания желаемо, но не во всех случаях необходимо, главное доказать сам факт создания изобретения работником вследствие выполнения своих трудовых обязанностей или конкретного задания нанимателя. Уведомление работника само по себе факт создания изобретения не подтверждает, оно может лишь косвенно свидетельствовать об этом, необходимо, чтобы техническое решение существовало в действительности, причем в форме, доступной для восприятия человека.

Наличие уведомления работника о создании технического решения является необходимым при обычном развитии правоотношений работодателя и работника в связи с созданием изобретения (в соответствии с абзацем вторым п. 4 ст. 1370 ГК РФ), когда такое уведомление служит одним из элементов юридического состава для возникновения у работодателя исключительного права на изобретение.

В случае же создания работником технического решения и не уведомлении об этом работодателя в нарушение указанной нормы права, при разрешении спора о патентообладателе, ответчиком по которому является работник, отсутствие уведомления не имеет определяющего значения для признания за работодателем исключительного права на изобретение. При этом следует исходить из презумпции принадлежности исключительного права работодателю.

Итак, установление факта создания изобретения работником вследствие выполнения своих трудовых обязанностей или конкретного задания, является основанием для признания за работодателем исключительного права на изобретение. В то же время установление судом этого факта является и подтверждением факта присвоения работником этого изобретения.

Применим ли такой алгоритм доказывания только при совпадении состава участников материального и процессуального правоотношений, или же его можно использовать и для случаев, когда в патенте наряду с работником (или без него) в качестве автора или патентообладателя изобретения указаны третьи лица, не состоящие с работодателем в материальном правоотношении? Изменяет ли это кардинально процесс доказывания? Ведь, пока не доказано иное, подразумевается, что эти лица параллельно создали техническое решение, «тождественное» тому, что было создано работником вследствие выполнения своих трудовых обязанностей. То есть, рассматривая дела данной категории, при несовпадении состава участников материального и процессуального правоотношений необходимо учитывать, что одно и то же изобретение может быть создано одновременно независимыми изобретателями на основе параллельного технического творчества. В связи с этим факт присвоения третьими лицами служебного изобретения должен быть доказан, причем бремя доказывания возлагается на истца в силу общих правил о доказывании (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Если же истец не докажет факт присвоения изобретения третьими лицами, иск о принадлежности исключительного права работодателю не может быть удовлетворен. При этом следует исходить из того, что приоритет в отношении параллельно созданного технического решения принадлежит лицу, первому подавшему заявку на выдачу патента на изобретение.

Таким образом, одним фактом создания изобретения работником вследствие выполнения своих трудовых обязанностей нельзя подтвердить обоснованность притязаний на патент. Истцу нужно опровергнуть презумпцию авторства изобретения, предусмотренную в ст. 1347 ГК РФ: лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, считается автором изобретения, если не доказано иное. При неопровержении этой презумпции запатентованное изобретение нельзя признать служебным. В то же время опровержение презумпции авторства не должно зависеть от процессуального положения лица в арбитражном процессе (ответчик или третье лицо), в любом случае в решении суда должно содержать суждение о правах этих лиц. Причем презумпцию авторства необходимо опровергнуть в отношении каждого лица, указанного в патенте в качестве такового. При этом решение суда должно содержать выводы об авторских правах каждого соавтора.

В связи с этим возникает вопрос: можно ли выводы, сделанные судом в отношении авторства одного лица, применить к другим соавторам?

Вероятно, при определенных обстоятельствах это допустимо. Факт присвоения изобретения работником, его единственным автором, опровергает и соавторство всех иных лиц, указанных в патенте, поскольку этим фактом априори доказывается раскрытие сущности технического решения «псевдо-соавторам» и опровергается презумпция совместного творчества, а соответственно, соавторства6.

Значительно сложнее доказать присвоение авторства служебного изобретения, когда работник не указан в числе его соавторов. В этом случае, как было отмечено выше, одним фактом создания изобретения работником, нельзя подтвердить обоснованность притязаний на патент. Однако доказыванием присвоения авторства одним из его соавторов, если придерживаться отмеченного выше подхода в доказывании обстоятельств, опровергается и презумпция соавторства всех иных лиц указанных в патенте.

Также следует отметить, что вопрос об авторстве служебного изобретения должен обязательно обсуждаться в процессе доказывания, несмотря на отсутствие доводов, направленных на опровержение авторства какого-либо лица, или самостоятельного требования. Установленные судом обстоятельства относительно авторства изобретения должны иметь преюдициальное значение для другого дела, в котором будет рассматриваться требование о недействительности патента на изобретение в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора лица, не являющегося таковым.

Данные подходы в доказывании основаны на неразрывной первоначальной связи авторства изобретения и исключительного права на него, учет которой позволяет правильно расставить акценты в доказывании обстоятельств.

В отношении установления факта создания технического решения прежде всего нужно определиться – что подразумевает закон под таким решением? Как указано в абзаце первом п. 4 ст. 1370 ГК РФ, это результат, в отношении которого возможна правовая охрана. То есть, это потенциально охраноспособное техническое решение, патентоспособность которого может быть проверена в процессе проведения экспертизы заявки на изобретение по существу (ст. 1386 ГК РФ) или же при рассмотрении возражений заинтересованных лиц по процедуре, предусмотренной Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22 апреля 2003 г. № 56.

В делах о признании исключительного права на изобретение мы уже имеем техническое решение, защищаемое патентом на изобретение. Это решение и является объектом притязания в делах о принадлежности исключительного права на изобретение. В связи с этим вопрос установления патентоспособности созданного работником технического решения выходит за рамки предмета доказывания.

Как было отмечено выше, техническое решение следует рассматривать созданным, если оно существует в действительности, в форме, доступной для восприятия человека, например - в виде проектов и пояснительных записок к ним, чертежей, расчетов и т.п.; на бумаге или в электронном виде. Нельзя исключать и того, что доказательством создания изобретения может быть продукт, содержащий существенные признаки изобретения. В таком случае, допустимыми для указанных целей могут являться не только письменные, но и вещественные доказательства.

Для доказывания незаконного присвоения чужого технического решения недостаточно установить факт его создания работником в связи с выполнением им своей трудовой функции. Необходим сравнительный анализ технических решений, содержащихся в оспариваемом патенте (формуле, описании, чертежах) и документации (обобщенное понятие доказательств) работодателя, цель которого состоит в выявлении совпадающей совокупности существенных признаков.

Наиболее спорным здесь является вопрос об эквивалентных признаках7. Об этом нам известно из п. 3 и 4 ст. 1358, ст. 1361 и п. 4 ст. 1400 ГК РФ, где регулируются вопросы защиты исключительного права, а также прав прежде- и послепользования на изобретение.

По мнению автора, для установления факта незаконного присвоения технического решения вполне возможно использовать подходы, применяемые в делах о защите исключительного права на изобретение. Использование изобретения в продукте или способе (заимствование изобретения) и присвоение изобретения – это две стороны одной медали. Поэтому принципиальной невозможности использования эквивалентных признаков в делах о принадлежности исключительного права на изобретение существует.

Следующий вопрос: на какую дату устанавливать известность эквивалентных признаков?

В качестве таких дат можно рассматривать дату создания технического решения и дату приоритета изобретения, определяемого по правилам ст. 1381 и 1382 ГК РФ. Различие в датах определяет и различие в объеме правовой охраны изобретения: расширение объема правовой охраны изобретения происходит за счет эквивалентных признаков, которые могут стать известными в качестве таковых в будущем, а не в момент создания технического решения.

Заметим, пункт 3 ст. 1358 ГК РФ претерпел изменения в части определения даты известности эквивалентных признаков. В действующей редакции – это дата приоритета изобретения, ранее – период до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных п. 2 ст. 1358 ГК РФ (иными словами, дата правонарушения). Такой подход к выявлению эквивалентных признаков является наиболее сбалансированным, он обеспечивает определенность в объеме исключительного права на изобретение для третьих лиц.

Применяя по аналогии закона п. 3 ст. 1358 ГК РФ в действующей редакции с учетом содержащегося в нем подхода по выявлению эквивалентных признаков, датой, на которую должна определяться известность таких признаков, будет не дата приоритета изобретения, а дата его создания. Иной подход к определению известности эквивалентных признаков применим к правоотношениям по созданию служебного изобретения, возникшим до внесения изменений в п. 3 ст. 1358 ГК РФ. В этом случае искомой датой как раз будет являться дата незаконного присвоенного изобретения, которую условно можно считать моментом совершения правонарушения. Подача заявки на выдачу патента на изобретение объективно свидетельствует о реализации умысла о присвоении чужого изобретения.

Именно так с точки зрения автора, выглядит процесс установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания авторства и принадлежности исключительного права на служебное изобретение.