"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 1 (35), март 2022 г., с. 80-96

Исключительное право представляет собой возможность правообладателя по ограниченному контролю за доступом иных лиц к объекту интеллектуальных прав, его коммерческим использованием, который правообладатель может осуществлять посредством различного рода запретов, дозволений и ограничений, обращенных к неограниченному множеству лиц. Базовым правомочием в его составе является возможность запрещать иным лицам использовать его объект. Между тем это не означает, что правообладатель может пресечь использование его объекта абсолютно во всех случаях и при любых обстоятельствах. Развитые правопорядки постепенно отходят от строгого правила: «Доказано нарушение – удовлетворено требование о запрете на дальнейшее использование изобретения ответчиком». Запрет на дальнейшее использование (пресечение действий, представляющих собой нарушение) больше не рассматривается в качестве универсальной меры защиты нарушенных патентных прав.

Прежде всего обратимся к американскому опыту. Как закреплено в § 283 Патентного закона США, суды обладают правомочиями при установлении факта патентного нарушения предоставлять предписания в соответствии с принципом справедливости в целях предотвращения любых нарушений патентных прав на таких условиях, какие сочтут целесообразными1. Установив факт нарушения патентных прав, американские суды далеко не всегда удовлетворяют требования правообладателя о запрете нарушителю использовать спорный объект (пресечении действий, представляющих собой нарушение). Во многих случаях они считают достаточным взыскать в пользу патентообладателя убытки и установить так называемые «продолжающиеся роялти» (ongoing royalty) – роялти, выплачиваемые нарушителем правообладателю за использование патентоохраняемого объекта после вынесения судебного решения.

Значимым прецедентом в рассматриваемом аспекте является решение Верховного суда США по делу eBay Inc. v. MercExchange, LLC2. Компания MercExchange, LLC – обладатель патента на бизнес-метод – процесс облегчения онлайн-продаж товаров между частными сторонами – обратилась к компании eBay Inc. с предложением заключить лицензионное соглашение на использование данного объекта. Однако прийти к соглашению в ходе переговоров компаниям не удалось. MercExchange, LLC подала против eBay Inc. иск о нарушении исключительных прав на изобретение. Истец требовал взыскать с ответчика убытки и запретить ему использовать изобретение в своей дальнейшей деятельности.

Суд первой инстанции обязал eBay Inc. выплатить истцу только убытки. Требование MercExchange, LLC наложить принудительный запрет было отклонено. Как констатировал суд, «отказ в предоставлении постоянного судебного запрета не причинит истцу значительного ущерба, так как истец не практикует свои изобретения, а только выдает лицензии. При этом он неоднократно выражал готовность заключить с eBay лицензионное соглашение». Апелляция отменила данное решение, удовлетворив требования истца в наложении судебного запрета.

Дело попало на рассмотрение Верховного суда США. Высшей судебной инстанцией был разработан четырехуровневый тест – перечень вопросов, на которые должен ответить суд, прежде чем (не) удовлетворить требование патентообладателя о наложении на нарушителя постоянного запрета на использование изобретения:

1)

причиняется ли истцу непоправимый ущерб отсутствием судебного запрета;

2)

являются ли средства правовой защиты, доступные в соответствии с законом, адекватными и достаточными, чтобы компенсировать истцу нарушение его прав;

3)

обеспечивается ли баланс интересов истца и ответчика;

4)

не нарушается ли общественный интерес.

Применив данный текст к рассматриваемому спору, Верховный суд отказал истцу в наложении запрета на дальнейшее использование ответчиком спорного бизнес-метода. В том числе суд учел, что истец является непрактикующей организацией. Следовательно, у него нет намерения использовать запатентованное решение в производственной деятельности. Запрет на дальнейшее использование является чрезмерной мерой.

Значительный интерес представляет судебный спор между компаниями Apple и Motorola Mobility. Осенью 2010 г. компания Motorola Mobility подала иск против Apple, в котором обвинила последнюю в нарушении своих патентов. Конец затянувшемуся разбирательству был положен в июне 2012 г., когда судья Ричард Познер отклонил исковые требования. Судья заключил, что ни одна компания не предоставила доказательств серьезности ущерба, поэтому любые требования блокировки импорта продукции на территорию США безосновательны. Он также отметил, что операционная система и целый аппаратный продукт в совокупности являются сложнейшим технологическим устройством, поэтому небольшие нарушения в каком-либо компоненте не могут стать условием блокировки продаж3.

В споре ActiveVideo Networks, Inc. v. Verizon Communications, Inc.4 суд апелляционной инстанции на основе сформулированного в деле eBay четырёхуровневого теста пришел к выводу, что установление продолжающихся роялти - достаточный способ защиты нарушенных исключительных прав истца. В деле шла речь о нескольких патентах компании ActiveVideo Networks, относящихся к системе и методам доставки телевидения подписчикам.

Суд констатировал, что, во-первых, истцу не был причинен непоправимый вред. Во-вторых, вред, причиненный истцу, может быть адекватно компенсирован выплатой убытков без наложения на ответчика запрета на использование патентоохраняемого объекта. Примечательно, что судами было установлено, что истец, в свою очередь, нарушал исключительные права ответчика на другие запатентованные решения. Спор сторон в конечном итоге закончился подписанием ими перекрестного лицензионного соглашения.

По данным американских ученых, в сфере электроники суды удовлетворяют требования о наложении постоянного запрета на использование лишь в 67% споров, в которых был установлен факт нарушения исключительного права истца. В сфере программного обеспечения5 показатели еще меньше – 53%. Лишь в сфере фармацевтики и биотехнологий суды удовлетворяют требования о запрете на дальнейшее использование практически в 100% дел о нарушении исключительных патентных прав6. Как справедливо было отмечено Д. Бурком и М. Лемли, в теории патентное право технологически нейтрально, на практике оно зависит от специфики конкретных отраслей техники7.

Американские ученые в большинстве своем позитивно оценивают сложившийся после дела eBay Inc. v. MercExchange, LLC гибкий, балансовый поход к патентным спорам. Возможность отказа в удовлетворении требования о запрете на дальнейшее использование рассматривается в качестве одного из механизмов борьбы с патентными троллями8. В зарубежной доктрине патентными троллями называются компании, которые не производят и не продвигают собственный продукт, а получают патенты для целей подачи исков о нарушении своего исключительного права против фирм, уже использующих технологию9. Другими словами, патентный троллинг — это бизнес по подаче исков, а не по продаже или производству чего-либо10. В последнее время в американских источниках вместо данного термина используется более нейтральное понятие – «организация, не осуществляющая деятельность» (очевидно, имеется в виду деятельность по созданию и использованию патентоохраняемых объектов)» (non-practicing entities, NPE).

В октябре 2016 г. американская Федеральная торговая комиссия (далее – Комиссия) выпустила доклад11, посвященный так называемым организациям, защищающим патентные права (patent assertion entities, PAE)12, – компаниям, основной деятельностью которых является приобретение патентов в целях предъявления претензий к использующим соответствующие разработки субъектам.

Комиссия проанализировала деятельность 22 подобных организаций. Ей было установлено, что только за период с 2009 по 2014 г. данные организации подали 3,895 заявлений о патентных нарушениях и заключили около 2,700 лицензионных соглашений. Их прибыль составила приблизительно $ 4 млрд. Жертвами деятельности PAE становятся, как правило, крупные успешные компании, специализирующиеся на разработке и продаже комплексных инноваций — товаров, имеющих в основе десятки патентоохраняемых объектов.

Комиссия выделила две группы PAE, которые реализуют различные бизнес – стратегии на инновационных рынках. Первая условно названа «портфельной». Такие компании изначально не предъявляют иск о нарушении исключительного права, а обращаются к производителю с предложением приобрести у них пакет лицензий, относящихся к конкретной сфере деятельности. Подобный пакет может включать в себя сотни, а то и тысячи патентов и стоить несколько миллионов долларов. «Жертва» может пойти на заключение такой лицензии, опасаясь, что при производстве конкретного товара нарушит какой-либо из многочисленных патентов.

Вторая группа условно названа «судебной». Такие организации сначала предъявляют к жертве иск о нарушении исключительного права. После чего начинают вести с ответчиком переговоры о заключении лицензионного соглашения. Ответчики в большинстве случаев принимают решение откупиться от тролля и заключают с ним соглашение. Лицензия обычно предоставляется в отношении не более десяти решений. Цена не превышает $ 300 тыс.

Федеральная торговая комиссия обозначила следующие негативные последствия патентного троллинга. Во-первых, подобная практика накладывает на инноваторов дополнительные лицензионные и судебные расходы, не соответствующие ценности запатентованной технологии. Во-вторых, дестимулирует стартапы и мелкие компании к участию в инновационной деятельности. В-третьих, отвлекает инновационные компании от их основной, важной для общества, деятельности.

Основной сферой действий патентных троллей является рынок информационных технологий, электроники. По данным Комиссии, 88% патентов, о нарушении которых заявляли тролли, относились к информационным технологиям, электронике.

Основным правовым рычагом, который находится в руках троллей, является возможность предъявить к нарушителю иск о наложении постоянного запрета на использование патентоохраняемого объекта. В большинстве случаев ответчик готов выплатить правообладателю компенсацию за нарушение. Но он боится того, что его деятельность по производству и продаже того или иного продукта будет блокирована посредством запрета. В таком случае он вынужден идти на сделку с троллями.

Возможность автоматического наложения запрета, как отмечается американскими учеными, создает для патентных троллей более выгодную переговорную позицию, что вызывает сомнения13. Логичным решением проблемы патентного троллинга в таком случае видится отказ от абсолютизации постоянного запрета на использование, предоставление судам возможности отказывать в удовлетворении подобных требований. При этом, как подчеркивается в доктрине, тролли могут рассчитывать на взыскание убытков лишь в размере разумных роялти по договору.

В настоящее время на практике выделяются следующие способы расчета убытков: (1) разумные роялти, на которые правообладатель мог бы рассчитывать при заключении с нарушителем лицензионного договора; (2) потерянная прибыль (недополученный доход) правообладателя; или (3) их комбинация. Последние два варианта не могут быть доступны для непрактикующих компаний. Недополученный правообладателем доход могут образовывать потери, связанные со снижением количества реализуемых им продуктов после выхода на рынок нарушителя, снижением цены, по которой правообладатель реализует свое продукты14, а также потери в продажах дополнительных (вспомогательных) продуктов к продуктам, охватываемым патентом15. Данный способ расчета по сути доступен только для тех правообладателей, которые сами реализуют охватываемые патентом продукты. Кроме того, патентные тролли не должны претендовать на взыскание штрафных убытков в тройном размере16.

На уровне Европейского союза давно утвердился подход, в соответствии с которым национальные суды вправе отказывать в удовлетворении требования о запрете использования чужой разработки при несоразмерности негативных последствий от такого решения для ответчика и последствий от нарушения для истца.

На уровне Европейского союза давно утвердился подход, в соответствии с которым национальные суды вправе отказывать в удовлетворении требования о запрете использования чужой разработки при несоразмерности негативных последствий от такого решения для ответчика и последствий от нарушения для истца.

В соответствии с п. 25 Директивы Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2009 г. № 2004/48/ЕС «Об обеспечении прав на интеллектуальную собственность», «если нарушение совершено неумышленно и не по небрежности и если исправительные меры или судебные запреты, предусмотренные настоящей Директивой, были бы несоразмерны, государства – члены ЕС должны иметь возможность предоставления в соответствующих случаях денежной компенсации, присуждаемой потерпевшей стороне в качестве альтернативной меры». Данная мысль нашла отражение и в ст. 12 Директивы № 2004/48/ЕС.

Как неоднократно отмечалось Европейской комиссией17, любой патентообладатель вправе требовать прекратить нарушение его исключительных прав и запретить дальнейшее использование патентоохраняемого объекта. Обращение с соответствующим иском не представляет злоупотребления доминирующим положением. Между тем в отдельных случаях подобные действия правообладателя представляют собой злоупотребление правом. В удовлетворении указанного иска может быть отказано.

Не все национальные европейские правопорядки быстро восприняли общеевропейский гибкий подход к рассмотрению требований о запрете на дальнейшее использование объекта. Интерес в данном случае представляет, в первую очередь, подходы и тенденции, которые формируются в немецком праве.

В предыдущих публикациях автора неоднократно отмечалось, что немецкий подход к рассмотрению патентных споров существенным образом отличается от американского: суды Германии последовательно удовлетворяют требования о наложении запрета на дальнейшее использование при установлении факта нарушения18. Между тем, в последние годы ситуация существенным образом изменилась.

Еще в 2016 г. при рассмотрении конкретного спора (решение от 10 мая 2016 г. по делу № X ZR 114/13) Верховный суд ФРГ заключил, что суды могут отказывать в удовлетворении иска о запрете на дальнейшее использование патентоохраняемого объекта с учетом принципа добросовестности, трудностей, которые может создать для ответчика решение о запрете, в сравнении с потерями правообладателя от нарушения.

В 2020 г. Министерство юстиции ФРГ выступило с законодательной инициативой предоставить судам больше свободы при рассмотрении патентных споров: возможность решать в каждом конкретном случае, удовлетворить требования правообладателя о запрете на использование или нет, на основе сопоставления потерь правообладателя от нарушения и ответчика от удовлетворения иска19.

18 августа 2021 г. в ФРГ был обнародован Закон «Второе упрощение и модернизация патентного права». В соответствии с ним в § 139 п. 1 немецкого Патентного закона включается следующее положение: «В требовании [судебного запрета] может быть отказано в связи с особыми обстоятельствами конкретного дела и требованиями добросовестности, если его удовлетворение приведет к несоразмерным трудностям для нарушителя или третьих сторон, не оправданных исключительным правом».

В пояснительной записке к данном акту отмечено, что суд может отказать в удовлетворении требования о запрете на дальнейшее использование (которое нарушает право истца) изобретения при наличии следующих условий:

1)

безусловная выдача судебного запрета приведет к чрезвычайно высоким издержкам или убыткам со стороны нарушителя, которые совершенно несоразмерны стоимости патента в иске; что может иметь место в сложных продуктах, где патент истца играет лишь второстепенную роль;

2)

разработки вокруг патента потребуют для ответчика слишком много времени с учетом реальной ценности и актуальности патента;

3)

ответчик ненамеренно нарушил исключительные права истца после того как провел обычные патентные поиски;

4)

истец отложил предъявление иска до момента, когда ответчик сделал значительные инвестиции, но истец мог подать иск раньше;

5)

истец является патентным троллем: он приобрел патент с тем, чтобы впоследствии использовать угрозу судебного запрета для получения от эффективных инновационных компаний необоснованно высоких лицензионных соборов или любых других недобросовестных действий.

Немецкие ученые в большинстве своем восприняли данные изменения крайне позитивно. Институтом Макса Планка был подготовлен доклад – письменная позиция по данному Закону (пока он был еще проектом)20. Раскроем основные тезисы из данного доклада.

-

идея о том, что суды должны отказывать в удовлетворении требования о запрете на дальнейшее использование объекта при установлении непропорциональности такой меры основывается на принципе добросовестности. Иными словами, требование о запрете является непропорциональным тогда, когда действия истца могут считаться недобросовестными;

-

отказ в удовлетворении требования о запрете служит не столько средством защиты интересов нарушителя, сколько механизмом предотвращения нежелательных последствий для конкуренции и дисфункциональных эффектов исключительных прав, которые выходят за рамки двусторонних отношений между патентообладателем и нарушителем;

-

неверно утверждать, что интересы правообладателя объекта всегда должны пользоваться приоритетом перед интересами иных лиц. Правомочие исключать иных лиц из сферы использования объекта (запрещать использование), как основа исключительного права, носит функциональный характер. Оно обеспечивает правообладателям возможность получить полную рыночную стоимость своих инноваций. Но не предполагает ничего большего. В том числе обеспечивает интересы правообладателя в контроле рынка;

-

при решении вопроса о соразмерности запрета суды должны в каждом конкретном случае определять соответствуют ли действия патентообладателя ratio legis патентного права. При этом должен учитываться баланс интересов правообладателя, пользователя и общества в целом. Это, однако, не отменяет того, что отказ в наложении запрета должен рассматриваться в качестве исключительной меры. Нарушителю необходимо доказать наличие в деле «особых обстоятельств»;

-

несоразмерность имеет место в тех случаях, когда исключительная ценность судебного запрета, заявленного в споре, превышает рыночную стоимость изобретения в условиях эффективной конкуренции. Проще говоря, правообладатель, заявляя требование о запрете, получает прибыль бо́льшую, чем «внутренняя» стоимость его изобретения. Такая ситуация имеет место как правило тогда, когда техническая зависимость нарушителя от патентообладателя связана не с экономическим или техническим превосходством объекта охраны над альтернативными техническими решениями, а с его «незаменимостью» или «существенностью» для конкуренции на рынке соответствующих технологий, инноваций или продуктов. Прежде всего речь в таком случае идет о разработках – элементах комплексных продуктов в сфере информационных технологий, электроники;

-

несоразмерность имеет место и в тех случаях, когда истцом по делу является непроизводственная организация. У таких лиц нет подлинного интереса в наложении судебного запрета. В отсутствие реальных или потенциальных конкурентных отношений между патентообладателем и нарушителем реальных конкурентных отношений правообладатель обычно не страдает от непоправимого вреда. Его имущественные потери могут быть определены и компенсированы в денежном выражении. Между тем один лишь факт, что правообладатель не использует патентоохраняемый объект, не является основанием для отказа в удовлетворении иска о запрете;

-

при решении вопроса о наложении / отказе в наложении постоянного судебного запрета должен учитываться также субъектный критерий. По общему правилу ответственность за патентные нарушения наступает без вины. Между тем необходимо разграничивать ситуации, когда нарушитель намеренно использовал чужой объект и тогда, когда он, напротив, предпринял все возможные меры, чтобы избежать нарушения. Некоторые рынки, области техники наводнены многочисленными патентами.

В результате субъектам, которые стремятся выйти на рынок, практически невозможно заранее убедиться, что никакие патенты не будут нарушены при выпуске нового продукта на рынок.

Обоснование гибкого подхода к решению вопроса о наложении запрета с позиции ТРИПС Соглашения

Согласно статьи 7 Соглашения ТРИПС охрана и обеспечение прав интеллектуальной собственности должны содействовать техническому прогрессу, передаче и распространению технологии к взаимной выгоде производителей и пользователей технических знаний.

Данная норма не только устанавливает цель регулирования в сфере интеллектуальных прав, но и определяет назначение (основную функцию) исключительного права. Принципиально неверно рассматривать такое право как инструмент обеспечения сугубо частного интереса правообладателя. Оно служит стимулом к созданию и коммерциализации инновационных разработок, а потому отвечает общественным интересам в инновационном развитии, способствует появлению на рынке новых высокотехнологичных товаров, привлечению инвестиций (в том числе зарубежных) в исследования и разработки.

Патент не гарантирует правообладателю абсолютного господства над патентоохраняемым объектом. Он не должен выступать преградой к распространению знаний и информации, эффективному обороту инновационных продуктов при условии, что правообладателю были обеспечены достаточные стимулы к инновационной деятельности.

Все возможные «исключения из исключенных прав» в том или ином виде предполагают предоставление иным заинтересованным лицам доступа к патентоохраняемому решению. Общей проверкой на их допустимость является вопрос, что в большей степени отвечает интересам технического прогресса: поддержание патентной монополии (с учетом ее стимулирующей функции) либо предоставление доступа (ограниченного) к разработке иным лицам?

Таким образом, норма ст. 7 Соглашения ТРИПС должна служить ориентиром при установлении и толковании любых пределов осуществления исключительных прав. Именно с позиции постулируемой ею цели должны быть определены конкретные условия для предоставления иным субъектам доступа к разработке.

Соглашение ТРИПС позволяет государствам на уровне национального законодательства и (или) правоприменительной практики установить случаи, когда несмотря на доказанность факта нарушения суды могут отказывать в удовлетворении требования о запрете на использование объекта (ст. 44). При этом, во-первых, должны соблюдаться положения части II Соглашения, относящиеся к использованию объектов без разрешения правообладателя. Во-вторых, правообладателю должно выплачиваться вознаграждение в соответствии с п. h ст. 31 Соглашения ТРИПС.

Первый вопрос, который здесь возникает, – о соблюдении каких именно положений части II Соглашения идет речь. Очевидно, что применительно к патентным правам возможных ответов два: либо ст. 30, либо ст. 31 Соглашения – именно в данных нормах определены условия использования объекта без согласия на то правообладателя. В статье 44 специально указано на необходимость соблюдения п. h ст. 31 Соглашения ТРИПС. Исходя из этого можно предположить, что другие положения ст. 31 могут не применяться.

Статья 31 Соглашения ТРИПС ориентирована на решение конфликта интересов правообладателя и потенциального лицензиата в рамках регулятивных отношений. Лицензиат пытается действовать правомерно и получить доступ к разработке, но правообладатель отказывает ему в выдаче лицензии. В таком случае в п. b вполне закономерно установлено, что до обращения с требованием о выдаче принудительной лицензии предполагаемый лицензиат должен был обратиться к правообладателю за получением лицензии в добровольном порядке. В ситуации, когда к субъекту уже предъявлен иск о нарушении исключительного права, говорить о соблюдении указанного условия не приходится.

Другие обозначенные в ст. 31 Соглашения ТРИПС условия в принципе можно распространить на случаи, связанные с отказом в удовлетворении требования о наложении судебного запрета. Однако это приведет к смещению акцентов. В случае с принудительными лицензиями ключевое значение придается объектному критерию. Лицензируемое решение должно обладать особым социально-экономическим значением, представлять ценность для инновационного оборота21. В пункте a ст. 31 Соглашения закреплено, что разрешение на использование должно основываться на индивидуальных характеристиках объекта. Но в ситуации с отказом в наложении судебного запрета основной акцент должен быть сделан на ценности продукта нарушителя и возможности обеспечить интересы истца посредством иных мер защиты. Объект, права на которые нарушены, может наоборот обладать минимальной ценностью.

Установленный нормой ст. 30 Соглашения ТРИПС тест, между тем, в полной мере подходит для решения вопроса о необходимости наложения постоянного судебного запрета. В соответствии с ним ограничения исключительных прав возможны, если они, во-первых, не вступают в противоречие с нормальным использованием патента. Во-вторых, они не должны необоснованно ущемлять интересы правообладателя. В-третьих, при их установлении должны учитываться законные интересы третьих лиц. Приведенный текст порождает ряд вопросов, нуждающихся в пояснении.

Что в рассматриваемом контексте понимается под нормальным использованием патента?

Вероятно, норма в данном случае должна определяться с позиции ст. 7 Соглашения. Нормальным использованием патента в таком случае является эксклюзивное производство и реализация правообладателем и (или) его управомоченными лицензиатами инновационных продуктов, модернизация производственного процесса, нацеленные на получение дополнительной прибыли.

С позиции назначения исключительного права необходимо ответить и на вопрос относительно законных интересов правообладателя и третьих лиц. Под интересом необходимо понимать требования или желания, которые субъект индивидуально или в сообществе стремится удовлетворить. Законным интерес правообладателя становится, когда он соответствует назначению субъектного права, и его реализация не предполагает нарушения законодательных установлений и правомерных интересов иных лиц. Применительно к патентной сфере такие законные интересы правообладателя должны свестись к эффективной коммерциализации его интеллектуальной разработки, покрытию расходов на ее создание и получение прибыли. В таком случае необходимо заключить, что национальные суды могут отказывать в удовлетворении требований о наложении постоянного запрета на использование, если:

1)

действия правообладателя противоречат назначению исключительного права;

2)

иск правообладателя направлен не на то, чтобы восстановить нормальное использование патентоохраняемого объекта;

3)

существуют значимые общественные интересы в том, чтобы ответчик продолжил использовать объект.

Условия, при которых суды могут отказать в наложении запрета с позиции политики права, функционального подхода

Действия правообладателя по предъявлению иска о нарушении исключительных прав будут противоречить назначению исключительного права, прежде всего, в тех случаях, когда использование объекта ответчиком может быть оправданным с позиции функций соответствующего института права интеллектуальной собственности (авторского, патентного права). При этом интересы истца могут быть обеспечены посредством выплаты компенсации (убытков). В таком случае оправданное решение: удовлетворить требование о выплате компенсации (убытков) при отказе в удовлетворении требования о запрете на дальнейшее использование. Между тем принятие такого решения неизбежно повлечет за собой вопрос: на каких условиях ответчик (нарушитель) может продолжить использовать результат интеллектуальной деятельности? Можно предположить, что в такой ситуации суд должен будет установить в своем решении объем дальнейшего использования, сумму выплат, которые должен будет совершить пользователь в пользу правообладателя.

«Провалы рынка» случаются, во-первых, тогда, когда правообладатель отказывает иным лицам в доступе к разработке при условии, что сам не способен ее эффективно использовать. При этом страдают актуализированные общественные интересы в получении инновационного, высокотехнологического продукта. В таком случае необходимо исследовать с одной стороны предшествующее (отказу в предоставлении лицензии, предъявлению иска о нарушении) поведение правообладателя. Должно учитываться то, что сам он не использовал (использовал недостаточно для покрытия потребностей потребителей) результат интеллектуальной деятельности, не выдавал лицензии иным лицам на использование объекта. Данное обстоятельство указывает как на то, что у правообладателя отсутствует существенный интерес в поддержании эксклюзивности своего использования, так и на то, что страдают интересы общества, потребителей, которые не получают инновационный продукт. С другой стороны, должны исследоваться особенности спорного объекта интеллектуальных прав, способность потенциального лицензиата удовлетворить за счет него актуальные потребности потребителей.

Во-вторых, - «провал» имеет место тогда, когда отказ правообладателя предоставить доступ к результату интеллектуальной деятельности, предъявление им требования о запрете на дальнейшее использование объекта, блокирует использование результатов интеллектуальной деятельности иных лиц (как правило, ответчика), которые обладают существенными преимуществами в сравнении с результатом интеллектуальной деятельности истца, важным значением для инновационного развития; выход на рынок значимых с позиции общественных интересов продуктов (как материальных, овеществленных, так и программных).

Это связано со свойствами куммулятивности и комплексности современного инновационного процесса. Свойство куммулятивности означает, что последующие инновации строятся на основе предшествующих разработок22. Экономистами подчеркивается особое значение так называемого «эффекта колеи» (path dependence – досл. зависимость от предшествующего развития) для технологического прогресса: прошлый успех и неудачи в научно–изобретательской деятельности выступают «фокусирующими устройствами», задающими вектор последующего технологического развития.

На современном этапе кумулятивные инновации и связанный с ними процесс распространения знания составляют основу всех теорий инновационного прогресса и инновационного развития23 и рассматриваются в качестве факторов роста производительности и развития «последующих инноваций».

Свойство «комплексности» в рассматриваемом аспекте означает, что создание финального инновационного продукта, который может быть реализован потребителям, нередко требует объединения множества результатов интеллектуальной деятельности, в том числе в ситуации, когда права на них принадлежат различным лицам. В экономической доктрине все чаще обращается внимание на оправданность (вернее – неизбежность) реализации в рассматриваемой сфере парадигмы «открытых инноваций» и кластеризации. Под первой тенденцией понимается широкий возмездный взаимообмен компаниями интеллектуальными правами, построение инновационного бизнеса на основе как собственных инновационных разработок, так и чужих24. Под второй - консолидация усилий заинтересованных сторон – инновационных компаний – «направленных на достижение конкурентных преимуществ, в условиях становления постиндустриальной экономики»25, создание комплексного инновационного продукта26. В таком случае при установлении пределов осуществления исключительных прав должны учитываться, с одной стороны, особенности (характеристики) спорного результата интеллектуальной деятельности - то, что такой результат является базовой инновацией, опорой для создания и коммерциализации последующих разработок, важных усовершенствований; безальтернативным элементом комплексного инновационного продукта. С другой стороны, - особенности продукта, который противоположная сторона не может предложить рынку в отсутствии доступа к объекту правообладателя: обладает ли повышенной инновационностью, является ли важным техническим достижением и т.п.

Выходом за пределы защиты исключительного права должно признаваться заявляемое правообладателем требование о запрете на использование патентоохраняемого объекта (пресечение действий, представляющих собой нарушение) при наличии следующих условий:

1)

отсутствие у правообладателя значительного интереса в поддержании эксклюзивности использования патентоохраняемого объекта, либо если его имущественные интересы, связанные с разработкой, могут быть обеспечены посредством выплаты компенсации (убытков) и установления продолжающихся роялти;

2)

удовлетворение требования о запрете на дальнейшее использование повлечет крайне негативные имущественные последствия для ответчика, несоизмеримые с тем вредом, который он причинил правообладателю;

3)

наличие значительного общественного интереса в продолжении использования нарушителем патентоохраняемого объекта с учетом (взвешивания) как интересов, связанных с повышением доступности высокотехнологических товаров, так и стимулированием создания и коммерциализации новых разработок.

В стандарт оценки действий патентообладателя по защите исключительного патентного права (в качестве элемента пределов реализации исключительного права) должен входить «субъективный» и «объектный» критерий. В первом случае речь идет о действиях правообладателей, которые сами не используют патентоохраняемые объекты, но предъявляют иски о запрете на использование в целях понуждения эффективных инноваторов, которые при производстве продукта ненамеренно нарушили чужой патент, к заключению лицензионного соглашения на невыгодных условиях (патентный троллинг). Объектный критерий в данном контексте заключается в том, что спорное патентоохраняемое решение является (но, как правило, незначительным) элементом комплексного инновационного продукта, в котором помимо него используются значимые разработки ответчика, либо представляет собой основное изобретение по отношению к зависимому изобретению ответчика – важному техническому достижению.

Исключительные права на патентоохраняемые объекты могут защищаться как по «правилу собственности», так и «правилу ответственности».

Если актив защищён юридически правилом собственности, то его обладатель может запретить его несанкционированное использование любым иным лицом. Единственная возможность заинтересованного лица легально использовать соответствующий объект – это получить согласие управомоченного лица. Если актив защищен при помощи правил ответственности, то действует принципиально иная логика. Заинтересованный субъект может получить доступ к активу без согласия управомоченного лица, если он готов заплатить за него объективно определенную стоимость27. При реализации данного правила суды могут отказать правообладателю в удовлетворении требования о запрете использования его актива иным лицом.

Выбор применимого правила зависит от нескольких обстоятельств. Во-первых, учитывается, насколько сложно или легко определить ущерб от изъятия права (цену выкупа). Если высок риск ошибки, применять правило ответственности рискованно по причине того, что это создаст неверные стимулы с точки зрения инвестиций в новые продукты. Во-вторых, должны учитываться издержки на нахождение контрагента, согласованию условий договора, заключение сделки и т.п. Если такие издержки достаточно высоки, для реализации некоего экономического решения инициатору требуется выкупить согласие множества лиц и каждое из них может заблокировать решение посредством отказа, то выбор должен быть сделан в пользу «правила ответственности». В ситуации, когда имеются две стороны, которые могут друг друга легко идентифицировать, то следует блокировать недобровольные трансакции и допускать только добровольные.

Патентное право примечательно тем, что обозначенные обстоятельства, которые подлежат учету, значительно различаются в зависимости от специфики объекта патентных прав, сферы его использования.

Условия для применения правил ответственности существуют на рынках комплексных инноваций (ИТ-технологий, телекоммуникаций, электроники).

Во-первых, таким рынкам характерны очень высокие затраты на поиск патентов. Большинство продуктов, которые производятся на данном рынке, включают в себя сотни, а то и тысячи запатентованных решений. Так, например, в смартфонах используется более 250 тыс. различных запатентованных технологий, которые принадлежат различным правообладателям. Микропроцессор сам по себе включает в себя тысячи запатентованных решений.

Участникам таких рынков объективно сложно (а подчас невозможно) установить все патенты, которые существуют на рынке, и которые он может нарушить. При этом, даже если субъект и обнаружит конкретный патент, он не всегда сможет сделать правильный вывод относительно того, нарушает он его или нет. Как отмечается экспертами, признаки формулы изобретений в сфере программного обеспечения сформулированы, как правило, достаточно широко и расплывчато.

Ситуацию усугубляет тот факт, что многие патенты на данных рынках находятся в руках непрактикующих28 юридических лиц. Участникам рынка сложно определить потенциально релевантные, но не используемые патентоохраняемые решения, которыми владеют такие субъекты.

В-вторых, особенность таких рынков - высокие затраты на переговорный процесс. Даже если предположить, что компания установит абсолютно все патенты, которые относятся к производимому ей продукту, ей будет крайне сложно и затратно договориться со всеми правообладателями о предоставлении лицензии. Тем более, что, как было отмечено выше, один и тот же элемент может охватываться множеством пересекающихся патентов. Будет крайне сложно, если не невозможно, вести переговоры со всеми правообладателями.

В-третьих, рынкам ИТ–технологий, телекоммуникаций, электроники присущи высокие риски, связанные с промедлением, отложением выхода на рынок. Подобные рынки стремительно развиваются. Длительное исследование рынка, поиск патентов, получение множества лицензий может привести к тому, что предполагаемый к выведению на рынок продукт потеряет свою актуальность.

В-четвертых, на данных рынках относительно несложно (по крайне мере в сравнении с иными инновационными рынками) определить цену выкупа права на использование запатентованного решения. Участники таких рынков достаточно активно лицензируются свои разработки. Создание комплексного инновационного продукта требует от них взаимообмена правами на использование патентоохраняемых разработок. На западных рынках многие разработки лицензируются через патентные пулы, которыми устанавливаются четкие и прозрачные ставки роялти. В таком случае у судов существует много ориентиров для расчета цены использования спорного патентоохраняемого объекта.

В-пятых, как было отмечено выше, на рассматриваемых рынках у правообладателей патентоохраняемых разработок (прежде всего необходимых для стандарта) есть реальная возможность заблокировать реализацию экономического решения участников рынка по выводу на рынок нового инновационного продукта, в котором используются помимо спорной разработки многие другие патентоохраняемые объекты.

С последней особенностью тесно связана еще одна. Удовлетворение требования о запрете на использование патентоохраняемого объекта в комплексном продукте создаст на стороне нарушителя существенные имущественные потери, которые могут в значительной мере превосходить убытки, понесенные правообладателем в связи с нарушением. При этом могут быть нарушены права и интересы потребителей.

Принципиально иным образом дела обстоят, например, на фармацевтическим рынке.

Фармацевтический рынок не является рынком комплексных инноваций. Для создания коммерчески привлекательных продуктов не требуется объединять множества разработок, права на которые принадлежат различным лицам. Выход нового субъекта на такой рынок не зависит от получения им доступа к конкретным патентоохраняемых объектам. Сложно, если не сказать невозможно, применительно к фармацевтическим препаратам установить справедливую выкупную цену. Во-первых, большинство фармразработок не имеет ближайших аналогов, в отношении которых ранее выдавались лицензии. Во-вторых, даже очень высокая выплата (которую, может быть, не готов заплатить уже дженериковый производитель – нарушитель) не способна компенсировать правообладателю потерю эксклюзивности: с появлением у правообладателя конкурента – производителя дженерика - оригинальные препараты теряют около 75% всех назначений в течение трех месяцев после выхода на рынок дженерика и более 80% — по истечении полугода29. Таким образом, только для того, чтобы покрыть измеримую упущенную выгоду правообладателя с нарушителя (при условии отказа в наложении на него постоянного запрета на использование патентоохраняемого объекта) должна ежегодна взыскивать большая часть полученной им прибыли от реализации дженерика.

В своей статье Д. Меламед (в соавторстве с У. Ли)30 применительно к сфере патентного права определил еще один важный критерий, в зависимости от которого должен осуществляться выбор между правилом ответственности и правилом собственности. Речь идет о том, заинтересован ли правообладатель в выдаче лицензий на свою разработку или нет.

Д. Меламед и У. Ли выделили две категории истцов в делах о нарушении исключительных прав: «заинтересованный лицензиар» (willing licensor) и «незаинтересованный лицензиар» (unwilling licensor). При защите исключительных прав первых оправдано применять правило ответственности. В случае нарушения прав вторых должно действовать строго правило собственности.

К первой категории относятся патентообладатели, которые обладают объективным правомерным интересом в лицензировании запатентованной разработки. Следовательно, в случае нарушения их исключительных прав суду достаточно взыскать в их пользу убытки (компенсацию) и установить размер отчислений за будущее использование патентоохраняемого объекта. В наложении запрета на использование ответчиком патентоохраняемого объекта у них нет заинтересованности.

Наибольшее число подобных правообладателей активно на рассмотренных рынках комплексных инноваций (цифровых технологий, телекоммуникаций, электроники). Большинство запатентованных решений на таких рынках не могут быть сами по себе воплощены в отдельном продукте, без их объединения с множеством иных элементов. Таким образом, по сути единственный доступный такому правообладателю способ коммерциализации инновации – это выдача лицензии. Он заинтересован лишь в том, чтобы нарушитель заплатил за использование лицензии.

Ко второй категории относятся патентообладатели, которые заинтересованы в эксклюзивном использовании патентоохраняемого объекта. Они сами являются производителями инновационных продуктов.

Все обозначенные особенности рынков комплексных инноваций указывают на допустимость применения при защите исключительного права «правила ответственности». Следует, однако, сразу оговориться, что оно не должно абсолютизироваться и носить универсальный характер. Правоприменитель должен проверять (посредством специальных «тестов», речь о которых пойдет ниже) наличие обозначенных признаков в каждом конкретном случае.

Исследование российского права.

В отечественной доктрине сегодня также можно встретить мнение о том, что применительно к цифровым рынкам, суды не всегда должны удовлетворять требования правообладателей о запрете на дальнейшее использование (пресечение действий, представляющих собой нарушение) ответчиком патентоохраняемого объекта. Весьма показательна в данном контексте позиция С.А. Синицына.

Как отмечает ученый, «… каждая модификация смартфона может нарушать сотни действующих патентов — едва ли при таких обстоятельствах было бы справедливо сохранять не ограниченную законом свободу применения запрета использования при любом выявленном нарушении патентного права. Отмеченные обстоятельства требуют нормативной дифференциации условий и оснований применения способов защиты исключительных прав в патентных правоотношениях. При применении запрета использования как способа защиты патентного права важное значение имеет содержание и объем патентной охраны конкретного объекта, требуется соотнесение интересов и юридических статусов сторон»31. При этом он делает справедливый вывод о том, что если речь идет о правах из патентов, которые защищают отдельные компоненты или функции в комплексном объекте, то их применение не может охватывать более широкие сферы, например использование объекта в целом, что само по себе ставит вопрос о достаточности оснований применения запрета как способа защиты исключительного права в отношении обеспечения права на защиту названным патентообладателям32.

Согласно с п. 1 ст. 1250 ГК, интеллектуальные права должны защищаться с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. В таком случае у российских судов есть возможность отказывать в удовлетворении требования о запрете на дальнейшее использование даже при установлении факта нарушения исключительного права.

Кроме того, нельзя забывать и про ст. 10 ГК РФ. В диссертационном исследовании автора33 обосновывается необходимость выделения двух уровней пределов осуществлении и защиты исключительных патентных прав. Первый из них образует общий запрет недобросовестного осуществления субъективных прав, т.е. злоупотребления правом. Второй должен быть представлен специальными стандартами оценки и сопоставления поведения сторон (участников) с позиции функций исключительных прав и целей инновационного развития: с одной стороны, правообладателя, с другой – лица, заинтересованного в использовании чужого объекта интеллектуальных прав (в том числе, нарушителя исключительного права). До сих пор подобная система не была реализована в российском праве. При рассмотрении конкретного патентного конфликта, связанного с выходом правообладателя за рамки пределов реализации исключительного права, суды могут опереться только на ст. 10 ГК РФ и (в некоторых случаях) спорную ст. 1362 ГК РФ.

Между тем, как минимум, для борьбы с патентным троллингом ст. 10 ГК РФ вполне достаточно. Тем более, если на уровне судебной практике будут выработаны более или менее четкие критерии недобросовестного поведения правообладателя.

Под злоупотреблением правом принято понимать избранную правообладателем форму осуществления субъективного гражданского права, противоречащую цели, ради которой соответствующее право было предоставлено субъектам, и причиняющую вред интересам иных лиц и общества в целом34. Предъявление патентообладателем требования о запрете на использование его изобретения при условии, что сам он не использует такой объект, в то время, как ответчиком выступает инновационная компания, которая внедряет собственные разработки и предлагает потребителям привлекательный продукт, подпадает под подобную формулировку. В данном случае действия правообладателя противоречат функциям исключительного права по стимулированию коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и, как следствие, обеспечению инновационного развития. С принципами добросовестности и незлоупотребления правом соседствует еще один важный принцип – соразмерности мер защиты нарушению. Как отмечается в доктрине, данный принцип предполагает, в первую очередь, «соблюдение симметрии применяемого способа защиты нарушенного права доказанному нарушению, т.е. применение соразмерных мер реагирования государства на нарушения частного интереса по просьбе этого частного лица»35,36. В случае если способ защиты оказывается несоразмерным нарушению, в его применении должно быть отказано.

Как правило, суды ссылаются на данный принцип при рассмотрении споров о взыскании чрезмерной неустойки. В большинстве случае речь идет о снижении такой неустойки на основе специальных норм ст. 333 ГК РФ. Между тем в судебной практике можно встретить и решения, в которых суды полностью отказали в удовлетворении требования о взыскании несоразмерной неустойки на ст. 10 ГК РФ. Так, в одном из дел, арбитражный суд Московского округа отказал во взыскании законной неустойки, признав, что целью истца было не восстановление нарушенного права, а намерение получить необоснованную выгоду за счет ее взыскания с ответчика. При этом суд отметил, что неустойка как мера ответственности должна быть соразмерна степени вины и наступившим негативным последствиям37.

Подобную логику следует признать универсальной для всех гражданско-правовых мер защиты. В том числе способов защиты нарушенных патентных прав. Важно при этом учитывать, что в сфере патентных споров наиболее ощутимыми (и чрезмерными для нарушителя) могут оказаться не меры ответственности, а меры защиты (в узком смысле), к которым относится, в том числе, и запрет на дальнейшее использование. В том случае, когда: 1) у правообладателя нет актуализированного интереса в обеспечении эксклюзивного использования патентоохраняемым объектом (у троллей однозначно нет такого интереса); 2) при этом он, предъявляя иск, рассчитывает понудить правообладателя приобрести у него лицензию на явно невыгодных условиях; 3) под страхом блокирования эффективной предпринимательской деятельности – требование о запрете противоречит и принципу добросовестности, и принципу соразмерности.

Российские суды в последние годы достаточно активно ссылаются на ст. 10 ГК РФ при рассмотрении дел о нарушении исключительных прав на товарные знаки. Злоупотреблением правом признается практика «аккумулирования» товарных знаков: субъект регистрируют на себя множество товарных знаков в целях предъявления исков к успешным предпринимателям. Суды исходят из того, что у истца, не приложившего усилий для использования товарного знака, отсутствует достойный защиты интерес38. Понятно, что конфликты в сфере патентного права и товарных знаков существенно различаются. И экстраполяция подходов из одной области в другую далеко не всегда оправдана. Важно другое: российские суды в целом готовы применять институт злоупотребления правом для решения споров в сфере. Нужно лишь с чего–то начать.

Представляется, что вопрос о злоупотребление правом патентообладателя должен быть поставлен в деле «СКВИН СА v. Самсунг».

Компания СКВИН CA – обладатель патента РФ № 2686003 на изобретение «Система электронных платежей» (приоритет – 21 декабря 2012 г.): способ для проведения онлайн- платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца. Как отмечают СМИ, правообладатель не использовал свое изобретение.

«СКВИН СА» заявила, что компания Самсунг Электронике Ко., Лтд. – производитель смартфонов – использует его изобретение в платежном сервисе «Samsung Рау», которое применяют практически все пользователи мобильных устройств Samsung. Истец заявил абстрактное требование о защите исключительных прав на патент.

Суд первой инстанции встал на сторону истца. Решение по делу было принято в два этапа. Суд запретил «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.» и ее российской дочерней фирме сначала использование любой продукции, включающей в себя платёжный сервис «Samsung Рау». Затем, посредствам дополнительного решения, - ввозить и продавать на территории России более 60 конкретных моделей смартфонов39 с предустановленным приложением платёжного сервиса «Samsung Рау».

Из решения суда не очевидно, что нарушение исключительных прав имело место. На основании заключения эксперта суд сделал вывод о том, что в продукте ответчика использованы 9 признаков независимого пункта формулы изобретения. В отношении трех пунктов формулы использованы эквивалентные признаки. Таким образом, о полной идентичности речи не шло. На практике установление эквивалентности предполагает попарное сопоставление признаков изобретения истца и продукта ответчика, в том числе по следующим параметрам: 1) являются ли заменяемые признаки равноценными (взаимозаменяемыми); 2) выполняют ли они одинаковые технические функции; 3) приводят ли они к идентичному результату; 4) является ли эквивалентность известной и очевидной для специалиста; 5) не влечет ли замена признака создание нового изобретения/ утрату решением патентоспособности40.

В решении по делу «Самсунг» суд четко не обозначил, какие именно признаки им рассматривались в качестве эквивалентных. Сопоставительный анализ эквивалентных признаков не был проведен. В решение отсутствуют ответы на указанные вопросы. Непонятно, были ли они в принципе поставлены перед экспертом.

Представим, что нарушение все-таки имело место. Большой вопрос – должен ли был суд в таком случае удовлетворять требование о запрете на ввоз и продажу смартфонов.

Принятие такого решения повлечет для ответчика колоссальные имущественные потери. Он не cможет реализовать в России практически все свои основные смартфоны. В то же время для правообладателя предполагаемое нарушение не повлечет значительных убытков. В деле отсутствуют доказательства того, что истец сам использует запатентованное решение в конкретном продукте.

Во-вторых, изобретение истца (если предположить, что оно используется ответчиком) представляет собой лишь незначительный элемент в комплексном инновационном продукте ответчика, объединяющем множество запатованных ответчиком решений. В таком случае удовлетворение требования истца заблокирует эффективную коммерциализацию иных изобретений.

В-третьих, имущественные интересы правообладателя могут быть обеспечены посредством выплаты компенсации за нарушение исключительного права.

Наконец, существует значительный потребительский интерес в реализации продукции ответчика. При этом ограничение продаж может привести к росту цен на смартфоны, как самого ответчика, так и его конкурентов.

Действия «Сквин СА», вероятно, должны быть оценены с позиции того, нет ли в них злоупотребления правом. Сам правообладатель не предлагал рынку высокотехнологичные продукты. При этом его иск (в случае удовлетворения) блокирует эффективное использование множества других результатов интеллектуальной деятельности (прежде всего РИДов ответчика); выход на рынок коммерчески привлекательных инновационных продуктов. Кроме того, вопросы вызывает добросовестность истца. С потерей эксклюзивности для него не сопряжено существенных невосполнимых потерь. Его упущенная выгода может состоять только в неполучении лицензионных выплат от ответчика. В таком случае можно допустить, что правообладатель заявил требование о запрете (а не взыскании компенсации) с тем, чтобы побудить ответчика к вступлению в переговоры по поводу заключения лицензионного соглашения на невыгодных условиях. Такая цель, очевидно, расходится с назначением исключительных прав. Согласно статье 10 ГК РФ установление злоупотребления права влечет отказ в удовлетворении требований.

Возможно, что мы так и не увидим финальной позиции судов относительно (не)целесообразности наложения запрета в данном деле. У «Самсунга» достаточно высокие шансы на признание спорного патента недействительным (в Роспатенте) в связи с несоответствием его критериям новизны и изобретательского уровня, а также в связи со значительным расширением объема охраны российской заявки по сравнению с международной заявкой, на основе которой она подавалась. Признаки формулы изобретения являются абстрактными. Истец попытался получить монополию на технологию онлайн платежей с применением мобильного устройства покупателя как таковую. Подобная технология была известна еще до даты приоритета. Компания Apple подала первые патентные заявки на Apple Pay еще в 2008 г. Samsung Pay был создан на основе разработок компании LoopPay — стартапа, который был приобретён компанией Samsung в феврале 2015 г. Мобильная платежная система LoopPay успешно работает c первой половины 2012 г.

Между тем очевидно, что рассмотренное дело – не последний серьезный вызов для российской правоприменительной практики.

 

---