(доктрина file wrapper estoppel в российском правоприменении)

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 2, декабрь 2013 г., с. 04-15

В первом номере издания «Журнал Суда по интеллектуальным правам», октябрь 2013, опубликована статья Залесова А.В., президента «Российской национальной группы Международной ассоциации интеллектуальной собственности (AIPPI)», под названием «Соотношение споров о нарушении патента и патентоспособности изобретения в России и за рубежом», в которой рассмотрен один из важнейших на сегодня вопросов, с которым мы уже начинаем сталкиваться в судах при рассмотрении споров о нарушении патентов, когда патентообладатель пытается весьма расширительно толковать предоставленный в патентной формуле объем исключительных прав.

На примерах США, Японии и Южной Кореи автором показано, каким образом в данных странах при установлении объема исключительных прав по патенту используется доктрина эстоппель (file wrapper estoppel, позднее переименованная в prosecution history estoppel); и совершенно справедливо отмечено, что «в общем виде эта доктрина устанавливает запрет на использование теории эквивалентов и расширительного толкования объема правовой охраны изобретения в том случае, если патентообладатель делал какие- либо ограничивающие объем притязаний заявления в ходе делопроизводства по получению патента (включая повторную экспертизу)».

В статье также приведена Резолюция Международной ассоциации по интеллектуальной собственности AIPPI Q229 (Конгресс в г. Сеуле, октябрь 2012 г.) «Использование истории делопроизводства по заявке на вы дачу патента в последующих процедурах по патенту», в которой перечислены девять условий, определяющих возможность практического использования доктрины эстоппель.

Положения доктрины эстоппель не могут быть реализованы в спорах по нарушению российских и евразийских патентов, если соответствующие российские и евразийские нормативные акты не будут обеспечивать возможность выполнения первого условия Резолюции AIPPI:

Заявления, сделанные заявителем в ходе рассмотрения делопроизводства по заявке о выдаче патента, должны быть сделаны по возможности общедоступными, легкодоступными для ознакомления с ними третьих лиц (предпочтительно через Интернет).

Ниже будет показано, что данное условие полностью выполнимо для российских и, с определенными ограничениями, для евразийских патентов, и между конкретными правилами разных юрисдикций имеются существенные отличия.

Норма п. 2 ст. 1394 ГК РФ предусматривает такую возможность в отношении российских патентов:

«После публикации в соответствии с настоящей статьей сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки и отчетом об информационном поиске. Порядок ознакомления с документами заявки и отчетом об информационном поиске устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативноправовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности ».

Данная норма конкретизирована правилами ее применения, которые отражены в административных регламентах, соответственно – по изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам; и мы рассмотрим ситуацию только на примере административного регламента¹ Роспатента по изобретениям:

«27.3. Ознакомление с материалами заявки после публикации сведений о выдаче патента. После публикации сведений о выдаче патента Роспатент, на основании статьи 1394 Кодекса, предоставляет материалы заявки для ознакомления любых лиц. Роспатент осуществляет выкладку собственно заявки, прилагаемых к ней документов, дополнительных материалов, представленных заявителем в процессе переписки, и документов экспертизы.

При ознакомлении с материалами заявки не предоставляется доступ к сведениям об авторе(ах), если они не были опубликованы, и к сведениям о месте жительства автора(ов).

К дополнительным материалам, представляющим собой информацию, полученную при проведении доклинических или клинических исследований, оформленным в виде отдельного документа, доступ при ознакомлении с материалами заявки не предоставляется.

Копии выложенных материалов могут быть предоставлены любому лицу при условии соответствующей оплаты».

После вступления в силу административных регламентов Роспатента по изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам в адрес Роспатента стали поступать обращения граждан и юридических лиц, содержащих просьбу о предоставлении документов заявки для ознакомления после публикации сведений о выдаче патента, и в этой связи Роспатент в 2009 г. разместил на своем сайте «Информационное сообщение о предоставлении доступа к материалам заявки в рамках действующих административных регламентов по изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам », суть которого приведена ниже.

«В соответствии с положениями административных регламентов доступ к материалам заявки, включая переписку, может быть предоставлен третьим лицам только в отношении заявки, по которой было принято решение о выдаче патента и состоялась публикация сведений о его выдаче. Упомянутые положения корреспондируются с предусмотренными административными регламентами требованиями об уведомлении заявителя о том, что предоставленная им информация может быть доступна для ознакомления третьих лиц.

В этой связи возможность доступа к материалам заявки, включая переписку, третьим лицам может быть предоставлена только по заявке, поданной в соответствии с положениями соответствующего административного регламента, т.е. после введения его в действие. Ознакомление с материалами заявки, поданной до введения в действие соответствующего административного регламента, допустимо только в объёме опубликованных сведений о заявке или выдаче патента, поскольку не выполнено упомянутое выше требование уведомления заявителя.

Материалы, касающиеся информационного поиска по заявке, могут быть предоставлены третьим лицам не ранее публикации сведений о заявке, в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -Кодекс), или сведений о выдаче патента, в соответствии со статьей 1394 Кодекса.

В отношении объёма сведений, предоставляемых заявителю, патентообладателю или его представителю из дела заявки, следует отметить, что законодательство в области правовой охраны объектов патентного права (в том числе действовавшее ранее), не содержит каких-либо ограничений в зависимости от состояния делопроизводства по заявке и её правового статуса.

Возможность доступа к указанным материалам заявки может быть предоставлена также и автору изобретения, которому первоначально принадлежит право на получение патента, в целях защиты его интересов как создателя соответствующего результата интеллектуальной деятельности.

При наличии спора дело заявки или его заверенная в установленном порядке копия могут быть предоставлены по запросу суда».

Иначе этот вопрос решен в отношении евразийских патентов.

В соответствии с п.6 Порядка доступа к материалам евразийских заявок, хранящимся в архиве Евразийского патентного ведомства, утвержденным приказом Евразийского патентного ведомства от 30 апреля 2009 г. № 17, «доступ третьих лиц допускается только к материалам опубликованных евразийских заявок, содержащимся в архиве, в объеме опубликованных сведений».

Объем опубликованных сведений евразийской заявки определен согласно правилу 45 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции и включает: титульный лист, на котором публикуются библиографические данные, реферат, текст описания изобретения, формулу изобретения, чертежи и иные материалы, отчет о патентном поиске. Текст описания изобретения, формулы изобретения, чертежи и иные материалы воспроизводятся по материалам евразийской заявки.

Таким образом, евразийская заявка публикуется в объеме материалов первоначальной заявки, и документы переписки заявителя с экспертизой к данным материалам не относятся, что исключает свободный доступ к ним третьих лиц. Доступ к полному содержанию евразийской заявки может быть обеспечен при рассмотрении судебного иска в отношении решения Роспатента, принятого по евразийскому патенту, действующему на территории Российской Федерации, и только сторонам судебного спора.

Как видим, свободный доступ к полному досье заявки на выдачу российского патента (первичные материалы заявки и документы переписки с экспертизой при проведении экспертизы по существу) имеют любые третьи лица вне зависимости от цели такого ознакомления и вне какой-либо связи с рассмотрением судебного спора о нарушении патента.

Доступ третьих лиц к полному досье евразийской заявки ограничен только первичными документами заявки, а с полным досье заявки, включающим документы переписки экспертизы с заявителем при проведении экспертизы по существу, можно ознакомиться только при рассмотрении судебного спора в отношении евразийского патента.

Оба подхода имеют свои плюсы и минусы.

Российский подход позволяет третьим лицам перед обращением в суд, самим ознакомиться с полным досье заявки и заранее видеть мотивы и доводы сторон в отношении оценки патентоспособности изобретения. Но этот же подход способствует недобросовестным действиям тех лиц, которые, не имея никакого интереса к данному патенту, но изучив досье заявки и установив «огрехи» в выданном патенте, начинают в прямом смысле шантажировать патентообладателя возможностью подачи возражения против действительности патента с предоставленным объемом прав.

Евразийский подход по существу позволяет защищать интересы только заинтересованных лиц непосредственно в процессе судебного производства и отсекает от свободного ознакомления с полным досье заявки тех третьих лиц, для которых выданный патент является всего лишь предметом атаки на патентообладателя вне зависимости от какой-либо собственной производственной деятельности или ином участии в гражданском обороте.

Специалисты, сведущие в вопросах патентоведения, прекрасно знают, что даже без ознакомления с полным досье заявки всегда можно сверить объем прав, который был заявлен в патентной формуле опубликованной заявки, с объемом прав по патентной формуле уже выданного патента.

Любые изменения в сравниваемых патентных формулах всегда позволят понять или, как минимум, предположить причины произведенных изменений, особенно когда они ведут к сужению объема прав в сравнении с ранее заявленным.

Например, если в заявленной патентной формуле присутствовали альтернативные признаки, а в выданном патенте остался только один конкретный признак из ранее указанных альтернатив, то вывод один: отброшенные альтернативные признаки не обеспечивали патентоспособность изобретения.

Сведения, приводимые в публикуемом ответе о поиске; аналоги, указываемые в титуле публикуемого описания патента; измененный текст описания выданного патента и иная комплектация чертежами в сравнении с поданными в заявке позволяют осуществить самостоятельную оценку патентоспособности и выявить причины, послужившие основанием изменения объема патентных прав.

Если таким же образом проанализировать российские и евразийские нормативные документы, включая регламенты, правила, руководства и рекомендации, начиная от этапа экспертизы по существу и заканчивая рассмотрением апелляций против выданных патентов в административном и судебном порядке с учетом норм процессуального права; то не так сложно установить возможность реализации остальных восьми условий из Резолюции AIPPI.Но большого смысла в этом нет, т.к. российские и евразийские нормативные документы не содержат каких-либо правил, прямо или косвенно препятствующих реализации всех девяти условий, названных в Резолюции AIPPI.

В своей публикации Залесов А.В. не привел примеры фактического применения в российском судопроизводстве положений доктрины file wrapper estoppel, возможно полагая, что их нет, хотя публикации на данную тему в российских печатных изданиях имеются. Привожу перечень публикаций² с целью предоставить читателям журнала возможность самим ознакомиться с той бурей страстей, которые возникли в отношении применимости в российском патентном праве положений данной доктрины.

Доктрина эстоппель в патентном праве предусматривает возможность анализа сведений из досье³заявки (анализ переписки между экспертизой и заявителем) и причин, по которым произошли изменения патентных притязаний, вошедших в выданный патент, или причин, позволивших сохранить выданный патент, и не позволяет патентообладателю отказаться от своих утверждений и доводов, послуживших основанием для уточнения патентных притязаний в целях получения патента или сохранения уже выданного патента при оспаривании его третьими лицами.

В российских и евразийских нормах патентного права действительно нет прямой нормы, не позволяющей или запрещающей патентообладателю в спорных ситуациях отказаться от своих ранее сделанных утверждений и доводов, которые были приняты экспертизой при выдаче патента или сохранения его в силе. Но это не является препятствием не рассматривать указанные утверждения и доводы патентообладателя непосредственно при рассмотрении спора в суде о нарушении патента и оценивать их значимость применительно к рассматриваемому правонарушению, когда патентообладатель прибегает к расширенному толкованию объема ранее предоставленных исключительных прав, в первую очередь при использовании доктрины эквивалентов.

Как говорится, «что написано пером, того не вырубить топором ».

В этом, собственно, и состоит использование в российских судах определенных условий из доктрины эстоппель, без ссылки на нее как некую, принятую правовую доктрину, а путем системного анализа содержания норм действующего патентного права, не позволяющего расширенное толкование объема исключительных прав, в который будут попадать объекты техники из известного до даты приоритета патента уровня техники.

Не может и не должно казуистическое расширенное толкование объема исключительных патентных прав при применении доктрины эквивалентов, предоставлять патентообладателю возможность злоупотреблять патентным правом в попытках распространить его действие на те объекты техники, в сравнении с которыми запатентованное изобретение не отвечало изначально условиям патентоспособности.

Это как получить патент на конкретное «полимерное» покрытие для велосипедных спиц, а потом, притягивая доктрину эквивалентов, пытаться запретить выпуск известных многие десятилетия велосипедных «хромированных» спиц, размахивая в суде заключением «честнейшего из честнейших» эксперта, клятвенно заверяющего, что полимерное и хромированное покрытия являются эквивалентными признаками, и закрывая глаза на то, что доктрина эквивалентов имеет свои ограничения, прекрасно отраженные еще в советских нормативно- методических документах.

Доктрина эквивалентов может применяться при оценке замены в конкретном изобретении одного или нескольких признаков из патентной формулы и не может применяться, если одно изобретение заменяется на другое, несмотря на то, что и такая замена изобретений между собой также возможна как обеспечивающая техническую эквивалентность между заменяемыми объектами техники.

Одного факта признания лишь технической эквивалентности признаков недостаточно для того, чтобы признать факт эквивалентной замены признаков как свершившегося правоустанавливающего действия в отношении признаков патентной формулы⁴.

Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий издал в 1979 г. обязательные для применения Инструктивно-методические материалы «Порядок подготовки, заполнения и утверждения документов, оформляемых при выплате вознаграждения авторам за использованные изобретения и рационализаторские предложения и выплате премий за содействие изобретательству и рационализации».

В названном Порядке в п. 4.12. «Заключение об эквивалентности использованных в объекте технических решений признакам формулы изобретения», приведены следующие условия применения доктрины эквивалентов:

«4.13.1. Заключение составляется только в тех случаях, когда при использовании изобретения имеет место замена одного или нескольких признаков, указанных в формуле изобретения, другими взаимозаменяющими элементами (эквивалентами). 4.13.(2) Эквивалентной заменой признаков, указанных в формуле изобретения, другими техническими решениями, элементами признается только при соблюдении следующих условий:

а) если замена признаков эквивалентами не меняет сущности изобретения;

б) если при замене признаков изобретения другими элементами (эквивалентами) достигается тот же результат;

в) если средства выполнения заменены на равноценные (эквиваленты);

г) если технические решения (элементы), которыми заменяются признаки изобретения, известны в данной области (Инструкция⁵, п. 24).

4.13.(3) Неправомерным является эквивалентная замена единственного отличительного признака, указанного в формуле изобретения. Замена единственного отличительного признака, обусловившего признание заявленного технического решения существенно новым, другим техническим решением, не является эквивалентной заменой, в связи с тем, что сводит объект техники по новизне на уровень прототипа изобретения.

4.13.(4) Эквивалентная замена признаков, указанных в формуле изобретения на применение, не распространяется на основное изобретение, которое использовано автором изобретения на применение, как известное в другой области техники».

Названные советские инструктивно- методические материалы содержат правила ограничения применения доктрины эквивалентов, используемые в зарубежных судах⁶.

Область применения доктрины эквивалентов должна ограничиваться такими заменяемыми признаками, вместе с которыми запатентованное изобретение продолжает отвечать условиям патентоспособности, а за пределами этой области – перестает соответствовать новизне или изобретательскому уровню.

Это минимальный тест, который должен проводиться при использовании доктрины эквивалентов в спорах о нарушении патентов, и его проведению могут способствовать документы заявки, по которой был выдан или оспаривался рассматриваемый патент.

В российской практике рассмотрения патентных споров известен описанный в литературе⁷ случай фактического использования условия доктрины эстоппель, когда после изменения патентной формулы патентообладатель, тем не менее, попытался распространить ее действие и на исключенный из патентной формулы вариант полезной модели.

Апелляционная палата (предшественник Палаты по патентным спорам Роспатента) при рассмотрении возражения против патента на полезную модель № 573 «Аудиторная доска» установила, что вся совокупность признаков, приведенных в формуле полезной модели, за исключением одного из альтернативных признаков не нова, а вторая совокупность признаков, включающая данный альтернативный признак, соответствует условию патентоспособности «новизна».

На этом основании Апелляционная палата удовлетворила возражение против выдачи патента, но признала его недействительным частично и вынесла решение о выдаче патента с измененной формулой полезной модели, в которой остались признаки только того варианта исполнения полезной модели, новизна которого не была опорочена (вторая совокупность признаков с альтернативным признаком).

В дальнейшем обладатель патента с «усеченной» по объему прав полезной модели попытался в судебном порядке предъявить претензии к третьим лицам с указанием в исковом заявлении на эквивалентность признаков, которые были исключены из формулы патента, но именно с которыми третьи лица выпускали аналогичные изделия.

Таким образом обладатель патента на полезную модель попытался распространить объем исключительного права на тот вариант исполнения полезной модели, который не соответствовал условию патентоспособности «новизна».

Суд совершенно справедливо не признал иск обоснованным, т.к. такое расширенное толкование объема прав приводило к охвату ранее известных изделий, выпускавшихся задолго до даты приоритета полезной модели, и на основании известности которых объем прав по патенту был заужен.

Иная ситуация, когда положения доктрины эстоппель не были приняты во внимание, имела место при рассмотрении судебного спора об использовании изобретения «Фиточай» по пат. РФ № 2178649, независимый пункт патентной формулы которого изложен в следующей редакции:

«Фиточай, состоящий из растительной основы и натурального или идентичного натуральному ароматизатора, отличающийся тем, что растительная основа содержит 40-70% лепестков гибискуса⁸ и 20-35% кассии, а ароматизатор содержится в количестве 0,1-40%, причем в случае использования ароматизатора, идентичного натуральному, его содержание составляет до 10%, в случае использования натурального фруктового или плодового ароматизатора его содержание составляет до 30%, а в случае использования ароматизатора в виде травы его содержание составляет до 40%».

Признавая правонарушение со стороны ответчика, суд не принял во внимание так называемую историю файла (досье) заявки по выданному патенту, в которой находились экспертные документы с оценкой конкретных признаков, обусловивших признание изобретения патентоспособным в сравнении с известным уровнем техники.

Такую оценку, еще до рассмотрения спора о правонарушении в суде, дала Палата по патентным спорам при рассмотрении возражения, в котором была сделана попытка аннулировать патент. Тогда, решением от 15.03.2007 г. Палата по патентным спорам Роспатента отказала в удовлетворении возражения, отметив следующее:

«Анализ источников [1] и [2] показал, что ни один из них не содержит признаков, идентичных всем признакам, содержащимся в формуле оспариваемого патента, включая характеристику назначения. В растительном чае, известном из источников [1] и [2], используют соцветия гибискуса, а в оспариваемом патенте лепестки гибискуса, т.е. компонент иного состава, поэтому утверждение лица, подавшего возражение, об идентичности этих признаков неправомерно.

Кроме того, количества соцветий гибискуса (12,3 %) и листа сенны (46,2%), известные из источников [1] и [2], не попадают в количественный интервал оспариваемого патента (лепестки гибискуса 40-70%, кассия (сенна) 20-35%)». Таким образом, следует констатировать, что растительному чаю, известному из источников [1] и [2], не присущи признаки, идентичные всем признакам фиточая по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента».

Однако при рассмотрении в суде⁹ спора об использовании изобретения, мотивы решения Палаты по патентным спорам, послужившие основанием для сохранения патента, не были приняты во внимание при использовании доктрины эквивалентов, на основании которой суд признал правонарушение.

В ходе проведенной судом апелляционной инстанции судебно- биологической экспертизы установлено, что различие между чаем, запатентованным истцом, и чаем RED-SLIM TEA, производимым ответчиком, состоит в использовании первым в своем составе чая лепестков гибискуса, а вторым – фрагментов чашелистиков и листочков подчашия гибискуса.

Указанные различия расценены экспертом, проводившим судебно-патентоведческую экспертизу, как не позволяющие судить об идентичности продукта, запатентованного истцом, и продукта, производимого и распространяемого ответчиками.

Суд кассационной инстанции отметил, что вывод эксперта о различии понятий «лепестки гибискуса» и «чашелистики и листочки подчашия гибискуса» опровергается иными собранными по делу доказательствами¹⁰.

Хотя весьма любопытно, как можно опровергнуть вышесказанное и доказать равенство указанных понятий между собой, когда эти понятия в ботанике имеют совершенно различные определения и значения, если обращаться к профессиональным справочникам по ботанике и растениеводству.

Парадокс (по моему мнению) данного утверждения состоит в том, что еще в решении от 15.03.2007 г. Палаты по патентным спорам действительность патента сохранена на основании того, что в более ранних источниках информации раскрыто использование составов чаев, включающих иные признаки, а именно -цветки гибискуса или соцветия гибискуса, а не лепестки гибискуса, входящие в качестве признаков в патентную формулу рассматриваемого изобретения.

Но на эти, фактически установленные обстоятельства, суд не обратил никакого внимания, что и является весьма прискорбным, т.к. противоречит уже признанным в Палате по патентным спорам фактам, в чью прерогативу входит установление условий, определяющих патентоспособность изобретения.

Бесспорно, что суд вправе не признать факты, установленные в Палате по патентным спорам, достоверными, но тому должны быть должные обоснования.

А как можно обосновать неправильность определения понятий в ботанике, данных во всех специализированных справочниках?

Только если опираться на мнение «честнейшего из честнейших » эксперта, который может клятвенно заверить, что, например, ствол дерева и ветка дерева – это тождественные понятия. У нормального ботаника от такого отождествления волосы на голове встанут дыбом.

Далее дело развивалось так, что суд кассационной инстанции признал обоснованным вывод судов первой и апелляционной инстанций о том, что:

«Содержание в чае «RED-SLIM TEA» фрагментов чашелистиков и листочков подчашия гибискуса эквивалентно содержанию лепестков гибискуса в формуле изобретения истца применительно к технологии изготовления чая».

Каким образом можно судить об эквивалентности «содержания» лепестков гибискуса, если сравниваемые «содержимые » чаев по компонентам различны, понять невозможно.

Содержание конкретных понятий в любой отрасли знания определяется соответствующими профессиональными справочниками, а не заключениями экспертов или мнениями судей. Из справочников по растениям следует, что лепестки, чашелистики и листочки подчашия не являются обозначениями одних и тех же частей растения, а потому никак не могут являться по содержанию одним и тем же понятием.

Суд не принял во внимание, что чаи с использованием фрагментов именно чашелистиков и листочков подчашия гибискуса использовались задолго¹¹ до приоритета изобретения по патенту № 2178649, и объем предоставленных исключительных прав не мог изначально включать указанные известные признаки чаев.

Более того, при рассмотрении спора о действительности патента именно указанная разница в используемых частях растений для изготовления чая обусловила сохранение патентоспособности изобретения.

Вышесказанное уже должно исключать возможность применения доктрины эквивалентов для толкования объема прав в сторону такого его расширения, в которое попадают ранее известные части растений, использовавшиеся для изготовления чайного продукта.

Могу утверждать, что нет никаких правовых препятствий для применения в современной российской судебной практике накопленного в СССР и за рубежом опыта в толковании и использовании доктрины эквивалентов, и будем надеяться, что суды не будут игнорировать уже хорошо апробированные советской практикой ограничения в применении доктрины эквивалентов.

Мой оптимизм не голословен. Девятый арбитражный апелляционный суд в своем постановлении от 28 февраля 2012 г. № 09АП-749/2012-ГК по делу № А40-61605/11-12-522, при рассмотрении спора об использовании изобретения по пат. РФ № 2262324, отметил следующее:

«…Применение экспертом Инструкций¹², утративших свое действие, вызвано необходимостью пояснения понятия «эквивалентный признак», поскольку ни один из действующих нормативных документов не раскрывает данное понятие, следовательно, данный довод не может выступать доказательством необъективности результатов экспертного исследования ».

Если в патентной формуле указывается на использование только одного из известных средств, и именно в этом состоит новизна изобретения, то объем прав не может быть расширен на основе доктрины эквивалентов.

Однако, судя по последним событиям, условия, присущие доктрине file wrapper estoppel, уже начали использоваться российскими судами при оценке эквивалентности признаков, о чем свидетельствует Постановление от 31.01.2012 г. № 11025/11 Президиума ВАС РФ, завершившего спор о нарушении патента РФ № 2238105 на изобретение «Рекомбинантная вакцина для профилактики вирусного гепатита В».

Суд первой инстанции на основании представленного ответчиком нормативного документа НД 42-13956-05, одобренного решением фармацевтической экспертной группы ФГУ «НЦ ЭСМП» Росздравнадзора от 16.12.2005 (протокол № 35), в котором указано, что производимая ответчиком вакцина гепатита B рекомбинантная (рДНК) получена путем культивирования генетически модифицированных дрожжевых клеток Hansenula Polymorpha K-3/8-1, в которые встроен поверхностный ген антигена вируса гепатита B (HbsAg), то есть другого, отличного от указанного в патенте истца штамма, признал, что один из признаков формулы изобретения истца не используется ответчиком при производстве вакцины.

Суд первой инстанции исходил также из того, что новизна и изобретательский уровень изобретения по патенту истца согласно действующему в Российской Федерации законодательству определяется именно использованием ранее неизвестного штамма, и правовая охрана по данному патенту не распространяется на иные вакцины, полученные с использованием других штаммов, относящихся к таксономическому виду Pichia angusta (Hansenula Polymorpha).

Однако суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции и признал нарушение патента, а суд кассационной инстанции поддержал выводы суда апелляционной инстанции.

Президиум ВАС РФ, вынося постановление по данному делу, принял во внимание, что судом первой инстанции было установлено, что Компания «КОМБИОТЕХ», обращаясь в Роспатент с заявками на выдачу патентов на рекомбинантную вакцину для профилактики вирусного гепатита B, а также на штаммы дрожжей, используемых при производстве данной вакцины, указывала на то, что в изобретении используются новые, ранее неизвестные и не используемые другими производителями вакцин для профилактики вирусного гепатита B штаммы дрожжей, что и определяет новизну и изобретательский уровень изобретения.

Наличие новизны, то есть неизвестность продукта (вакцины) из сведений, входящих в уровень техники, подтверждено решениями Палаты по патентным спорам от 09.04.2010 и 23.12.2010, которыми отказано в удовлетворении возражений компании «Серум Инститьют оф Индия Лтд.» против предоставления правовой охраны изобретению по патенту № 2238105. Эти возражения против патента были мотивированы несоответствием патента признакам «новизна» и «изобретательский уровень» вследствие известности патентов, используемых компанией «Серум Инститьют оф Индия Лтд.» для производства своей вакцины. Палата по патентным спорам оставила в силе указанный патент, признав техническое решение истца соответствующим условиям патентоспособности.

Президиум ВАС РФ указал, что при таких обстоятельствах вывод судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что при производстве вакцины ответчика (производство которой началось за несколько лет до даты приоритета по патенту № 2238105) используется изобретение истца, то есть все признаки изобретения, противоречит решению Роспатента о регистрации изобретения и указанным решениям Палаты по патентным спорам, что нарушает принцип правовой определенности.

В итоге Президиум ВАС РФ Постановлением № 11025/11 от 31.01.2012 отменил постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.01.2011 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 19.05.2011 по делу № А40-66073/ 09-51-579 Арбитражного суда города Москвы, а решение Арбитражного суда города Москвы от 28.06.2010 по указанному делу оставил без изменения.

Итак, Президиум ВАС РФ подчеркнул, что вывод судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что при производстве вакцины ответчика используется изобретение истца, противоречит решению Роспатента о регистрации изобретения и указанным решениям Палаты по патентным спорам, что нарушает принцип правовой определенности.

Вот этот мотив – нарушение принципа правовой определенности, я считаю главным достижением российского судопроизводства по патентам, т.к. впервые в российской судебной практике суд высшей инстанции, вынося свое решение о ненарушении патента, принял во внимание мотивации, высказанные патентообладателем в защиту своего патента при рассмотрении в Роспатенте возражения против его выдачи.

А что иное можно отнести к нарушению принципа правовой определенности, если Палата по патентным спорам Роспатента рассматривала только возражение против выдачи патента, в котором была сделана попытка опровергнуть патентоспособность изобретения?

Обратимся к содержанию решения Палаты по патентным спорам, в котором указано, в частности, следующее:

«Кроме того, можно также отметить, что технический результат от использования вакцины по оспариваемому патенту достигается за счет введения в состав вакцины основных активных компонентов поверхностных антигенов вируса гепатита В серотипов ad и/или ay, полученных культивированием штаммов дрожжей Pichia angusta VKРM Y-2412 и VKM Y-2924D. При этом, как уже говорилось выше, дрожжи Pichia angusta VKРM Y-2412 позволяют добиться более высоких уровней синтеза и существенно важным является то, что в штамме-продуценте нарушен ген МОХ, под контролем регуляторных областей (промотора) которого находится рекомбинантный ген, кодирующий антиген».

Очевидно,что в решении Палаты по патентным спорам, сохранившей патент РФ 2238105, сказано о том, что сравниваемые штаммы (по патенту и из противопоставленных ссылок) обеспечивают разный технический результат, что, как мы уже отметили, в принципе не позволяет при рассмотрении спора о правонарушении, признавать эти известные до даты приоритета патента штаммы как эквивалентные признаки, т.к. одним из условий признания признака эквивалентным является достижение сравниваемыми признаками одного и того же технического результата, а не разных результатов.

Коллегия судей ВАС РФ поддержала решение суда первой инстанции в том, что новизна и изобретательский уровень изобретения по патенту истца, согласно действующему в Российской Федерации законодательству, определяется именно использованием ранее неизвестного штамма, и правовая охрана по данному патенту не распространяется на иные вакцины, полученные с использованием других штаммов, относящихся к таксономическому виду Pichia angusta (Hansenula Polymorpha).

В статье Еременко В.И. «Перспективы развития прецедентного права в России», М.,Адвокат, № 6, 2013 , ее автор вновь возвращается к вопросу использования принципов доктрины эстоппель в патентном праве и полагает, что в споре по пат. РФ № 2238105 Президиум ВАС РФ принял во внимание не положения из доктрины эстоппель, а не признал патент нарушенным ввиду «явного злоупотребления патентообладателем своим правом».

Должен заметить, что ни в Постановлении от 31 января 2012 г. № 11025/11 Президиума ВАС РФ, ни в решениях нижестоящих судов по данному делу вообще не упоминаются такие слова как «злоупотребление правом » и отсутствуют ссылки на норму норму п. 1 ст. 10 «Пределы осуществления гражданских прав» ГК РФ, хотя нельзя не согласиться с тем, что в рассматриваемой ситуации применение нормы права по ст. 10 ГК РФ было бы весьма уместным, но только после ограничения применения доктрины эквивалентов в рассматриваемом случае.

Нельзя не заметить, что факт нарушения патента не был признан именно по причине невозможности расширения объема патентных прав при толковании патентной формулы на основании доктрины эквивалентов. Если прочитать мотивацию решения Палаты по патентным спорам, сохранившей патент № 2238105, то нетрудно заметить, что именно в этом решении фактически представлены доказательства неочевидности признаков запатентованного изобретения, которые уже полностью исключают какую-либо возможность даже гипотетически рассматривать их как эквивалентные.

Арбитражный суд г. Москвы, в решении от 28.06.2010 г. по делу № А40-66073/09-51-579, которое было оставлено в силе, отметил следующее:

«По признакам от 1 до 5 (см. таблицу (т. 3, л.д.6-7) вакцина истца идентична вакцине производства «Serum Institute of India Ltd.» («Серум Инститьют оф Индия Лтд.»). Однако, сравнение признака способа получения (признак 6) показывает, что используемые в двух рассматриваемых вакцинах антигены получены из исходно генетически различных штаммов дрожжей Pichia Angusta, трансформированных разными трансформирующими элементами, и, таким образом, в продукте «Serum 6 Institute of India Ltd.» («Серум Инститьют оф Индия Лтд.») использованы не все признаки изобретения по патенту RU2238105.

Кроме того, поскольку в патенте истца не содержится указания на возможность использования для получения вакцины каких- либо других штаммов дрожжей Pichia Angusta (Hansenula polymorpha) согласно описанному в патенте изобретению и признак штамма-продуцента является единственным признаком, отличающим вакцину истца от известных на дату начала действия патента аналогов, очевидно, что признак получения в каком-либо отличном от штамма истца не может считаться эквивалентным признаку 6 пункта 1 формулы патента RU2238105. Соответственно, патент RU 2238105 защищает только конкретную вакцину, содержащую HBsAg, полученный с использованием штаммов VKPM Y-2412 и VKM Y-2924D, относящихся к виду Hansenula Polymorpha (Pichia angusta), и не распространяется на иные вакцины, полученные с использованием других штаммов, относящихся к таксономическому виду Pichia angusta, поскольку именно использование ранее неизвестного штамма определяет новизну и изобретательский уровень изобретения по патенту РФ № 2238105 (т.е. его отличие от изобретений с использованием других штаммов Pichia angusta, патенты на которые принадлежат другим компаниям)».

Надо очень постараться, чтобы не увидеть в решении суда первой инстанции полностью обоснованное отрицание возможности применения доктрины эквивалентов, и не так сложно определить, что Арбитражный суд г. Москвы применил известное еще в СССР правило ограничения признания признака эквивалентным, которое прописано в п. 4.13.(3) приведенных ранее инструктивно-методических материалов:

«Неправомерным является эквивалентная замена единственного отличительного признака, указанного в формуле изобретения. Замена единственного отличительного признака, обусловившего признание заявленного технического решения существенно новым, другим техническим решением, не является эквивалентной заменой, в связи с тем, что сводит объект техники по новизне на уровень прототипа изобретения».

Яснее и быть не может, и надеюсь, что уже никто не посягнет на один из постулатов ограничения доктрины эквивалентов, который в зарубежной практике сформулирован кратко следующим образом:

«Любое заявление, недвусмысленно ограничивающие объем притязаний, сделанное заявителем или патентовладельцем в ходе процедур в связи с выдачей или продлением срока действия патента, должно быть принято во внимание при определении объема охраны, в частности, когда такое ограничение было сделано в ответ на противопоставление известного уровня».

В вышеназванной статье ее автор проф. Еременко В.И. уже не так «агрессивно» отнесся к моим воззрениям на применимость правил из доктрины эстоппель при рассмотрении споров о нарушении патентов, высказавши следующее:

«Следует признать, что статьи В.Ю. Джермакяна на заданную тему весьма полезны как источник эмпирического материала, иллюстрирующего первые попытки проникновения прецедентного права в систему арбитражных судов РФ, в частности в том, что касается применения в судопроизводстве принципа эстоппель. Причем это проникновение происходило снизу, сначала на уровне арбитражных судов первой инстанции, не всегда последовательно и осознанно, задолго до начала серьезной дискуссии на указанную тему».

Могу предположить, что «лед тронулся», и хотя доктрина эстоппель как таковая словесно не упомянута в Постановлении Президиума ВАС РФ, но ее положения при рассмотрении вопроса об эквивалентности признаков были использованы и, в первую очередь, судом первой инстанции, решение которого оставлено в силе Постановлением Президиума ВАС РФ.

Завершаю свою позицию о применимости условий доктрины file wrapper estoppel при использовании доктрины эквивалентов в патентных спорах фразой – «Но отсутствие слова не означает отсутствие явления»¹³.

 

---