В целях обеспечения единообразия в толковании и применении норм права Научно-консультативным советом при Суде по интеллектуальным правам по итогам обсуждения на заседании 25.04.2019 спорных вопросов установления однородности товаров выработаны следующие рекомендации.

Преамбула

Положения части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) не содержат определения однородности и правил ее установления. Вместе с тем соответствующие вопросы в общем виде отражены в подзаконных актах и разъяснениях Верховного Суда Российской Федерации.

Согласно пункту 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила регистрации товарных знаков), установление однородности товаров предполагает определение принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

В указанном пункте Правил регистрации товарных знаков отмечено, что при установлении однородности товаров принимаются во внимание: род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки (далее – признаки однородности).

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации в отношении порядка установления однородности изложены в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее ¬– Постановление ВС РФ № 10) и в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее – Обзор от 23.09.2015).

С учетом изложенного выработаны следующие рекомендации.

1. Какие вопросы при установлении однородности товаров и услуг являются вопросом права, а какие – вопросом факта?

Определение признаков однородности является вопросом права. Данные признаки отражены в пункте 45 Правил регистрации товарных знаков, пункте 162 Постановления ВС РФ № 10 и пункте 42 Обзора от 23.09.2015. Эти признаки должны пониматься и применяться единообразно. Нарушение методологических подходов к определению однородности может свидетельствовать о нарушении норм материального права.

Как следует из пункта 45 Правила регистрации товарных знаков, пункта 162 Постановления ВС РФ № 10 и пункта 42 Обзора от 23.09.2015, однородность признается исходя из представлений потребителей о том, что товары могут быть отнесены к одному и тому же источнику происхождения.

С учетом этого однородность не может быть признана сторонами спора в порядке статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), вывод об однородности должен быть сделан компетентным органом по результатам анализа признаков однородности.

Установленная в ранее рассмотренном деле однородность определенных товарных позиций МКТУ подлежит учету судом, рассматривающим другое дело, независимо от состава лиц, участвующих в деле. Если суд придет к иным выводам об однородности, нежели содержащиеся в судебном акте по ранее рассмотренному делу, он должен указать соответствующие мотивы (аналогично подходам, изложенным в пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств», пункте 4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»).

Если в судебных актах не дана оценка признакам однородности и не обосновано, почему тот или иной признак не принят во внимание, или не указано, на основании чего суд пришел к выводу об однородности/неоднородности, то это может свидетельствовать о нарушении судом норм материального права и служить основанием для отмены такого судебного акта (аналогично подходу, изложенному в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 № 309 ЭС16-15153 по делу № А60 44547/2015).

2. Какие обстоятельства могут повлечь различные выводы в отношении однородности при рассмотрении разных дел?

Согласно абзацу третьему пункта 162 Постановления ВС РФ № 10 вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Из положений абзаца четырнадцатого пункта 162 Постановления ВС РФ № 10 следует, что суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В пункте 45 Правил регистрации товарных знаков сходство сравниваемых обозначений также не названо среди обстоятельств, которые принимаются во внимание при установлении однородности.

С учетом этого степень сходства обозначений не может влиять на вывод об однородности товаров, поскольку они являются самостоятельными обстоятельствами, устанавливаемыми на основании определенных признаков.

В абзаце четвертом пункта 162 Постановления ВС РФ № 10, пункте 42 Обзора от 23.09.2015 указаны признаки однородности. Данные признаки применительно к одним и тем же товарам должны пониматься одинаково.

Следовательно, вывод об однородности одних и тех же товаров в разных делах также по общему правилу должен быть одинаковым, учитывая, что оценка осуществляется с точки зрения одних и тех же признаков.

Вместе с тем фактические обстоятельства, относящиеся к признакам однородности, со временем могут меняться и приводить к иному выводу об однородности.

Так, могут меняться условия и каналы реализации конкретных товаров (в том числе исходя из устанавливаемых законодательством требований), круг потребителей и другие.

3. Требуется ли устанавливать степень однородности товаров и/или услуг, если да, то в каких случаях?

Согласно пункту 162 Постановления ВС РФ № 10 вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

С учетом изложенного в случае установления высокой или низкой степени однородности компетентный орган (Роспатент, арбитражный суд) указывает на это в соответствующем акте и учитывает ее при определении вероятности смешения, поскольку высокая степень однородности товаров увеличивает риск смешения, а низкая степень снижает его.

Степень однородности зависит в частности от количества признаков, свидетельствующих об однородности товаров, и их значения.

В то же время в делах о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ни действующее законодательство, ни Постановление ВС РФ № 10 не предписывают определение степени однородности товаров, хотя степень однородности может быть учтена. В таких делах однородность устанавливается лишь для оценки заинтересованности истца в оспаривании товарного знака и такой интерес по общему правилу может быть при любой степени однородности товаров (услуг), которые им реализуются, а также для установления факта использования широко известного товарного знака, и он может быть признан при любой степени однородности товаров (услуг), для которых товарный знак зарегистрирован, и товаров, которые фактически вводятся в оборот.

4. В каких случаях можно признать однородными готовое изделие и составные части/запчасти, сырье?

Как неоднократно отмечалось в судебных актах Суда по интеллектуальным правам, само по себе то, что один товар может входить в состав другого товара, являться одним из ингредиентов, об однородности товаров не свидетельствует. Круг потребителей сырья и готовой продукции может сильно различаться (см., например, постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2016 по делу № СИП-454/2015 от 20.09.2018 по делу № СИП-806/2017).

Вместе с тем указанная позиция не исключает признания готового изделия и составных частей/сырья в качестве однородных.

Оценка однородности таких товаров производится на основании общих признаков с учетом следующих особенностей.

Об однородности частей/сырья и готового изделия могут свидетельствовать следующие факторы:

часто эти части и готовое изделие производятся или продаются одним и тем же лицом, нацелены на один и тот же круг потребителей;

ожидания потребителей, что части производятся самим производителем готового изделия или под его контролем;

часть имеет важное значение для функционирования/применения основного изделия, является основным ингредиентом/частью (например, молоко и сыр), чем большее значение имеет сырье для готового изделия, тем больше вероятность признания их однородными;

степень переработки сырья и отличия от готового изделия, чем меньше степень переработки, тем больше вероятность признания их однородными (например, признается в низкой степени однородным текстиль (ткани) и такие товары из текстиля, как постельное белье и скатерти для столов 24-го класса МКТУ);

сырье влияет на форму, характеристику, качество, ценность готового изделия, в таких случаях сырье часто может быть получено отдельно от готового изделия по тем же каналам сбыта.

5. Можно ли установить однородность лишь на основании одного из признаков однородности, в частности, можно ли признать продукты питания и непродовольственные товары однородными лишь на основании того, что они продаются в супермаркете на соседних полках?

Условия реализации товара (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть) являются одним из признаков однородности товаров (пункт 45 Правил регистрации товарных знаков, пункт 162 Постановления ВС РФ № 10, пункт 42 Обзора от 23.09.2015).

Вместе с тем однородность товаров подлежит установлению по результатам анализа признаков в их совокупности (пункт 45 Правил регистрации товарных знаков), поэтому наличия одного признака недостаточно для признания товаров однородными.

6. В каких случаях возможно сравнение не каждой товарной позиции, а группы товаров?

По общему правилу при установлении однородности сравнение осуществляется каждой товарной позиции с каждой товарной позицией.

Вместе с тем вывод об однородности может быть сделан и в отношении группы товаров, объединенных исходя из их единого рода (вида) или общей характеристики и назначения.

При этом отнесение товаров к одному классу МКТУ само по себе не дает основания для объединения этих товаров в группу.

Так, например, при сравнении товаров 33-го класса МКТУ «вина, напитки спиртовые и ликеры; виски, ликеры на основе виски» и товаров 32 го класса МКТУ «минеральные и газированные воды; газированные и негазированные безалкогольные напитки; напитки фруктовые; соки фруктовые; энергетические напитки; сиропы, концентраты для изготовления напитков; порошки для изготовления напитков; составы для изготовления напитков» они могут быть соответственно сгруппированы исходя из их видовой принадлежности: алкогольные напитки – безалкогольные напитки, их компоненты, в таком случае анализ признаков однородности может осуществляться применительно к этим группам товаров (см. постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.08.2018 по делу № СИП-163/2017).

В другом деле суд отнес товары «кофе, чай, какао» 30-го класса МКТУ, а также товары «какао-продукты; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; чай со льдом» к группе безалкогольных горячих и прохладительных напитков, служащих для утоления жажды, получения удовольствия от вкусовых качеств и поднятия тонуса. С учетом этого суд оценил их однородность с товарам 30-го класса МКТУ «кофе, чай, какао, сахар, заменитель кофе, колотый лед» и признал их однородными, поскольку они либо идентичны между собой, либо имеют общую родовую принадлежность, назначение, сходные условия реализации и круг потребителей (заменитель кофе), либо являются взаимодополняемыми (сахар, колотый лед) (решение Суда по интеллектуальным правам от 26.04.2017 по делу № СИП-601/2016, в кассационном порядке не обжаловалось).

7. Допустимо ли опосредованное установление однородности через однородность других товаров и/или услуг?

При установлении однородности товаров признаки однородности (пункт 45 Правил регистрации товарных знаков, пункт 162 Постановления ВС РФ № 10) оцениваются в отношении спорного товара и в отношении сравниваемого товара.

Поскольку с учетом признаков однородности оценивается возможность возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности именно этих товаров одному производителю, однородность спорному и (или) сравниваемому товару иных товаров во внимание не принимается.

Так, в одном из дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, зарегистрированного в отношении товара «алкогольные напитки (за исключением пива)» 33-го класса МКТУ, лицо в подтверждение своей заинтересованности ссылалось на факт оказания им услуг по реализации пива, которые однородны товару «пиво» 32-го класса МКТУ, который, в свою очередь, однороден товарам «алкогольные напитки (за исключением пива)» 33-го класса МКТУ.

Суды не согласились с указанным подходом, указав, что для признания лица заинтересованным необходимо, чтобы товары, для которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, были однородны непосредственно услугам, оказываемым истцом, а не товарам, признанным, в свою очередь, однородными фактически оказываемым истцом услугам (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2018 по делу № СИП-280/2017, аналогичная правовая позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2015 по делу № СИП-674/2014, от 06.02.2017 по делу № СИП-418/2016 и от 31.08.2017 по делу № СИП 633/2016).

Таким образом, опосредованное установление однородности через однородность других товаров и/или услуг недопустимо.

8. В каких случаях возможно признание однородными услуги по реализации товаров и соответствующих товаров?

Однородность услуги по реализации товаров и соответствующих товаров может быть признана в случае, если услуга по реализации уточнена по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности (см., например, постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.04.2018 по делу № СИП-343/2017, от 01.06.2017 № СИП 694/2016).

Как отмечено в пункте 4 информационного письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 № 2 «О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ», перечень товаров и услуг, содержащихся в МКТУ, не является исчерпывающим. При составлении перечня товаров и (или) услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака (знака обслуживания), заявитель вправе указать товар и (или) услугу, отсутствующие в МКТУ, обозначив их точными конкретными формулировками с учетом привязки к классам МКТУ, позволяющими этот товар и (или) услугу идентифицировать.

Термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть использованы с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности, например «услуги розничной продажи продуктов питания».