"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 8, июнь 2015 г., с. 13-21

На заседании рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 20 марта 2015 года обсуждались некоторые вопросы применения норм процессуального и материального права в спорах о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, а именно вопрос учёта однородности товаров в подобных спорах и вопрос о процессуальных последствиях изменения правообладателя в ходе судебного разбирательства.

В заседании приняли участие члены Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам:

1. Новоселова Людмила Александровна — доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), председатель Суда по интеллектуальным правам;

2. Корнеев Владимир Александрович — кандидат юридических наук, доцент кафедры интеллектуальных прав Российской школы частного права, заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам;

3. Ариевич Евгений Анатольевич — кандидат юридических наук, доцент кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, председатель Комитета по интеллектуальной собственности Ассоциации Европейского Бизнеса;

4. Близнец Иван Анатольевич — доктор юридических наук, профессор, ректор Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС), академик Российской академии естественных наук (РАЕН);

5. Васильева Елена Николаевна — ведущий научный сотрудник Сектора гражданского права, гражданского и арбитражного процесса ИГП РАН, кандидат юридических наук, доцент по специальности;

6. Гаврилов Денис Александрович — кандидат юридических наук, заместитель начальника правового управления Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации;

7. Герасименко Светлана Анатольевна — государственный советник юстиции 2 класса Российской Федерации;

8. Калятин Виталий Олегович — кандидат юридических наук, профессор Российской школы частного права, главный юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО, член Рабочей группы по подготовке проекта части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации;

9. Павлова Елена Александровна — кандидат юридических наук, начальник отдела Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации, заведующая кафедрой Российской школы частного права.

Также выступали:

10. Радченко Наталия Александровна — кандидат юридических наук, патентный поверенный РФ, «Городисский и Партнёры»;

11. Разумова Галина Валерьевна – заведующий отделом судебного представительства Роспатент (Федеральное агентство интеллектуальной собственности Российской Федерации);

12. Робинов Алексей Александрович — доцент кафедры международного права Московский государственный институт международных отношений (МГИМО);

13. Рогожин Сергей Петрович – кандидат юридических наук, доцент, судья Суда по интеллектуальным правам;

14. Тарасов Николай Николаевич – судья Суда по интеллектуальным правам.

Письменные отзывы предоставили члены НКС:

15. Ариевич Евгений Анатольевич — кандидат юридических наук, доцент кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, председатель Комитета по интеллектуальной собственности Ассоциации Европейского Бизнеса;

16. Мурзин Дмитрий Витальевич — кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральской государственной юридической академии.

17. Медведев Валерий Николаевич — патентный поверенный Российской федерации, Евразийский патентный поверенный;

18. Орлова Валентина Владимировна — доктор юридических наук, проректор по научной работе и международному сотрудничеству Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС), руководитель практики интеллектуальной собственности ООО «Пепеляев Групп».

ЗАСЕДАНИЕ ОТКРЫЛА Председатель Суда по интеллектуальным права Л.А. Новоселова.

Вопросы, предложенные к обсуждению на заседании, касались прекращения правовой охраны товарного знака в судебном порядке вследствие его неиспользования. Такое прекращение предусмотрено п.п. 1 ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ):

«Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трёх лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трёх лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался».

Аналогичные нормы имеются в международных соглашениях (подп. 1 п.а C ст. 5 Парижской конвенции, ст. 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности).

Первый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался того, в какой степени при решении в судебном порядке вопроса о досрочном прекращении товарного знака вследствие его неиспользования должна учитываться однородность товаров. Данный вопрос возник в связи со следующим.

При регистрации товарного знака заявка на его регистрацию должна содержать перечень товаров, в отношении которых регистрация испрашивается. При этом возможно указание как конкретных видов товаров, так и обобщённых наименований, охватывающих максимальный круг видов товаров, интересующих заявителя (см. приказ Российского агентства по патентам и товарным знакам от 02.03.1998 № 41).

В ГК РФ понятие «однородности» товаров возникает в контексте запрета на регистрацию товарного знака, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, если товары, идентифицируемые теми и другими товарными знаками, являются «однородными» (подп. 1 п. 6 ст. 1483). Понятие «однородности» товаров истолковывается, например, как принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному производителю. Вывод об однородности может быть сделан как на основании родо-видовых характеристик товаров (например, оба товара являются мячами для гольфа), так на основании иных данных (условия реализации товаров, возможность их «пересечения» в розничной сети, круг потребителей и пр.). При этом отнесение товаров к одному и тому же классу Международной классификации товаров и услуг никакого значения не имеет.

В судебной практике возник вопрос о том, должен ли правообладатель, чьё право на товарный знак оспаривается по мотиву неиспользования, для сохранения своего права доказать (а) фактическое использование товарного знака в отношении каждого товара из перечисленных в свидетельстве на товарный знак, или же (б) использование товарного знака в отношении какого-либо из однородных товаров. Также возникает вопрос о том, как поступать в ситуациях, когда в свидетельстве виды товаров указаны обобщённо.

Первый подход, доминирующий в современной судебной практике, на что указала в вводном слове Л.А. Новоселова, основывается на том, что правообладатель, чтобы сохранить охрану товарного знака в отношении того или иного товара, должен всякий раз доказывать, что товарный знак фактически используется в отношении именно этого товара (тот факт, что товарный знак используется в отношении товаров, однородных со «спорным» товаром, не является достаточным). Данный подход можно усмотреть из постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.11.2011 № 8817/2011.

Вместе с тем указанный подход нуждается в уточнении. В частности, может быть сохранена правовая охрана в отношении товара в целом, если доказано использование товарного знака в отношении некоторых форм этого товара (например, если доказано использование для шампуня-пасты, то сохраняется правовая охрана и для крема-мыла для волос). Развитием этого подхода является сохранение правовой охраны в отношении товаров, определённых в свидетельстве родовым наименованием, если доказано использование товарного знака в отношении какого-либо товара, подходящего под это родовое наименование (например, если доказано использование товарного знака для ряженки, то сохраняется правовая охрана для «молочных продуктов» в целом, поскольку ряженка является одним из видов молочных продуктов). См. соответственно постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.09.2014 № СИП-78/2014 и 03.09.2014 № СИП-78/2014.

Второй подход основывается на том, что определяющей является однородность товаров независимо от того, в отношении каких товаров и с какими формулировками товарный знак зарегистрирован: при доказанности использования товарного знака в отношении одного товара должна быть сохранена правовая охрана в отношении всех однородных с ним товаров. Данный подход основывается на рекомендациях ВОИС, согласно которым при использовании товарного знака по одному товару охрана должна предоставляться по всем однородным товарам, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Кроме того, использование второго подхода предотвращает ситуации, когда заинтересованное лицо, добившись прекращения правовой охраны в отношении однородных товаров исключительно по мотиву неиспользования, не может в дальнейшем зарегистрировать товарный знак само.

Выступившие в основном поддержали первый подход, но с известными уточнениями.

Так, открывший обсуждение А.А. Робинов указал, что «по букве закона использование рассматривается в отношении каждого товара». Иное приводит к необоснованному расширению перечня товаров, по которым охрана предоставляется. Это связано с тем, что правовая охрана товарному знаку предоставляется не только на указанные в свидетельстве товары, но и на однородные с ними товары; если сохранять охрану не только в отношении реально используемых товаров, но и в отношении любых однородных с ними, то в конечном счёте это может привести к тому, что «знак используется для одних товаров, а охрана будет предоставляться и для тех товаров, которые по сути неоднородны с ним». Например, организация зарегистрировала товарный знак для конфет и для печенья, но фактически производит только конфеты; оспаривает регистрацию другая организация, которая производит хлебобулочные изделия. Так как первая организация производит только конфеты, охрана её товарного знака не должна распространяться на печенье. Кроме того, когда на рынке один производитель использует товарный знак для конфет, а другой — для хлебобулочных изделий, никакого смешения не возникает.

Вместе с тем А.А. Робинов указал на другую проблему — проблему описания товара очень широким родовым наименованием. Данная проблема особенно характерна для товарных знаков, зарегистрированных не позднее начала 2000-х годов. Как отметил выступавший, здесь возможны оба подхода: охранять позицию целиком, как она сформулирована, несмотря ни на что, или «дробить» её. В первом случае возникают абсурдные ситуации, когда, например, в свидетельстве товар определён как «двигатели» и под этот термин подпадает «почти всё»: и ракетные двигатели, и двигатели моторных лодок. Во втором же случае возникает вопрос: «Как дробить?» — но удовлетворительного ответа на этот вопрос в российском праве нет (при этом, например, в Европейском патентном ведомстве есть подробное руководство на этот счёт).

Д.А. Гаврилов также поддержал первый подход. В своём выступлении он подчеркнул, что правообладатель должен понимать, что товарный знак есть средство индивидуализации товара; если он регистрирует товарный знак по тому или иному товару, он должен его производить или намереваться производить. Иной подход, когда товарный знак регистрируется в том числе по товарам, которые производить не собираются, означает недобросовестность правообладателя, попытку «монополизировать» те или иные средства индивидуализации (см. определение Конституционного Суда РФ от 02.10.2003 № 393-О).

Касаясь проблемы регистрации товарных знаков с очень широким родовым наименованием товара, Д.А. Гаврилов высказался за возможность «дробления» позиции, описывающей товары, охраняемые товарным знаком, в той мере, в какой соответствующие товары несопоставимы «по функциональному значению, применению, качественным и техническим характеристикам и иным, по которым потребитель может заменить один товар на другой». В приведённом А.А. Робиновым примере, отмечает Д.А. Гаврилов, совершенно ясно, что двигатели ракет и двигатели моторных лодок — совершенно разные товары, с разными потребителями, продавцами, ценами, условиями ввода в эксплуатацию и пр.

Е.А. Ариевич посвятил своё выступление проблеме регистрации товарных знаков по товарам с широким родовым наименованиям. Как указал Е.А. Ариевич, в мире есть небольшое количество стран (например, Аргентина), где достаточно использовать товарный знак в отношении хотя бы одного товара в пределах класса МКТУ, чтобы защита распространялась на любые товары в этом же классе независимо от их использования. Ряд стран использует сходные подходы, где детализация идёт не по классам МКТУ, а по подклассам этих классов (Китай).

Однако доминирующим в мире, подчёркивает Е.А. Ариевич, является подход, согласно которому защита может распространяться только непосредственно на те товары, которые фактически используются правообладателем. Этот подход используется и в России: «Норма п.1 ст. 1486 ГК РФ должна толковаться буквально, требуя от правообладателя доказательств использования товарного знака применительно к каждой позиции перечня товаров и услуг в оспариваемой части регистрации». Дело тут не только в противодействии «монополизации»: исключая из реестра неиспользуемые позиции перечня товаров и услуг, мы избавляем реестр от ненужного балласта, чтобы на рынок могли входить новые правообладатели. Тот же факт, что в России нет серьёзных препятствий в регистрации товарных знаков в отношении товаров, определённых неоправданно широкими родовыми признаками, означает лишь, что российские суды должны быть готовы прекращать регистрацию в отношении неиспользуемых товаров в подобных случаях.

Свои доводы выступавший также изложил в письменном отзыве.

Вместе с тем ряд участников дискуссии поддержал второй подход, согласно которому при решении вопроса о прекращении правовой охраны в связи с неиспользованием товарного знака следует проверять неиспользование товарного знака в отношении не только товара, указанного в реестре, но и однородных ему товаров.

Так, Н.А. Радченко отметила, что во всех приведённых ранее примерах описывается примерно следующая ситуация: истец производит товар А и обращается с требованием о прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, зарегистрированного по группе товаров В, со ссылкой на то, что ответчик товар А не производит, а производит только товар Б (предполагается, что оба товара А и Б входят в группу товаров В). Например, истец производит фотоаппараты, а ответчик производит лупы и товарный знак зарегистрировал для оптических приборов вообще. Так вот, указывает Н.А. Радченко, возможно и верно будет прекратить правовую охрану товарного знака в отношении товара А , но не потому, что А и Б просто «разные товары», а потому, что, исходя из обстоятельств дела, они являются неоднородными ,поэтому у потребителей не может возникнуть смешения между товаром А и товаром Б. И напротив, если А и Б являются однородными товарами, то правовая охрана товарного знака сохраняется в полном объёме.

В ответ на выступление Н.А. Радченко Е.А. Ариевич отметил, что предложенный Н.А. Радченко подход возможен, если однородность товаров понимается в узком смысле, то есть когда товары считаются неоднородными при наличии любых сомнений («бесспорная однородность»). При этом данное понимание однородности не будет универсальным. Так, истец по иску о прекращении охраны товарного знака вследствие неиспользования должен доказать не только его неиспользование, но и собственную заинтересованность. Заинтересованность истца означает, что истец должен доказать, что он сам производит какие-либо товары, однородные с товарами ответчика. Однако требования для признания товаров однородными в последнем случае гораздо мягче.

В сходном ключе с Е.А. Ариевичем высказался в письменном отзыве Д.В. Мурзин, который указал, что изучение по существу вопроса об однородности товаров не должно относиться к предмету доказывания в процессе о досрочном прекращении охраны товарного знака по мотиву его неиспользования (кроме случаев «бесспорной однородности»). Вместе с тем проигравший по такому иску правообладатель не лишён предъявлять возражения на регистрацию товарного знака или использование незарегистрированного товарного знака (подп.. 1 п.6 ст. 1483 и п. 3 ст. 1483 ГК РФ), ссылаясь на однородность с теми товарами, в отношении которых правовая охрана товарного знака сохранена. Итак, как резюмировала Л.А. Новоселова, однородность товаров будет пониматься по-разному для разных целей.

В ответ на реплику Е.А. Ариевича Н.А. Радченко высказала сомнения в том, что подобное различие подходов к оценке неоднородности является корректным. Кроме того, напомнила Н.А. Радченко, не следует забывать, что в любом случае имеется понятие однородности товаров, определяемой при регистрации нового товарного знака. Например, был зарегистрирован товарный знак в отношении вин. По требованию заинтересованного лица, доказавшего, что ответчик производит только белые вина, правовая охрана товарного знака была оставлена только в отношении белых вин. Однако наивно предполагать, что после этого истец сможет зарегистрировать такой же товарный знак в отношении, скажем, красных вин: товары слишком однородны и такая регистрация противоречила бы ГК РФ. Е.А. Павлова поддержала последнее замечание Н.А. Радченко и отметила, что не видит смысла в том, чтобы допускать прекращение охраны товарного знака в отношении каких-то товаров, если истец потом всё равно не сможет зарегистрировать идентичный или сходный товарный знак на эти товары. Если же предположить, что прекращение охраны товарного знака в отношении каких-то товаров автоматически даёт возможность регистрации этого товарного знака в отношении этих же товаров другим лицом независимо от наличия или отсутствия однородности, то это означало бы во многих случаях введение потребителей в заблуждение, что в примере Н.А. Радченко с винами ясно видно.

Сходные доводы приведены в письменном отзыве В.Н. Медведева, который указал, что предъявление требования о прекращении регистрации товарного знака в отношении каких-то товаров преследует возможность регистрации тождественного или сходного обозначения. Поэтому «доказанность использования для одного из товаров, включённых в перечень оспариваемой регистрации товарного знака, конечно же , не свидетельствует об использовании этого знака в отношении однородных товаров, но является достаточной для сохранения правовой охраны в отношении этих однородных товаров».

Предоставившая письменный отзыв В.В. Орлова, также поддерживая второй подход, заостряет внимание на несколько иной стороне проблемы, а именно на равноправии сторон в процессе о прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Как указывает В.В. Орлова, заинтересованное лицо в типичном случае должно доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны в отношении лишь одного или нескольких товаров из всего списка товаров, в отношении которых осуществляется правовая охрана данного товарного знака; при этом не важно, имеет ли истец заинтересованность по другим, однородным товарам. Напротив, правообладатель, защищая своё исключительное право на товарный знак, должен доказать его использование в отношении всех товаров, в отношении которых правовая охрана осуществляется, и если он этого не делает в отношении того или иного товара, правовая охрана прекращается. Именно такой дисбаланс и может скорректировать второй подход, когда учитывается однородность товаров.

В.О. Калятин в ответ на выступления Н.А. Радченко и Е.А. Павловой указал, что запрет на использование сходных с товарным знаком обозначений на товарах, однородных с товарами, по которым этот товарный знак зарегистрирован, преследует в первую очередь общественные интересы, а не защиту исключительного права обладателя товарного знака. Поэтому само по себе аннулирование регистрации товарного знака в отношении части товаров лишь изменяет доказывание при спорах относительно неправомерного использования товарного знака, маркирующего соответствующие товары, но не исключает возможность таких споров. Например, у лица был товарный знак в отношении чая и кофе, но в отношении кофе охрана была позднее аннулирована. Если кто-то неправомерно использует товарный знак в отношении чая, то правообладатель может просто сослаться на то, что у него есть товарный знак и он зарегистрирован в отношении того же товара (чая). Если же кто-то неправомерно использует товарный знак в отношении кофе, правообладателю придётся дополнительно доказывать, что это приводит к смешению. Итак, делает вывод В.О. Калятин, «когда мы говорим об аннулировании товарного знака по неиспользованию, мы должны смотреть только на неиспользование этого товарного знака, а не на перспективу последующей регистрации; это два разных вопроса».

Некоторые выступавшие, не выразив полной поддержки второму подходу, всё же указали на необходимость известного учёта фактов использования товарного знака в отношении однородных товаров. Так, Е.Н. Васильева обратила внимание на неоднозначность ситуации, когда товарный знак регистрируется в отношении товара, определённого родовым понятием. Дело в том, что соответствующая группа товаров может быть определена весьма узко и восприниматься потребителем как однородная (например, «молочная продукция»). Если компания зарегистрировала товарный знак в отношении такой группы товаров в целом, было бы, по мнению Е.Н. Васильевой, несправедливым лишать соответствующий товарный знак защиты в отношении всей группы товаров по одному только мотиву, что какой-то конкретный товар из группы в данный момент не производится; более того, в этом можно усмотреть и недобросовестное поведение со стороны лица, предъявляющего соответствующее требование в суде. В весьма сходном ключе высказался И.А. Близнец, который отметил, что если имеется «общий» товарный знак, зарекомендовавший себя на рынке, но любой желающий может аннулировать его правовую охрану в отношении всех товаров, которые фактически не используются, это, во-первых, будет нарушать интересы потребителей, а во-вторых, может внести серьёзную опасность для рынка.

В ходе дискуссии обсуждался ряд смежных вопросов.

Так, Л.А. Новоселова заметила, что дискуссия во многом сводится к проблеме регистрации товарных знаков в отношении товаров с широкими родовыми наименованиями (обобщающими названиями), и попросила представителя Роспатента пояснить, как складывается сегодняшняя практика. В ответ на это Г.В. Разумова пояснила, что, к сожалению, Роспатент вынужден регистрировать товарные знаки в отношении товаров с обобщающими названиями, если соблюдены формальные требования: «Если в заявке указана „алкогольная продукция“, мы её и регистрируем». Если по решению суда сохраняется охрана в отношении конкретных товаров, указанных в решении суда, то в реестр вносятся изменения с использованием формулировки «а именно», например: «алкогольная продукция, а именно вино». Эта формулировка означает, что товарный знак охраняется только в отношении товаров, указанных после слов «а именно», а в отношении родового понятия в целом охрана не охраняется.

Кроме того, Л.А. Новоселова подняла проблему учёта отношений типа «сырье — конечный продукт» или «деталь — конечный продукт». Имеются в виду ситуации, когда товарный знак зарегистрирован правообладателем как для конечного продукта, так и для сырья или деталей, из которых этот продукт производится, а применяется только для чего-то одного (например, товарный знак зарегистрирован в отношении мяса и пельменей, а применяется только в отношении мяса либо только в отношении пельменей).

Обсуждая данную ситуацию, Д.А. Гаврилов заметил, что в целом нет оснований считать данную ситуацию чем-то особенной: сырье или детали — это один товар (товары), конечный продукт — другой товар. Отклонения от этого правила возможны, когда сырье и конечный продукт почти идентичны (например, сырое молоко и пакетированное молоко), но это редкие исключения. Эту позицию поддержал Е.А. Ариевич, заметивший, что в общем случае сырье и конечный продукт — разные, непересекающиеся товары, так что «использование товарного знака в отношении сырья не подтверждает использование в отношении конечного продукта и наоборот». Аналогичная точка зрения высказана в письменном отзыве В.Н. Медведева, который указывает, что «очень редко соотношение товаров как сырье — конечный продукт свидетельствует об их однородности». Для примера В.Н. Медведев рассмотрел в отзыве пару зерно — мучные изделия. Для производства выпечки используется мука, получаемая из зерна, и, следовательно, зерно можно было бы рассматривать как сырье для производства мучных изделий. Однако зерно как товар, с учётом известных критериев однородности, не является однородным к мучным изделиям.

Выступавший позже Н.Н. Тарасов дополнительно заметил, что, выстраивая цепочки сырье — продукт, можно «соединять» не имеющие ничего общего между собой товары («водка делается из спирта, спирт делается из картофеля либо из зерна — выходим на однородность картофеля и зерна»), что, конечно, не может быть признано допустимым.

Иное мнение изложил в письменном отзыве Д.В. Мурзин. По его мнению, было бы логичным, если правовая охрана в отношении конечного продукта распространяется и на сырье или детали (составные части) для него (но не в «обратном направлении», от сырья или деталей к конечному продукту). Например, если товарный знак «КаМАЗ» зарегистрирован в отношении автомобилей, то правовая охрана должна распространяться и на дверные ручки для автомобильных дверей, но не наоборот. В.В. Орлова в письменном отзыве кратко указала, что «поскольку сырье/детали» по большинству признаков и в большинстве случаев являются однородными», в соответствующих ситуациях «нужно оставлять в силу правовую охрану».

Завершая обсуждение первого вопроса, Л.А. Новоселова отметила, что целью обсуждения было выявление возможных теоретических подходов, а не какого-либо единственного решения, и указала, что в настоящий момент отсутствует необходимость в радикальном пересмотре сложившейся судебной практики.

Второй вопрос, вынесенный на обсуждение, касался процессуальных последствий смены правообладателя в процессе рассмотрения Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Данный вопрос возник в связи со следующим. Исковое заявление о прекращении охраны товарного знака вследствие его неиспользования подаётся истцом к правообладателю на момент подачи иска. Однако решение о прекращении правовой охраны может быть вынесено только в отношении правообладателя на момент вынесения решения. Что делать, если правообладатель меняется в ходе процесса?

Можно использовать следующие подходы решения данной проблемы: замена ненадлежащего ответчика (ч. 1 ст. 47 Арбитражного процессуального кодекса РФ, далее — АПК РФ); процессуальное правопреемство (ст. 48 АПК РФ); привлечение соответчика (ч. 5 ст. 45, ч. 2 ст. 47 АПК РФ).

Замена ненадлежащего ответчика надлежащим отвечает сложившейся судебной практике по данной категории дел. При этом в случае согласия истца на замену такая замена производится, а в случае несогласия дело рассматривается в отношении первоначального правообладателя и в иске отказывается по мотиву предъявления иска к ненадлежащему ответчику. Один из недостатков данного подхода состоит в том, что замена ответчика влечёт рассмотрение дела с самого начала, что приводит к затягиванию рассмотрения дела. Второй недостаток состоит в том, что замена ответчика практически эквивалентна предъявлению иска к новому ответчику, что может повлечь за собой новое исчисление сроков неиспользования товара ит.д.. Между тем более логичным было бы, чтобы по спорным отношениям предмет доказывания (заинтересованность истца, неиспользование товарного знака в период до предъявления иска) оставался тем же в ходе процесса.

Использование механизма процессуального правопреемства обосновывается тем, что хотя при смене правообладателя не происходит, как правило, ни сингулярного, ни универсального правопреемства, лицо, которому принадлежит исключительное право, меняется, и к нему переходят (за незначительными исключениями) все права и обязанности, следующие из этого права. Несомненное достоинство данного механизма заключается в том, что в случае процессуального правопреемства рассмотрение дела не начинается с самого начала, а продолжается. Кроме того, данный механизм может быть применён на любой стадии процесса, в то время как ст. 47 АПК РФ применяется только при рассмотрении в суде первой инстанции. Препятствием же использования процессуального правопреемства являются формулировки ст. 48 АПК РФ, согласно которым данный механизм применяется при выбытии стороны в спорном правоотношении (реорганизация организации, уступка долга и пр.), в то время как в данном случае выбытия как такового не происходит. И, как указала в начале обсуждения Л.А. Новоселова, ст. 48 АПК РФ вообще не предусматривает такого основания для правопреемства, как переход прав на объект интеллектуальных прав к другому лицу.

Привлечение соответчиком нового правообладателя при сохранении статуса ответчика за старым правообладателем имеет то достоинство, что в деле максимально полно привлекаются все заинтересованные лица. С другой стороны, в отношении старого правообладателя, поскольку он правообладателем уже не является, не может быть вынесен судебный акт. Таким образом, хотя прежний правообладатель и может участвовать в процессе на правах ответчика, реально в иске к нему в любом случае будет отказано. Соответственно, возникает вопрос о корректности оставления в качестве стороны в деле лица, в отношении которого суд не может вынести решение.

Выступавшие в большинстве поддержали использование механизма процессуального правопреемства при смене правообладателя в ходе процесса. Так, Д.А. Гаврилов, поддерживая использование механизма процессуального правопреемства, указал, что для нормы ст. 1486 ГК РФ, предусматривающей прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования в течение определённого срока, безразлично, имело ли место закрепление товарного знака за одним и тем же лицом или его право переходило от одного лица к другому. Иное, указывает Д.А. Гаврилов, привело бы к злоупотреблениям, когда лица, желающие избежать аннулирования товарного знака, просто всё время переоформляли бы его на подставных лиц, в том числе расположенных в иностранных юрисдикциях, а суд был при этом всякий раз начинал процесс с самого начала.

С.П. Рогожин, в целом поддержав использование механизма процессуального правопреемства, отметил, что оно, к сожалению, не может быть обосновано явной нормой права, а использование аналогии в процессуальном законодательстве сильно ограничено. Есть надежда, что с внесением изменений в законодательство в части процессуальной аналогии эта проблема будет разрешаться легче и даст возможность обосновать применение ст. 48 АПК. В.А. Корнеев отметил, что в действительности вообще ни один из предложенных подходов не предусмотрен специально в АПК РФ, так что в любом случае мы вынуждены использовать процессуальную аналогию. В практике судов процессуальная аналогия используется, несмотря на неурегулированность этого вопроса писаным правом. Если это так, отметила Л.А. Новоселова, то следует просто решать вопрос о том, какая из норм более точно соотносится со спорными отношениями.

Продолжая выступление, В.А. Корнеев отметил, что процессуальное правопреемство оказывается незаменимым в случае, когда замена правообладателя происходит незадолго до вынесения судом решения и суд об этой замене не знает. Процессуальное правопреемство может использоваться и после вынесения решения и разрешать указанные выше ситуации. В противном случае если процессуальное правопреемство не применять, то окажется, что решение вынесено в отношении ненадлежащего ответчика.

Были высказаны и иные подходы.

С.А. Герасименко отметила, что из общих соображений целесообразно, чтобы в процессе участвовали оба правообладателя — старый и новый. Новый правообладатель заинтересован в том, чтобы была оставлена товарная охрана его товарному знаку. Старый правообладатель таким интересом напрямую не обладает, однако его участие в деле нужно, поскольку доказательства того, как использовался или не использовался товарный знак, находятся в основном у него, и он может успешнее, чем новый правообладатель, возражать на доводы истца (на этот последний момент также обратила внимание Е.А. Павлова). Подход, когда суд заменяет одного ответчика другим, а в случае несогласия истца отказывает в иске, явно неоптимальный; оптимален, видимо, подход, основанный на процессуальном правопреемстве. Однако многое определяется обстоятельствами конкретного дела.

Особую позицию занял А.А. Робинов. Он пояснил, что, по его мнению, наиболее правильным было бы прекращение правовой охраны товарного знака не с момента принятия судом решения, а с момента подачи иска. При этом суд должен будет указывать в судебном акте дату, с которой необходимо прекращать правовую охрану, и, что наиболее важно, иск будет рассматриваться к первоначальному правообладателю, даже если имела место передача знака. Поскольку иск рассматривается только к одному лицу, на корню пресекаются процессуальные уловки, направленные на затягивание дела. Этот подход обосновывается тем, что, по мнению А.А. Робинова, в законе нигде прямо не сказано, с какого в точности момента в таких ситуациях прекращается охрана товарного знака, а значит, и препятствий лишать его правовой охраны с даты подачи заявления в суд нет.

В ответ на выступление А.А. Робинова Л.А. Новоселова заметила, что предложенный подход неприменим хотя бы потому, что в законе используется формулировка о прекращении правовой охраны товарного знака с даты внесения записи в реестр и института «внесения записи задним числом» нет. Более того, судебный акт в любом случае должен быть вынесен в отношении того лица, которое в реестре указано правообладателем, чтобы Роспатент мог исполнить решение суда. Чтобы изменить сложившуюся практику в этой области, следует всё-таки вносить изменения в закон.

При этом ряд выступавших (Е.Н. Васильева, Л.А. Новоселова) отметили, что независимо от того, какой подход используется, прежний правообладатель может быть привлечён к участию в деле по ходатайству нового правообладателя в качестве третьего лица. Это может быть обосновано аналогией с «правилом об эвикции, когда лицо, которому угрожает судебная процедура по прекращению его прав, обязано пригласить к участию в деле прежнего правообладателя». Однако такое привлечение не является обязательным.

В заключительной части заседания Л.А. Новоселова поблагодарила всех членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам и других участников дискуссии за представленные письменные мнения и за высказанные позиции.