В.C. Ламбина,
Ведущий консультант секретариата
председателя Суда по интеллектуальным правам,
ответственный секретарь Научно-консультативного совета
при Суде по интеллектуальным правам,
заместитель заведующей кафедры интеллектуальных прав
Московского государственного университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 6, декабрь 2014 г., с. 60-64

Протокол № 6

На заседании рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 14 ноября 2014 г. обсуждался вопрос о возможности заключения мирового соглашения между сторонами спора после вынесения судебного решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием до внесения Роспатентом соответствующих изменений в реестр, а также вопрос о пределах, в которых мировое соглашение может учитываться при последующих спорах между теми же сторонами.

В заседании участвовали:

1. Новосёлова Людмила Александровна - ведущий заседание, председатель Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам), председатель Суда по интеллектуальным правам, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

2. Андреева Татьяна Константиновна – кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации.

3. Данилов Георгий Юрьевич — заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам.

4. Зайцева Алена Григорьевна — кандидат юридических наук, советник отдела систематизации законодательства и анализа судебной практики по делам об экономических спорах Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда Российской Федерации.

5. Козырь Оксана Михайловна — заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат юридических наук.

6. Корнеев Владимир Александрович — заместитель Председателя Суда по интеллектуальным правам, кандидат юридических наук, доцент кафедры интеллектуальных прав Российской школы частного права.

7. Кручинина Надежда Александровна — судья Суда по интеллектуальным правам.

8. Лапшина Инесса Викторовна — судья Суда по интеллектуальным правам.

9. Павлова Елена Александровна — кандидат юридических наук, начальник отдела Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации, заведующий кафедрой Российской школы частного права.

10. Рассомагина Наталия Леонидовна — судья Суда по интеллектуальным правам.

11. Рожкова Марина Александровна — доктор юридических наук, профессор кафедры интеллектуальной собственности Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

12. Сироткина Анна Александровна — кандидат юридических наук, советник отдела систематизации законодательства и анализа судебной практики по делам об экономических спорах Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда Российской Федерации.

13. Солохин Алексей Евгеньевич — главный консультант отдела систематизации законодательства и анализа судебной практики по гражданским делам Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда Российской Федерации.

14. Трахтенгерц Людмила Анатольевна – кандидат юридических наук, главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

15. Уколов Сергей Михайлович — судья Суда по интеллектуальным правам.

16. Химичев Виктор Афанасьевич — кандидат юридических наук, судья Суда по интеллектуальным правам.

Заседание открыл заместитель Председателя Суда по интеллектуальным правам В.А. Корнеев.

Первый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался возможности заключения мирового соглашения между сторонами спора после вынесения судебного решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием до внесения Роспатентом соответствующих изменений в реестр.

В своём выступлении В.А. Корнеев пояснил, что по делам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, как показывает практика, стороны спора до принятия решения судом первой инстанции обычно не склонны к заключению мировых соглашений. Однако не редкость ситуации, когда вынесенное судом решение не устраивает ни одну из сторон, так что стороны предпочли бы заключить мировое соглашение, чтобы разрешить спор иным образом. Эта ситуация особенно типична, когда реальный интерес истца состоит в регистрации товарного знака, сходного с товарным знаком ответчика, а не в лишении ответчика прав на товарный знак, зарегистрированный последним. Возникает вопрос: возможно ли заключить мировое соглашение сделать, когда судебное решение уже вынесено, а Роспатент ещё не внес изменения в соответствующий реестр?

Согласно первому подходу, внесение Роспатентом изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания (далее - реестр) на основании судебного акта представляет собой стадию исполнения судебного решения. Следовательно, поскольку действующее законодательство не содержит ограничений на заключение мирового соглашения на стадии исполнения судебного решения (ч. 1 ст. 139 АПК РФ), постольку до внесения изменений Роспатентом в реестр соответствующее мировое соглашение может быть утверждено судом и оно обязательно для исполнения всеми лицами и органами, включая и сам Роспатент (ч. 8 ст. 141 и ст. 142 АПК РФ). Данный подход можно обосновать ещё и тем, что исключительное право на товарный знак признаётся при условии государственной регистрации этого знака в реестре (ст.ст. 1232 и 1480 ГК РФ) и после вынесения судебного решения, но до внесения изменений в реестр исключительное право ответчика на товарный знак не может считаться прекращённым.

Согласно второму подходу, вынесение судебного решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования означает прекращение исключительного права на этот товарный знак (п. 4 ст. 1486 ГК РФ). При этом отдельной стадии исполнения судебного решения нет, поскольку отсутствует участие органов принудительного исполнения (таких как судебные приставы), а само внесение Роспатентом записи в реестр о прекращении правовой охраны является лишь технической процедурой. Здесь подчёркивается, что соответствующие иски являются разновидностью исков о признании, на которые, как известно, не выдаются исполнительные листы и исполнительное производство по смыслу федерального закона «Об исполнительном производстве» отсутствует. Правовая охрана товарного знака при этом прекращается немедленно после вступления решения в законную силу.

В ходе дискуссии был поддержан второй из предложенных подходов. Так, И.В. Лапшина напомнила, что Роспатент, внося изменения в реестр, оформляет их датой вступления решения суда в законную силу, а не датой фактического совершения данной операции.

Н.А. Кручинина в своём выступлении указала: «Когда мы принимаем судебное решение в суде первой инстанции, мы практически прекращаем существование объекта интеллектуальной собственности, то есть с момента вступления решения суда в силу объекта как такового уже нет». Следовательно, как указала М.А. Рожкова, при этом ни у одной из сторон нет и прав на товарный знак, которыми они могли бы распорядиться путём заключения мирового соглашения, что само по себе исключает возможность его заключения: «Стороны не могут распоряжаться правом на объект, которого нет».

Ряд выступавших отметили, что и технически утвердить мировое соглашение до внесения Роспатентом изменений в реестр затруднительно. В.А. Корнеев указал, что типичный срок внесения изменений Роспатентом в реестр составляет около 10 дней после вынесения судом решения, так что суд просто «не успеет утвердить мировое соглашение»; данную позицию разделила и Н.А. Кручинина. Как заметил В.А. Химичев, пока стороны будут обращаться в суд по вопросу утверждения мирового соглашения, «Роспатент просто аннулирует регистрацию».

Рассматривая возникающий в связи с этим вопрос о том, возможно ли наложение в данной ситуации судом, рассматривающим обращение сторон по поводу мирового соглашения, какого-либо вре́менного запрета Роспатенту вносить изменения в реестр,- Н.А. Кручинина отметила, что ни предварительные, ни обеспечительные меры по АПК в данном случае, по-видимому, невозможны.

Ещё один довод в пользу того, что утверждение мирового соглашения после вынесения решения судом первой инстанции невозможна, заключается в том, что решения по товарным знакам носят ярко выраженный публичный характер и могут затрагивать интересы широкого круга лиц (В.А. Химичев, М.А. Рожкова). Допустить заключение мирового соглашения после принятия судом решения о прекращении правовой охраны товарного знака — значит допустить произвольное воссоздание товарного знака, который ранее был аннулирован судом, что нельзя считать приемлемым, на что указала А.А. Сироткина.

Вместе с тем утверждение о невозможности заключения мирового соглашения после вступления в законную силу решения суда первой инстанции о прекращении правовой охраны товарного знака требует определённых уточнений. Как отметил В.А. Корнеев, стороны, не удовлетворённые решением суда первой инстанции, при любом подходе всегда могут подать жалобу в суд кассационной инстанции, который уже определённо сможет утвердить мировое соглашение независимо от того, внесены изменения в реестр или нет. Данный подход формально безупречен (рассмотрение в суде кассационной инстанции — это новая стадия судебного разбирательства), и в ходе обсуждения была выработана рекомендация для сторон именно так и поступать при необходимости. А.Г. Зайцева указала на искусственность данного приёма: «Странно, что заключать мировое соглашение нельзя, но если обратиться с жалобой в вышестоящий суд, то можно!». В ответной реплике Н.А. Кручинина пояснила, что данная ситуация связана с тем, что решение суда об утверждении мирового соглашения не может аннулировать предшествующее решение о прекращении правовой охраны, в то время как кассационная инстанция может предшествующее решение отменить.

Второй вопрос, вынесенный на обсуждение, касался пределов, в которых мировое соглашение может учитываться при последующих спорах между теми же сторонами.

В.А. Корнеев напомнил участникам, что в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда от 18 июля 2014 г. № 50 указано: «...Если стороны при заключении мирового соглашения прямо не оговорили в нём иные правовые последствия для соответствующего правоотношения (включающего как основное обязательство... так и дополнительные), такое соглашение сторон означает полное прекращение спора, возникшего из этого правоотношения. В связи с этим выдвижение в суде новых требований из того же правоотношения... не допускается». Возникает вопрос, в какой степени и каким образом данные положения применимы к мировым соглашениям по поводу нарушений в сфере интеллектуальных прав. Пример: пусть истец и ответчик заключили мировое соглашение, в котором ответчик признал факт нарушения интеллектуальных прав истца и гарантировал отсутствие нарушений в будущем. Означает ли это, что истец не может подать второй иск к ответчику с требованием о взыскании компенсации за нарушение со ссылкой на признание ответчиком факта нарушения в мировом соглашении, если вопросы компенсации в мировом соглашении вовсе не затрагивались? Или же указанное мировое соглашение исключает удовлетворение последующих исков?

Данная проблема оказалась весьма дискуссионной.

Прежде всего, участники дискуссии отметили неоднозначность самих норм, содержащихся в п. 15 упомянутого постановления Пленума. В частности, Т.К. Андреева указала, что в указанном пункте постановления Пленума, прежде всего, подчёркивается, что стороны в мировом соглашении могут договориться по всем вопросам, связанным со спорными правоотношениями (а не только по непосредственному предмету судебного спора); именно на это и надо делать акцент. Но в любом случае следует выявлять волю сторон, которые заключали мировое соглашение: «Истолковать договоренность сторон иначе, чем они имели в виду, наверное, неправильно». Поэтому мировое соглашение, в принципе, может разрешать спорные правоотношения лишь в части, даже если это в нём явно и не указано. А.Е. Солохин, напротив, поддержал более формальный подход к толкованию указанных норм: «Если стороны заключают мировое соглашение и там ничего специального не прописывают, значит, пойти истребовать компенсацию за нарушение каких-то своих прав они уже не могут».

В.А. Корнеев, дополняя своё выступление, заметил, что имеются значительные трудности в проведении параллелей между «основными и дополнительными обязательствами» из п. 15 упомянутого постановления Пленума и разнообразными требованиями, связанными с одним и тем же объектом интеллектуальных прав. Например, нетрудно классифицировать требования о выплате основного долга и неустойки как основные и дополнительные. Однако требования о взыскании компенсации, изъятии контрафактного товара признании факта нарушения — все они являются самостоятельными, их нельзя разделить на основные и дополнительные.

Выступавшие указали и на трудности иного рода. Стороны могут иметь различное понимание относительно объёма урегулированных мировым соглашением правоотношений, когда одна сторона полагает, что достигнута договорённость по всем вопросам; другая же считает, что - только по их незначительной части (В.А. Корнеев). Может иметь место и правовая некомпетентность сторон, когда по незнанию или в результате введения в заблуждение в предмет первоначального мирового соглашения не включаются существенные вопросы, в частности вопросы о выплате компенсации за незаконное использование объекта интеллектуальных прав (Е.А. Павлова). Во всех этих случаях встаёт вопрос о том, чьи права и интересы в большей степени требуют защиты. Один возможный вариант, который предложила Е.А. Павлова, — защищать «более слабого»: например, обычный автор художественного произведения, предъявивший требование к юридическому лицу — нарушителю, может не осознавать юридических тонкостей, поэтому заключение между ними мирового соглашения о простой констатации факта нарушения не должно стать препятствием для предъявления автором в будущем требования о выплате компенсации. Другой вариант — исходить из равенства сторон. По замечанию И.В. Лапшиной, нарушителю нет смысла признавать свои ошибки в мировом соглашении, если на этом спор не закончится и последует требование о компенсации; соответственно у сторон должна быть возможность урегулировать свои отношения в мировом соглашении любым образом, каким они захотят — в том числе и путём констатации нарушения без взыскания каких-либо компенсаций. Сходное мнение выразила А.Г. Зайцева, отметившая, что заключение мирового соглашения, как правило, предполагает достижение определённости в отношениях между сторонами, а не предъявление в будущем новых исков. А.Е. Солохин, рассуждая в сходном ключе, отметил, что «если стороны договариваются, делают это добросовестно, они урегулируют спор, и предполагается, что с новыми требованиями они не пойдут».

М.А. Рожкова в своём выступлении отметила, что считать, что заключение мирового соглашения исключает последующее обращение в суд — значит отрицать право на судебную защиту. И если по поводу конкретного правонарушения и заключено мировое соглашение, нельзя считать, что это заведомо исключает удовлетворение любых последующих исковых требований. «Мало ли что в мировом соглашении заключили, может быть, лишь договорились о том, что признают данное нарушение, и всё... Нельзя говорить, что заключение мирового соглашения по одному делу препятствует [удовлетворению] иного требования имущественного характера»,- замечает М.А. Рожкова. Именно суд должен определять содержание мирового соглашения по первому делу и его роль в последующих делах.

Л.А. Новосёлова в продолжение мысли М.А. Рожковой привела ряд примеров.

Можно представить мировое соглашение, в котором стороны констатируют, что факта нарушения не было вовсе. Такое мировое соглашение, разумеется, перекрывает возможность подачи последующих исков по тем же фактам.

Заключение мирового соглашения о применении (или неприменении) одной из мер правовой защиты в норме не должно, по мнению Л.А. Новосёловой, в дальнейшем исключать предъявление требований с иной формой правовой защиты: «С какой стати соглашение об уменьшении размера компенсации может повлиять на право стороны требовать конфискации и уничтожения товара?». Безусловно, стороны могут договориться и о том, что «материальных претензий друг к другу не имеют», но и здесь нужна осторожность. «Является ли требование о конфискации „материальным требованием“?» — задаёт вопрос Л.А. Новосёлова.

Во всех случаях от суда требуется тщательное толкование условий конкретного мирового соглашения и выявление конкретных намерений сторон.

Позиция, изложенная Л.А. Новосёловой, была поддержана многими участниками дискуссии.

В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ЗАСЕДАНИЯ Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам, Председатель Суда Л.А. Новосёлова поблагодарила собравшихся за участие в рабочей группе.