"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 5, сентябрь 2014 г., с. 10-15

Протокол № 4

Состоялось заседание круглого стола (Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам) с использованием систем видеоконференцсвязи на тему: «Проблемы применения положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в судебно-арбитражной практике. Компенсация как способ защиты исключительных прав».

В заседании приняли участие представители Уральского отделения Школы частного права, судьи десяти арбитражных судов.

Члены Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам, присутствовавшие на заседании:

1. Новоселова Людмила Александровна – председатель Суда по интеллектуальным правам — доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

2. Мурзин Дмитрий Витальевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральской государственной юридической академии, член Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном суде Уральского округа

 

Участники:

 

1. Крашенинников Павел Владимирович — депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.

2. Решетникова Ирина Валентиновна — председатель Федерального арбитражного суда Уральского округа.

3. Гонгало Бронислав Мичиславович — руководитель Уральского отделения Российской школы частного права.

4. Соловцов Сергей Николаевич — заместитель председателя Федерального арбитражного суда Уральского округа.

5. Цветкова Светлана Александровна — председатель Арбитражного суда Свердловской области.

6. Голубцов Валерий Геннадьевич — судья 17 Арбитражного апелляционного суда.

7. Назаров Алексей Геннадьевич — старший преподаватель кафедры гражданского права УрГЮА.

8. Судьи 10 арбитражных судов Российской Федерации.

 

Судьи Суда по интеллектуальным правам:

 

1. Данилов Георгий Юрьевич

2. Химичев Виктор Афанасьевич

3. Уколов Сергей Михайлович

4. Рассомагина Наталия Леонидовна

5. Тарасов Николай Николаевич

6. Рогожин Сергей Петрович

7. Погадаев Никита Николаевич

8. Снегур Александр Анатольевич

9. Булгаков Дмитрий Александрович

10. Голофаев Виталий Викторович

 

Заседание открыла Председатель Федерального арбитражного суда Уральского округа И.В. Решетникова. Своим выступлением она представила участников научного консультативного совета. Особенно И.В. Решетниковой было отмечено участие П.В. Крашенинникова получившего накануне звание почетного профессора Уральского Юридического Университета.

П.В. Крашенинников, выступавший вслед за И.В. Решетниковой, рассказал об уникальности процесса работы над ГК РФ, в частности - о принятии IV части ГК РФ. Помимо прочего П.В. Крашенинников отметил особенности создания специализированного Суда по интеллектуальным правам, который профессионально и качественно не только с правовой точки зрения, но и с учетом специфики тех или иных интеллектуальных прав, подлежащих защите, рассматривает соответствующие споры. Было отмечено, что создание такого Суда необходимо как для повышения инвестиционной привлекательности российской экономики, так и эффективности защиты интеллектуальных прав с учетом международных стандартов.

Далее участникам заседания была представлена председатель Суда по интеллектуальным правам - Л.А. Новоселова.

И.В. Решетникова обратила внимание на то, что именно по инициативе Суда, возглавляемого Л.А. Новоселовой, была организована видеоконференция по проблемам применения положений IV части Гражданского кодекса Российской Федерации в судебно-арбитражной практике и о компенсации как способе защиты исключительного права.

Также было отмечено, что Суд по интеллектуальным правам придает большое значение вопросам, возникающим при рассмотрении споров о нарушении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации.

Л.А. Новоселова выразила благодарность выступившим ранее И.В. Решетниковой и П.В.Крашенинникову за поддержку проектов, связанных с вопросами правового регулирования интеллектуальной собственности. Далее Л.А. Новоселова охарактеризовала вопросы, которые выносились на обсуждение в рамках заседания. Условно представленные темы были объединены в два блока: один блок вопросов был посвящен порядку исчисления и взыскания компенсации за нарушения исключительных прав, в частности - за нарушения авторских прав, смежных прав, а также прав на товарные знаки.

Второй блок вопросов был посвящен праву организаций по управлению правами на коллективной основе на взыскание компенсации за нарушения исключительных прав, а также юридической природе договоров доверительного управления интеллектуальными правами.

Председатель Суда по интеллектуальным правам напомнила участникам заседания, что компенсация как специфический способ защиты исключительных прав, предусмотренный для правообладателя, применяется взамен убытков. Было отмечено, что при применении норм о компенсации часто возникают вопросы о расчете причитающейся суммы: в каких случаях и какой вариант исчисления должен быть применен?

Было отмечено, что в практике Суда по интеллектуальным правам уже были прецеденты, когда обсуждались вопросы о размещении на экземплярах товара нескольких товарных знаков. В этом случае Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации высказывался, что размещение каждого товарного знака является самостоятельным нарушением и, следовательно, по каждому такому факту надо самостоятельно начислять компенсацию.

Л.А. Новоселова обратила внимание на позицию Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации при расчете компенсации за нарушение прав на товарный знак: размещение каждого товарного знака правообладателя без соответствующего разрешения является самостоятельным нарушением, и, следовательно, по каждому такому факту размещения может быть взыскана компенсация.

Далее председателем Суда по интеллектуальным правам была предложена для обсуждения ситуация, при которой на экземпляре товара размещено несколько персонажей одного произведения и такие персонажи в качестве товарного знака не зарегистрированы, а являются просто изображением, частью мультфильма правообладателя.

Далее ситуацию было предложено рассмотреть на примере мультфильма «Маша и Медведь», когда при использовании изображений медведей, зайцев, волков, в судебной практике были попытки взыскать компенсацию за каждого используемого персонажа в отдельности.

Л.А. Новоселова предложила аудитории ответить на вопросы: каким образом стоит рассматривать такие требования? Можно ли считать, что компенсация должна исчисляться по каждому персонажу в отдельности, нанесенному на экземпляр товара, либо нужно считать, что в этой ситуации есть один, единый случай нарушение прав? Исходя из этого, стоит считать, что нарушены права на произведение в целом, а, следовательно, расчет компенсации будет основываться на том, что это нарушение прав на одно произведение и не зависит от количества размещенных персонажей.

Д.В. Мурзин предложил свою версию ответов на вопросы, предложенные председателем Суда по интеллектуальным правам. Выбрав в качестве примера взыскания компенсации в случае с «плагиатом», Д.В. Мурзин отметил, что нелогично взыскивать компенсацию за использование каждого абзаца произведения отдельно, когда происходит нарушение авторских прав при использовании произведения в целом. Отметил, что персонаж - часть произведения, соответственно, компенсация должна быть рассчитана в целом за нарушение.

Д.В. Мурзин в свою очередь задался другим вопросом: может ли лицензиат взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав? Он отметил, что в одном из своих совместных Постановлений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации высшие судебные инстанции однозначно указали на то, что только обладатель исключительной лицензии может защищать свои права такими же способами, что и правообладатель. Однако, по мнению выступающего, в таких мерах защиты, как требование о прекращении нарушения, заинтересованы и обладатели неисключительной лицензии.

Д.В. Мурзин отметил, что права должны передаваться только на целое произведение, а не на какую-то его часть; однако в нормативной базе не содержится положений, позволяющих говорить о подобном однозначно.

Авторское право защищает форму; персонаж в литературном произведении, по мнению выступающего, есть только его описание; например, Чебурашка – это абстрактное существо. Что же понимать под охраноспособным объектом авторского права – это тема бесконечных дискуссий. Д.В. Мурзин предложил придерживаться формального пути, т.е. воспринимать персонаж литературного произведения просто – Маша - четыре буквы.

А.Г. Назаров в своем выступлении не согласился с мнением предыдущего оратора и отметил, что право на персонаж все же существует. А.Г. Назаров привел пример с использованием популярных героев (Эраста Фандорина, Чебурашки или Незнайки) в названии произведения. “Будет ли подобный прием вызывать определенный резонанс?” - задался вопросом выступающий. По его мнению, персонаж – это не просто четыре буквы, это - совокупность образов, идей в произведении.

А.Г. Назаров указал, что всегда проще взять известный образ и заработать деньги на нем, чем создавать свой персонаж с нуля - интересный, необычный, запоминающийся. По мнению А.Г. Назарова, право на персонаж можно и передавать, если автор, который уже не занимается творчеством, готов передать возможность другому автору творить мир, придуманный им («Мир Полудня братьев Стругацких), т.е. определенный фантастический мир, совокупность образов, где жили определенные персонажи, мир «победившего коммунизма». В ходе выступления отмечено, что с точки зрения авторского права вполне уместно заключать лицензионный (или другой) договор, по которому передавать право использования этих персонажей другим лицам. Однако в ключе передачи прав на использование персонажа стоит задуматься о возможных злоупотреблениях правообладателями при предъявлении исков о взыскании компенсации в установленных частью IV ГК РФ пределах.

Л.А. Новоселова в заключение обсуждений первого блока вопросов озвучила сложившуюся позицию Суда по интеллектуальным правам в свете обсуждаемой темы.

В частности, когда речь идет об использовании нескольких персонажей произведения на одной единице товара, Суд исходит из того, что это единое нарушение. Речь идет о нарушении права на произведение, в этом случае компенсация должна рассчитываться исходя из того обстоятельства, что это одно нарушение.

Л.А. Новоселова предложила обсудить еще одну ситуацию, когда в качестве авторов выступает несколько лиц, т.е. имеет место нераздельное соавторство; либо когда речь идет о защите смежных прав, права на исполнение, например, у нескольких исполнителей.

Председатель Суда по интеллектуальным правам отметила случай, когда в качестве искового требования была предъявлена компенсация по каждому исполнителю в отдельности. Но в данном случае позиция Суда заключается в том, что количество авторов, соавторов, исполнителей не имеет значения. Произведение - единое, соответственно нарушение одно, т.е. компенсация взыскивается за один факт нарушения. Участникам заседания было предложено утвердить указанную выше позицию при рассмотрении подобных дел, с чем согласились судьи арбитражных судов, участвующих в видеоконференции.

Д.В. Мурзин, ссылаясь на монографию Делии Липцик (Delia Lipszyc), также отметил, что в зарубежном законодательстве вопрос взыскания компенсации по подобным делам не решен однозначно, однако общая закономерность прослеживается, при которой считается, что если используется одно произведение, то соответственно стоит рассматривать факт одного нарушения.

Л.А. Новоселова предложила перейти к обсуждению следующего вопроса о возможности перехода от одного способа расчета компенсации к другому.

Она пояснила, что в законе предусмотрено два варианта расчета компенсации: первый – это в твердой сумме (от 10 тысяч до 5 миллионов рублей); второй - исчисление в зависимости от стоимости товаров, на которых незаконно нанесен товарный знак либо соответственно объект авторского права, если использован персонаж. Было отмечено, что в практике Суда по интеллектуальным правам имеют место случаи, когда компенсация предъявляется неоднократно к одному и тому же субъекту, реализующему товар с такого рода обозначениями.

Суд по интеллектуальным правам придерживается точки зрения, согласно которой, если истец выбирает первый способ компенсации, то он уже не может снова обращаться в суд по поводу нарушения прав в отношении той же партии товара к тому же ответчику. В данном случае может иметь место злоупотребление, при котором истец многократно обращается в суд за минимальной компенсацией за каждую единицу товара в размере 10 тысяч рублей, когда двукратная стоимость товара гораздо ниже. Если заявитель выбирает первый вид компенсации, то суд должен исходить из того, что нарушение права было произведено в отношении всей продукции и ему необходимо установить размер ущерба, руководствуясь этим. В то же время выплата двукратной стоимости товаров и должна применяться для каждого конкретного случая нарушения исключительных прав. Суд исходит из того, что выбор способа компенсации не может значительно влиять на ее размер.

В Суде по интеллектуальным правам уже складывается практика по такой категории дел, что было отмечено председателем суда. Также Л.А. Новоселовой было предложено придерживаться изложенной позиции при рассмотрении схожих споров.

С.Н. Соловцов отметил, что этот вопрос поднимался в Федеральном арбитражном суде Уральского округа, поддержал точку зрения Суда по интеллектуальным правам и указал на то, что выработанные доводы являются обоснованными.

Судьи, участвующих в видеоконференции, согласились с указанными высказываниями.

Далее был предложен к обсуждению вопрос относительно товарных знаков, в частности был приведен пример, когда несколько различных товарных знаков одного правообладателя нанесены на один объект. Стоит ли считать размещение таких товарных знаков как несколько самостоятельных нарушений; а значит, исчисление компенсации должно происходить исходя из количества товарных знаков, нанесенных на единицу товара, или нет? В практике возникают ситуации, когда наносятся аналогичные либо тождественные товарные знаки одного правообладателя на единицу товара. Например, если несколько товарных знаков Coca-Cola в разных вариантах нанесены на товар, - стоит ли рассматривать это как одно или как совокупность нарушений? Если обратить внимание на практику Президиума ВАС, то можно сделать вывод: поскольку в данном случае неправомерно используется несколько товарных знаков, - даже несмотря на то, что они могут являться аналогичными либо тождественными, имеет место множественность нарушений.

Л.А. Новоселова указала на то, что в Суде по интеллектуальным правам существует различная практика в отношении подобного рода споров.

Л.А. Новоселова предложила обратить внимание на следующий блок вопросов, касающихся договоров, на основании которых действуют организации и которые являются основанием для предъявления требований.

Было отмечено, что вопрос в справке частично содержит ответ: если предоставлена исключительная лицензия, у лицензиата есть право предъявлять требования в защиту переданного ему исключительного права, и это прямо предусмотрено законом. Возможно, здесь могут появиться затруднения, что даже исключительная лицензия может быть предоставлена на какой-то определенный вариант использования произведения, в зависимости от способа и так далее. И, конечно, из формулировки вопроса вытекает, что только если нарушение связано с использованием вот таким способом, на который предоставлена исключительная лицензия, можно говорить о нарушении прав данного лицензиара и давать ему право на компенсацию. Очевидно, это вытекает из самой природы отношений, т.е. теми правами, которыми наделен лицензиат, эти права он и может защищать.

Более сложная ситуация возникает в случае с так называемыми договорами доверительного управления. Л.А. Новоселова указала на то, что во II части ГК РФ общие положения об обязательствах содержат нормы доверительного управления. В числе объектов, которые могут переданы в доверительное управление, указаны в том числе исключительные права в IV части ГК РФ по интеллектуальной собственности порядок передачи которых строго регламентирован: либо права отчуждаются, либо речь идет о лицензионном договоре того или иного вида. Договора на доверительное управление в IV части нет, соответственно возникает вопрос: как соотносится положение о договоре доверительного управления с положениями, которые содержатся в IV части ГК, где перечислены варианты по передаче исключительных прав на тот или иной объект?

Поскольку иногда стороны называют договором на доверительное управление соглашение о предоставлении исключительных прав, то и условия формулируются как в договоре на доверительное управление. В этой связи возникает следующий вопрос: в соответствии с подобной договорной конструкцией, без указания в договоре возможности нарушенных прав, кто имеет право на предъявления искового требования о взыскании компенсации?

Д.В. Мурзин отметил, что договор доверительного управления интеллектуальными правами в сфере авторского права и права на товарные знаки - разные вещи. Ведь если нет регистрации права (в частности, было отмечено, что в промышленной собственности все простроено на регистрации), договор доверительного управления товарными знаками просто не будет никем учитываться, потому что в соответствующих реестрах это не будет никак отражено. Также Д.В. Мурзин задался вопросом: а подлежит ли соответствующей отметке в государственном реестре право доверительного управляющего недвижимостью? Насколько известно, соответствующее право не подлежит регистрации. По мнению выступающего, доверительное не создает никаких прав и обязанностей для третьих лиц, однако исходя из общей концепции действует между сторонами, несмотря на отсутствие регистрации.

Относительно авторского права было отмечено, что проводить аналогию нельзя, но подобная точка зрения имеет право на существование.

По мнению Д.В. Мурзина, в сфере прав, не требующих госрегистрации (авторских прав), договор доверительного управления можно признавать, но тогда его нужно рассматривать как лицензионный с учетом как раз тех требований, которые к нему предъявляются. И в некоторых случаях, когда договор доверительного управления заключается в силу закона (наследственные правоотношения), нотариус, принимая в управление имущество, принимает и исключительные права.

Л.А. Новоселова обратила внимание участников заседания на условия договора. При таком подходе можно сделать вывод о том, что это либо договор, предусматривающий предоставление прав на основе исключительной лицензии, либо на условиях неисключительной лицензии.

Если речь идет о варианте передачи прав доверительному управляющему, притом что иным лицам права не передаются, то доверительный управляющий как лицо, которому переданы исключительные права, может и осуществлять защиту этих прав. Если подразумевается передача по неисключительной лицензии, то такого права у него соответственно нет.

Основа всего – это условия договора, на каких основаниях передано (когда речь идет об авторском праве) право на объекты авторского права, потому что по товарным знакам, если договор не зарегистрирован, то он с точки зрения третьих лиц никакого значения, и значит, и прав на защиту не имеет. Особо отмечена актуальность данного вопроса и необходимость его решения на законодательном уровне.  

 

На взгляд Л.А. Новоселовой, возможно, законодатель, включая конструкцию договора доверительного управления исключительными правами, имел в виду создание какой-то определенной специфической конструкции.

В частности, обсуждался вопрос по презумпциям – если в договоре не предусмотрено иначе, считается, что права предоставлены на условиях неисключительной лицензии. А по договору доверительного управления права передаются для того, чтобы осуществлялись все права, которые переданы; и конструкция доверительного управления сама по себе исходит из того, что «я тебе перепоручаю делать все, что делал бы я, если бы не было договора на доверительное управление». Было даже предложение в рамках договора на доверительное управление исходить из обратной презумпции: права переданы на условиях исключительной лицензии, если прямо не предусмотрено иное. Но такая точка зрения не была высказана, так как в законе нет оснований для этого.

В Суде по интеллектуальным правам решили, что лучше действовать в соответствии с ГК РФ, т.е. сохранить презумпцию, обозначенную в ГК РФ.

Л.А. Новоселова предложила к обсуждению о природе договоров, в которых содержатся элементы всех возможных существующих конструкций.    

Отмечено, что иногда стороны называют подписываемый ими документ договором доверительного управления, включают туда условия, свидетельствующие об этом; но при этом такой документ может содержать явные условия лицензионных договоров; и одновременно один из субъектов может являться еще и стороной по договору на коллективное управление правами.

 

Как классифицировать подобного рода договоры?

Л.А. Новоселова отметила, что Суд по интеллектуальным правам исходит из того, что надо определять природу договора и решать вопрос о том, есть или нет право на компенсацию. В зависимости от вида договора определяется, действителен он или недействителен, передано право или не передано, включено оно в состав правомочий или не включено.

Судьи других судов поддержали высказанную позицию Суда по интеллектуальным правам.

Л.А. Новоселова отметила, что при рассмотрении споров Суд по интеллектуальным правам заинтересовала следующая проблема, требующая решения: если предоставлено только право на сбор вознаграждения, то в этом случае можно ли считать, что автоматически передано право на предъявление исков о взысканиях компенсации.

Д.В. Мурзин отметил, что Справка, подготовленная специально для заседания Научно - консультативного совета, подталкивает к единственно верному ответу - это разные права.

 

На этом обсуждение вопросов, обозначенных в Справке, было закончено.

Л.А. Новоселова ответила на некоторые вопросы присутствующих.

В заключение председатель Федерального арбитражного суда Уральского округа И.В. Решетникова поблагодарила всех за участие в заседании и дискуссиях, а также за интересные выступления.