Заседание Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам (далее – НКС) прошло в онлайн-формате на платформе Microsoft Teams.

На обсуждение были вынесены вопросы, связанные с определением формы в составе объемных товарных знаков. Данные вопросы совместно с Обзором практики Суда по интеллектуальным правам и Обзором подходов в праве Европейского Союза (ЕС) (далее – материалы) были предварительно направлены всем участникам заседания, а также опубликованы на сайте Журнала Суда по интеллектуальным правам.

В заседании приняли участие члены НКС, представители Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), преподаватели и сотрудники кафедр ведущих высших учебных заведений страны, представители общественных организаций, а также практикующие юристы.

Письменные заключения по поставленным к заседанию вопросам представили:

Бахтиозина Александра Талгатовна – юрист практики государственного регулирования, интеллектуальной собственности, медиа и технологий компании Hogan Lovells CIS и Киселева Екатерина Алексеевна – стажер практики государственного регулирования, интеллектуальной собственности, медиа и технологий компании Hogan Lovells CIS;

Бутенко Светлана Викторовна – кандидат юридических наук, патентный поверенный Российской Федерации, ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра «Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права» Юридического института Национального исследовательского Томского государственного университета, заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «Агентство интеллектуальной собственности «Бутенко и партнеры»;

Войниканис Елена Анатольевна – кандидат философских наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института права и развития ВШЭ – Сколково, член Международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;

Зуйков Сергей Анатольевич – патентный поверенный, руководитель Рабочей группы по совершенствованию законодательства по интеллектуальной собственности и правоприменительной практики Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Лазарев Яков Олегович – кандидат юридических наук, старший консультант юридической компании «Каменская & Партнеры»;

Нюняев Вадим Олегович – кандидат юридических наук, ПАО «Газпром Нефть»;

Павлова Елена Александровна – кандидат юридических наук, начальник отдела законодательства об интеллектуальных правах, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, член Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства;

Рабец Анна Петровна – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса Юридической школы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ);

Юристы общества с ограниченной ответственностью «АА1913».

В заседании НКС приняли участие:

Новоселова Людмила Александровна – доктор юридических наук, профессор, председатель Суда по интеллектуальным правам, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Алексеева Ольга Ленаровна – кандидат юридических наук, начальник Центра мониторинга качества ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности»;

Бутенко Светлана Викторовна;

Васильева Елена Николаевна – кандидат юридических наук, профессор кафедры гражданского и предпринимательского права Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, доцент кафедры интеллектуальных прав Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Войниканис Елена Анатольевна;

Галковская Виктория Геннадьевна – заместитель руководителя Роспатента;

Горохов Павел Евгеньевич – патентный поверенный, партнер юридической компании «Baker & McKenzie CIS»;

Залесов Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, патентный поверенный, адвокат, управляющий партнер патентно-правовой фирмы «А. Залесов и партнеры»;

Зуйков Сергей Анатольевич;

Калятин Виталий Олегович – кандидат юридических наук, профессор Российской школы частного права, главный юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО;

Кратюк Алексей Викторович – патентный поверенный, партнер и начальник отдела товарных знаков юридической фирмы «Городисский и Партнеры»;

Павлова Елена Александровна;

Тиллинг Екатерина Михайловна – адвокат, партнер и руководитель практики интеллектуальной собственности юридической компании «Eversheds Sutherland»;

Христофоров Александр Анатольевич – адвокат, патентный поверенный, президент МОО «Палата патентных поверенных», партнер юридической компании «Gowling Lafleur Henderson LLP».

Заседание открыла председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Александровна Новоселова, пояснив, что на обсуждение вынесен узкий вопрос, который вызвал тем не менее большой интерес среди специалистов в области правовой охраны товарных знаков. Это показали предварительное обсуждение и письменные мнения, которые были представлены в большом количестве членами НКС и иными лицами. Л.А. Новоселова предложила перейти к обсуждению поставленных вопросов, чтобы рассмотреть подходы к предоставлению правовой охраны объемным товарным знакам, и прежде всего вопросов, связанных с применением положений подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), которые возникли в практике Суда по интеллектуальным правам.

Л.А. Новоселова озвучила первый вопрос: можно ли определять форму товара (подпункт 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ) исключительно как внешний контур изделия (совокупность линий и контуров, которые определяют границы соответствующего товара в пространстве)? Можно ли при анализе формы товара и ее элементов учитывать Международную классификацию изобразительных элементов товарных знаков (если да, то в каком объеме)?

Л.А. Новоселова отметила, что при ответе на вторую часть вопроса следует понимать, что эта Международная классификация изобразительных элементов товарных знаков (учреждена Соглашением, подписанным в Вене 12.06.1973, далее – Международная классификация, Венское соглашение) как правовой акт не применяется, но в рамках обсуждения предлагается выяснить, применимы ли к вопросу об охране объемных товарных знаков те методологические подходы, на которых она основана.

Первым слово предоставили Алексею Викторовичу Кратюку. Он отметил, что первый вопрос, связанный с определением формы товара, формы изделия, формы объекта, является действительно очень серьезным. По мнению А.В. Кратюка и его коллег, не совсем справедливо сводить понятие формы товара или изделия исключительно к определенным контурным или габаритным характеристикам, поскольку форма – это достаточно сложный объект, который, помимо контурных или габаритных характеристик, включает и дополнительные элементы, связанные с самим исполнением этой формы, т.е. поверхности объекта, изделия, товара. Среди дополнительных элементов можно назвать текстуру и фактуру, рельефность, возможную гравировку, элементы художественно-декоративного оформления, в частности рисунки, которые наносятся на поверхность товара, изделия или упаковки. По мнению А.В. Кратюка, эти элементы, безусловно, должны учитываться, так как они оказывают существенное влияние на восприятие объекта в целом и вносят значительный вклад в формирование различительной способности этого объекта в целом. В связи с этим сводить определение понятия формы изделия, товара исключительно к габаритным характеристикам представляется не совсем правильным. А.В. Кратюк также обратил внимание на то, что указанные элементы, которые возможно присутствуют на самом товаре либо на упаковке, могут быть неразрывно связаны с самой формой изделия или быть неотъемлемым элементом этой формы. Это отражено в судебной практике по делам, связанным с объемными товарными знакам, в частности в деле «Ушастый Нянь»1, в котором рассматривалась форма упаковки для стирального порошка, или в деле о бутылке шампанского с лентой посередине2, которое было приведено в материалах, предоставленных к обсуждению. Несмотря на то что форма является сама по себе типовой, эти элементы делают объект ценным и охраноспособным и должны безусловно учитываться.

Вслед за предложением Л.А. Новоселовой уточнить определение формы А.В. Кратюк выразил мнение о том, что рельеф на поверхности объекта составляет неотъемлемый элемент формы, но следует учитывать и дополнительные элементы, например художественно-декоративное оформление. Так, в отношении такого объекта, как упаковка, на поверхность которой нанесен рисунок, не следует отдельно рассматривать упаковку и отдельно рисунок. Эти элементы составляют единое целое.

Л.А. Новоселова предположила, что в данной ситуации усматривается комбинаторность, объединение разных средств индивидуализации одновременно, т.е. вариант, который тоже предусмотрен на практике. Л.А. Новоселова поставила вопрос: зачем подводить декоративные элементы, которые не относятся к контуру, под понятие формы, если можно их учесть самостоятельно как изобразительные элементы?

А.В. Кратюк отметил, что в данном случае совместное рассмотрение допустимо, если прослеживается четкая и сильная связь между декоративным оформлением и самой формой изделия. Следует обратить внимание на то, что потребитель, который приходит в магазин или на рынок и выбирает товар, не разделяет объект на отдельно составляющие его элементы, а рассматривает этот объект в целом. Следовательно, и анализировать этот объект имеет смысл в комплексном исполнении с учетом всех дополнительных элементов. Потребитель в первую очередь обращает внимание на рисунки, графические мотивы, которые нанесены на поверхность товара. Оригинальное графическое оформление товара – это, как правило, визуально активные доминантные элементы, графические элементы, которые бросаются в глаза, на которые в первую очередь акцентируется внимание потребителя на рынке. Безусловно, эти элементы в значительной степени определяют визуальный образ изделия и способны индивидуализировать товар.

По мнению Л.А. Новоселовой, высказанная позиция несколько расширяет предмет обсуждения. Основным предметом обсуждения является не возможность или невозможность индивидуализировать товар, а применительно к понятию объемного товарного знака определить: какому объекту может быть предоставлена охрана, на что обращать внимание, когда речь идет об объемном товарном знаке. Конечно, в конкретных ситуациях речь может идти о комбинации различных элементов, о том, что они вместе производят какое-то впечатление, но представляется, что к форме товара и к форме части товара рисунок вряд ли может иметь отношение.

Слово было предоставлено Александру Анатольевичу Христофорову, который предложил отделить вопрос о том, что является формой, от вопроса о том, что может учитываться для предоставления охраны объемному товарному знаку.

По его мнению, по первому вопросу нет оснований слишком сильно расширять понятие формы, поскольку ясно, что узоры, наклейки, цвет, если они не занимают своего собственного места в пространстве, а являются сугубо плоскими, являются не элементами формы, а такими элементами, как рисунок и цвет. По-иному обстоит дело, если рисунки сделаны в форме мозаики или выступа.

Необходимо разграничить возможные элементы обозначения: форма, рисунок, цвет и символы. В отдельных случаях эти категории могут совпадать. Например, если символ объемный, он может одновременно быть элементом формы, но в общем случае это все-таки разные элементы. Такое разграничение позволяет определить, что форма – это форма, а узор, наклейка или цвет, если они не занимают собственного места в пространстве, – это все-таки рисунок или цвет.

А.А. Христофоров также предложил остановиться на слове «внешний», который фигурировал в вопросе («внешний контур»). Так, к форме должны относиться и внутренние элементы товара, которые обозреваются при приобретении или нормальной эксплуатации, например утолщение донышка у бутылки для вина, которое выступает во внутреннюю сторону. Нет оснований исключать этот элемент из рассмотрения, тем более что это ни цвет, ни рисунок, ни символ.

А.А. Христофоров полагает, что при рассмотрении вопроса о том, что следует учитывать при предоставлении охраны объемному товарному знаку, неправильно останавливаться на объеме: должны или могут учитываться по желанию заявителя (если он считает, что это существенно для него) все элементы (и узоры, и цвет, и рисунок). Такая ситуация отличается от правил, применимых к промышленным образцам.

Позицию А.А. Христофорова полностью поддержал Павел Евгеньевич Горохов. Он добавил, что следует определиться с понятиями: объемный товарный знак отличается от словесного знака и от изобразительного знака, это разные категории. Комбинация объемного и словесного знака определяется как комбинированный товарный знак, а не как словесный или изобразительный товарный знак. В случае комбинации объемного знака и этикетки или узора неправильно называть получившийся знак просто объемным, поскольку это тоже комбинированный знак, состоящий из объемного и из изобразительного элементов. Соответственно, мы рассматриваем именно форму товара и словесный элемент не как часть формы товара, а как отдельный элемент этого товарного знака, если только этот элемент, как верно отметил А.А. Христофоров, не является также объемным. Например, изображение мишки – картинка, но если мишка выполнен как объемная форма на бутылке, то он будет уже составлять форму этой бутылки.

Л.А. Новоселова отметила важность замечания А.А. Христофорова по поводу внешнего контура. Данный контур предполагает и такие варианты элементов, которые находятся внутри изделия. С точки зрения описания такой элемент может приравниваться к внешнему контуру. Так, если бутылка содержит внутри стеклянную объемную фигуру, этот элемент описывается в составе внешнего контура изделия. Это уточнение представляется важным, так как не стоит сужать форму до элементов, которые находятся исключительно снаружи соответствующего изделия.

Елена Александровна Павлова попросила уточнить предмет обсуждения с учетом того, что вопросы в подготовительных материалах были сформулированы в отношении подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. При этом обсуждение охватывает объемный знак в целом, что является другим аспектом данной темы.

Л.А. Новоселова уточнила, что обсуждение должно концентрироваться на поставленном вопросе, но, поскольку в ходе обсуждения участники считают необходимым озвучить и другие вопросы, дискуссию не следует останавливать.

В связи с этим Е.А. Павлова подчеркнула, что в отношении объемных знаков возникает множество проблем и вопрос о том, что не подлежит охране, – одна из них. В подпункте 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ установлены границы, за пределами которых некие объекты вообще не рассматриваются.

Л.А. Новоселова обратила внимание участников на вторую часть вопроса, касающуюся Международной классификации изобразительных элементов товарных знаков.

По мнению А.А. Христофорова, Международная классификация имеет значение в основном для поиска, а не для анализа различительной способности или сходства обозначений. Он допустил, что из нее можно взять отдельные методологические моменты и учитывать их при анализе сходства обозначений или различительной способности. Вместе с тем он подчеркнул, что это представляется довольно трудным и вряд ли может играть большую роль в анализе обозначения. К Международной классификации необходимо относиться не более, чем к вспомогательному элементу.

Е.А. Павлова обратила внимание на ранее направленный письменный ответ и резюмировала основные тезисы. По первому вопросу она указала, что форма – это контур, хотя обыватель воспринимает форму, скорее, как объем. По второму вопросу – о Международной классификации – Е.А. Павлова поддержала мнение А.А. Христофорова.

Далее слово было предоставлено Светлане Викторовне Бутенко, которая предварительно отметила, что объемные товарные знаки ставят перед специалистами колоссальное количество доктринальных вопросов, в том числе вопросы о пересекающейся правовой охране с промышленными образцами, о том, каким образом надлежит отказывать в регистрации очевидно неразличительных форм. На ее взгляд, очень правильно ставить вопрос о том, что подразумевается под формой. С.В. Бутенко соглашается с предыдущими участниками обсуждения в том, что форма – это внешний контур. Само понятие формы, с точки зрения философии и логики, – это то, что отграничивает объект от внешнего мира и от внутреннего содержания.

Что касается Венского соглашения, С.В. Бутенко поддержала возможность его факультативного применения. При этом она отметила, что в случае с промышленными образцами и с товарными знаками вербализация определенных признаков формы очевидно затруднена. Именно поэтому законодатель отказался от идеи перечня существенных признаков в праве промышленных образцов. Сложно определить, чем в данном вопросе поможет Венское соглашение, но как альтернативный инструмент его использовать можно.

Екатерина Михайловна Тиллинг отметила, что в связи с тем, что к Венскому соглашению Россия не присоединилась, его применение может быть только факультативным. При этом Е.М. Тиллинг подчеркивает один существенный недостаток Венского соглашения: предусмотренные им категории изобразительных элементов не отличают объемные изображения от плоских.

В дополнение Е.М. Тиллинг предложила обсудить разницу между объемным товарным знаком и позиционным товарным знаком. Она полагает, что при рассмотрении вопроса исключений из правовой охраны элементов объемного товарного знака следует перенестись в плоскость позиционных товарных знаков, в которой можно говорить в чистом виде о контурах товара и о позиционировании каких-то элементов, которые обладают самостоятельной правовой охраной. По мнению участницы заседания, не следует упускать из вида инструмент позиционного товарного знака.

Слово было передано Алексею Владимировичу Залесову. Он отметил особую трудность, которую необходимо преодолеть, чтобы выразить внешний вид, особенно в части объема. По мнению А.В. Залесова, определение «формы», которое сконцентрировано на словах «контур» и «внешний контур», усложняет задачу. В связи с этим, учитывая необходимость выражения мысли словами, А.В. Залесов внес предложение включить в рассматриваемое определение понятие «визуально воспринимаемый контур изделия» и, хотя это может быть излишним, уточнить – «изделия или его элементов». А.В. Залесов приводит пример объемного товарного знака, который был заявлен и зарегистрирован в форме прозрачной упаковки с расположенными в ней драже «Тик-так» без надписи или колористических решений. С точки зрения исключительно внешнего контура это обозначение представляет собой простой параллелепипед, который, действительно, вызывает сомнения в отношении охраноспособности. Если же описать этот товарный знак как «визуально воспринимаемый контур», включая то, что находится внутри и видно потребителю, то, конечно, оригинальность данной упаковки, т.е. всего обозначения, сомнений не вызывает.

Далее Елена Николаевна Васильева выразила сомнение в правильности использования понятия «внешний контур», которое с точки зрения планиметрии и геометрии отсылает не только к трехмерному, но и к двухмерному пространству. В связи с этим в определении формы следует уточнить, что применительно к объемным товарным знакам «контур» воспринимается в трехмерном измерении.

Л.А. Новоселова не согласилась с Е.Н. Васильевой, пояснив, что внешний контур определяет как плоскостную, так и объемную фигуру. Л.А. Новоселова обращает внимание на расшифровку, которая находится в скобках в заданном вопросе: «совокупность линий и контуров, которые определяют границы соответствующего товара в пространстве».

Далее слово было предоставлено Сергею Анатольевичу Зуйкову. Он отметил, что в первую очередь члены Рабочей группы по совершенствованию законодательства по интеллектуальной собственности и правоприменительной практики Торгово-промышленной палаты Российской Федерации хотели бы обратить внимание на глобальную проблему, с которой они сталкиваются в течение последних 10-15 лет при регистрации объемных товарных знаков в Роспатенте. В большинстве случаев (95% случаев и более) Роспатент публикует не все проекции объемных товарных знаков, а всего лишь одну, тогда как правовая охрана ограничена тем, что опубликовано. Представляется, что следует решать эту проблему до вопроса определения объема.

Л.А. Новоселова указала, что из письменного мнения Рабочей группы следует, что названная проблема действительно важна, поскольку существующая практика не позволяет выявить объем правовой охраны, который предоставлен обозначению. Один из примеров, приведенных в подготовительном материале, касается проекции бутылки, по которой очевидно, что она выглядит как обычный овальный предмет, а на самом деле ее форма представляет собой параллелепипед. Поскольку это иной необычный объект, в данном случае вопрос должен решаться исходя из совершенно других параметров предоставления охраны.

Е.А. Павлова выразила поддержку А.В. Залесову в отношении его идеи о «визуальном восприятии». Она полагает, что форма воспринимается как объем, следовательно, корректно говорить о внешнем контуре. Внутри объекта может тоже находиться какая-то форма, и, если она обозреваема, она тоже воспринимается и подлежит охране. Следует рассматривать как форму сочетание видимых форм, находящихся снаружи и внутри, например округлую прозрачную внешнюю поверхность бутылки с ребристой внутренней поверхностью. Е.А. Павлова поддерживает необходимость ввести элемент визуальности в определение формы.

<Из письменных мнений лиц, не участвовавших в заседании, следует общее согласие с предложенным в первом вопросе определением формы товара3, а также с допустимостью факультативного применения Международной классификации для выполнения технических операций. По мнению Анны Петровны Рабец, указанное «узкое» определение вытекает из подзаконных актов4. Во-первых, заявляемые объемные обозначения представляются в виде изображения общего вида обозначения (схематического, фотографического и т.д.). Во-вторых, в вышеуказанных документах проводится различие между объемными обозначениями и расположенными на них элементами в виде словесных, изобразительных обозначений, а также этикеток5. Обозначение, представляющее собой стандартную форму товара или его упаковки, может быть зарегистрировано как объемный товарный знак с исключением из правовой охраны формы такой упаковки, если на нем имеются охраноспособные словесные, изобразительные элементы или их композиция, доминирующие над формой товара в силу пространственного расположения.strong>

Вадим Олегович Нюняев согласен с представленным определением и уточняет, что значение терминов в праве необходимо определять с учетом предмета регулирования соответствующего правового института.

Яков Олегович Лазарев, также соглашаясь с этим определением, предлагает дополнить его конструкцией «включая какой-либо внешний узор или орнамент».

В своем коллективном мнении юристы ООО «АА1913» подтверждают, что данное определение единственно верное, в том числе поскольку различные элементы комбинированного обозначения (форма товара, графические элементы, цвет и т.д.) будут оказывать самостоятельное влияние на среднего потребителя, следовательно, по-разному влияют на формирование различительной способности.

В отношении второй части вопроса, из письменных мнений следует, что применение Международной классификации возможно, но оно должно носить исключительно технический характер (В.О. Нюняев), т.е. использоваться в объеме, необходимом для идентификации изобразительных элементов (Я.О. Лазарев). На взгляд А.П. Рабец, соглашение, учредившее Международную классификацию, может учитываться при предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарным знакам по международной регистрации, если речь идет о заявителях из государств–участников рассматриваемого Соглашения. Это укладывается в обязанности государств в рамках Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года. Юристы ООО «АА1913» также поддержали идею применения Международной классификации для выполнения технических задач, свойственных проводимому на стадии регистрации товарного знака поиску, например для обнаружения всех уже зарегистрированных товарных знаков с элементами сходной формы. При таком применении Международная классификация выступает не как нормативный инструмент, а как каталог данных, собранных по данной тематике. Юристы также выразили надежду на то, что будет предоставлена возможность самостоятельного патентного поиска по российским знакам и заявкам с применением Международной классификации, что положительно повлияет на прозрачность и ожидаемость результатов принимаемый по заявкам решениям.

Л.А. Новоселова подвела итог обсуждения, констатировав, что приглашенные специалисты преимущественно согласились с тем, что под формой необходимо понимать внешний контур изделия. Л.А. Новоселова также поддержала озвученную участниками позицию, согласно которой необходимо говорить о визуально воспринимаемом контуре. Л.А. Новоселова предложила дополнительно проработать определение, чтобы найти четкую формулировку, в которой будет отражено последнее уточнение.

По поводу Международной классификации изобразительных элементов товарных знаков Л.А. Новоселова указала, что она является справочным материалом, который можно использовать исключительно факультативно, для выстраивания рядов при поиске обозначений. Иных мнений в отношении Международной классификации высказано не было.

Поскольку в ходе обсуждения определения формы товара был затронут четвертый вопрос, Л.А. Новоселова предложила перейти к его обсуждению: могут ли узоры, наклейки, цвет, наложенные на товар, рассматриваться как элемент формы товара?

Из письменных мнений лиц, не присутствовавших на заседании, следует общее согласие с тем, что названные элементы не могут быть признаны элементами формы товара. Исходя из «узкого» подхода к пониманию формы товара в своем письменном мнении А.П. Рабец пришла к выводу, что узор, наклейка, наложенные на товар, следует рассматривать как самостоятельные элементы обозначений (изобразительные), влияющие на охраноспособность товарного знака. В свою очередь, вопрос, связанный с цветом, наложенным на товар, будет зависеть от конкретной ситуации, но в целом он может повлиять на различительную способность формы товара.

Мнение о том, что названные элементы не могут быть признаны элементами формы высказали и юристы ООО «АА1913», поскольку такой подход связан с восприятием обозначения потребителем. К анализу обозначений, где к форме добавлены иные элементы, необходимо применять правила оценки комбинированных обозначений.

Схожего мнения придерживается в своем письменном мнении В.О. Нюняев, поскольку форма товара представляет собой только его пространственные характеристики.

Я.О. Лазарев отметил, что следует дифференцировать рельефный узор от иных элементов, а также что форма и цвет являются отдельными характеристиками обозначения, которые не следует смешивать ввиду того, что они относятся к разным уровням восприятия.

В отношении того, как потребители воспринимают товары, Александра Талгатовна Бахтиозина и Екатерина Алексеевна Киселева отметили, что вследствие изменений условий торговли и перехода к самообслуживанию в восприятии потребителя на первый план выходят оболочка и цветовое сочетание, нанесенные на товар, а не словесное обозначение или логотип, которые потребитель имеет возможность озвучить продавцу.

В ходе заседания С.В. Бутенко пояснила, что проблема с объемными товарными знаками заключается в том, что за последние 10 лет все промышленные образцы мигрировали в право товарных знаков. В связи с этим С.В. Бутенко сослалась на мнение представителей Роспатента. У заявителей велик соблазн взять какую-нибудь стандартную форму, присоединить к ней какую-нибудь наклейку и, позиционируя комбинационное обозначение, получить монополию. С.В. Бутенко уточняет, что говорит о монополии, поскольку у правообладателя возникает возможность контролировать попадание прямых конкурентов на рынок, что, возможно, не совсем справедливо. Поскольку участники обсуждения солидаризовались с тем, что необходимо говорить о визуализируемой внешней форме, С.В. Бутенко отмечает, что наклейки и любые элементы, которые однозначно не воспринимаются как трехмерные, должны указывать на то, что объектом рассмотрения является не просто объемный знак, а комбинированный знак с нанесенным дополнительным изобразительным элементом.

С.В. Бутенко дополнила, что следует исключить те трехмерные элементы, которые занимают пропорционально несущественную позицию в композиции, как, например, объемная гравировка в 3 мм на огромной бутылке. Присутствие плоскостных элементов говорит о том, что обозначение является комбинированным, и оценка охраноспособности должна вестись в отношении формы самой по себе. Не следует забывать, что заявитель не лишен возможности заявить соответствующие паттерны, орнаменты в качестве обозначений изобразительных.

Л.А. Новоселова спросила С.В. Бутенко, согласна ли она, что ее дополнение о том, что трехмерность бывает разной, хорошо сочетается с принятым ранее уточнением о визуальном определении формы товара. Если предположить, что есть гравировка, которая с точки зрения потребителя не воспринимается как объемная, т.е. как внешний контур, то высока вероятность, что эта гравировка не относится к форме, так как является фактически плоскостной. Такое уточнение позволяет ответить на вопрос о том, что из трехмерных объемов относить к форме и что не относить.

С.В. Бутенко согласилась с Л.А. Новоселовой и отметила, что то, о чем говорили вначале коллеги из юридической фирмы «Городисский и партнеры», относится к комбинированному товарному знаку, а не к объемному товарному знаку как таковому. Следует выделять доминантный элемент, иначе реестр будет переполнен подобными регистрациями: стандартная форма бутылки с крупной этикеткой. Для правоприменителя это непростая задача, особенно если спор рассматривается в региональном суде, где невелик опыт работы с товарными знаками.

Далее, согласившись с позицией С.В. Бутенко, Виталий Олегович Калятин внес следующее уточнение. В поставленном вопросе вместе сведены разные характеристики: если наклейка очевидно является плоскостным элементом, добавленным к товарному знаку, в отношении узора необходимо отличить плоский от объемного. В связи с отсутствием такого уточнения в вопросе сложно однозначно ответить «нет» для всех перечисленных в вопросе элементов.

Л.А. Новоселова предложила исходить из того, что в вопросе 4 ««плоский» узор».

Слово было вновь предоставлено С.В. Бутенко, которая напомнила пример из практики Суда по интеллектуальным правам: предметом спора была бутылка шампанского «MUMM», в поверхность которой была вдавлена лента красного цвета6. Является ли это узором? Да. Влияет ли этот узор на форму? На 100 %, да.

Л.А. Новоселова напомнила, что в этом деле как раз и обсуждался вопрос о том, что это не просто плоское красное изображение, нанесенное на бутылку, а именно элемент формы, вдавленное изображение. Следовательно, судьи пришли к тому выводу, что этот элемент является объемным и в результате его можно рассматривать в целом как охраняемый объект. Этот элемент сильно влияет на восприятие в целом.

Е. М. Тиллинг согласилась с высказанными мнениями. Она пояснила, что если исходить из того постулата, что форма – это пространственно-объемное решение, то сами по себе узоры, наклейки и цвета физической связи с формой не имеют и не отражают форму. В данном случае необходимо исходить из того, насколько эти элементы действительно влияют на саму форму. Очевидно, что цвет на форму товара не влияет, но это менее очевидно в отношении этикетки, которая может содержать такие дополнительные элементы, как бантики, зубцы и пр. Что касается непосредственно узора, Е.М. Тиллинг согласилась, что нельзя дать однозначный ответ на то, относится ли он к форме. Помимо дела с бутылкой шампанского, она напомнила о деле с упаковкой творожного сыра7. Разрешая этот спор, Суд по интеллектуальным правам высказал ту позицию, что в данном случае стилизованный под дерево узор в совокупности с формой упаковки влияет на саму форму этого обозначения. В том случае, если узор дополняет форму и влияет на эту форму как на объемную характеристику, он действительно может являться составной частью этой формы, то же касается сочетания этикетки с формой, но такой вывод точно нельзя сделать в отношении цвета.

А.А. Христофоров соглашается с тем, что когда к объемному обозначению добавлены плоские этикетка или узор, то это не объемное, а комбинированное обозначение. В связи с этим А.А. Христофоров отметил неопределенность в отношении того, следует ли отталкиваться от указания заявителя: если заявитель указал в заявке, что обозначение объемное, – не учитывать этикетку, а если он указал, что обозначение комбинированное, – учитывать этикетку. Такой подход представляется не совсем справедливым, поскольку заявитель может сделать небольшую ошибку в процессе подачи заявления: поставить галочку или выбрать из выпадающего меню вместо категории «комбинированный» категорию «объемный». Только на этом основании отказывать в регистрации неправильно, необходим комплексный анализ. А.А. Христофоров также указал, что не стоит разграничивать узор и этикетку, если ни то ни другое не выступает за пределы поверхности. Он резюмировал, что не представляется справедливым исключать из анализа плоские элементы, если заявитель поставил галочку у категории «объемный» товарный знак. По мнению А.А. Христофорова, стоит относиться к таким ситуациям как к комбинированным обозначениям независимо от того, что указано в заявке. Необходимым условием является то, представил ли заявитель достаточное количество проекций, что позволяет рассматривать обозначение в полном объеме.

Л.А. Новоселова указала, что вопрос о том, как действовать в случае, если заявитель обозначил объект как объемный товарный знак, а он, по сути, является комбинированным, относится к компетенции Роспатента. В связи с этим Л.А. Новоселова предоставила слово Виктории Геннадьевне Галковской, заместителю руководителя Роспатента.

В.Г. Галковская обратилась к четвертому вопросу и предложила прокомментировать различные позиции, которые были высказаны в ходе дискуссии.

Во-первых, В.Г. Галковская согласилась с общим мнением о том, что объемный товарный знак – это прежде всего форма, внешний контур, некое 3D-изображение. Следует отграничивать этот объект в сфере товарных знаков от объекта промышленных образцов, обратив внимание на то, что основная функция объемного товарного знака, как в случае с другими товарными знаками, заключается в том, чтобы индивидуализировать товары конкретного производителя. В связи с этим при оценке охраноспособности необходимо рассматривать различительную способность объемного товарного знака в целом. В отношении примера, приведенного Е.М. Тиллинг по поводу сыра «Альметте»8, В.Г. Галковская отмечает следующее. Действительно, исходя из материалов дела первоначально наш административный орган, возможно, не совсем правильно оценил характер нанесенного изображения и объемного товарного знака в целом, в связи с тем что оценивалась в первую очередь форма и не было принято то, что изображено на этикетке. Именно этикетка с изображением определенного сыра, придающая оригинальность форме в виде бочонка с неким визуальным элементом, легла в основу выводов суда. При оценке охраноспособности товарного знака прежде всего необходимо учитывать оригинальность формы, и именно поэтому в ряде случаев эта форма дискламируется и не является охраноспособной.

Далее, непосредственно по четвертому вопросу об относимости наклейки, узора, цвет и т.д. к форме товара, В.Г. Галковская выразила следующую позицию: двухмерные объекты не являются частью формы товара, но эти признаки могут в целом индивидуализировать товарный знак и влиять на охраноспособность обозначения.

По вопросу о публикации различных проекций, которые отражают внешний вид заявляемого обозначения, В.Г. Галковская выражает личное согласие с публикацией тех изображений, которые предоставляются заявителем при подаче заявки. Вместе с тем она полагает, что этот вопрос не совсем простой и требует проработки.

В заключение В.Г. Галковская отметила, что в целом на практике встает вопрос установления факта доминирования формы товара: является ли доминирующей именно форма или же иной конкретный оригинальный элемент обозначения? Если форма бутылки является традиционной формой товара, но при этом присутствуют оригинальные изображения горлышка, крышечки или иных элементов, можно ли при анализе подобного вида обозначений признавать, что в данном случае доминирующим является положение отдельного элемента формы, а не форма в целом? В.Г. Галковская выразила желание обсудить этот вопрос.

Л.А. Новоселова согласилась с В.Г. Галковской и пояснила, что эта проблема относится ко второму вопросу на повестке заседания, к которому и следует перейти.

Далее Л.А. Новоселова отметила, что в предварительном обсуждении он вызвал гораздо больший разброс мнений, нежели первый и четвертый вопросы, по которым в основном была высказана более консолидированная позиция, подтвержденная в ходе заседания. Л.А. Новоселова озвучила второй вопрос: каким образом надо подходить к оценке различных элементов формы, следует ли рассматривать соответствующий объект в целом либо выделять элементы формы и их отдельно анализировать?

Полная формулировка вопроса следующая: следует ли отдельно рассматривать различные элементы формы товара (горлышко, дно, стенки бутылки, ручка кувшина и т.д.) при оценке традиционности, функциональности либо альтернативности формы (аналитический подход)? Или же следует оценивать только всю форму товара в совокупности всех элементов (форма бутылки) (синтетический подход)? Можно ли какие либо элементы формы товара признать неохраняемыми или же форма всегда должна рассматриваться как единое целое? Может ли один из элементов формы товара занимать доминирующее положение?

Л.А. Новоселова отметила, что формулировка отражает вопрос о доминировании формы, на который ранее обратила внимание В.Г. Галковская, и то, как определять оригинальность, имеются ли основания для предоставления правовой охраны и чему именно предоставлять правовую охрану, можно ли исключать какие-то элементы формы. Наиболее распространенная иллюстрация этих вопросов – это бутылка традиционной формы, на которой имеются отдельные элементы оригинального характера: пробка, горло, донышко, выдавленности, рельефные узоры и т.д. В таком случае можно ли исключать форму бутылки и сохранять какие-то элементы, либо могут быть названы другие варианты для решения этой проблемы? Судя по письменным мнениям, мнения специалистов расходятся – за аналитический подход, за синтетический подход, за комбинацию подходов.

В письменных мнениях лиц, не присутствовавших на заседании, отражены следующие позиции. По первой части вопроса – о выборе верного подхода – за аналитический подход высказались А.П. Рабец и юристы ООО «АА1913»; за возможность применения обоих подходов высказался В.О. Нюняев; за комбинацию обоих подходов – Я.О. Лазарев.

По второй части вопроса, применяя аналитический подход, А.П. Рабец пояснила, что элементы формы товара могут быть признаны неохраняемыми и существует вероятность, что один из элементов формы может занимать доминирующее положение. В том же ключе юристы ООО «АА1913» пояснили, что отдельные элементы формы могут и должны быть признаны неохраняемыми в том случае, если они не обладают различительной способностью. При этом в соответствии с положениями пункта 1 статьи 1483 ГК РФ такие элементы не должны занимать доминирующее положение в товарном знаке. Один элемент формы товара может занимать доминирующее положение, как и любой другой элемент товарного знака.

Схожую позицию заняли А.Т. Бахтиозина и Е.А. Киселева и привели следующий пример. Широко используемая и функционально обусловленная форма кувшина с вином дополнена одним специфичным и нефункциональным элементом – ручкой в форме крыла. Этот элемент способен выполнять индивидуализирующую функцию, следовательно, обозначение должно быть зарегистрировано с дискламацией остальной части формы бутылки.

По мнению Я.О. Лазарева, элемент формы может доминировать, иллюстрацией тому служит наличие сильно выдающегося элемента, который привлечет внимание и изменит общее впечатление даже при условии, что все иные элементы будут стандартными. По мнению Я.О. Лазарева, поскольку форма не бывает монолитной, возможно признание ее части неохраняемым элементом для создания возможности предоставления правовой охраны уникальной части обозначения.

Как считает В.О. Нюняев, отдельные элементы формы могут не обладать различительной способностью, при этом форма в целом может подлежать правовой охране. Он согласился с возможностью доминирования элемента формы по смыслу пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, но при этом отметил, что доминирование определяется не объемом занимаемого элементом пространства (площади), а отношением к другим элементам обозначения в восприятии его индивидуализирующих качеств потребителем товаров и услуг, для которых испрашивается охрана.

Первой по данному вопросу выступила Елена Анатольевна Войниканис и высказалась за средний путь, отметив, что она не является сторонником жесткого разграничения между подходами. По ее мнению, анализировать части, т.е. аналитический подход, является абсолютно оправданным, но разделение подходов является относительным, поскольку при оценке формы необходимо выделить отдельные части и обратиться к целому. Выделяются не части как таковые, а части целого. Это особенно справедливо, поскольку в этом процессе должно интересовать восприятие товара потребителем. В случае с объемным товарным знаком нас интересует, воспринимает потребитель трехмерное обозначение как функциональную форму товара или как форму, указывающую на производителя, т.е. индивидуализирующую товар. Е.А. Войниканис приводит философское понятие герменевтического круга, которое говорит о соотношении части и целого и о том, что эти категории являются относительными: для понимания целого нужно изучить его части, а для понимания отдельных частей нужно заранее иметь представление о целом. Эти понятия относятся к философии, но следует отметить, что в своей практике Суд ЕС рассуждает именно таким образом и во многих его решениях содержится та позиция, что комбинация элементов может обладать различительной способностью даже в случае, когда каждый из этих элементов различительной способностью не обладает.

Е.В. Войниканис привела пример из практики Ведомства ЕС: в 2018 году апелляционная инстанция рассмотрела жалобу компании «Баккарди» на отказ в регистрации объемного обозначения9. Обозначение представляло собой бутылку с белой крышечкой и красным сургучом, имитирующим печать и вензель, без дополнительных надписей или этикеток. По мнению Ведомства ЕС, каждый из этих элементов не обладает различительной способностью, что показывают примеры бутылок других производителей. Апелляционная инстанция пришла, однако, к выводу, что обозначение в целом обладает различительной способностью как сумма всех элементов, их комбинация. Более показателен, по мнению Е.А. Войниканис, пример из практики Суда ЕС – дело 2018 года по обозначению немецкой компании «Вайо»10. Обозначение представляло собой прозрачную бутылку без орнаментов, обозначений, цвета, напоминало форму амфоры, нижняя часть которой уже верхней, и в стекле была обозначена граница между двумя частями обозначения. Ведомство ЕС пришло к выводу о том, что амфора представляет собой традиционную форму, выступ на этой форме является чисто функциональным, различительная способность полностью отсутствует. Рассматривая это дело, Суд ЕС вновь обозначил подход, о котором было сказано с самого начала, – о том, что комбинация элементов представляет собой нечто большее, чем просто их сумма, и защитил эту бутылку как обладающую оригинальной формой, отличающейся от обычной тары, распространенной на рынке.

Говоря о неохраняемых элементах, Е.В. Войниканис обратилась к вопросу о том, всегда ли форма должна рассматриваться как единое целое. Она поддержала практику Суда по интеллектуальным правам, в которой отметила как особенно показательное дело об обозначении компании Перно Рикар Мексика11. Если форма бутылки является абсолютно традиционной и если она доминирует, то такое обозначение зарегистрировать нельзя. С другой стороны, тому оригинальному выпуклому или вдавленному орнаменту на бутылке, который является частью внешнего контура, не доминирует над формой, но не воспринимается без формы бутылки, действительно можно предоставить охрану, пометив саму форму бутылки как неохраняемый элемент.

Л.А. Новоселова поблагодарила Е.А. Войниканис за подробный доклад и предоставила слово Е.М. Тиллинг.

Е.М. Тиллинг вновь обратилась к проблеме перехода от объемных товарных знаков к позиционным товарным знакам, которую обозначила ранее, в ходе обсуждения первого вопроса. Она полагает, что обсуждаемые обозначения, состоящие из неохраняемой стандартной формы товара и этикетки, могут быть заявлены как объемные, но предпочтительнее выбирать для них категорию позиционных обозначений. На практике активно идет регистрация позиционных товарных знаков, когда в заявке обозначаются контуры товара, но охрана фактически испрашивается для расположения этикетки на этом конкретном товаре. Е.М. Тиллинг предположила, что было бы целесообразно принять разъяснение или рекомендацию о том, что при наличии неохраняемой формы заявителю следует выбирать категорию позиционного обозначения, в противном случае выбор категории объемного знака приведет к строгому применению критериев, предусмотренных для объемных товарных знаков. При наличии такого разъяснения, по мнению выступающей, будет проще и экспертизе, упростится проходимость такой регистрации.

Л.А. Новоселова пояснила, что озвученная тема выходит за рамки обсуждения, но отметила важность выраженного Е.М. Тиллинг мнения как для судей, так и для представителей Роспатента, для учета направления в развитии судебной практики и практики Роспатента. Л.А. Новоселова поддержала идею обсудить проблемы, связанные с позиционными товарными знаками, в ином формате вместе с представителями Роспатента.

В отношении разграничения между категориями товарных знаков и критичности ошибки заявителя при подаче заявки Л.А. Новоселова отметила следующее. Даже среди специалистов есть разногласия в части того, как позиционировать то или иное обозначение, и, конечно, ошибки могут встречаться, или не обязательно ошибки, а возможные варианты выбора из нескольких категорий. Когда позиции субъекта и специалиста Роспатента не совпадают, следует ли придерживаться той позиции, которую выбрал заявитель? По мнению Л.А. Новоселовой, такая позиция не совсем правильная для государственного органа. Так, суды всегда ориентируются на то, что необходимо помочь классифицировать те или иные отношения. Определенная степень содействия также желательна со стороны государственного органа, который занимается регистрацией.

Л.А. Новоселова вернулась к вопросу об анализе формы и напомнила, что на практике суд сталкивается с тем, что при определении возможности предоставления правовой охраны превалирует то синтетический, то аналитический подход – в целом или за счет отдельных элементов.

Е.А. Войниканис показала связь между этими подходами и привела примеры: выбор подхода зависит от ситуации, возможны комбинации этих подходов, границу между ними часто сложно провести, а в целом они приводят в одну точку. Л.А. Новоселова отметила, что в письменных мнениях были сторонники сугубо аналитического подхода и сугубо синтетического подхода, т.е. когда в целом должно рассматриваться соответствующее изделие, форма. Естественно, в зависимости от подхода высказывались различные мнения по поводу исключения тех или иных элементов формы из правовой охраны. Л.А. Новоселова предложила представить аргументы яростным противникам комплексного подхода и защитникам одного из подходов.

С.В. Бутенко взяла слово как сторонник жесткого синтетического подхода. По ее мнению, следует ориентироваться не на практику ЕС, с которой российская практика идет вровень, а на более развитую американскую практику. Выступающая пояснила, что в США начали охранять объемную форму товаров с 1950-х годов, в рамках концепции охраны фирменного стиля (tradedress) и как объемные товарные знаки. У них сложилась доктрина эстетической функциональности, чрезвычайно сложная для применения, но представляющая определенный интерес.

Далее С.В. Бутенко объяснила, почему дробить единый объем нельзя: рано или поздно любой объем будет разделен до потенциально неохраноспособных геометрических фигур, простых геометрических фигур и линий. С точки зрения методологии сложно определить, в какой момент остановить процесс дробления. С точки зрения методологии, различительная способность товарного знака всегда оценивается в целом, это основа экспертизы товарных знаков, применимая и к объемным товарным знакам.

Согласно позиции С.В. Бутенко дискламация формы объемного товарного знака – это правовой нонсенс. Для иллюстрации своей позиции С.В. Бутенко привела пример товарного знака № 736112.

Правовая охрана испрашивалась для фигурки мармеладной конфеты в виде смайлика с выпуклыми глазами, улыбочкой, с указанием особого цвета. В свидетельстве на товарный знак в графе 526 (неохраняемые элементы товарного знака) видно, что Роспатент принял решение о дискламации цилиндрической формы товара, за исключением изображения лица с приоткрытым ртом и глазами в форме сердца. В случае спора о нарушении как следует относиться суду к обозначению ответчика, который использует не цилиндрическую, а квадратную форму? В этой композиции объем, безусловно, доминирует, хотя, возможно, это было бы невыгодно клиенту. Если Роспатент приходит к решению о дискламации, не лучше ли отказать в охране, чем вводить такую определенность? По мнению С.В. Бутенко, в Роспатенте тоже есть сторонники жесткого подхода, которые придерживаются критического взгляда на дискламацию.

Л.А. Новоселова предоставила слово В.Г. Галковской. В.Г. Галковская напомнила, что в своем первом слове она как раз отметила, что определение того, что доминирует в объекте, его форма или части, является одним из самых сложных моментов на практике. Выступающая выразила сомнение в том, что предоставление охраны отдельным элементам при дискламации традиционной формы является единственно верным подходом. Иногда, однако, встречаются ситуации, в которых, несмотря на общую традиционную форму, в обозначении присутствуют отличительные признаки и охрана может быть предоставлена с исключением общей формы, например для рельефного обозначения, нанесенного на бутылку.

В.Г. Галковская пояснила, что сам заявитель определяет, нужна ли ему такая правовая охрана или нет, после того как экспертиза направляет ему решение с дискламацией. Заявитель решает, стоит ли уплачивать пошлину, идти оспаривать решение с перспективой дойти до Суда по интеллектуальным правам или не поддерживать регистрацию в силе.

Л.А. Новоселова попросила уточнить, можно ли сделать вывод, что утверждение о том, что форма всегда должна рассматриваться как единое целое, неверно. Можно ли заключить, что форма преимущественно должна рассматриваться как единое целое, но в определенных ситуациях могут быть исключения? Это касается ситуаций, в которых элементы формы являются настолько доминирующими, что допустимо исключение общего контура при сохранении других элементов.

В.Г. Галковская отметила, что в рекомендациях Роспатента этот вопрос отражен, и для более широкого толкования его попросила передать слово Ольге Ленаровне Алексеевой.

О.Л. Алексеева поддержала выступление С.В. Бутенко в том, что при рассмотрении объемных товарных знаков возникает много методологических проблем, которые не урегулированы. Обсуждаемый вопрос ставит много подвопросов, поскольку нормы пункта 1 статьи 1483 ГК РФ обязывают экспертизу анализировать назначение товара и его свойства и с учетом того, влияет ли назначение и свойство на форму, – принимать решение о дискламации тех или иных признаков. О.Л. Алексеева также пояснила, что у экспертов недостаточно развиты навыки определения этих свойств объекта и назначения объекта, заявленного в качестве объемного товарного знака.

Та же работа выполняется при экспертизе промышленных образцов, но если специалисты по промышленным образцам – в основном дизайнеры, имеющие базовое техническое образование, то эксперты по товарным знакам – в основном юристы. Так, для решения поставленного вопроса требуются и методологическая проработка, и выработка определенных навыков.

О.Л. Алексеева обратила внимание на второй момент, который беспокоит на практике: форма часто дискламируется в целом, но по законам дизайна форма – это основной элемент в создании дизайна любого изделия, главенствующий признак внешнего вида изделия, который формирует зрительный образ. Когда форма исключается из объема правовой охраны (что Роспатент делает очень часто), этот момент не продумывается. Беспокойство вызывает следующее: можно ли форму исключить из обозначения? Согласно пункту 1 статьи 1483 ГК РФ исключение элемента из обозначения из охраны может быть сделано, если элемент не доминирует, а форма, по законам дизайна, практически всегда доминирует. О.Л. Алексеева пояснила, что сложно представить случаи, в которых форма не доминирует в дизайне. Можно вообразить поверхность формы, на которую приклеено много элементов, так что форму нельзя увидеть и идентифицировать. Получается бесформенный предмет, форму которого нельзя определить, хотя она имеется. Исходя из этого в объемном товарном знаке, особенно если он относится к изделию, а любое изделие обладает функциональностью, форма доминирует. В Роспатенте же, регистрируя внешний вид изделия в качестве объемного товарного знака, эксперты часто дискламируют форму в целом, даже не оценивая функциональность элементов формы. Здесь явно есть методологическая недоработка. В таком случае не очень хорошо учитываются положения законодательства, согласно которому дискламировать можно только то, что не доминирует, а форма в дизайне почти всегда доминирует. Можно было бы предположить, что всегда, но встречаются редкие случаи, когда форма настолько насыщена элементами, что сама тонет в них. Резюмируя, О.Л. Алексеева выразила сомнение в обоснованности дискламации. В сложившейся ситуации наблюдается переток из промышленных образцов: внешний вид изделий мигрирует в реестр товарных знаков, который насыщается внешним видом изделий. Она еще раз обратила внимание на публикации дизайнеров о значении формы, о том, что это формообразующий элемент любого внешнего вида. На ее взгляд, с точки зрения методологии, применяемой в Роспатенте, есть явные недоработки.

Далее О.Л. Алексеева пояснила, что в Рекомендациях 2001 года12, говорится о том, что форма может быть зарегистрирована только в том случае, если она настолько оригинальна, что не видно изделия (например, бутылка в форме ружья и т.д.), когда нет функциональности. Роспатент же регистрирует в качестве товарных знаков фактически изделия, наделенные большой функциональностью. О.Л. Алексеева отмечает, однако, что это мировая практика, но это неправильно, тем более что создан правовой режим для внешнего вида изделия – охрана в качестве промышленных образцов.

О.Л. Алексеева добавила, что Е.А. Войниканис упоминала о практике Европейского союза, но в ГК РФ есть прямая норма, согласно которой комбинация неохраняемых элементов является охраноспособной. Российская практика полностью совпадает с европейской.

Л.А. Новоселова уточнила, что вопрос ставился не об исключении формы как таковой, а о возможности исключения элемента формы.

Например, если подходить к анализу формы с точки зрения аналитического подхода, имеется кувшин, который состоит из тулова треугольной формы, к которому приделаны ручки в виде крыльев лебедя; можно ли один из элементов этой формы, например треугольное тулово кувшина, исключить из правовой охраны, оставив в качестве охраняемых только элементы, которые связаны с оригинальными ручками.

О.Л. Алексеева пояснила, что, строго говоря, закон обязывает Роспатент это делать – воспринимать обозначение синтетически, в целом, оценивая различительную способность, сравнивая его с другими знаками. При этом изначально при оценке заявленного обозначения необходимо рассматривать его элементы: их функциональность, описательность элементов в отношении этикеток или в комбинированных знаках. Роспатент обязан это сделать и продискламировать те или иные элементы, которые не охраняются по закону. По мнению О.Л. Алексеевой, проблема для правоприменителей заключается в том, что необходимо выявить неохраняемые элементы, продискламировать и лишить охраны эти элементы, скорректировав заявление или предоставив заявителю возможность это сделать самому, но сравнивать обозначение с зарегистрированными знаками и оценивать различительную способность обозначения необходимо в целом. При прогнозировании восприятия нельзя исключить из него неохраняемые элементы. В этом есть элемент противоречия, но это мировая практика. Что делать с дискламацией – один из вопросов, которые в Роспатенте изучают и в котором пытаются разобраться.

Подводя итог, О.Л. Алексеева пояснила, что по закону эксперты обязаны продискламировать в объемном обозначении элементы, которые обеспечивают функциональность формы (назначение и свойство) и которые являются описательными. В связи с этим на этой стадии неизбежно приходится применять аналитический подход, но прогнозировать восприятие знака необходимо, уже глядя на форму в целом.

Л.А. Новоселова спросила, можно ли сделать вывод о том, что при определении охраноспособности соответствующего объекта, надо сначала его рассмотреть с точки зрения аналитического подхода, выявить элементы, которые подлежат дискламации, а при определении сходства до степени смешения – рассматривать обозначение в целом, в том числе с учетом дискламированных элементов, чтобы узнать, какое впечатление оно производит на потребителя.

О.Л. Алексеева пояснила, что законодательство обязывает это делать так. Она напомнила о совместном заседании Роспатента и ФАС России в 2006 году, в ходе которого была подчеркнута обязанность Роспатента в интересах рынка и бизнес-сообщества анализировать знаки в целом. Эта норма была в Правилах № 482, но на практике не применялась. По итогам заседания с ФАС России был подписан протокол о том, что надо обращать внимание экспертов на то, что, несмотря на дискламацию элементов, необходимо сравнивать знаки в целом, как их видит потребитель. О.Л. Алексеева еще раз напомнила, что эксперты обязаны дискламировать то, что не доминирует, а это проблема, так как нет четких критериев, много субъективизма. Если бы эксперты дискламировали только то, что не доминирует, это бы мало влияло на восприятие внешнего вида. А экспертиза настолько гибка, что и доминирующие элементы часто дискламируются, что свидетельствует о некой вольности в практике, применяемой правоприменителем.

Л.А. Новоселова перешла к третьему вопросу, спросив, какие есть подходы к определению круга обстоятельств, которые принимаются во внимание с точки зрения установления традиционности внешнего контура изделия.

О.Л. Алексеева сформулировала позицию, согласно которой подходы по этому вопросу должны быть близкими с промышленными образцами, поскольку, определяя функциональность, следует проанализировать все элементы внешнего вида на предмет необходимости этого элемента. Обычно такой элемент повторяется в аналоговом ряде, поскольку он нужен, функционален, традиционен, он используется. Могут также быть варианты обладающих функциональностью решений, в которых функция сохраняется. О.Л. Алексеева отметила, что в Роспатенте методика по товарным знакам не проработана, но она уже достаточно понятна для промышленных образцов. В отношении последних объектов есть наработки о том, как надо устанавливать традиционность и функциональность. Как иначе проанализировать то, что надо продискламировать, как того требует закон? Или надо вносить изменения в закон и тогда, скажем, будет все по-другому, но как?

А.А. Христофоров поддержал мнение В.Г. Галковской и О.Л. Алексеевой и добавил, что de lege ferenda – дискламация, вводимая Роспатентом по своей инициативе, является опасным инструментом. Во-первых, она вводит в заблуждение суд, поскольку судам первой и апелляционной инстанций может показаться, что, если дискламации нет, каждый элемент охраняется по отдельности. По мнению А.А. Христофорова, вероятно, следует идти в сторону упразднения дискламации, вводимой Роспатентом по своей инициативе. В некоторых случаях дискламация может даже расширять правовую охрану по сравнению с той, которую просил заявитель. Это опасно, так как вся теория патентного права, в широком смысле включающего товарные знаки, говорит о том, что Роспатенту не следует расширять защиту по своему усмотрению или оставлять этот вопрос на усмотрение заявителей. По мнению А.А. Христофорова, следует идти в сторону сужения применения дискламации Роспатентом и в отдаленной перспективе – к ее отмене.

Л.А. Новоселова отметила, что А.А. Христофоров ставит глобальные задачи, тогда как в рамках заседания поставлены более скромные цели – определить подходы судебной практики. Дальнейшее обсуждение с представителями Роспатента может привести к внесению изменений в возможные документы, которые регулируют его практику. Для правоприменительной практики Л.А. Новоселова предложила исходить из того, что есть.

Е.А. Войниканис взяла слово, отметив, что участники критиковали аналитический подход и, по ее мнению, незаслуженно. Выступающая напомнила известное дело Суда ЕС «Лубутен»13: речь шла об изображении туфли в целом, а в итоге обозначение получило защиту только потому, что в качестве неохраняемого элемента была заявлена форма подошвы. Е.А. Войниканис предположила, что сама постановка вопроса о синтетическом и аналитическом подходе возникла из-за невнимательного отношения к различным элементам. В приведенных ею примерах сделан акцент на комбинацию, но она немыслима, если не выявлены все элементы, хотя некоторые из них могут показаться незначительными. Е.А. Войниканис полагает, что аналитический подход очень важен.

Л.А. Новоселова заметила, что в ходе дискуссии не увидела возражений против предложенного подхода. Так, О.Л. Алексеева обратила внимание на проблемы, которые возникают при регистрации объемных товарных знаков, так как при наличии возможности предоставления охраны промышленным образцам возникает опасность перетекания в товарные знаки. В вопросе о дискламации подход иной: правообладатель получает в данном случае гораздо более льготный режим, чем ранее. По сути, подтверждено, что подход должен быть комплексным, и на разных этапах превалирует либо аналитический, либо синтетический подход. Л.А. Новоселова не усматривает противоречий, обсуждение и представление различных подходов позволяет выявить проблемы, которые возникают при анализе такого типа объемных обозначений.

Ввиду наличия большого объема информации, представленной по второму вопросу, с учетом высказываний по третьему, Л.А. Новоселова пришла к тому выводу, что все мнения необходимо дополнительно изучить, изложить позицию суда и найти совместно с Роспатентом наиболее приемлемый подход. Она предположила, что в дальнейшем можно подумать об изменениях в законодательстве, поскольку все согласны, что есть пробелы и недоработки. Когда писали ГК РФ, мало кто задумывался о таком количестве проблем и вопросов.

Л.А. Новоселова предложила вернуться к обсуждению третьего вопроса.

По этому вопросу С.В. Бутенко высказала мнение о том, что термин «традиционность» недостаточно подходит для товарных знаков. Она пояснила, что традиционно «пить квас в наших широтах летом». Тем не менее она отметила, что аналоговый ряд следует анализировать безусловно как в праве промышленных образцов. Это позволяет учитывать распространенность рассматриваемой формы на релевантном рынке. От термина «традиционный» С.В. Бутенко предлагает отойти, так как неясно его правовое содержание.

Л.А. Новоселова предложила пояснить, каким термином можно было бы заменить «традиционность».

С.В. Бутенко обратила внимание на доктрину функциональности. Она пояснила, что в США со временем столкнулись с тем, что, помимо технической функциональности (ручки, горлышки и т.д.), есть и функциональность эстетическая – некоторые формы товаров привлекательны для потребителей сами по себе (например, мармеладка в форме медвежонка). Если позволить регистрировать эту форму на одно лицо, остальные должны будут использовать менее привлекательные формы – опоссума или бородавочника. Суд говорит, что если правоприменитель понимает, что основное функциональное назначение этой формы – работать на привлекательность товара для потребителя, а не на индивидуализацию источника этого обозначения, то таким обозначениям отказывают в предоставлении охраны. С.В. Бутенко предлагает избрать такой более глубинный подход. При этом она указывает: нельзя забывать о том, что пункт 1 статьи 1483 ГК РФ начинается с альтернативы: «не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов…». Это предоставляет возможность отказывать в правовой охране не только по четырем основаниям, перечисленным в подпунктах пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, но и в связи с тем, что обозначения не обладают различительной способностью, в том числе исходя из аналогового ряда.

С.В. Бутенко отметила, что рано или поздно практика и в Российской Федерации, и в Европе, и тем более в США придет к этому пониманию, именно для того, чтобы предотвращать миграцию объектов из промышленных образцов в товарные знаки.

Л.А. Новоселова отметила, что на сегодняшний день вопрос может решаться с привлечением функционала антимонопольного законодательства, а не только в рамках обсуждения вопроса, связанного с функциями Роспатента. Она напомнила, что на заседании было предусмотрено обсуждать только один элемент – форму товара и вопрос привлекательности товара для потребителя выходит за рамки обсуждения. Л.А. Новоселова предложила отложить рассмотрение этого критерия.

С.В. Бутенко выразила несогласие с тем, что этот вопрос удаляет от дискуссии, так как Роспатент отказывает в регистрации популярных форм именно со ссылкой на подпункт 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. Все эти фигурки проходят по подпункту 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ как представляющие собой форму товара. Такова, по мнению выступающей, практика Роспатента.

Далее слово было предоставлено А.В. Залесову, который выразил согласие с тем, что методология оценки наличия индивидуализирующих свойств, отличия от других видов товаров, от товаров, присутствующих на рынке, может быть заимствована из права промышленных образцов. Вместе с тем А.В. Залесов высказал следующее ограничение: в промышленных образцах оценивается так называемая абсолютная мировая новизна и оригинальность. По тому же классу и товару, промышленному образцу можно противопоставить все, что известно в мире до даты приоритета соответствующего образца. В товарных знаках – по-другому, поскольку требуется оценка способности обозначения отличаться на конкретном рынке, на рынке Российской Федерации. Грубо говоря, речь идет об относительной новизне и об относительной оригинальности, поскольку эта форма должна быть оригинальна в отношении товаров того же назначения, принятых в России, а есть некоторые формы, в отношении которых в России сложно догадаться о функционале. А.В. Залесов привел пример сосуда для йерба мате, традиционного в Аргентине напитка. Любой аргентинец понимает, что это сосуд для чая, он не обладает оригинальностью в Аргентине, но в России его форма может быть воспринята оригинальной, если первая аргентинская фирма хочет зарегистрировать это обозначение для своих товаров. А.В. Залесов заключил, что согласен с методологией, с привлечением аналогового ряда, но категорически не согласен с подходом, учитывающим абсолютную новизну, так как необходимо оценивать известность товаров только в России.

Л.А. Новоселова отметила правильность замечания А.В. Залесова, поскольку не стоит настолько далеко заходить в применении подходов, связанных с промышленными образцами.

В письменных мнениях лиц, не присутствовавших на заседании, зафиксировано, что аналоговый ряд может служить для определения традиционных признаков обозначения (Я.О. Лазарев, В.О. Нюняев). Против использования аналогового ряда высказались юристы ООО «АА1913». Они перечисляют различные обстоятельства, которые следует учитывать для определения традиционности, и подчеркивают, что основным вопросом является «ожидает ли средний потребитель, что этот товар будет представлен в этой форме?» или «осведомлен ли потребитель о том, что многие производители этого товара склонны использовать эту форму товара (упаковки)?».

Л.А. Новоселова подвела итог по данному вопросу: следует учитывать аналоговый ряд, насыщенность аналогового ряда так же, как и в промышленных образцах.

Затем Л.А. Новоселова перешла к обсуждению последнего вопроса: может упаковка товара считаться формой товара по смыслу подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ в любом случае или только в случае отсутствия у товара собственной формы (например, сыпучие, жидкие товары)?

Л.А. Новоселова пояснила, что в последнем случае товары принимают форму сосуда, упаковки, в которую они помещены.

А.А. Христофоров предложил, что для целей определения того, что подлежит охране в качестве объемного товарного знака, упаковка – это тоже форма, которая может быть основой такого товарного знака. Сложнее ответить на этот вопрос, если целью является определение того, что не подлежит охране из-за отсутствия различительной способности или из-за того, что обозначение состоит из неохраняемой формы товара. В некоторых случаях упаковка товара подлежит охране, в других нет, и на это влияют разные факторы. Он повторил, что как основа для предоставления охраны объемному товарному знаку, безусловно, форма упаковки должна приниматься во внимание.

С.В. Бутенко поспорила с А.А. Христофоровым, так как, по ее мнению, вопрос поставлен шире: можно ли отказывать в регистрации упаковки товара на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. Она указала, что форма товара и упаковка товара – не одно и то же. Такая позиция небезупречна с логической точки зрения – бутылка не может рассматриваться как форма воды. С.В. Бутенко полагает, что охраноспособность упаковки товара должна оцениваться с точки зрения других подпунктов пункта 1 статьи 1483 ГК РФ либо, если видно, что однозначно нет охраноспособности, Роспатенту следует отказывать на основании отсутствия простой различительной способности по смыслу пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. В качестве объемного товарного знака может охраняться либо фантазийное обозначение, либо форма товара, либо упаковка, это разные категории. С.В. Бутенко также предложила учитывать, что в Международной классификации товаров и услуг14 предусмотрены отдельные товары, сгруппированные в 6, 19, 20-м классах, которые сами по себе являются упаковкой, т.е. упаковка также является товаром.

Е.А. Павлова пояснила, что отразила свою позицию в письменном мнении, и отметила, что упаковка может быть товаром, может быть подана как объемный товарный знак, но шансы регистрации в этом качестве низкие, поскольку упаковка как таковая зачастую определяется функциональными свойствами. В тех случаях, когда она присуща товару, у которого нет своей формы, совсем сложно признать упаковку оригинальным товарным знаком. Исключать такую возможность не стоит, так как бывают и фантазийные, и интересные упаковки, у которых тоже есть форма. Коробка для айфона может иметь особый вид, или можно допустить, что в упаковку в форме ружья налита водка или насыпаны конфеты. Упаковка имеет право претендовать на то, чтобы быть зарегистрированной в качестве объемного товарного знака, но шансы будут невелики.

Л.А. Новоселова предложила заключить, что упаковка товара сама может являться товаром, а ее форма может быть зарегистрирована в качестве товарного знака при соблюдении всех требований, которые предъявляются к регистрации.

С.А. Зуйков обратил внимание на то, что было ранее сказано о возможной регистрации упаковки (обозначение) в отношении упаковки (товара), и привел частый пример с бутылкой. Упаковка как товар важна для производителя алкоголя, а не для потребителя. С точки зрения однородности товаров, если зарегистрирована упаковка, защищается ли только упаковка? Что делать производителю алкоголя?

Л.А. Новоселова уточнила, что коллеги имели в виду, что в принципе такой вариант возможен, но оговаривали, что при этом должны быть соблюдены требования для регистрации товарного знака. Если нет возражений против такого подхода в принципе, то позиции коллег сочетаются. Л.А. Новоселова обратилась к С.А. Зуйкову, чтобы убедиться, не хотел ли он сказать, что это невозможно вообще?

С.А. Зуйков ответил, что дело обстоит сложнее. Регистрация бутылки для бутылки сложнее, чем регистрация бутылки для товаров 33-го класса МКТУ (алкоголь). Он пояснил, что не предлагает регистрацию для бутылки, поскольку клиента это не интересует, ему важен алкоголь. Такие случаи редкие, они, скорее, относятся к сфере промышленных образцов или авторского права.

Л.А. Новоселова еще раз обратила внимание на то, что Е.А. Павлова и С.В. Бутенко в принципе подчеркивали, что регистрация упаковки (обозначение) для упаковки (товар) возможно, и пришла к тому выводу, что С.А. Зуйков с этим согласен. Она предложила оставить сложности регистрации за кадром.

Е.А. Войниканис поддержала точку зрения Л.А. Новоселовой о том, что возможны разные ситуации, и привела мнение судьи Верховного Суда США А. Скалья в деле 2000 года по поводу бутылки «Кока-Колы». По его мнению, для тех потребителей, которые покупают бутылку, выпивают и ыбрасывают ее – это просто упаковка; для тех, кто коллекционирует бутылки, – это сам товар; для тех, кто вместо банки «Кока-Колы» всегда выбирает бутылку с горлышком, – для них это часть товара. Е.А. Войниканис добавила, что важно учитывать, что такая возможность существует.

А.А. Христофоров добавил, что упаковка всегда является частью товара в широком смысле, товар – то, что обозревается не только в процессе эксплуатации, но и при приобретении. При таком широком понимании товара поставленный вопрос может становиться беспредметным. Товар имеет форму, которая определяется формой упаковки. Так или иначе к форме упаковки надо относиться как к форме товара как минимум для целей определения вопроса предоставления охраны как объемному товарному знаку.

В письменных мнениях лиц, не участвовавших в заседании, высказаны различные мнения. А.П. Рабец отметила, что в действующем законодательстве нет ограничений, установленных для упаковки товара, регистрируемой в качестве объемного товарного знака. Практика регистрации объемных обозначений показывает, что упаковки получают правовую охрану не только в случае отсутствия у товара собственной формы. В.О. Нюняев полагает, что упаковка определяет форму товара только для бесформенных, например сыпучих или жидких, товаров. С этим согласны А.Т. Бахтиозина и Е.А. Киселева. Юристы ООО «АА1913» полагают, что упаковка товара должна всегда считаться формой товара. Они добавляют, что в случае, если у товара нет собственной формы, анализ традиционности не применяется, а если товар имеет свою форму, анализироваться должна традиционность как упаковки, так и товара. Я.О. Лазарев предложил рассмотреть вопрос с точки зрения цели специальных правил подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ – исключение монополизации формы товара одним лицо. В связи с этим он уточнил, что если товар реализуется в одной упаковке преимущественно всеми участниками рынка, то соответствующая упаковка может считаться формой товара и следует полагать, что она стала традиционной.

Л.А. Новоселова поблагодарила всех участников и пояснила, что итоги обсуждения будут систематизированы, высланы членам НКС, и на этой основе будет подготовлен справочный документ. Л.А. Новоселова также анонсировала, что следующее заседание НКС пройдет в ноябре текущего года и будет касаться вопросов оценки мнения потребителей.

 

---