"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 4, июнь 2014 г., с. 04-11

Протокол № 2

На заседании рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 23 января 2014 года обсуждались вопросы споров при наличии конфликта между доменным именем и средством индивидуализации, в частности — товарным знаком.

Из состава НКС присутствовали:

1. Новоселова Людмила Александровна — доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель Суда по интеллектуальным правам.

2. Ариевич Евгений Анатольевич — кандидат юридических наук, доцент кафедры UNESCO по авторскому праву, председатель комитета по интеллектуальной собственности Ассоциации европейского бизнеса, член INTA, ECTA, MARQUES, PTMG, Ассоциации российских патентных поверенных, Российской национальной группы AIPPI.

3. Гаврилов Денис Александрович — кандидат юридических наук, заместитель начальника правового управления Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации.

4. Герасименко Светлана Анатольевна — заместитель начальника Управления публичного права и процесса Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

5. Залесов Алексей Владимирович — кандидат юридических наук, президент Российской национальной группы Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности (AIPPI), член AIPPI, LES, президент Ассоциации российских патентных поверенных, начальник юридического отдела ООО «Союзпатент».

6. Калятин Виталий Олегович — кандидат юридических наук, профессор Российской школы частного права, главный юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО, член Рабочей группы по подготовке проекта части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

7. Копылов Сергей Александрович — начальник юридического отдела АНО «Координационный центр национального домена сети «Интернет»».

8. Мещеряков Владимир Александрович — советник ООО «Юридическая фирма «Городисский и партнеры».

9. Орлова Валентина Владимировна — доктор юридических наук, проректор по научной работе и международному сотрудничеству Российской государственной академии интеллектуальной собственности.

10. Рожкова Марина Александровна — доктор юридических наук, профессор кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

11. Смола Анна Александровна — кандидат юридических наук, начальник Управления публичного права и процесса Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Также выступали:

12. Афанасьев Дмитрий Викторович — начальник отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Суда по интеллектуальным правам.

13. Васильевна Татьяна Владимировна — судья Суда по интеллектуальным правам.

14. Корнеев Владимир Александрович — кандидат юридических наук, доцент кафедры интеллектуальных прав Российской школы частного права, заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам.

15. Кручинина Надежда Александровна — судья Суда по интеллектуальным правам.

16. Михайлов Семен Викторович — кандидат юридических наук, ведущий консультант отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Суда по интеллектуальным правам.

17. Рассомагина Наталия Леонидовна — судья Суда по интеллектуальным правам.

18. Рогожин Сергей Петрович — кандидат юридических наук, доцент, судья Суда по интеллектуальным правам.

На заседании также присутствовали работники аппарата Суда по интеллектуальным правам.

Л.А. Новоселова: Цель заседания рабочей группы Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам состоит в определении рекомендаций и выработке возможных правовых подходов к разрешению судом споров между администраторами доменных имен и обладателями исключительных прав на товарные знаки или иные средства индивидуализации. Правовые позиции в судах не выработаны, поэтому предлагаю членам рабочей группы Научно-консультативного Совета обсудить вопросы, касающиеся «алгоритма» работы суда с обстоятельствами, имеющими значение для разрешения доменных споров, в том числе в какой последовательности их нужно устанавливать.

Д.А. Гаврилов. Федеральная антимонопольная служба рассматривает заявления о нарушении законодательства о конкуренции в связи с регистрацией и использованием доменных имен. Так, было рассмотрено дело по домену .рф с участием регистратора — Регионального сетевого информационного центра («RU-Центр»), зарегистрировавшего на себя более 70 тысяч доменных имен. Действия «RU-Центра» получили правовую квалификацию в качестве акта недобросовестной конкуренции. Решение Федеральной антимонопольной службы по делу, обжалованное в судебном порядке, было признано законным, с его положениями согласились все судебные инстанции вплоть до Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Вместе с тем существуют вопросы. К примеру, в споре по товарному знаку Mumm, рассмотренному Президиумом Высшего Арбитражного Суда, квалификация действий ответчика произведена с использованием категорий: недобросовестное использование доменного имени и недобросовестная конкуренция. Между тем в деле Mumm ответчик — физическое лицо не является субъектом предпринимательской деятельности и, соответственно, не может быть участником конкурентных отношений.

Таким образом, сформированная Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации позиция вызывает вопрос, можно ли применять положения статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года о недобросовестной конкуренции при рассмотрении спора между обладателем исключительного права на товарный знак и лицом, не являющимся субъектом предпринимательской деятельности.

Кроме того, согласно позиции, отраженной в справке, подготовленной к сегодняшнему заседанию рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, положения Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года и положения Закона о защите конкуренции имеют различное юридическое содержание — сфера регулируемых ими общественных отношений не идентична. Между тем это не так, поскольку и Закон о защите конкуренции и Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 года содержат единый общий запрет на недобросовестную конкуренцию.

Таким образом, в ситуации, когда один из участников спора не является субъектом конкурентных отношений, нет оснований для применения как положений Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года, так и положений Закона о защите конкуренции, поскольку следует применять другой критерий, хотя и являющийся смежным, — злоупотребление правом, то есть положения статьи 10 ГК РФ

В.О. Калятин. Существуют две различные категории. Первая — это недобросовестность, для квалификации действий как недобросовестных можно руководствоваться положениями Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее — UDRP), поскольку UDRP содержит критерии освобождения от ответственности лица, зарегистрировавшего доменное имя; вторая категория — недобросовестная конкуренция, имеющая другую природу. Поэтому по спорам, предметом которых не являются конкурентные отношения, нет оснований для применения положений статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года, вместе с тем такие споры могут быть рассмотрены с использованием категории злоупотребления правом на основании статьи 10 ГК РФ.

Е.А. Ариевич. По обсуждаемому вопросу в модельных рекомендациях ВОИС по недобросовестной конкуренции отмечается, что в конфликтной ситуации, когда стороны не являются конкурентами на одном товарном рынке, их действия признаются недобросовестной конкуренцией. Кроме того, лицо, регистрируя доменное имя, воспроизводящее известное фирменное наименование или известный товарный знак, приобретает конкурентное преимущество перед всеми остальными участниками рынка, осуществляющими свою деятельность именно в этой области. Аналогичная позиция сформирована Президиумом ВАС РФ по делу Vacheron Constantin.

Д.А. Гаврилов. Товарный знак Vacheron Constantin имеет трансграничную известность, что и послужило основанием для упомянутой позиции Президиума ВАС РФ. Поэтому, например, приобретая доменное имя вашеронконстантин.рф, администратор такого доменного имени действительно осуществляет недобросовестные действия по привлечению потребительского спроса, пусть даже не конкурируя напрямую со швейцарской компанией.

С.А. Копылов. В российских зонах доменов .ru и .рф на сегодняшний день зарегистрировано около 5 миллионов доменов. Есть администраторы, на которых зарегистрировано свыше полумиллиона доменов, есть администраторы, на которых зарегистрировано по одному домену. Доменные имена регистрируются как для коммерческих проектов, так и для некоммерческих проектов. Подавляющая часть администраторов регистрируют доменные имена для SEO-услуг. Это услуги по продвижению товаров, принадлежащих третьим лицам, а также рекламные услуги.

С одной стороны, физические лица не являются участниками коммерческого оборота и, наверное, участниками отношений по недобросовестной конкуренции. С другой стороны, и физические лица уже самим фактом регистрации доменного имени включаются в хозяйственный оборот.

Л.А. Новоселова. Субъектами доменных споров являются как юридические, так и физические лица, не осуществляющие предпринимательской деятельности. Высказан тезис о том, что российское законодательство о конкуренции не применимо в ситуациях, когда невозможно конкурентное рыночное взаимодействие. Вместе с тем есть ли основания для квалификации правоотношений, складывающихся по доменным спорам, исходя из положений Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года, либо мы должны исходить из того, что они не подпадают под действие конвенции и нужно исследовать вопрос о злоупотреблении правом?

Вопрос ставится в связи с тем, что положения статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года сформулированы шире, чем положения российского закона о защите конкуренции.

С.А. Копылов. К правоотношениям с участием физических лиц применима Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 года. Важен анализ совокупности действий по регистрации и использованию доменного имени. К примеру, если доменное имя используется для рекламы товаров, услуг или для размещения предложений о продаже, вот к такой совокупности действий применяются положения конвенции.

В.А. Корнеев. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации исходит из того, что недобросовестная конкуренция как нечестное ведение бизнеса в смысле статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года — понятие более широкое, чем в отечественном законе о защите конкуренции. Так было в делах «Akai», «Mumm» и других, где действительно конкурентного взаимодействия не было.

Д.А. Гаврилов. Категория «нечестные методы ведения бизнеса», содержащаяся в статье 4 закона о защите конкуренции, тесно связана с наличием рынка в экономическом смысле. Понятие конкуренции на рынке связано с тем, что участник рынка стремится получить возможность влиять на общие условия обращения товаров. Таким образом, оценивая действия физического лица, не осуществляющего деятельность на каком-либо рынке, нужно обращать внимание на цель регистрации доменного имени. Если такая цель — извлечь выгоду от коммерческой ценности товарного знака, это недобросовестное намерение и злоупотребление правом. По UDRP такие споры разрешаются аналогично, понятие конкуренции при разрешении таких споров не используется.

Л.А. Новоселова. Следовательно, мы должны применять при разрешении таких споров статью 10 ГК РФ? А круг фактических обстоятельств определять с учетом положений, сформулированных в UDRP? Может ли суд ссылаться на UDRP или он это может делать только косвенно («судебная практика исходит из того, что нужно установить определенные обстоятельства»)?

Д.А. Гаврилов. Если в доменной зоне спорного доменного имени действуют UDRP, то на них можно ссылаться явно. В остальных случаях при рассмотрении доменного спора можно толковать нормы, содержащиеся в статьях 10 и 1484 ГК РФ, с учетом положений UDRP. Но желательно, чтобы Координационный центр национального домена сети Интернет отредактировал правила регистрации в зонах .ru и .рф.

В.А. Мещеряков. Вопрос, касающийся содержания понятия «использование доменного имени», заключается в следующем: включает ли названное понятие действия по регистрации доменного имени? Приобретение исключительного права вообще и особенно в области промышленной собственности, в которой исключительное право возникает на основании регистрации, представляет собой действие, которое само по себе прав третьих лиц не нарушает. В законе содержание исключительного права определяется как использование объекта интеллектуальной собственности. Таким образом, регистрация спорного доменного имени не может влечь смешения товаров и услуг согласно статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года. В практике арбитражных судов такая ситуация оценивается в качестве действия, создающего угрозу нарушения права.

С.А. Копылов. Факт регистрации доменного имени нельзя расценивать как приготовление к недобросовестному его использованию. К примеру, услуга по отслеживанию освобождающихся доменных имен: технически это комплекс, работающий со всеми возможными заданными наименованиями словосочетаний, который проверяет зарегистрированные доменные имена и освобождающиеся доменные имена. При этом процесс регистрации доменного имени за новым администратором происходит автоматически.

А.В. Залесов. Международная ассоциация по охране интеллектуальной собственности в 2003 году приняла резолюцию, постановление по вопросу 173 (Q173), в пункте 1 которой отмечено, что сама по себе регистрация доменного имени не создает какого-либо права на обозначение (proprietary rights in the name). Это применимо, например, к ситуации, когда администратор доменного имени размещает на своем сайте рекламу, хотя прав на соответствующее обозначение у него нет. Применима в аналогичных ситуациях статья 10.bis Парижской конвенции, поскольку такая практика может противоречить честным обычаям в торговых и промышленных делах.

Кроме того, в пункте 6 указанной резолюции говорится, что несмотря на то, что сервис WHOIS должен содержать достоверную информацию в отношении лица, зарегистрировавшего доменное имя (имя/наименование, телефонный номер и другое), часто невозможно установить ответчика по делу. Предлагается названную резолюцию рассматривать как обычай, устанавливающий презумпцию, что информация должна быть доступна. Соответственно, иски не должны возвращаться заявителям по формальным основаниям, так как истец объективно не может соблюсти требование АПК РФ в части указания всех данных ответчика. В таких ситуациях регистратор может быть привлечен к участию в деле в качестве третьего лица.

М.А. Рожкова. Доменные имена к объектам интеллектуальной собственности не относятся. Вместе с тем с юридической точки зрения доменные имена представляют собой явление, которое может вторгнуться в сферу исключительного права на товарный знак. Необоснованное вторжение и составляет нарушение исключительного права. Таким образом, является неправильным ограничение применения положений о злоупотреблении правом указанием на то, что нарушение исключительного права состоит только в использовании доменного имени, но не в его регистрации. Дело в том, что права могут быть нарушены уже самой недобросовестной регистрацией, направленной на недобросовестную конкуренцию (недобросовестное использование), хотя самого использования еще не было. Например, когда предлагается продажа доменного имени правообладателю товарного знака.

Н.А. Кручинина. Регистрация доменного имени может быть актом недобросовестной конкуренции сама по себе: обладатель исключительного права может прийти в суд и заявить, что у него есть товарный знак, но в связи с регистрацией доменного имени он лишен права использовать его в сети Интернет.

Следовательно, независимо от субъектного состава сама по себе регистрация доменного имени может быть нарушением статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года.

Л.А. Новоселова. В каком объеме, в каком качестве UDRP может применяться судами? Дело в том, что именно этот документ четко описывает, какие обстоятельства подлежат проверке при рассмотрении спора между владельцем доменного имени и правообладателем исключительного права на товарный знак.

С.А. Копылов. Для всех иностранных доменов общего пользования .com, .net, .org, процедура UDRP является обязательным приложением к договору как с регистратором, ICANN—регистратором, так и регистратора с пользователем. В случае российских доменов .ru, .рф и исторически сложившегося .su, для них процедура UDRP не обязательна. Принцип простой, каждая страна для своего домена вводит свои правила.

Таким образом, для иностранных доменных зон на процедуру UDRP можно ссылаться как на условие договора.

По спорам, предметом которых являются российские домены, ссылаются на Правила регистрации доменных имен, поэтому можно было бы внести соответствующие изменения в названные правила.

Д.А. Гаврилов. В решении Федеральной антимонопольной службы по делу «RU-Центра» сделан вывод, что регистратор нарушил обычаи делового оборота, основанные на правилах аккредитации, которых придерживались все регистраторы. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в своем постановлении согласился с таким выводом. Может быть, можно аналогично относиться к правилам UDRP.

В.О. Калятин. Если есть договорные условия, ссылающиеся на UDRP или другие правила, можно говорить о нарушении договора. Что касается обычая, то он сам по себе обладает нормативностью, поэтому обычай применяется в силу распространенности, а не потому, что на него сослались в договоре. Если UDRP — это обычай в том случае, если на UDRP нет ссылки в договоре. Если же на UDRP прямо указано в договоре, то это уже не обычай, это уже просто норма.

Л.А. Новоселова.Если доменное имя было зарегистрировано раньше даты заявки на регистрацию товарного знака, то, как правило, нельзя говорить о злоупотреблении со стороны администратора доменного имени.

В.А. Ариевич. Возможны исключения, например, в случае известного во всем мире товарного знака, но не зарегистрированного в России.

В.О. Калятин. Доменное имя может быть использовано в дальнейшем для недобросовестной конкуренции.

С.А. Копылов. Признаками злоупотребления являются действия администратора доменного имени по размещению рекламы, выставлении доменного имени на продажу. Принципиально то, что такие действия должны рассматриваться в совокупности. К примеру, регистрация одного доменного имени ни о чем не свидетельствует, вместе с тем если лицо зарегистрировало 100 тысяч доменных имен и они «пересекаются» с товарными знаками ,то есть основания для постановки вопроса о злоупотреблении.

В.А. Ариевич. Общий подход по вопросам недобросовестности применительно к доменным спорам заключается в применении положений статьи 10 ГК РФ. Квалификация сложившихся отношений по статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года составляет частный случай, который может определяться «тестами» наподобие используемым в американских судах.

Л.А. Новоселова. Были изучены дела, связанные с наследованием средств индивидуализации. К примеру, в решении Мытищинского районного суда города Москвы содержится вывод о том, что доменное имя по наследству перейти не может, так как доменное имя представляет собой услугу по «переадресации», — соответственно, услуги по наследству не переходят.

Такая позиция, конечно, вызывает вопросы. Вместе с тем есть и причина их возникновения, состоящая в проблеме: является ли доменное имя самостоятельным объектом права?

Суды, рассматривая споры по доменным именам, основываются на том, что право на товарный знак (или фирменное наименование) закреплено законом, в то время как «доменное имя» в состав объектов интеллектуальных прав не входит.

Складывающаяся отечественная судебная практика основывается на том, что вопрос о дате регистрации доменного имени и другие обстоятельства не имеют юридического значения, поскольку товарному знаку, являющемуся объектом интеллектуальной собственности, нельзя противопоставить «старшинство» доменного имени. Так формируется вывод — всякое сходное доменное нарушает права владельца товарного знака.

Насколько правомерна такая позиция?

С.А. Копылов. Я видел свидетельство о праве на наследование доменного имени на шесть наследников в равных долях.

В.А. Мещеряков. Регистрация доменного имени возникает из договора. Вместе с тем, несмотря на обязательственную природу доменного имени, нельзя не считаться с обстоятельствами, связанными с первенством регистрации доменного имени, и вопросами добросовестности, то есть с признаками, характеризующими исключительные права.

К примеру, если кто-либо добросовестно приобрел право на доменное имя, не тождественное никакому товарному знаку ни в России, ни в мире, но третье лицо воспроизвело такое доменное имя в качестве товарного знака и стало утверждать, что у товарного знака есть преимущество, основанное на законе. В сложившейся ситуации судебное решение в пользу третьего лица, обладателя исключительного права на товарный знак, о лишении администратора прав в отношении спорного доменного имени будет вызывать вопросы с точки зрения справедливости.

В.О. Калятин. В такой ситуации администратор спорного доменного имени имеет возможность сослаться на статью 10 ГК РФ.

Т.В. Васильева. Обращаю внимание на то, что существуют организации, отслеживающие в сети Интернет успешные компании, и среди них выявляют такие, у которых доменное имя не зарегистрировано в качестве товарного знака. После этого регистрируют соответствующий товарный знак и подают в суд на такую компанию. Подобных дел было много, и все судебные инстанции указали, что злоупотребления правом не было, и взыскали компенсацию за незаконное использование товарного знака.

В.А. Корнеев. Право на доменное имя действительно возникает из договора. Вместе с тем по статье 1484 ГК РФ абсолютное право получает законное преимущество. Единственное основание, по которому правообладателю исключительного права на товарный знак может быть отказано, — если сам правообладатель злоупотребляет правом, в том числе если товарный знак зарегистрирован лишь с целью отобрать доменное имя.

С.В. Михайлов. Европейский Суд по правам человека в деле «Paeffgen» определил то, что доменное имя относится к имуществу. То есть лицо, зарегистрировавшее доменное имя, обладает пусть не исключительным, но имущественным правом. В этом смысле приоритет может иметь значение.

Д.В. Афанасьев. Европейский Суд по правам человека указал на то, что доменное имя, обладая определенной ценностью, относится к категории имущества. Если это имущество, то это абсолютное право, которое можно, по аналогии с исключительным правом, противопоставить, по большому счету, всем.

Нужно принять во внимание критерии, оцениваемые Центром ВОИС по арбитражу и посредничеству по правилам UDRP, то есть «каким образом» используется спорное доменное имя. К примеру, один из подходов — если доменное имя используется с целью извлечения коммерческой выгоды, есть основания для применения статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года.

Т.В. Васильева. Правила UDRP, решения Европейского Суда по правам человека имеют значение в качестве ориентиров. Вместе с тем суд по конкретному спору оценивает действия сторон, прежде всего, с точки зрения норм права.

Н.А. Кручинина. Судебная практика по делам, связанным с запретом использования в доменном имени товарного знака, в принципе сформирована, устоялся круг обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Есть товарный знак, обладающий исключительным правом, которое в силу закона принадлежит истцу, и есть доменное имя: законодатель построил свою позицию так, что лицо, обладающее исключительным правом, всегда будет обладать приоритетом перед владельцем доменного имени.

Л.А. Новоселова. В ходе обсуждения обозначились следующие основные проблемы:

­ соотношение права на доменное имя с правом на товарный знак, а также другие средства индивидуализации;

­ отсутствие в законе норм, на соответствие которым можно проверять поведение и действия лица, зарегистрировавшего и использующего доменное имя.

Можно отметить, что нет оснований настаивать на том, что доменное имя не может быть противопоставлено товарному знаку. Думается, следует учесть подходы Европейского Суда по правам человека, указавшего, что доменное имя — это имущество, и право на него подлежит защите. Необходимо определить, каким образом соотносятся право на доменное имя (как право обязательственное) и права на средства индивидуализации.

Задача сегодняшнего совещания состояла в уточнении постановки самой проблемы. Эту задачу мы решили.

Огромное спасибо за участие нашим членам Научного консультативного совета, нашим гостям из Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, нашим коллегам!