"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 19, март 2018 г., с. 6-19

На заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам в рамках VII Московской юридической недели, проходившем 24.11.2017 в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, обсуждались вопросы, связанные с использованием географических названий при регистрации товарных знаков.

В заседании участвовали:

Новоселова Людмила Александровна – председатель Суда по интеллектуальным правам, доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина;

Близнец Иван Анатольевич – доктор юридических наук, профессор, ректор Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС), академик Российской академии естественных наук (РАЕН);

Булгаков Дмитрий Александрович – судья Суда по интеллектуальным правам;

Валеева Наталья Георгиевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральской государственной юридической академии;

Вестфаль Томас – дипломированный биолог, европейский патентный поверенный и европейский поверенный по товарным знакам и промышленным образцам, партнер Glawe Delfs Moll (Германия, Гамбург);

Васильева Татьяна Владимировна – судья Суда по интеллектуальным правам;

Войниканис Елена Анатольевна – кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Института права и развития ВШЭ-Сколково, член Научно-методического центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности» при Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики»;

Зенин Иван Александрович – доктор юридических наук, заслуженный профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, член Международной ассоциации по совершенствованию преподавания и исследований в области интеллектуальной собственности (ATRIP), главный редактор журнала «Интеллектуальная собственность»;

Змеевская Татьяна Евгеньевна – начальник отдела средств индивидуализации Управления организации предоставления государственных услуг Федеральной службы по интеллектуальной собственности, член Высшей патентной палаты Федеральной службы по интеллектуальной собственности;

Кольздорф Мария Александровна – магистр частного права (Российская школа частного права), LL.M. (Свободный университет Берлина), заместитель начальника отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам;

Корнеев Владимир Александрович – кандидат юридических наук, доцент кафедры интеллектуальных прав Российской школы частного права, заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам;

Лапшина Инесса Викторовна – судья Суда по интеллектуальным правам;

Оганесян Авак Наполеонович – кандидат юридических наук, заместитель начальника отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам;

Осадчая Ольга Александровна – начальник отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам;

Погадаев Никита Николаевич – судья Суда по интеллектуальным правам;

Радченко Наталья Александровна – кандидат юридических наук, патентный поверенный Российской Федерации, советник Юридической фирмы «Городисский и Партнеры»;

Разумова Галина Валерьевна – заведующая отделением «Палата по патентным спорам» Федеральной службы по интеллектуальной собственности;

Рассомагина Наталия Леонидовна – судья Суда по интеллектуальным правам;

Силаев Роман Викторович – судья Суда по интеллектуальным правам;

Усольцева Светлана Валерьевна – ведущий советник отдела гражданского законодательства Департамента экономического законодательства Министерства юстиции Российской Федерации;

Химичев Виктор Афанасьевич – судья Суда по интеллектуальным правам, председатель 2 судебного состава;

работники аппарата Суда по интеллектуальным правам;

аспиранты Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина;

представители юридического и делового сообщества.

Письменные мнения по рассматриваемым вопросам направили доцент кафедры гражданского права и процесса Дальневосточного федерального университета кандидат юридических наук Рабец Анна Петровна и профессор кафедры правового обеспечения экономической деятельности Самарского государственного экономического университета доктор юридических наук Хохлов Вадим Аркадьевич.

Открывая заседание, председатель Суда по интеллектуальным правам Л.А. Новоселова поприветствовала участников мероприятия и отметила практическую и теоретическую значимость выносимых на обсуждение вопросов, связанных с использованием географических названий при регистрации товарных знаков, не только на уровне национальной правоприменительной практики, но и с точки зрения международных тенденций развития.

Л.А. Новоселова представила материалы, подготовленные к обсуждению по рассматриваемым вопросам, и обратила внимание на то, что отделом обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам проанализированы европейские подходы, связанные с использованием географических названий при регистрации товарных знаков, а также практика Суда по интеллектуальным правам за последние годы в тех делах, в которых указанные вопросы рассматривались, и подготовлены соответствующие материалы.

А.Н. Оганесян проинформировал, что вопросы, выносимые на обсуждение, не имеют четкого законодательного регулирования, а анализ судебной практики показал необходимость их обсуждения.

ВОПРОС 1. Установлен ли в российском законодательстве общий запрет на регистрацию в качестве товарных знаков географических названий (в том числе иностранных)?

Л.А. Новоселова огласила письменное мнение и следующие выводы доцента кафедры гражданского права и процесса Дальневосточного федерального университета кандидата юридических наук А.П. Рабец по указанному вопросу.

А.П. Рабец полагает, что «охраноспособность географических названий является дискуссионной. Различные взгляды по данной проблеме высказываются до сих пор. Причем, если ранее существовали точки зрения о том, что «товарные знаки, состоящие исключительно из географического указания, регистрации не подлежат», то в настоящее время законодательство по товарным знакам и практика его применения не дают оснований для подобных выводов. Таким образом, возможность регистрации названий географических объектов в качестве товарных знаков существует, но при соблюдении установленных требований (в первую очередь положений статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)), то есть общий законодательный запрет не установлен».

Также Л.А. Новоселовой оглашено письменное мнение профессора кафедры правового обеспечения экономической деятельности Самарского государственного экономического университета доктора юридических наук В.А. Хохлова, который указывает, что общего запрета на подобную регистрацию нет. При этом важно учитывать, что он отсутствует не только потому, что нет соответствующей нормы в части четвертой ГК РФ.

По мнению В.А. Хохлова, «в поставленных вопросах формулировки таковы, что постороннему может показаться, будто географические наименования могут регистрироваться как товарные знаки. Правоведам же понятно, что речь идет всего лишь о ситуациях, когда географическое наименование используется в качестве обозначения, регистрируемого как товарный знак».

В.А. Хохлов отмечает, что это просто разные самостоятельные явления, находящиеся в неодинаковом правовом режиме. У географических наименований есть своя регистрация. Впрочем, еще важнее, что само по себе «географическое наименование» является объектом особых публично-правовых отношений, а вопрос о них находится в исключительной юрисдикции соответствующего государства. Поэтому отсутствие общего запрета осуществлять регистрацию географических наименований в качестве товарных знаков вызвано прежде всего различием самих объектов и различием норм, регулирующих те и другие отношения. При этом попытки выработать единообразие самих географических наименований пока ни к чему не привели. Пример с Мальвинскими/Фолклендскими островами – частный случай. Что, собственно говоря, и порождает потребность двусторонних соглашений хотя бы об утилитарном их применении, в том числе в качестве товарных знаков. В.А. Хохлов полагает, что это надо учитывать при применении и толковании норм, регулирующих отношения при регистрации товарных знаков.

Первой слово взяла Г.В. Разумова, которая отметила, что мнение Роспатента по названному вопросу выражено в Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39 (далее – Рекомендации).

Г.В. Разумова подчеркнула, что в пункте 2.4 Рекомендаций сформулирован общий методологический подход, который применяется при экспертизе заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, включающих географические названия. При этом в пункте 2.4 Рекомендаций указывается, что такие обозначения можно условно разделить на несколько групп:

1) географические названия, которые не воспринимаются как указания на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя. Такие географические названия воспринимаются потребителями как фантазийные практически в отношении любых товаров (например, «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС» для товара «мороженное»);

2) географические названия, которые в отношении одних товаров воспринимаются как фантазийные, а в отношении других – как указывающие на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя. Например, обозначение «КАСПИЙ» для товара «сигареты» будет являться фантазийным, но в отношении товара «черная икра» будет указывать на место происхождения товара;

3) географические названия, которые часто воспринимаются как указания на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя. К их числу, в первую очередь, можно отнести названия городов.

Учитывая изложенное, Г.В. Разумова полагает, что следует отличать те географические названия, которые могут восприниматься потребителем как указания на место производства или сбыта товаров и нахождения изготовителя товара, от тех, которые не могут так восприниматься. В связи с этим при проведении экспертизы заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, включающего географическое название, необходимо проанализировать, будет ли такое обозначение восприниматься потребителем как указание на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя в отношении товаров, указанных в перечне.

В ходе выступления Г.В. Разумова пояснила, что в подпунктах 3 и 4 пункта 3 Рекомендаций сформулирован общий методологический подход, который применяется для оценки ложности обозначений, включающих географические названия, или их способности ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара и нахождения изготовителя.

Так, в этих подпунктах Рекомендаций, по мнению Г.В. Разумовой, предлагается оценить, может ли в принципе обозначение, включающее географическое название, восприниматься в отношении заявленных товаров как указание на место производства товара и нахождения изготовителя.

С учетом вышесказанного Г.В. Разумова отметила, что применение при экспертизе обозначения, включающего географическое название, оснований для отказа, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, в каждом случае будет зависеть от конкретных обстоятельств, связанных с подачей заявки на регистрацию данного обозначения в качестве товарного знака.

Вместе с тем Г.В. Разумова указала, что российским законодательством установлен прямой запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, включающих отдельные иностранные географические названия.

В качестве примера такого запрета Г.В. Разумова привела пункт 5 статьи 1483 ГК РФ, согласно которому в соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств – участников этого международного договора в качестве обозначений, позволяющих идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта.

При этом Г.В. Разумова подчеркнула, что международным договором, который указан в пункте 5 статьи 1483 ГК РФ, является Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в г. Марракеше 15.04.1994; далее – Соглашение ТРИПС). В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Соглашения ТРИПС каждый член предусматривает правовые меры для заинтересованных сторон для предотвращения использования географического указания, идентифицирующего вина, для вин, не происходящих из того места, которое названо в географическом указании, или идентифицирующего крепкие спиртные напитки, для крепких спиртных напитков, не происходящих из того места, которое указано в данном географическом указании, даже если указывается подлинное происхождение этих товаров, или географическое указание используется в переводе или сопровождается такими выражениями, как «вид», «тип», «в стиле», «имитация» или подобными им.

Т.Е. Змеевская в дополнение к выступлению Г.В. Разумовой предложила обратить внимание на положения пункта 7 статьи 1483 ГК РФ, в соответствии с которыми, если обозначение является тождественным или сходным до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, которое всегда является обозначением, представляющим собой географический объект или содержащий его, Роспатент отказывает в его регистрации для всех заявленных на регистрацию товаров и услуг.

Подводя итог вышесказанному, Л.А. Новоселова отметила, что специального запрета на регистрацию именно географических названий как таковых в качестве товарных знаков нет, но есть целый ряд общих положений, которые могут быть препятствием для регистрации в качестве товарных знаков таких обозначений в конкретных случаях.

Далее Л.А. Новоселова предложила перейти к рассмотрению второго вопроса, связанного с наличием целого ряда международных соглашений, в которых прямо предусмотрена возможность или невозможность регистрации товарных знаков с использованием географических наименований в соответствующих странах, и пояснила, что этот вопрос ставится следующим образом: можно ли отказать в регистрации соответствующего обозначения со ссылкой непосредственно на международной договор, либо при наличии такого положения в международном договоре оно должно применяться через применение тех или иных положений ГК РФ?

Л.А. Новоселова добавила, что в обозначенной ситуации следует прийти к единообразному решению: либо ссылаться на международной договор, который непосредственно действует на территории Российской Федерации, либо подвести эту ситуацию под ту или иную норму ГК РФ.

ВОПРОС 2. При отсутствии общего запрета на регистрацию географических названий в качестве товарных знаков по каким основаниям в предоставлении правовой охраны соответствующему обозначению может быть отказано при наличии специального международного соглашения?

В своем выступлении Г.В. Разумова указала на наличие Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция), которая должна применяться. Если отказать в регистрации товарного знака по положениям Парижской конвенции, то возникает вопрос – как такой отказ оспаривать. Положения статьи 1512 ГК РФ не предусматривают такого основания.

Далее Г.В. Разумова отметила, что в других международных соглашениях содержится оговорка о том, что страны-участницы обязуются соблюдать положения Парижской конвенции. Такие оговорки установлены, в частности, в пункте 1 статьи 2 Соглашения ТРИПС, пункте 3 статьи 90 Договора о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014).

При этом согласно статье 6 Парижской конвенции условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране ее национальным законодательством.

Как полагает Г.В. Разумова, отказ в предоставлении правовой охраны обозначению, включающему географическое название, мотивируется несоответствием нормам российского законодательства. Однако вышесказанное не означает, что при этом не могут быть дополнительно применены нормы международных соглашений в целях раскрытия содержания норм российского законодательства.

В.А. Корнеев в своем выступлении отметил, что второй вопрос непосредственно связан с первым. Речь идет о том, что запрета на использование географических наименований как таковых в российском законодательстве нет. При этом бывают случаи, когда такой запрет установлен в международном законодательстве.

В.А. Корнеев подчеркнул, что в настоящее время существует ряд международных соглашений, участницей которых является Российская Федерация, направленных в том числе на охрану географических указаний в качестве самостоятельных средств индивидуализации. Так, Г.В. Разумова назвала Парижскую конвенцию, кроме того, существует

Соглашение ТРИПС. Также Российская Федерация является участником Соглашения о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний (заключено в г. Минске 04.06.1999; далее – Минское соглашение от 04.06.1999) и стороной Соглашения между Правительством Российской Федерации и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации об охране географических указаний и наименований мест происхождения товаров (утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 94-р; далее – Соглашение со Швейцарией), которые тоже направлены на охрану географических указаний.

В.А. Корнеевым обращено внимание на положения пункта 4 статьи 4 Соглашения со Швейцарией, которым установлено, что регистрация товарных знаков в нарушение пунктов 1 и 2 указанной статьи не допускается или аннулируется ex officio, если это позволяет законодательство государства соответствующей Стороны, либо по запросу заинтересованной стороны.

Соответственно, возникает вопрос, означает ли это, что существует дополнительный запрет только на основании двусторонних соглашений, который применяется по запросу заинтересованной стороны?

В.А. Корнеев отметил, что если сказать, что эти нормы предусмотрены только международными соглашениями и не предусмотрены национальным законодательством, то возражение по такому основанию, предусмотренному международным договором, не охватывается статьей 1512 ГК РФ, а следовательно, с учетом положений статьи 1248 ГК РФ порядок рассмотрения таких возражений будет судебным, а не административным.

В продолжение дискуссии Г.В. Разумова добавила, что при рассмотрении названного вопроса необходимо обратить внимание на Минское соглашение от 04.06.1999, в статье 5 которого указано, что Стороны в силу своих обязанностей в соответствии с их национальным законодательством или по обоснованному запросу заинтересованной стороны отказывают в регистрации товарного знака или в передаче прав на товарный знак либо признают недействительной регистрацию товарного знака или передачу прав на товарный знак, состоящий из географического указания или содержащий его, если использование географического указания в товарном знаке для товаров, не происходящих из указанной территории какой-либо Стороны, вводит в заблуждение потребителей в отношении истинного места происхождения таких товаров.

Л.А. Новоселова задала уточняющий вопрос: под вышесказанным имеется в виду, что названные международные соглашения могут быть применимы в той части, в которой можно воспользоваться положениями ГК РФ?

Г.В. Разумова, отвечая на заданный вопрос, указала, что, по мнению Роспатента, – да.

В дополнение к сказанному Т.Е. Змеевская пояснила, что, по сути, соглашения становятся неким официальным источником информации, которую можно применить. А списки к этим соглашениям являются тем инструментом, которым эксперт при рассмотрении заявки может воспользоваться при отказе в государственной регистрации товарного знака по тем основаниям, которые предусмотрены ГК РФ. При этом Т.Е. Змеевской отмечено, что, безусловно, прямая ссылка на международное соглашение, если она и допустима, то в любом случае будет подкреплена нормами ГК РФ.

И.А. Зенин, начиная свое выступление, указал, что в настоящее время большее внимание уделяется не изобретениям, а товарным знакам, обозначениям и наименованиям мест происхождения товаров. Предварительно И.А. Зенин подчеркнул, что наименование места происхождения товаров на уровне закона появилось только в 1992 году, то есть этот институт является молодым, но еще моложе институт указаний происхождения.

И.А. Зенин обращает внимание на то, что механизм охраны указаний происхождения (не наименований мест происхождения) не регламентирован. Получается, что институт наименований мест происхождения молодой, а указаний происхождения еще моложе, с учетом чего, по убеждению И.А. Зенина, в этом отношении предстоит продолжительная работа.

И.А. Зенин отметил, что те материалы, которые представлены на обсуждение, показывают, что нынешняя практика нуждается в таком обсуждении, при этом разработок в данной области нет. С учетом этого обосновывается актуальность и целесообразность настоящего обсуждения.

И.А. Зенин заострил внимание на том, что есть Лиссабонское соглашение о защите указаний места происхождения изделий и их международной регистрации (заключено в г. Лиссабоне 31.10.1958; далее – Лиссабонское соглашение), касающееся рассматриваемых вопросов, но Россия к нему не присоединилась, и попросил авторов, которые подготовили материалы для обсуждения, выразить свою точку зрения в отношении следующего: почему Российская Федерация не присоединилась к названному соглашению? И нельзя ли каким-либо образом к нему присоединиться?

Л.А. Новоселова отметила, что озвученные вопросы необходимо адресовать не к авторам материалов, вынесенных на обсуждение, потому что Суд по интеллектуальным правам анализирует правоприменение, но не решает вопросы присоединения к тем или иным международным соглашениям. Кроме того, Л.А. Новоселова подчеркнула, что в рассматриваемой ситуации необходимо руководствоваться тем законодательством, которое действует на настоящий момент времени.

Далее И.А. Зенин обратил внимание участников заседания на следующее. По его мнению, чтобы избежать вопросов в правоприменительной практике следует исходить из того, что самым оптимальным является вариант регистрации товарного знака и указаний происхождения товара.

По результатам своего рассуждения, отвечая на первый из вынесенных на обсуждение вопросов, И.А. Зенин дал отрицательный ответ.

Взявшая слово Т.Е. Змеевская в отношении Лиссабонского соглашения указала, что действительно Женевский акт Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях от 20.05.2015 (далее – Женевский акт) сейчас включает не только наименования мест происхождения товаров, но и еще один объект – географические указания. Как полагает Т.Е. Змеевская, Российская Федерация будет готова присоединиться к Женевскому акту, как только в национальное законодательство, в частности в ГК РФ, будет введен такой отдельный объект интеллектуальных прав, как географическое указание. При этом Т.Е. Змеевская обратила внимание на то, что Роспатентом подготовлен законопроект, в котором, помимо наименований мест происхождения товаров, которые, безусловно, являются особым случаем использования географических наименований, предусмотрены и географические указания, потребность в регистрации которых в особенности у иностранных заявителей больше. Поэтому, по убеждению Т.Е. Змеевской, является необходимым внесение соответствующих изменений в ГК РФ в части введения такого отдельного объекта интеллектуальных прав, как географическое указание, которое будет отвечать своим требованиям для того, чтобы получить правовую охрану на территории Российской Федерации.

Озвученную ранее Г.В. Разумовой позицию о том, что отказ в регистрации товарного знака возможен только на основании норм национального законодательства, поддержала М.А. Кольздорф, отметив, однако, возможные трудности в толковании положений пункта 4 статьи 4 Соглашения со Швейцарией. Согласно этим положениям регистрация товарных знаков в нарушение пунктов 1 и 2 данной статьи не допускается или аннулируется ex officio, если это позволяет законодательство государства соответствующей стороны, либо по запросу заинтересованной стороны. По утверждению М.А. Кольздорф, формулировку «по запросу заинтересованной стороны» можно толковать исходя из иных положений Соглашения со Швейцарией. В частности, статья 10 Соглашения со Швейцарией определяет, какие меры принимает компетентный орган стороны соглашения при получении соответствующего запроса компетентного органа другой стороны. Также в этой статье отражено, что на основании такого запроса компетентный орган соответствующего государства готовит ответ, в котором указывает, какие меры могут быть приняты в соответствии с законодательством соответствующего государства. Таким образом, как подчеркнула М.А. Кольздорф, компетентные органы руководствуются национальным законодательством, поэтому отказ возможен только на основании тех норм, которые предусмотрены в ГК РФ.

В завершение обсуждения второго вопроса Л.А. Новоселова огласила мнение В.А. Хохлова, в соответствии с которым он склоняется к тому, что основания для отказа национальным ведомством в регистрации товарного знака, содержащего географическое указание, должны соответствовать положениям национального законодательства, то есть необходимо ссылаться на положения ГК РФ. Кроме того, В.А. Хохлов указывает еще на одну проблему – терминологическую, связанную с тем, что понятия географических наименований и географических указаний в целом ряде актов определены неединообразно, поэтому и возникают вопросы об их соотношении, в том числе когда речь идет о применении Соглашения со Швейцарией.

Подводя итоги обсуждения по второму вопросу, Л.А. Новоселова указала, что основанием для отказа в регистрации должны служить не непосредственно нормы международных соглашений, а соответствующие им нормы ГК РФ.

Далее Л.А. Новоселова предложила перейти к обсуждению третьего вопроса.

ВОПРОС 3. Если общий запрет на регистрацию географических названий в качестве товарных знаков не установлен и отсутствуют специальные международные соглашения, по каким основаниям и при каких условиях в предоставлении правовой охраны соответствующему обозначению может быть отказано?

Л.А. Новоселова выразила мнение, что с учетом уже состоявшегося обсуждения можно сделать вывод о том, что общий запрет на регистрацию географического названия не установлен. В таком случае необходимо проанализировать, по каким основаниям может быть отказано в предоставлении правовой охраны соответствующему географическому обозначению. При этом Л.А. Новоселова обратила внимание присутствующих на то, что в проекте информационной справки, приложенной к материалам, приведены различные варианты для более детального ознакомления членов Научно-консультативного совета с обсуждаемыми вопросами.

В.А. Корнеев отметил, что в числе материалов представлена ранее подготовленная справка по пунктам 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ по тем подходам, которые были в целом выработаны по данным пунктам ГК РФ. По мнению В.А. Корнеева, ключевой вопрос, который возникает по географическим названиям, следующий: есть ли основания применительно к географическим названиям отходить от общих подходов, которые в целом выработаны по пунктам 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ?

В.А. Корнеев подчеркнул, что в настоящий момент Суд по интеллектуальным правам исходит из того, что при проверке по пунктам 1 или 3 статьи 1483 ГК РФ товарного знака или обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, включающего географическое название, применяются общие подходы.

Л.А. Новоселова отметила, что действительно имела место целая серия дел, связанных с регистрацией содержащих географические наименования товарных знаков, таких как «Золото Грузии», «Гордость Молдавии», «Золото Армении» и др. В этих делах рассматривался вопрос, связанный с регистрацией обозначений, содержащих названия местностей, городов и стран.

А.Н. Оганесян полагает, что те позиции, которые были отражены в ранее утвержденной справке, носят универсальный характер и применяются вне зависимости от особенностей того или иного обозначения, которое заявлено на регистрацию или которое уже зарегистрировано в качестве товарного знака.

В то же время, по мнению А.Н. Оганесяна, применительно к географическим названиям могут быть учтены какие-либо иные обстоятельства, которые носят особенный характер и не были отражены в ранее утвержденной справке. В частности, А.Н. Оганесян полагает, что эти вопросы отражены в том числе и в Рекомендациях, где с учетом специфики такого явления, как географические названия, проводится анализ на соответствие или несоответствие требованиям законодательства.

Л.А. Новоселова обратила внимание на подпункт 3 пункта 3 Вопросов для обсуждения на заседании Научно-консультативного совета, в котором изложена возможность отказа в регистрации со ссылкой на нарушение общественных интересов (подпункт 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ). Данное основание, как подчеркнула Л.А. Новоселова, является достаточно новым в практике, поэтому при обсуждении прежде всего следует обратить внимание именно на него.

Свое выступление Г.В. Разумова начала, отметив, что согласно позиции Роспатента особого подхода нет, при этом отказ в регистрации географических наименований производится в соответствии с правилами и рекомендациями Роспатента. При этом Роспатент не согласен с тем, что документально следует подтверждать широкую известность местности как места производства таких товаров и возникновение у потребителей ассоциаций с этим местом, как, например, в ситуации с обозначением «Золото Грузии», и информации из сети «Интернет» недостаточно.

М.А. Кольздорф в продолжение обсуждения указала, что из содержания судебных актов по упомянутым делам усматривается, что суды приняли информацию, полученную из сети «Интернет», но проблема была в том, что эта информация подтверждала существование заявленных на регистрацию географических наименований (стран), но не подтверждала то, что страны известны именно в той области, в отношении которой предполагалось зарегистрировать обозначения (алкогольные напитки).

А.Н. Оганесян обратил внимание на то, что анализ европейского законодательства показывает, что несовпадение местонахождения заявителя с географическим объектом, наименование которого заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, само по себе не является основанием, которое может свидетельствовать о введении потребителя в заблуждение.

Т.Е. Змеевская предложила непосредственно в рамках национального законодательства продолжить обсуждение рассматриваемого вопроса и решить вопрос о введении в заблуждение в отношении производителя товара.

Л.А. Новоселова отметила, что если регистрация осуществляется в отношении такой товарной позиции, как «товар, производимый на территории конкретной страны», то не ясна позиция Роспатента о том, что товарный знак, содержащий указание на эту же страну, будет ложным.

Л.А. Новоселова попросила представителей Роспатента пояснить, считают ли они необходимым в таком случае проводить проверку того, будет ли производиться товар именно производителем из этой страны.

Т.Е. Змеевская утвердительно ответила на заданный вопрос и пояснила, что рассмотрение заявки осуществляется в отношении конкретного заявителя, а дальнейшие действия по распоряжению товарным знаком (будь то лицензии или уступка) предусмотреть невозможно. По убеждению Т.Е. Змеевской, рядовой потребитель будет воспринимать информацию, указанную на товарном знаке, буквально и у него будут прямые ассоциации о том, что такой товар должен быть произведен в том месте, которое указано в товарном знаке, и производителем с местонахождением в этом месте.

Исходя из озвученного Л.А. Новоселова указала на неясность того, что значит производитель находится в соответствующей стране? Он должен находиться в этой стране, должен быть зарегистрирован как юридическое лицо или предприниматель в соответствующей стране, производить товары на территории этой страны? До какой степени необходимо уточнять информацию о производителе?

Т.Е. Змеевская отметила, что при подаче международной заявки на регистрацию товарного знака в заявке должно быть указано, имеет ли заявитель действующий производственный комплекс либо место жительства на территории страны происхождения. С учетом этого Т.Е. Змеевская резюмировала, что в таких документах должна содержаться информация о действующем производстве на территории соответствующей страны.

М.А. Кольздорф высказала противоположную позицию, указав, что если речь идет о стадии регистрации товарного знака, то на тот момент у заявителя может и не быть производства, может быть он только зарегистрировался и начинает свою деятельность, в этом случае такие документы он просто физически не может получить и представить.

Л.А. Новоселова обратила внимание на то, что в действующем законодательстве отсутствуют требования о том, что для регистрации товарного знака, включающего географическое название, обязательно представление документов, подтверждающих факт производства товара на территории этого географического объекта или подготовительные действия для этого.

По утверждению А.Н. Оганесяна, вопрос о введении потребителей в заблуждение возможно решить так, чтобы учитывать только место производства товаров и отказаться при этом от фигуры изготовителя таких товаров. Поскольку под указанием места изготовителя подразумевается место производства этого товара или оказания услуг, в данном вопросе было бы правильнее учитывать только место производства товаров.

И.А. Близнец обратил внимание на то, что рассматриваемый вопрос назрел довольно давно, а именно как только было введено понятие – наименование места происхождения товара. И.А. Близнец указал, что такая практика сложилась только в России, ни в одной стране мира такой практики не возникает, географическое указание жестко соответствует исключительно месту его производства, а также заметил, что ни в одной стране мира нет необходимости регистрировать товарные знаки или географические указания, не соответствующие действительности.

И.А. Близнец подчеркнул, что в рассматриваемом вопросе главным фактором должно выступать место производства товара, который связан именно с конкретным географическим местом или с конкретной территорией, где этот товар производится. Кроме того, И.А. Близнец высказал позицию о том, что данный вопрос требует внесения изменений в действующее законодательство.

Г.В. Разумова отметила, что в случае, когда при рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака у эксперта возникают сомнения в достоверности представленных материалов, последний обращается с запросом с целью предоставления дополнительных сведений в подтверждение такой деятельности именно применительно к месту изготовления таких товаров.

В.А. Корнеев указал на то, что в ситуации, когда идет речь о пункте 3 статьи 1483 ГК РФ часто обращается внимание на то, находится ли производитель в той стране, с которой ассоциируются конкретные обозначения. В.А. Корнеев подчеркнул, что если на эту ситуацию посмотреть шире, то в условиях современной, глобальной экономики очень часто место нахождения заявителя и место производства товара не совпадают. По пункту 3 статьи 1483 ГК РФ оценивается возможность введения потребителя в заблуждение конкретным обозначением не абстрактно в отношении обозначения, а в отношении конкретного товара. При этом если в товарном знаке используется конкретное географическое наименование, а в перечне товаров говорится о том, что этот товар произведен в этом же месте, то введения в заблуждение быть не может. Вместе с тем если впоследствии это обозначение будет использоваться для других товаров, то в такой ситуации Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или же Федеральная антимонопольная служба могут применить какие-либо меры реагирования при наличии к этому оснований, но не Роспатент.

Как заметил В.А. Корнеев, в момент регистрации товарного знака вряд ли можно предполагать, что уже ожидается какое-либо будущее злоупотребление.

М.А. Кольздорф привела в качестве примера решения данного вопроса европейскую практику, согласно которой регистрирующий орган исходит из презумпции того, что товарный знак будет использоваться без введения потребителей в заблуждение, если это возможно. Поэтому если возможно использовать обозначение в отношении заявленных товаров и услуг без введения потребителей в заблуждение, то принимается решение о регистрации такого обозначения. Также и в рассматриваемой ситуации на стадии регистрации товарного знака, включающего географическое название, невозможно проверить будет ли он вводить в заблуждение или нет, поэтому если возможно использование такого товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг без введения в заблуждение, то обозначение должно регистрироваться.

Т.Е. Змеевская указала на то, что также является дискуссионным вопрос использования наименований государств.

Л.А. Новоселова подвела итог дискуссии по рассматриваемому вопросу, отметив, что члены Научно-консультативного совета пришли к пониманию того, что отказ в предоставлении правовой охраны соответствующему обозначению возможен, но для этого необходимо подтверждать, что заявленное на регистрацию обозначение ложно или вводит в заблуждение. При этом такой аргумент, как противоречие общественным интересам, тоже допустим, но и его необходимо подтверждать.

В отношении вопроса о производителе товара Л.А. Новоселова отметила, что из судебной практики усматривается, что для товарных позиций, в отношении которых обозначение соответствует действительности, нельзя сделать вывод о ложности обозначения.

В завершение обсуждения третьего вопроса Л.А. Новоселова огласила мнение В.А. Хохлова, согласно которому он поддерживает сложившуюся практику и в целом приходит к выводу, что проверка обстоятельств, связанных с местом производства, не требуется.

Л.А. Новоселова предложила перейти к обсуждению четвертого вопроса.

ВОПРОС 4. Возможно ли прекращение правовой охраны товарного знака, включающего неизвестное на дату регистрации географическое название, впоследствии ставшее известным в силу различных обстоятельств?

А.Н. Оганесян пояснил, что в рассматриваемой ситуации речь может идти о названии какого-либо города, который в силу каких-либо обстоятельств становится известным.

Т.Е. Змеевская указала, что в данном случае необходимо исследовать такую известность – на основании чего такая известность возникла и в отношении каких товаров и услуг товарный знак был зарегистрирован, приобрело ли географическое название известность в отношении производства того товара, в отношении которого название было зарегистрировано в качестве товарного знака.

В свою очередь, В.А. Корнеев, отметил, что известность приобретается не наименованием в целом, а наименованием в отношении конкретных товаров. Соответственно, если рассматривать город Сочи, то он как горнолыжный курорт мог приобрести известность после Олимпиады в отношении, например, услуг по организации спортивных мероприятий.

Также В.А. Корнеевым обращено внимание на то, что названный вопрос, скорее на будущее, но необходимость в его обсуждении необходима сейчас, потому что при регистрации заявленного обозначения следует учитывать и анализировать, что с таким обозначением будет в будущем.

Л.А. Новоселова огласила мнения В.А. Хохлова и А.П. Рабец по рассматриваемому вопросу.

В.А. Хохлов полагает, что потенциальная возможность прекращения правовой охраны товарного знака имеется лишь по иным основаниям, чем подпункт 6 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ. Отсутствие основания прекратить правовую охрану товарного знака в силу того, что положенное в его основу географическое наименование приобрело известность, связано с ограниченным сроком действия самого исключительного права. Если товарный знак после весьма серьезных проверок зарегистрирован, то каждый правообладатель должен быть уверен в том, что в течение срока действия исключительного права ничто, без серьезных причин, прямо установленных в законе, не может поколебать его право в этот период. Разумно также исходить из того, что этот срок не столь уж значителен для применения понятия «известность».

Далее В.А. Хохлов отмечает, что «оказалось бы странным поведение государственных органов, которые в пределах незначительных сроков меняют свою позицию относительно того, есть критерии для регистрации или нет.

Также в подпункте 6 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ говорится о двух критериях, которые необходимы для применения нормы (вошло «во всеобщее употребление» и использование в качестве товаров «определенного вида»). Трудно вообразить, когда бы в пределах нескольких лет именно географическое наименование вызывало бы такой эффект (если его не смешивать с «частым упоминанием» или «известностью в печати»). Но даже если это произошло, то целесообразно использовать срочность исключительного права – действие исключительного права просто может быть не продлено.

Бережное и внимательное отношение к уже зарегистрированным средствам индивидуализации, представляется, важнее сиюминутных решений.

Прекращение прав «на будущее время» как прием законодательной техники в целом возможно, но, полагаю, в других обстоятельствах.

Попытки действовать иначе обычно свидетельствуют об избыточной политизированности решений».

Как отметила Л.А. Новоселова, мнение А.П. Рабец по этому вопросу отличается.

А.П. Рабец полагает, что «прекращение на будущее правовой охраны товарного знака, включающего неизвестное на дату приоритета географическое название, впоследствии ставшее известным, не исключено на основании подпункта 6 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ, то есть в случае превращения товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида».

Г.В. Разумова, поддерживая дискуссию, указала, что четвертый вопрос, безусловно, интересный, но все же он на будущее, более того, по ее мнению, указанный пункт в отношении географических названий применяться не может.

Н.В. Козлова обратилась к присутствующим членам

Научно-консультативного совета с приветственным словом, а также выразила убеждение в том, что подобного рода встречи следует проводить чаще. Кроме того, она предложила рассмотреть возможность организации и проведения совместного круглого стола.

В заключительной части заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам председатель Суда Л.А. Новоселова поблагодарила его участников за продуктивное обсуждение вопросов.

После завершения заседания Научно-консультативного совета от заместителя руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности Л.Л. Кирий, генерального директора Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь П.Н. Бровкина и кандидата юридических наук, первого заместителя декана факультета права, доцента кафедры международного публичного и частного права Национального исследовательского университета Высшая школа экономики В.В. Старженецкого поступили письменные мнения.

В ответе П.Н. Бровкина охарактеризованы правовые подходы Республики Беларусь в отношении вопросов использования географических названий при регистрации товарных знаков.

Согласно письменному мнению Л.Л. Кирий при ответе на первый вопрос исходя из подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ следует отличать географические названия, которые могут восприниматься потребителем как указания на место производства товара и/или нахождения изготовителя товара, от тех, которые не могут так восприниматься (например, обозначение «Эверест» в отношении «косметических товаров»).

По второму вопросу Л.Л. Кирий указывает, что в международных соглашениях, названных в пункте 2 Вопросов для обсуждения на заседании Научно-консультативного совета, прямо не содержатся требования об отказе в предоставлении правовой охраны географическим указаниям, и обращает внимание на то, что положения статьи 1 Соглашения со Швейцарией означают, что «наименованиям, географическим указаниям и наименованиям мест происхождения товаров (НМПТ) будет предоставлена правовая охрана» (в Швейцарии отсутствует правовая охрана НМПТ). В этом случае, в частности, имеется в виду, что в России будет установлен запрет на регистрацию товарных знаков, содержащих наименования и географические указания Швейцарии.

Ответ на третий вопрос идентичен ответу на первый.

В ответе на четвертый вопрос Л.Л. Кирий указывает следующее.

Постановка вопроса представляется недостаточно ясной. Речь идет о географическом названии, впоследствии ставшим известным, или об утрате обозначением различительной способности в контексте подпункта 6 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ? Если географическое название впоследствии стало известным, то это не означает, что обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака в отношении конкретных товаров, потеряло различительную способность в результате его использования в течение длительного периода времени разными изготовителями для одних и тех же товаров.

Письменное мнение В.В. Старженецкого содержит следующие выводы.

1. Российское законодательство не устанавливает общий запрет на регистрацию географических названий в качестве товарных знаков. Географические названия, включая иностранные, могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков по общему правилу. Однако данное общее правило имеет ряд исключений, когда географические названия не подлежат регистрации в качестве товарных знаков. Данные исключения могут быть прямо установлены в законе/международном соглашении или вытекать из общих норм гражданского законодательства и/или законодательства о недобросовестной конкуренции.

2. Как международное право (Соглашение ТРИПС, Парижская конвенция, Минское соглашение от 04.06.1999, Соглашение со Швейцарией), так и национальное право Российской Федерации исходят из общего принципа, согласно которому никто не должен извлекать необоснованных экономических преимуществ и вводить потребителя в заблуждение за счет использования обозначений, создающих ложные ассоциации через использование географических наименований.

Многие международно-правовые нормы в рассматриваемой сфере являются самоисполнимыми, имеют прямое действие и могут применяться российскими правоприменительными органами, включая суды.

Представляется, что запреты, установленные международно-правовыми нормами, в полной мере охватываются положениями российского законодательства, которое предоставляет эффективные средства защиты для противодействия различным недобросовестным действиям. К ним могут быть отнесены, в частности, подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 (указание на место производства товара), подпункты 1 и 2 пункта 3 статьи 1483 (вводящие в заблуждение, ложные указания, указания, противоречащие общественным интересам), пункт 4 статьи 1483 (официальные наименования), пункт 5 статьи 1483, пункт 7 статьи 1483, положения статьи 1231.1 ГК РФ (имитация или воспроизведение официальных символов, наименований).

В связи с этим кумулятивное применение норм российского и международного права для урегулирования спорных правоотношений является оптимальным вариантом, как с материально-правовой, так и с процессуально-правовой точек зрения. Для противопоставления международного и национального правового регулирования в данной сфере нет достаточных оснований. Кроме того, такое противопоставление может привести к негативным последствиям в процессуальных отношениях, когда четкая правовая регламентация действий, связанных с защитой нарушенных прав, предписываемая международным правом, будет отсутствовать.

3. Подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ может применяться к указанным отношениям с учетом ограничений, которые приведены в предлагаемом к обсуждению документе (заявленному на регистрацию обозначению (товарному знаку) не может быть противопоставлен топоним, который неизвестен адресной группе потребителей в качестве географического названия и при отсутствии у потребителя ассоциативной связи между соответствующим обозначением и географическим названием). Данный подход соответствует международным стандартам и представляется справедливым.

4. Подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ также может применяться к указанным правоотношениям. Дифференциация в зависимости от правдоподобности возникновения ассоциативной связи между обозначением и местом производства или сбыта товара, нахождения изготовителя конкретных товаров, представляется вполне обоснованной. При этом подход, сформировавшийся в судебной практике применительно к товарам, вполне может быть распространен и на сферу услуг.

В отношении обсуждаемого положения ГК РФ предлагается закрепить исключение для случаев, когда спорное обозначение, включающее географический элемент, приобрело «вторичное значение» в глазах потребителя (например, постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.10.2007 № 15006/06 по товарному знаку «ГЖЕЛКА», серия судебных разбирательств в Европе в отношении товарного знака «БАВАРИЯ» (пиво), зарегистрированного на имя голландского юридического лица). Приобретение обозначением «вторичного значения» также будет исключать введение потребителя в заблуждение.

5. Подпункт 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ может препятствовать регистрации товарного знака во взаимосвязи с положениями статьи 1231.1 ГК РФ и не только. Подход, согласно которому оценка обозначения на предмет его противоречия общественным интересам должна производиться на основе анализа самого обозначения «как есть», его восприятия потребителями, использования в отношении конкретных товаров, а не исходя из того, кем испрашивается правовая охрана такого обозначения, представляется в целом правильным.

Однако, совсем исключать влияние субъективного фактора в подобного рода делах, на наш взгляд, все-таки нельзя. Регистрация товарного знака специальным субъектом (религиозной организацией, государством, федеральным государственным унитарным предприятием и иными) в ряде случаев может «примирить» регистрацию товарного знака с общественными интересами (например, дело № А40-45748/12-27-419 о регистрации товарного знака «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД», группа дел по товарным знакам группы «КРЕМЛЕВСКИЕ»).

6. Прекращение правовой охраны товарного знака, включающего неизвестное на дату регистрации географическое название, впоследствии ставшее известным в силу различных обстоятельств, вполне может иметь место. Во-первых, обозначение может превратиться в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление, что не вызывает сомнений. Во-вторых, с теоретической точки зрения данное обозначение потенциально также может превратиться в официальное название, стать ругательством, или просто потерять различительную способность (без превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление). Необходимо отметить, что перечисленные ситуации встречаются очень редко.

Наиболее справедливым и сбалансированным решением для таких ситуаций будет прекращение охраны товарного знака «на будущее». Однако российское законодательство не обладает соответствующей гибкостью и в этой части содержит пробел. Прекращение охраны «на будущее», исходя из действующей редакции ГК РФ, возможно только в случае вхождения обозначения во всеобщее употребление. В остальных случаях утраты различительной способности прекращение правовой охраны носит ретроспективный характер, что может серьезно нарушить права добросовестных правообладателей. К счастью, пока такие коллизии в судебной практике не встречались.

7. Представляется, что пункт 2 статьи 19 Федерального закона от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не охватывает географические названия, имеющие отношение к проведению чемпионата мира по футболу. В связи с этим приостановление действия исключительного права на товарный знак, включающий географическое название (как известное, так и неизвестное на дату приоритета), которое имеет отношение к чемпионату мира по футболу, выглядит сомнительным. Положения данного Федерального закона, на наш взгляд, не могут толковаться расширительно и охватывать обозначения, не имеющие прямой связи со спортивной символикой.

Возможные злоупотребления в данном контексте могут быть пресечены с использованием средств защиты, предоставляемых законодательством о борьбе с недобросовестной конкуренцией.

Председатель суда Л.А. Новоселова