"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 9, сентябрь 2015 г., с. 26-30

На заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 29 июня 2015 года обсуждались вопросы применения положения пункта 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), в частности толкование выражения «использование товарного знака иным лицом под контролем правообладателя».

Члены Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам, присутствующие на заседании:

1. Новоселова Людмила Александровна — (председатель Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам) - доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель Суда по интеллектуальным правам;

2. Корнеев Владимир Александрович — кандидат юридических наук, доцент кафедры интеллектуальных прав Российской школы частного права, заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам;

3. Ариевич Евгений Анатольевич — кандидат юридических наук, доцент кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, председатель Комитета по интеллектуальной собственности Ассоциации Европейского Бизнеса;

4. Вестваль Томас (Германия) — профессор, адвокат;

5. Герасименко Светлана Анатольевна — государственный советник юстиции 2 класса;

6. Калятин Виталий Олегович — кандидат юридических наук, профессор Российской школы частного права, главный юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО;

7. Орлова Валентина Владимировна — доктор юридических наук, профессор кафедры промышленной собственности в РГАИС, руководитель практики по интеллектуальной собственности «Пепеляев групп»;

8. Павлова Елена Александровна — кандидат юридических наук, начальник отдела Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации;

9. Руйе Николя (Швейцария) — доктор юридических наук, профессор Школы Бизнеса Лозанны и Университетского Института Курт Бош;

На заседании также присутствовали:

10. Голофаев Виталий Викторович — судья Суда по интеллектуальным правам;

11. Кручинина Надежда Александровна — судья Суда по интеллектуальным правам;

12. Михайлов Семён Викторович — советник председателя Суда по интеллектуальным правам;

13. Погадаев Никита Николаевич — судья Суда по интеллектуальным правам;

14. Рассомагина Наталия Леонидовна — судья Суда по интеллектуальным правам;

15. Тарасов Николай Николаевич — судья Суда по интеллектуальным правам;

16. Уколов Сергей Михайлович — судья, председатель 1-го судебного состава Суда по интеллектуальным правам;

17. Химичев Виктор Афанасьевич — судья, председатель 2-го состава Суда по интеллектуальным правам, кандидат юридических наук.

Заседание открыла председатель Суда по интеллектуальным правам Л.А. Новоселова. В своём вступительном слове она пояснила, что выносимый на обсуждение вопрос об определении того, когда имеет место использование товарного знака «под контролем правообладателя», достаточно часто встречается в судебной практике и нуждается в детальном рассмотрении.

Пункт 1 статьи 1486 ГК РФ предусматривает, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно вследствие неиспользования товарного знака. При этом согласно пункту 2 этой статьи использованием товарного знака признаётся, во-первых, его использование самим правообладателем, и, во-вторых, использование иным лицом на основании лицензионного договора либо иным лицом, «осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя».

В правоприменительной практике возник ряд вопросов, касающихся толкования приведённых выше положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ.

I. Сфера применения пункта 2 статьи 1486 ГК РФ

Участники дискуссии были единодушны в том, что правила пункта 2 статьи 1486 ГК РФ имеют узкое применение, а именно - выделяют ряд случаев использования товарного знака, при которых охрана товарного знака не может быть прекращена по мотиву его неиспользования, «оставления» правообладателем.

В.О. Калятин указал, что обсуждаемые правила пункта 2 статьи 1486 ГК РФ имеют в виду лишь то, можно или нет аннулировать регистрацию товарного знака при наличии тех или иных обстоятельств. Применять ли эти правила для каких-то других ситуаций, расширяя область их применения, нет оснований. Данную реплику поддержали Л.А. Новоселова и Е.А. Павлова.

В.А. Корнеев отметил, что сама формулировка «под контролем» появляется в IV части ГК РФ единственный раз — в статье 1486 и только для вопроса о сохранении правовой охраны товарного знака. Вопрос о том, законно ли соответствующее использование товарного знака, «нужно оставить в стороне», говорит В.А. Корнеев.

Резюмируя, можно сделать вывод, что перечисление некоторых вариантов использования товарного знака в пункте 2 статьи 1486 ГК РФ не может для определять, является ли использование товарного знака иным лицом законным или не законным. Возможны ситуации, когда использование товарного знака будет признаваться использованием для целей сохранения правовой охраны товарного знака в связи с его использованием, несмотря на то, что такое использование не будет соответствовать правовым нормам. Например (Е.А. Павлова), товарный знак может использоваться третьим лицом по договору с правообладателем на производство пробной партии товара, который, в нарушение правила статьи 1490 ГК РФ об обязательной регистрации договоров об использовании товарных знаков (лицензионных договоров), не был зарегистрирован в Роспатенте. Такое использование нельзя назвать во всех смыслах «законным», однако оно подпадает под гипотезу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ.

II. Соотношение между использованием товарного знака иным лицом на основании лицензионного договора и «под контролем правообладателя»

Как видно, в пункте 2 статьи 1486 ГК РФ перечисляются два случая использования товарного знака иным лицом: (а) по лицензионному договору и (б) «под контролем правообладателя». Возникает вопрос о точном содержании этих двух понятий и соотношении между ними.

Согласно позиции, изложенной в Справке, следует исходить из того, что формулировка «под контролем правообладателя» фактически заимствована из Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС), заключённого в Марракеше 15.04.1994 (вступило в силу для России 22.08.2012) устанавливает, что «использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для целей сохранения в силе регистрации использованием товарного знака». Эта формулировка в Соглашении ТРИПС, в свою очередь, взята из правовой практики США, в которой контроль правообладателя выражается, в первую очередь, в осуществляемом правообладателе контроле качества производимого третьим лицом товара, как правило — в рамках лицензионного договора.

Следовательно, смысл пункта 2 статьи 1486 ГК РФ заключается в том, что по общему правилу для целей сохранения правовой охраны товарного знака по мотиву его использования требуется наличие лицензионного договора. Однако в исключительных случаях и при отсутствии лицензионного договора может быть признан факт использования товарного знака под контролем правообладателя; тогда требуются фактическое соглашение между правообладателем и другим лицом и согласованные действия, направленные на поддержание качества товара.

При этом в справке подчеркнуто, что данная позиция противоречит западноевропейской практике, в которой главным является наличие простого согласия правообладателя на использование товарного знака третьим лицом, а не контроль качества товара.

Изложенная позиция была подвергнута детальному обсуждению. Большинство выступавших не согласились с тем, что толкование статьи 1486 ГК РФ необходимо производить в соответствии с американским подходом, и в той или иной степени присоединились к позиции, согласно которой пункт 2 статьи 1486 ГК РФ, используя формулировку «под контролем правообладателя», имеет в виду в первую очередь наличие простого согласия правообладателя.

Так, Е.А. Павлова отметила, что в первоначальной редакции Соглашения ТРИПС использовалась формулировка «с согласия правообладателя» и лишь в конце она была заменена на более привычную для американских юристов формулировку «под контролем правообладателя». Речь идёт о том, что договор на использование товарного знака может быть не обязательно лицензионный, что пункт 2 статьи 1486 ГК РФ и выражает, пусть и не лучшим образом.

Вместе с тем, по мнению Е.А. Павловой, «законодатель не предполагал», что нормой статьи 1486 ГК РФ будут охватываться случаи «фактического» использования, то есть использования в отсутствие любого договора.

Л.А. Новоселова в ответ на последнее замечание Е.А. Павловой возразила: если считать, что в статье 1486 ГК РФ имеется в виду только договорное использование, будут исключаться ситуации, когда договора как такового нет, а контроль за использованием товарного знака очень жёсткий, например, когда лица связаны корпоративным контролем.

В ответ на данные реплики С.А. Герасименко выразила беспокойство по поводу того, что любое толкование нормы пункта 2 статьи 1486 ГК РФ имеет свои недостатки. С одной стороны, эту норму нельзя толковать слишком ограничительно, поскольку законодатель явно хотел показать, что законное использование товарного знака может быть и без лицензионного договора. С другой стороны, при широком толковании можно «выпустить джина из бутылки», когда практически любые действия сторон, любые акты и документы придётся проверять на предмет того, не относятся ли они к «использованию под контролем».

Выступивший следующим Е.А. Ариевич отметил, что в современных условиях расширительное толкование нежелательно. Лицензионный договор на использование товарного знака, по крайней мере, регистрируется и это сильно упрощает работу суда. В принципе можно допустить в качестве оснований «использования под контролем» и другие договоры. Но что касается недоговорных оснований использования, то, по мнению Е.А. Ариевича, здесь целесообразно ограничиться корпоративным контролем — аффилированностью нескольких юридических лиц.

Е.А. Павлова в дополнение к реплике Е.А. Ариевича отметила, что если речь идёт не об использовании на основании лицензионного договора, следует требовать реального использования товарного знака. Н.Л. Рассомагина отметила в связи с этим, что проверять использование товарного знака для целей статьи 1486 ГК РФ нужно всегда, и проверяет это суд.

Н. Руйе в своём выступлении указал, что в праве стран Европы, в частности Швейцарии, от правообладателя в ситуациях, когда ставится вопрос о прекращении товарного знака по мотиву его неиспользования, требуется лишь, чтобы использование товарного знака иным лицом происходило с согласия правообладателя. Не требуются ни контроль за качеством товара, ни наличие договора. Выступавший также отметил, что Соглашение ТРИПС, используя формулировку «под контролем правообладателя», устанавливает наиболее жёсткий стандарт к использованию товарных знаков другими лицами для целей сохранения регистрации товарного знака. Любая страна вправе смягчить этой стандарт с тем, чтобы уменьшить число оснований для прекращения правовой охраны товарного знака, что европейские страны и делают, хотя они также являются участниками Соглашения ТРИПС. Кроме того, доказать наличие согласия на использование товарного знака легко, в отличие от наличия контроля за его использованием. Практикой признаётся, что согласие, в принципе, может быть и неявным. Т. Вестваль также отметил, что трудностей с доказыванием наличия согласия у правообладателя, как правило, не возникает. В.А. Корнеев отметил: «Если правообладатель говорит: это лицо использовало товарный знак по моей воле, и приносит документы, предоставленные третьим лицом, то какие у нас основания ему не верить?»

Л.А. Новоселова заметила, что требование контроля за качеством товара в тексте статьи 1486 ГК РФ отсутствует, не говоря уже о том, что даже если какой-нибудь лицензионный договор и предусматривает право правообладателя контролировать качество товара, этим правом пользуются единицы правообладателей.

Тем не менее (на что указывает В.А. Корнеев) нельзя упускать из виду, что законодатель всё-таки использует не формулировку «использование товарного знака с согласия правообладателя», а формулировку «использование товарного знака под контролем правообладателя». Что всё же означают слова «под контролем», помимо наличия согласия правообладателя?

Е.А. Павлова высказала предположение, что нужно исходить из вида использования. Очевидно, например, что в случае импорта готовых товаров о контроле качества товара говорить не приходится, максимум, о чём тут можно говорить — контроль за объёмом ввезённого товара. В случае производства товаров ситуация, конечно, более сложная.

Л.А. Новоселова, подытожив высказанные позиции, отметила, что, по всей видимости, нельзя приравнивать положение пункта 2 статьи 19 Соглашения ТРИПС и пункта 2 статьи 1486 ГК РФ, поскольку у них объективно разное содержание, несмотря на общность словесной формулировки. Российский законодатель в статье 1486 ГК РФ устанавливает случаи, когда правовая охрана не может быть прекращена, и устанавливает их для большего числа ситуаций, чем Соглашение ТРИПС. Далее можно рассмотреть отдельные примеры договорного и бездоговорного использования товарного знака, но при этом следует считать, что главное — наличие согласия правообладателя. «Контроль» из статьи 1486 ГК РФ — это «контроль воли»; контролирует ли правообладатель качество товара — это вопрос не для целей статьи 1486 ГК РФ, а для других статей ГК РФ.

III. Примеры использования товарного знака «под контролем правообладателя» при отсутствии лицензионного договора, рассмотренные в ходе дискуссии.

А).

Отсутствие государственной регистрации предоставления использования товарного знака другому лицу не является препятствием для квалификации использования товарного знака как использования под контролем правообладателя. Это связано с тем, что лицензионный договор принимается как доказательство наличия воли, поэтому отсутствие его государственной регистрации для целей применения статьи 1486 не является проблемой (Л.А. Новоселова). Аналогичные выводы можно сделать в отношении любого договора, связанного с использованием товарного знака, который позднее был признан незаключённым или недействительным, поскольку и в этих ситуациях выявляется согласованная воля сторон на использование товарного знака.

Б).

Следует признавать, что договоры подряда или коммерческой концессии фактически закрепляют не только согласие правообладателя на использование товарного знака, но контроль качества товара (поскольку в силу положений статей 721, 783 ГК РФ качество выполняемой работы должно соответствовать условиям соответствующего договора). При этом В.О. Калятин обратил внимание на ситуации, когда третье лицо не использует товарный знак от своего имени, хотя и производит маркированную им продукцию (например, завод по договору с правообладателем изготовляет продукцию, маркирует её товарным знаком правообладателя и поставляет эту продукцию правообладателю же): здесь товарный знак используется скорее не «под контролем правообладателя», а самим правообладателем.

В).

Наличие корпоративных отношений, например, внутри холдинга, может подтверждать использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя. При этом оформление согласия на использование какими-то явными актами или отсутствие такового не играет определяющей роли (В.О. Калятин), главное то, что согласие на использование товарного знака в принципе было.

Г).

Применительно к импортируемым товарам контроль правообладателя за использованием товарного знака для целей статьи 1486 ГК РФ может проявляться при обращении правообладателя в таможенный орган для внесения товарного знака в реестр объектов интеллектуальной собственности с указанием списка уполномоченных импортёров (см., например, дело № СИП-193/2013, товарные знаки «Perrier»).

Д).

Администрирование доменного имени не самим правообладателем, а третьим лицом может быть квалифицировано как использование товарного знака под контролем правообладателя по тем же основам, что и в прочих случаях.

Закрывая заседание рабочей группы, Л.А. Новоселова поблагодарила всех участников дискуссии и выразила уверенность, что все замечания будут учтены при подготовке окончательного варианта Справки.

В.С. Ламбина.,
ответственный секретарь Научно-консультативного совета
при Суде по интеллектуальным правам