УТВЕРЖДЕНА
постановлением президиума
Суда по интеллектуальным правам
от 13.10.2022 № СП-21/22

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

В постановлении от 02.04.2013 № 15187/12 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отметил, что согласно пункту 2 статьи 1477 ГК РФ правила о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, т.е. к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг, поэтому при применении нормы подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 названного Кодекса денежная компенсация в отношении знаков обслуживания может определяться исходя из двукратной стоимости выполняемых работ или оказываемых услуг.

Следует отметить, что с экономической точки зрения различают два вида услуг: одни вызывают изменения в состоянии товаров, в физическом или интеллектуальном состоянии отдельных лиц (например, услуги парикмахерских, ремонт одежды), другие связаны с операциями по обмену1. Под услугой, связанной с операциями по обмену, подразумевается содействие в передаче прав собственности на товары, продукты или финансовые активы.

В постановлениях от 13.12.2016 № 28-П, от 13.02.2018 № 8-П, от 24.07.2020 № 40-П Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что в каждом конкретном случае меры гражданско-правовой ответственности, устанавливаемые в целях защиты конституционно значимых ценностей, должны определяться исходя из требования адекватности порождаемых ими последствий (в том числе для лица, в отношении которого они применяются) тому вреду, который причинен в результате противоправного деяния, с тем чтобы обеспечивалась их соразмерность правонарушению, соблюдался баланс основных прав индивида и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств.

Допустимость расчета размера компенсации исходя из двукратной стоимости услуг отражена в ряде постановлений Суда по интеллектуальным правам (постановления от 05.07.2016 по делу № А43-12230/2014, от 26.06.2020 по делу № А33-4702/2018, от 25.06.2020 по делу № А19 3604/2018, от 10.11.2021 по делу № А07-1392/2020, от 19.04.2021 по делу № А32-2250/2020).

Вместе с тем анализ судебной практики показывает неопределенность в применении этого способа расчета компенсации при нарушении исключительного права на знак обслуживания, зарегистрированный в отношении услуги «реализация товаров», отнесенной Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) к услугам 42-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) в 7-й редакции и ранее (см. подробнее пункт 2 информационного письма Роспатента от 23.12.2011 № 2 «О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ»), в случае использования этого обозначения (сходного обозначения) в названии магазина, на его вывеске.

Настоящая справка отражает итоги заседания рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, в рамках которого обсуждались материалы, подготовленные по результатам обобщения практики Суда по интеллектуальным правам по этому вопросу.

Для установления факта нарушения исключительного права на знак обслуживания, зарегистрированный в отношении услуги 42-го класса МКТУ «реализация товаров», необходимо оценить, использует ли ответчик спорное обозначение для идентичных/однородных товаров/услуг/работ.

Под услугой «реализация товаров» с учетом статьи 2 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» понимается не само по себе заключение договоров купли-продажи, а деятельность, связанная с продажей покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента, включая выкладку, демонстрацию товаров, обслуживание покупателей. Лицами, оказывающими данную услугу, являются торговые предприятия (магазины), в определенных случаях имеющие специальное разрешение (лицензию) на торговую деятельность в целом или на продажу отдельных видов товаров. Потребителями данного вида услуги являются все покупатели, заходящие в магазин для покупок (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.04.2018 по делу № СИП-343/2017).

Исходя из указанного определения услуга «реализация товаров» не охватывает продажу товаров как таковую, но может быть признана однородной деятельности магазина, состоящей из различных услуг, сопровождающих продажу товаров, поскольку эта деятельность совпадает с услугой «реализация товара» по назначению, способам оказания и кругу потребителей.

В ряде дел при предъявлении требования о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости услуг истцы представляют сведения о выручке, полученной ответчиками от реализации товаров с использованием спорного обозначения. В таких случаях представляется необходимым исходить из следующего.

Согласно абзацу второму пункта 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

При продаже товаров ответчик оказывает различные сопутствующие услуги (упаковка, доставка, расфасовка, выкладка, предоставление информации и т.п.), в отношении которых не заключаются самостоятельные договоры, их цена не указана на ценнике, в прейскуранте или на товарном чеке. Как следствие, самостоятельную стоимость этих услуг определить невозможно. Доход от деятельности по продаже товаров непосредственно связан с характеристиками и со стоимостью продаваемых товаров, при этом цена услуг, связанных с реализацией товаров, не равна цене реализуемых товаров. Для целей правоприменения не представляется возможным отделить в составе выручки ответчика стоимость услуг, связанных с реализацией товаров, от цены этих товаров.

Следовательно, выручка от деятельности по продаже товаров, т.е. доход от совокупности сделок купли-продажи, произведенных ответчиком за определенный период, не может быть принята за основу для расчета компенсации в двукратной стоимости услуг, оказываемых при продаже товаров. В описываемой ситуации доход организации за определенный период не эквивалентен стоимости оказываемых в магазине услуг, не отражает сведения ни о количестве таких услуг, ни об их цене.

С учетом невозможности определения самостоятельной стоимости услуг, оказываемых при реализации товаров, а также неравнозначности стоимости реализованного товара и стоимости оказанных при продаже товаров услуг суд не может удовлетворить требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости услуг исходя из представленных истцом сведений о выручке ответчика.

Следует подчеркнуть, что в отношении услуг, не связанных с реализацией товаров (например, медицинских, юридических, парикмахерских услуг, услуг по ремонту одежды и транспортных средств, и пр.), определение компенсации в двукратном размере стоимости услуг исходя из выручки ответчика за определенных период времени незаконного использования знака обслуживания возможно, поскольку у таких услуг с учетом положений статей 709 и 783 ГК РФ имеется конкретная цена (см. постановление президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 № 15187/12 по делу № А42 5522/2011, постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.07.2016 по делу № А43-12230/2014).

В положениях пункта 4 статьи 1515 ГК РФ законодатель предусмотрел три способа расчета компенсации, предоставив правообладателю выбор одного из них. Суд не вправе изменять по своей инициативе способ расчета компенсации, изложенный в исковом заявлении истца (пункт 59 Постановления № 10, пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Cуд может исходить из того, что стоимость услуги «реализация товаров» в силу ее экономических особенностей сопоставима со стоимостью права использования обозначения, т.е. со стоимостью, которую правообладатель определяет в договоре об использовании права на знак обслуживания в отношении услуги «реализация товаров». С учетом этого в отсутствие доказательств иного суд может рассчитать компенсацию исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего средства индивидуализации. Этот расчет компенсации, учитывающий стоимость права, не ведет к неправомерному смешению двух способов расчета в данном конкретном случае, поскольку основан не на замене одного способа другим, а на том, что исходя из особенностей конкретной услуги эти способы дают идентичный результат.

В такой ситуации арбитражный суд, установив, что представленных доказательств недостаточно для рассмотрения дела по существу, вправе предложить сторонам представить дополнительные доказательства (пункт 36 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2021 № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции»).