Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 18, декабрь 2017 г., с. 39-44

Предлагаем вашему вниманию проект Информационной справки, подготовленной по результатам обобщения практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации, по вопросам, возникающим при применении норм Гражданского кодекса Российской Федерации о служебных результатах интеллектуальной деятельности.

Приглашаем вас высказать свое мнение по обозначенным в справке правовым вопросам, в том числе на страницах журнала (www.ipcmagazine.ru).

Пунктом 1 статьи 1370 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) установлено, что изобретение, полезная модель или промышленный образец (объекты патентного права), созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются служебными.

Согласно пункту 2 названной статьи право авторства на служебный объект патентного права принадлежит работнику (автору).

Исключительное право на служебный объект патентного права и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное (пункт 3 статьи 1370 ГК РФ).

С учетом этого в случае создания работником служебного объекта патентного права заключение между ним и работодателем договора на отчуждение права на получение патента не требуется. Такое право принадлежит работодателю на основании закона в силу создания работником соответствующего объекта в процессе выполнения трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

По смыслу статьи 1370 ГК РФ для признания объекта патентного права служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось указание на выполнение соответствующих работ по созданию конкретных объектов патентного права либо усовершенствованию известных объектов. Определяющим для признания данного объекта служебным является факт его создания работником в связи с выполнением трудовых обязанностей, содержание которых может быть выражено в виде относительно общего круга осуществляемых работником трудовых функций, или конкретного задания работодателя.

При решении вопроса о том, является ли созданный работником объект патентного права служебным, во внимание могут быть приняты в частности: соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект; пределы трудовых обязанностей работника (применительно к пункту 39.1 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»); место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов; источник оборудования и средств, использованных для их создания; возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект; цель создания патентоспособного объекта; последующее поведение работника и работодателя; составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке объектов в порядке исполнения трудовых обязанностей (данные критерии, в частности, отражены в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.08.2015 по делу № СИП-253/2013 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 07.12.2015 № 300-ЭС15-15213 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации), от 15.03.2016 по делу № СИП-818/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2016 № 300-ЭС16-7077 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 16.05.2016 по делу № СИП-167/2015).

1. Объект патентного права, созданный студентом в рамках его обучения в образовательной организации при отсутствии между сторонами трудовых отношений, не может считаться служебным

Объект патентного права может быть признан служебным, если он создан работником в связи с выполнением трудовых обязанностей или задания (статья 1370 ГК РФ).

Согласно статье 15 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТрК РФ) трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

В силу статьи 16 ТрК РФ трудовые отношения между работником и работодателем могут возникнуть на основании трудового договора или фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.

Отношения образовательной организации и студента при его обучении не являются трудовыми. С учетом этого созданные студентами в рамках обучения объекты патентного права не могут считаться служебными.

Так, в одном из дел судом сделан вывод о том, что изобретение не является служебным, поскольку оно создано студентом при отсутствии между сторонами на момент его создания трудовых отношений (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.05.2016 по делу № СИП-544/2015).

В то же время, если студент во время обучения привлекается к осуществлению научной, исследовательской и иной аналогичной деятельности образовательной организации, это может свидетельствовать о фактическом допуске студента к осуществлению трудовой функции согласно части третьей статьи 16 ТрК РФ. В таком случае созданный с участием этого студента объект патентного права может быть признан служебным с учетом критериев, отмеченных в преамбуле к настоящей Информационной справке.

2. Исследование вопроса о служебном характере результата интеллектуальной деятельности допускается не только в рамках рассмотрения спора об этом между работодателем и работником, выступающими в качестве истца и ответчика, но и в иных делах об оспаривании прав патентообладателя

Служебный характер определяет взаимоотношения между работодателем и работником, создавшим результат интеллектуальной деятельности. В случае создания работником служебного результата интеллектуальной деятельности работодатель приобретает исключительное право на этот результат и, соответственно, на него возлагается обязанность по уплате вознаграждения работнику, создавшему такой результат.

В то же время признание результата интеллектуальной деятельности в качестве служебного или неслужебного может затрагивать права третьих лиц, в частности правопредшественников и (или) правопреемников правообладателя (в том числе получивших право на основании договора об отчуждении исключительного права). В связи с этим данные лица имеют право ссылаться на служебный характер результата интеллектуальной деятельности при возникновении спора, даже если работник и работодатель не участвуют в данном деле в качестве истца и ответчика.

Поскольку судебный акт по такому делу будет затрагивать права и обязанности работника и работодателя, то они привлекаются к участию в деле, их правовой статус определяется исходя из существа заявленных требований и обстоятельств дела.

При этом участие работодателя в деле в качестве третьего лица, а не ответчика, не заявляющего самостоятельных требований, не препятствует признанию служебного характера результата интеллектуальной деятельности, поскольку обязанность работодателя по уплате вознаграждения работнику возникает в силу закона, а не на основании судебного акта, в котором установлен служебных характер результата интеллектуальной деятельности.

Так, в одном из дел автор изобретения обратился в суд с требованием об оспаривании патента в части указания в качестве патентообладателя не автора, а иного лица. Иск предъявлен к действующему патентообладателю, который приобрел право на получение патента у организации-работодателя этого автора.

В обоснование своего права на патент ответчик ссылался на то, что изобретение являлось служебным и право на патент возникло у работодателя, от которого он его приобрел. С учетом этого обстоятельства работодатель привлечен судом к участию в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Суд первой инстанции рассмотрел вопрос о служебном характере спорного изобретения и пришел к выводу, что оно служебным не является. С учетом этого патент признан недействительным в части неуказания автора как патентообладателя. Однако судом кассационной инстанции вывод о неслужебном характере изобретения признан необоснованным ввиду неполного исследования доказательств, и дело направлено на новое рассмотрение (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2017 по делу № СИП-168/2015 (определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации № 300-ЭС17-8856 от 22.06.2017 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации)).

3. Объект патентного права, созданный руководителем организации, может быть признан служебным и при отсутствии задания на создание такого объекта. Наличие в трудовом договоре и должностной инструкции описания обязанностей руководителя лишь в обобщенном виде не препятствует признанию созданного им объекта патентного права служебным. Признание авторства руководителя возможно только при наличии его творческого вклада, при этом отсутствие квалификации и специальных знаний само по себе не препятствует такому признанию (но может учитываться при оценке наличия или отсутствия творческого вклада)

Отсутствие конкретного задания на создание объекта патентного права руководителю организации не свидетельствует о неслужебном характере такого объекта, поскольку руководитель является сотрудником работодателя, уполномоченным давать такие задания в том числе себе (решения Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2016 по делу № СИП460/2015, от 02.02.2016 по делу № СИП-462/2015).

В то же время предоставление руководителем в суд служебного задания также само по себе не дает основания для вывода о служебном характере объекта патентного права, поскольку руководитель имеет фактическую возможность составлять любые необходимые ему документы в подтверждение своей правовой позиции и по своему усмотрению определять содержание этих документов (решение Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2016 по делу № СИП-648/2015).

Трудовые обязанности руководителя, как правило, отражаются в договоре и (или) должностной инструкции в обобщенном виде. Тем не менее это не препятствует признанию объекта патентного права служебным. Служебный характер объекта патентного права, созданного руководителем, устанавливается исходя из общих критериев, указанных в преамбуле к настоящей Информационной справке.

С учетом пункта 1 статьи 1228 ГК РФ выполнение руководителем лишь административных функций при отсутствии творческого вклада в создание объекта не дает основания для признания его авторства (абзац третий пункта 3 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 15.11.1984 № 22 «О применении судами законодательства, регулирующего отношения, возникающие в связи с открытиями, изобретениями, рационализаторскими предложениями и промышленными образцами»). При этом отсутствие квалификации и специальных знаний у руководителя не препятствует признанию его творческого вклада.

4. Заключение лицензионного договора, по которому работник предоставляет организации-работодателю право использовать объект патентного права, само по себе не лишает этого работодателя права в последующем оспаривать патент в части указания патентообладателя, ссылаясь на служебный характер запатентованного объекта; вместе с тем такой договор с учетом обстоятельств конкретного дела может быть квалифицирован судом на основании пункта 3 статьи 1370 ГК РФ как соглашение сторон о том, кому принадлежит право на получение патента

Если в материалы дела об оспаривании патента в части указания патентообладателя представлен лицензионный договор, заключенный между работодателем и работником или лицом, которому работник передал свое право на получение патента и (или) исключительное право, то этот договор исследуется судом и ему дается соответствующая оценка.

Так, в одном из дел суд, руководствуясь положениями пункта 3 статьи 1370 ГК РФ, пришел к выводу, что заключение работодателем и работником лицензионного договора на использование исключительного права на спорное изобретение, зарегистрированное на имя работника, может свидетельствовать о наличии соглашения о судьбе исключительного права. Даже если данный вопрос не был урегулирован работником и работодателем на момент подачи заявки на регистрацию спорного изобретения либо на момент его регистрации, не исключено достижение такого соглашения впоследствии, в том числе и при заключении лицензионного договора. При этом суд учел, что судом общей юрисдикции рассмотрен спор по требованию работника о взыскании вознаграждения по данному лицензионному договору, в котором работодатель не оспаривал право работника на предъявление такого требования.

Таким образом, при оценке служебного характера спорного объекта патентного права лицензионный договор учитывается судом как часть последующего поведения сторон наряду с другими доказательствами (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.01.2017 по делу № СИП818/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 19.05.2017 № 300-ЭС16-7077 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации)).

В другом деле суд признал изобретение служебным и спорный патент на изобретение недействительным в части неуказания организации-работодателя в качестве патентообладателя, несмотря на наличие лицензионного договора между данной организацией и организацией, которой авторы передали исключительное право по договору. При этом суд указал, что сам по себе факт заключения между данными организациями лицензионного договора на использование изобретения не свидетельствует о том, что работодатель, заключив такой договор, выразил согласие с тем, что спорное изобретение не является служебным, а также с тем, что патентообладателем этого изобретения является иное лицо. В данном деле суд учел, что работники не уведомили работодателя о создании служебного изобретения, а также то, что организация-работодатель была вынуждена заключить данный договор и заключение договора осуществлялось по единоличному решению руководителя вопреки имущественным интересам этой организации (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.04.2017 по делу № СИП-292/2016 и от 20.07.2017 по делу № СИП219/2016).

Если в споре об установлении патентообладателя работодатель ссылается на недействительность заключенного с работником лицензионного договора, то при оценке обоснованности данного довода необходимо принимать во внимание положения пункта 70 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». Согласно данным положениям сделанное в любой форме заявление о недействительности (ничтожности, оспоримости) договора и о применении последствий недействительности (требование, предъявленное в суд, возражение ответчика против иска и т.п.) не имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность лицо действует недобросовестно, в частности, если его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки (пункт 5 статьи 166 ГК РФ).

5. Создание объекта патентного права работником, выполняющим работу по совместительству, не препятствует признанию служебного характера данного объекта. В случае спора между работодателями относительно того, кому принадлежит право на получение патента, исследуется, у кого из работодателей в рамках выполнения задания или трудовых обязанностей работник создал спорный объект

Исходя из статьи 1370 ГК РФ служебный объект патентного права создается работником в период нахождения в трудовых отношениях. При этом в силу статьи 60.1 ТрК РФ работник может заключать трудовые договоры с несколькими работодателями (внешнее совместительство).

Поскольку статья 1370 ГК РФ не указывает на то, что создание служебного объекта патентного права возможно только по основному месту работы, то он может быть создан также при работе по совместительству (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.04.2017 по делу № СИП-289/2016).

Если два работодателя (по основному месту работы и совместительству) ссылаются на то, что объект патентного права создан работником при выполнении трудовых обязанностей или задания именно у них, то исследуется, у кого из работодателей был создан данный объект с учетом критериев, указанных в преамбуле к настоящей Справке.

6. Служебный характер результата интеллектуальной деятельности определяет взаимоотношения конкретного работника-автора и его работодателя, но не правовой режим результата в целом. В связи с этим наличие в числе авторов лиц, не являющихся работниками конкретного работодателя, не препятствует признанию результата интеллектуальной деятельности служебным в отношении конкретного работника

В случае если результат интеллектуальной деятельности создан работником в связи с выполнением им трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в соавторстве с иным физическим лицом (статья 1348 ГК РФ), то по правилам статьи 1370 ГК РФ определяются лишь взаимоотношения работника и его работодателя. Иной соавтор вправе использовать этот результат по своему усмотрению, если соглашением не предусмотрено иное, а также может быть указан одним из патентообладателей наряду с работодателем другого автора.

К примеру, если в отношении одного из соавторов результат интеллектуальной деятельности является служебным, то в силу пункта 3 статьи 1370 ГК РФ право на получение патента принадлежит его работодателю. Второй автор, в отношении которого результат интеллектуальной деятельности служебным не является, также имеет право на получение патента и может быть сопатентообладателем (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.08.2015 по делу № СИП-253/2013 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 07.12.2015 № 300-ЭС15-15213 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации),от 16.05.2016 по делу № СИП-167/2015, от 23.01.2017 по делу № СИП818/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 19.05.2017 № 300-ЭС16-7077 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации)).

7. Уклонение работника от обязанности по уведомлению работодателя о созданном объекте патентного права не имеет правового значения для признания такого объекта служебным либо не являющимся таковым

В соответствии с пунктом 4 статьи 1370 ГК РФ при отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения об ином (пункт 3 статьи 1370) работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана.

Назначение нормы пункта 4 статьи 1370 ГК РФ состоит в установлении порядка возникновения и перехода права на получение патента. Для установления служебного характера объекта патентного права необходимы иные условия, содержащиеся в пункте 1 статьи 1370 ГК РФ.

С учетом этого на работодателя не могут возлагаться негативные последствия неуведомления его работником о создании охраноспособного результата (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2014 по делу № СИП-253/2013 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 07.12.2015 № 300-ЭС15-15213 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации)).