УТВЕРЖДЕНА
постановлением президиума
Суда по интеллектуальным правам
от 04.08.2017 № СП-23/21
по результатам обсуждения
с участием членов
Научно-консультативного совета при
Суде по интеллектуальным правам

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 18, декабрь 2017 г., с. 14-26

1. Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) о признании заявки отозванной по основаниям, не указанным экспертизой при направлении запроса заявителю, не соответствует пункту 3 статьи 1384 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть признано на этом основании недействительным

Роспатент признал заявку на полезную модель отозванной, в удовлетворении возражения на данное решение отказал. В связи с этим заявитель обратился в суд с требованием о признании решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения недействительным.

При рассмотрении дела установлено, что патентная заявка признана Роспатентом отозванной на основании доводов, которые не были указаны в запросе экспертизы.

Суды первой и кассационной инстанций пришли к выводу, что признание заявки отозванной по основаниям, не указанным экспертизой при направлении запроса, является нарушением положений пункта 3 статьи 1384 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). В связи с этим решение Роспатента признано недействительным.

Суды отметили, что обнаружение дополнительных недостатков патентной заявки могло являться основанием для направления нового запроса с указанием обнаруженных недостатков, приведения необходимых аргументов правового характера и предложения представить исправленные или недостающие документы.

При этом суды отклонили довод Роспатента о том, что все основания, указанные в решении о признании заявки отозванной, связаны между собой, поскольку наличие такой связи не освобождает Роспатент от обязанности указать соответствующие недостатки в запросе экспертизы с целью предоставления возможности заявителю устранить их (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2014 по делу № СИП-470/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 09.02.2015 № 300-КГ14-7702 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации), от 01.10.2014 по делу № СИП-295/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 28.01.2015 № 300 ЭС14-7107 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации)).

В другом деле со схожими фактическими обстоятельствами суд первой инстанции пришел к выводу, что пункт 3 статьи 1384 ГК РФ и подпункт 5 пункта 20.5 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 3261 (далее – Административный регламент № 326), действующего на момент рассмотрения заявки Роспатентом и рассмотрения дела в суде, содержат указание на необходимость неоднократного направления запроса недостающих и исправленных материалов заявки, то есть запрос направляется заявителю столько раз, сколько это необходимо для устранения недостатков заявки и ее документов. В связи с этим в случае обнаружения недостатков в исправленных документах, представленных заявителем на основании первоначального запроса Роспатента, последний должен повторно направить запрос.

Однако суд кассационной инстанции не согласился с таким выводом, отметив, что названные положения не содержат указания на обязанность Роспатента направлять запрос заявителю столько раз, сколько это необходимо для устранения недостатков, в том числе в случае того или иного ответа заявителя на запрос экспертизы. Неоднократное направление запроса возможно в случае обнаружения других оснований для такого запроса, предусмотренных подпунктами 1.1–1.27 пункта 20.5 Административного регламента № 3262. В иных случаях вопрос о направлении повторного запроса решается Роспатентом с учетом фактических обстоятельств дела (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2014 по делу № СИП-46/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 23.10.2014 № 300-ЭС14-2196 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации)).

2. Признание патента на полезную модель недействительным не является основанием для возврата патентной пошлины за поддержание патента в силе, уплаченной до момента признания патента недействительным

Заявитель обратился в суд с требованием о признании решения Роспатента об отказе в возврате патентной пошлины недействительным. Требование мотивировано тем, что после уплаты пошлины за поддержание патента на полезную модель в силе этот патент был признан Роспатентом недействительным.

Суд первой инстанции в удовлетворении требования отказал, суды вышестоящих инстанций оставили это решение без изменения.

Суды исходили из того, что на дату уплаты пошлины основания для ее уплаты имелись. При этом последующее признание патента недействительным в порядке статьи 1398 ГК РФ после его выдачи не является основанием для возврата пошлины за юридические действия, которые уже были осуществлены.

Основания и порядок возврата уплаченных пошлин установлены пунктом 6 Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 941. Указанный перечень оснований является исчерпывающим. Признание патента недействительным в качестве основания возврата уплаченной пошлины не указано (постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2016 по делу № А40-67869/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 12.05.2016 № 305 КГ16-5560 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации)).

3. Суд определяет способ устранения допущенного нарушения прав и законных интересов заявителей с учетом обстоятельств конкретного дела в зависимости от характера нарушения. Суд вправе обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение или продолжить рассмотрение заявки на выдачу патента

Роспатент отказал в удовлетворении возражения против выдачи патента на полезную модель. Заявитель обратился в суд с требованием о признании решения Роспатента недействительным. В целях восстановления прав и законных интересов заявитель просил суд признать указанный патент недействительным.

Решение Роспатента признано судом недействительным на том основании, что Роспатент не исследовал в полном объеме противопоставленный патентный документ, на который ссылался заявитель в возражении, и неправильно истолковал содержащиеся в нем сведения, что не позволило ему оценить оспариваемый патент на соответствие или несоответствие условиям патентоспособности.

Суд пришел к выводу, что признание патента недействительным в такой ситуации не является надлежащим способом восстановления прав и законных интересов заявителя. Поскольку вывод о соответствии или несоответствии полезной модели условиям патентоспособности может быть сделан только при повторном рассмотрении Роспатентом возражения, суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2014 по делу № СИП-463/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 16.04.2015 № 300-ЭС15-2145 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации)).

В другом деле заявитель обратился в суд с требованием о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против признания патентной заявки отозванной, об обязании Роспатента выдать патент.

Суд первой инстанции признал решение Роспатента недействительным, поскольку оно основано на доводах, которые не были указаны в запросе экспертизы, и обязал его устранить допущенное нарушение путем продолжения процедуры рассмотрения заявки, в удовлетворении требования об обязании Роспатента выдать патент отказал.

Суд кассационной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменения, указав, что суд проверял на соответствие закону именно решение о признании заявки отозванной, исходя из тех оснований, по которым оспариваемое решение было принято. Суд не проверял в силу своей компетенции соответствие названной патентной заявки требованиям законодательства. Оспариваемое решение Роспатента признано недействительным по причине существенного нарушения процедуры его принятия. Выдача патента на полезную модель осуществляется при условии уплаты соответствующей патентной пошлины на основании решения Роспатента о выдаче патента на полезную модель по результатам экспертизы (статья 1390 ГК РФ). Ввиду того, что патентная заявка не проходила стадию экспертизы в Роспатенте и последним не принималось решение об отказе в выдаче патента, требование об обязании административного органа выдать патент не может быть удовлетворено судом, так как в силу пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не может служить средством устранения допущенных нарушений прав и законных интересов заявителя.

Вопрос о восстановлении нарушенных прав заявителя исходя из конкретных обстоятельств по настоящему делу разрешен судом путем обязания Роспатента продолжить рассмотрение заявки (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2014 по делу № СИП-470/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 09.02.2015 № 300-КГ14-7702 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации), от 01.10.2014 по делу № СИП-295/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 28.01.2015 № 300 ЭС14-7107 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации)).

4. Проверка полезной модели на соответствие условию патентоспособности «новизна» проводится в отношении только тех признаков полезной модели, которые приведены в независимом пункте формулы; при этом описание и чертежи к оспариваемому патенту могут быть использованы судом при толковании формулы

Роспатент принял решение о признании патента недействительным, обосновав его тем, что полезная модель не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Правообладатель указанной полезной модели обратился в суд с требованием о признании решения Роспатента недействительным, ссылаясь на то, что противопоставленный патент не содержит совокупности всех существенных признаков полезной модели по спорному патенту, ввиду чего полезная модель соответствует условию патентоспособности «новизна».

Суд первой инстанции согласился с доводами заявителя и признал решение Роспатента недействительным. При принятии решения и сравнении технических решений по спорному и противопоставленному патенту суд исходил не только из данных, содержащихся в формуле полезной модели, но и из описания и чертежей полезной модели по спорному патенту.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, Роспатент в кассационной жалобе ссылался на то, что проверка новизны должна проводиться по признакам, указанным в независимом пункте формулы, однако суд принял во внимание также раскрытие в описании и чертежах к полезной модели частные формы их реализации. Роспатент указывал на то, что спорная полезная модель в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте формулы, не отличается от решения по противопоставленному патенту.

Суд кассационной инстанции согласился с доводом Роспатента о том, что проверка новизны полезной модели проводится в отношении только тех признаков полезной модели, которые приведены в независимом пункте формулы. Однако для толкования формулы суд вправе использовать описание и чертежи к патенту (пункт 2 статьи 1354 ГК РФ), что и было сделано судом первой инстанции. В связи с этим решение суда первой инстанции оставлено без изменения (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2015 по делу № СИП-77/2015; аналогичная позиция высказывалась в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.10.2014 по делу № СИП-47/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.02.2015 № 300-КГ14-8193 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации)).

5.Отсутствие нормативно установленных сроков рассмотрения возражений при оспаривании патента в административном порядке не препятствует признанию бездействия Роспатента незаконным при превышении разумных сроков рассмотрения возражения

Заявитель обратился в суд с требованием о признании незаконным бездействия Роспатента, выразившегося в отсутствии в продолжительный период времени каких-либо действий по рассмотрению возражения против выдачи патента.

Решением суда первой инстанции, оставленным в силе судом кассационной инстанции, требование заявителя удовлетворено по следующим основаниям.

Судом установлено, что заявитель обратился в Роспатент с возражением против выдачи патента. Первое заседание по рассмотрению данного возражения назначено Роспатентом на дату спустя почти год после подачи возражения. В связи с этим заявитель обратился в суд с указанным требованием.

В ходе рассмотрения дела суд обратился в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 1248, пункта 2 статьи 1398 и пункта 2 статьи 1406 ГК РФ во взаимосвязи с положениями Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56 (далее – Правила № 56), в той мере, в какой они не содержат указаний на сроки рассмотрения в обязательном порядке досудебных споров о признании патентов недействительными.

В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 10.03.2016 № 448-О отмечено, что установленный законом административный (досудебный) порядок защиты интеллектуальных прав как таковой не может считаться нарушающим права граждан. В то же время отсутствие нормативно установленных сроков рассмотрения споров во внесудебном (административном) порядке может повлечь за собой наделение государственного органа ничем, по сути, не ограниченными полномочиями определять, когда будет рассмотрен тот или иной спор, что также недопустимо в силу части 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации, которая в системной связи со статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (заключена в Риме 04.11.1950) предполагает, что в случае возникновения спора должно быть гарантировано право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации, обязанность по устранению возникшей неопределенности лежит не на федеральном законодателе, а на органах исполнительной власти, которые должны своевременно обеспечить необходимое нормативное правовое регулирование с учетом надлежащего баланса между конституционными гарантиями права каждого получить судебную защиту его нарушенного права в разумные сроки и без необоснованных препятствий, с одной стороны, и реально имеющимися у государственного органа административными ресурсами по досудебному рассмотрению соответствующих обращений с учетом его загруженности и иных объективных обстоятельств, с другой стороны, равно как и исполнение нормативных предписаний, с тем чтобы не порождать необоснованные ограничения чьих-либо конституционных прав и свобод. До внесения изменения в законодательство суды вправе оценивать разумность сроков рассмотрения спора Роспатентом в административном (досудебном) порядке. Нерассмотрение спора в разумный срок свидетельствует о незаконности бездействия административного органа.

При этом из определения Конституционного Суда Российской Федерации от 10.03.2016 № 448-О следуют такие обстоятельства, с учетом которых оценивается разумность сроков в каждом конкретном случае: наличие или отсутствие необоснованных ограничений чьих-либо конституционных прав и свобод; реально имеющиеся у государственного органа административные ресурсы по досудебному рассмотрению соответствующих обращений с учетом его загруженности и иных объективных обстоятельств.

Суд кассационной инстанции отметил, что в качестве ориентира разумного срока можно использовать срок, установленный в аналогичных правоотношениях пунктом 21 Правил рассмотрения и разрешения споров по защите нарушенных интеллектуальных прав на селекционные достижения, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31.10.2007 № 559, – шесть месяцев со дня подачи заявления при отсутствии необходимости в проведении дополнительных испытаний.

Разумность превышения такого срока должна быть доказана Роспатентом исходя из положений части 5 статьи 200 АПК РФ.

Суд, придя к выводу, что Роспатентом не доказана разумность срока рассмотрения возражения заявителя с учетом указанных критериев, признал бездействие Роспатента незаконным (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.09.2016 № СИП-242/2015).

6. При оспаривании новизны одной полезной модели ей противопоставляется средство такого же назначения не в совокупности с другими средствами такого же назначения, а каждое средство самостоятельно. Если одна часть приведенных в независимом пункте формулы полезной модели существенных признаков известна из одного источника информации (одного средства), а другая часть – из другого самостоятельного источника информации (другого средства), то данные обстоятельства не могут служить основанием для вывода о несоответствии такой полезной модели условию патентоспособности «новизна». Вместе с тем если один источник информации отсылает к другому документу за более подробной информацией об этом же средстве, то такой документ рассматривается как составная часть этого источника и учитывается при оценке новизны

В Роспатент поступили возражения против выдачи патента, мотивированные тем, что все существенные признаки, приведенные в независимых пунктах формулы полезной модели, известны из двух патентов на изобретения. В удовлетворении возражения отказано.

Суд первой инстанции признал данное решение Роспатента недействительным, исходя из того, что существенные признаки спорной модели известны из совокупности сведений, содержащихся в патентах на противопоставленные изобретения.

Суд кассационной инстанции не согласился с подходом суда первой инстанции к оценке известности существенных признаков, указав, что при оспаривании новизны полезной модели ей противопоставляется средство такого же назначения не в совокупности с другими средствами такого же назначения, а каждое средство самостоятельно. Если одна часть приведенных в независимом пункте формулы полезной модели существенных признаков известна из одного источника информации (одного средства), а другая часть – из другого источника информации (другого средства), то данные обстоятельства исходя из содержания подпункта 2.2 пункта 9.4 Административного регламента № 3263 не могут служить основанием для вывода о несоответствии такой полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Аналогичный подход к проверке новизны приведен в пункте 5.4.2 части 3 Руководства по вопросам экспертизы заявок на изобретения, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.07.2011 № 87 (далее – Руководство по экспертизе заявок на изобретения), согласно которому при оценке соответствия условию новизны (в отличие от изобретательского уровня) не допускается сочетание нескольких документов, известных из уровня техники. Также не допускается сочетание отдельных признаков, принадлежащих различным средствам, описанным в одном и том же документе, если возможность такого сочетания явным образом не следует из этого документа или если такое сочетание не было специально раскрыто. Все признаки известного средства должны содержаться в одном источнике информации.

С учетом этого суд кассационной инстанции направил дело на новое рассмотрение, указав, что суду следует сравнить формулу спорной полезной модели с каждым противопоставленным источником (патентом) (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2014 по делу № СИП-332/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 25.09.2015 № 300-КГ15-11727 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации)).

Вместе с тем согласно абзацу второму пункта 5.4.2 Руководства по экспертизе заявок на изобретения, если в источнике информации об определенном средстве есть ссылка на другой документ, дающий более подробную информацию об определенных признаках данного средства, то этот документ должен быть учтен при определении новизны, если он был доступен для неопределенного круга лиц на дату публикации указанного источника информации.

Так, при рассмотрении одного из дел суд кассационной инстанции признал необоснованным вывод суда первой инстанции о необходимости рассмотрения по отдельности противопоставленных патента Российской Федерации и статей в журнале.

Суд кассационной инстанции отметил, что статья выступала в качестве «основного документа», который отсылал к патенту Российской Федерации за более подробной информацией об определенных признаках средства, и, соответственно, содержание противопоставленного патента должно рассматриваться в качестве составной части упомянутой статьи, то есть указанные источники не должны рассматриваться как самостоятельные (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.01.2017 по делу № СИП-512/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 18.05.2017 № 300-КГ17-5213 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации).

7. При оценке соответствия полезной модели условию охраноспособности «новизна» могут приниматься во внимание сведения об изготовленных изделиях, в которых воплощено тождественное техническое решение, и о введении их в гражданский оборот. Если до даты приоритета в гражданский оборот введены изделия, которым присущи все приведенные в независимом пункте формулы существенные признаки, и сведения о них доступны в силу характера самих изделий и их применения, то полезная модель признается не соответствующей условию «новизна»

В Роспатент поступило возражение против выдачи патента на полезную модель, мотивированное ее несоответствием условию охраноспособности «новизна», поскольку на территории Российской Федерации до даты приоритета спорной полезной модели применялось средство того же назначения. Роспатент удовлетворил возражение и признал патент на указанную полезную модель недействительным.

Правообладатель спорной полезной модели (устройство для размещения рекламы) обратился в суд с требованием о признании решения Роспатента недействительным, ссылаясь, в частности, на то, что сведения о противопоставленном средстве не были общедоступными и поэтому не могли быть учтены в уровне техники.

Суды первой и кассационной инстанций оставили решение Роспатента в силе ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 ГК РФ полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели (пункт 2 статьи 1351 ГК РФ4).

Согласно пункту 22.3 Административного регламента № 3265, при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которыми любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для сведений о техническом средстве, ставшем известным в результате его использования на территории Российской Федерации, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

На основании представленных доказательств суд установил, что средство того же назначения (стенд для лифта) было размещено в общедоступном месте, в связи с чем у любого лица существовала принципиальная возможность ознакомиться с этим изделием, а сведения о нем могли быть законным способом сообщены любому лицу. Таким образом, сведения о средстве в силу его характера и способа применения были общедоступными. Довод правообладателя о том, что сведения о средстве того же назначения не были общедоступными, был отклонен, поскольку уровень техники включает не только опубликованные и таким образом доведенные до всеобщего сведения документы, но и сведения об изготовленных и введенных в гражданский оборот изделиях, в которых воплощено тождественное техническое решение (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2015 по делу № СИП-716/2014).

В другом деле рассмотрено требование о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента на полезную модель. Возражение мотивировано тем, что спорная полезная модель не является новой, поскольку до даты ее приоритета предшествующий правообладатель данной модели осуществлял производство и продажу изделия, воспроизводящего существенные признаки спорной полезной модели.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленного требования, согласившись с выводом Роспатента о том, что при предоставлении доказательств наличия до даты приоритета полезной модели технического решения характеристика общедоступности должна быть присуща именно этим доказательствам.

С учетом изложенного Роспатент и суд первой инстанции признали, что в качестве таких доказательств не могут служить материалы гражданского дела, на которые ссылался заявитель в подтверждение введения противопоставленного изделия в оборот, поскольку доступ к ним является ограниченным, соответственно, они не могут быть использованы в качестве открытого источника информации.

Суд кассационной инстанции не согласился с указанной позицией, указав, что она основана на неверном толковании положений подпункта 2 пункта 19.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 06.06.2003 № 836. Суд кассационной инстанции отметил, что когда спорной полезной модели противопоставляется конкретное техническое решение, которое вводилось в гражданский оборот, проверяется общедоступность сведений об этом техническом решении, которая может устанавливаться на основании различных доказательств, в том числе косвенных.

Роспатент и суд первой инстанции не учли, что в возражении заявитель указывал на то, что общедоступными являлись изделия, которые производились и вводились в гражданский оборот предыдущим правообладателем спорной полезной модели, а ссылки на материалы гражданского дела приведены заявителем в качестве доказательства этого факта.

Поскольку Роспатентом не оценивались материалы гражданского дела с точки зрения даты раскрытия информации о техническом решении и с точки зрения признаков, воплощенных в этом техническом решении, возражение направлено в Роспатент на новое рассмотрение (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2016 по делу № СИП-245/2016).

8. При оценке соответствия полезной модели условию охраноспособности «новизна» в уровень техники могут включаться также сведения о промышленных образцах, поскольку одно и то же изделие может являться объектом правовой защиты и в качестве полезной модели, и в качестве промышленного образца

Роспатент признал патент на полезную модель недействительным, поскольку все существенные признаки этой полезной модели были известны из патента на промышленный образец, имеющий более ранний приоритет.

Правообладатель аннулированного патента обратился в суд с требованием о признании решения Роспатента недействительным. В качестве обоснования заявитель ссылался на то, что сравнение существенных признаков полезной модели (устройства) и промышленного образца (дизайна) недопустимо, промышленный образец не является устройством, поэтому сведения о нем не могли быть включены в уровень техники, определяемый с целью проверки новизны полезной модели.

Суды отказали в удовлетворении заявленного требования, исходя из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. При этом к устройствам относятся конструкции и изделия. Под изделием понимается устройство, которому придан товарный вид. Следовательно, устройство является родовым понятием по отношению к изделию.

В силу пункта 1 статьи 1352 ГК РФ, действующего на момент принятия Роспатентом оспариваемого Решения, в качестве промышленного образца охранялось художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. В соответствии с пунктом 9.4 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 3257 и действующего на момент принятия Роспатентом решения, к изделиям могут быть отнесены любые изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Согласно подпункту 1 пункта 9.9.4.4.1 указанного Административного регламента к существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов. Таким образом, в изделии, являющемся промышленным образцом, могут содержаться элементы конструкторского решения, определяющие эргономические особенности этого изделия.

С учетом изложенного, исходя из действующего на тот момент определения промышленного образца, суды пришли к выводу, что одно и то же изделие может являться объектом правовой защиты и в качестве полезной модели, и в качестве промышленного образца, следовательно, допустимо сравнение указанных объектов в целях проверки соответствия условию патентоспособности «новизна» одного из них.

Судом первой инстанции были установлены и исследованы существенные признаки спорной полезной модели и проведен сравнительный анализ с признаками противопоставленного промышленного образца, нашедшими отражение на изображениях внешнего вида изделия и в перечне существенных признаков. В результате сравнения суд пришел к выводу о том, что все существенные признаки спорной полезной модели известны из сведений, содержащихся в противопоставленном патенте на промышленный образец (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.07.2015 по делу № СИП-1012/2014).

9. При установлении промышленной применимости полезной модели следует проверять, указаны ли в заявке ее назначение, средства и методы ее осуществления, и убедиться в возможности реализации приведенного заявителем назначения при осуществлении полезной модели по любому из пунктов формулы

Роспатент отказал в удовлетворении возражения, которое было мотивировано тем, что полезная модель не является «новой» и «промышленно применимой». Заявитель предъявил в суд требование о признании этого решения Роспатента недействительным.

Суды первой и кассационной инстанций, отказывая в удовлетворении требования, исходили из следующего.

Согласно подпункту 2.1 пункта 9.4 Административного регламента № 3268 при установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сферы проверяется, указано ли назначение полезной модели в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели, то в описании или формуле полезной модели). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели. Также следует убедиться в том, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

При соблюдении всех названных требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости. Несоблюдение хотя бы одного из приведенных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

Поскольку заявителем не были указаны обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии промышленной применимости, в том виде, в каком она определяется в соответствии с пунктом 4 статьи 1351 ГК РФ и (или) пунктом 9.4 Административного регламента № 326, а фактически сводились к оспариванию новизны полезной модели, в том числе существенности отличительных признаков, суды отклонили довод заявителя о несоответствии спорной полезной модели условию патентоспособности «промышленная применимость» (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2015 по делу № СИП-742/2014).

10. В обоснование несоответствия полезной модели условиям патентоспособности в качестве дополнительных источников могут быть приняты во внимание те из них, которые относятся к категории общедоступных словарно-справочных изданий

В Роспатент подано возражение против выдачи патента на полезную модель, мотивированное тем, что она не соответствует условию патентоспособности «новизна». Роспатент отказал в удовлетворении возражения, исходя из того, что из двух противопоставленных патентных документов не известны все существенные признаки, присущие оспариваемой полезной модели. Суд первой инстанции оставил решение Роспатента в силе.

Заявитель обратился в суд кассационной инстанции, ссылаясь, в частности, на то, что Роспатент и суд первой инстанции не исследовали представленные им дополнительные источники литературы.

Согласно пункту 2.5 Правил № 56 возражение должно содержать обоснование неправомерности выдачи патента. В случае предоставления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительным полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами № 56.

Поскольку в возражении, поданном в Роспатент, не содержалось ссылок на источники литературы, представленные заявителем в суд, эти источники информации не рассматривались Роспатентом при осуществлении проверки соответствия оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна» и не должны были приниматься во внимание судом первой инстанции (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2015 по делу № СИП-332/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 25.09.2015 № 300-КГ15-11727 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации), аналогичная позиция высказывалась в решении Суда по интеллектуальным правам от 04.10.2013 по делу № СИП-79/2013).

11. При рассмотрении возражений Роспатент должен устанавливать смысловое значение слов и терминов, включенных в независимый пункт формулы, исходя в том числе из того, что патентообладатель мог использовать не только общепринятое значение слов и терминов. Использование ГОСТов, не представленных при рассмотрении возражений, которые содержат стандартизированные термины и определения понятий, для толкования терминов формулы полезной модели, не свидетельствует о нарушении порядка рассмотрения возражений

В Роспатент подано возражение против выдачи патента на полезную модель, обоснованное ее несоответствием условию патентоспособности «новизна» со ссылкой на ранее выданный патент на такое же техническое решение.

Роспатент в удовлетворении возражения отказал, мотивируя это тем, что ряд признаков, указанных в независимых пунктах формулы оспариваемой полезной модели, не присущи противопоставленному техническому решению.

Суд первой инстанции признал решение Роспатента недействительным, указав, в частности, что Роспатент не представил доказательства того, проверялся ли им термин, указанный в формуле оспариваемой полезной модели, по существу (например, по ГОСТу), или такой термин был дан в «свободном» толковании в понимании заявителя при его обращении в Роспатент при подаче заявки на полезную модель. При этом суд привел ряд положений из ГОСТов, раскрывающих данный термин. С учетом этого вывод Роспатента о том, что признак оспариваемой полезной модели, в котором использован спорный термин, не известен из противопоставленного технического решения, признан недостаточно обоснованным.

Не согласившись с решением суда, Роспатент в кассационной жалобе ссылался на то, что при вынесении решения судом первой инстанции нарушен пункт 2.5 Правил № 56 в части обоснования мотивов судебного акта источниками – ГОСТами, которые не были приложены к возражению и не являлись предметом рассмотрения в Роспатенте.

Суд кассационной инстанции не согласился с доводами Роспатента, отметив следующее.

Указанные в решении суда ГОСТы приведены в качестве общедоступных словарно-справочных изданий для иллюстрации того, что Роспатентом при рассмотрении возражения не было в полном объеме исследовано то, что имелось в виду правообладателем в формуле оспариваемого патента, что, в свою очередь, не позволило ему провести исследование всех существенных признаков полезной модели. Между тем установление этого обстоятельства имело существенное значение при рассмотрении возражения.

Суд кассационной инстанции также отметил, что при рассмотрении возражения Роспатент должен по существу устанавливать смысловое значение слов и терминов, включенных в независимый пункт формулы. При этом не исключаются случаи, когда соответствующий термин патентообладателем использован не в своем общепринятом значении и вместе с тем заложенный патентообладателем смысл слов и терминов может быть установлен однозначно по материалам заявки.

Аналогичная позиция высказана в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2014 по делу № СИП-463/2014, в передаче которого в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке кассационного производства отказано определением Верховного Суда Российской Федерации от 16.04.2015 № 300-ЭС15-2145 (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.01.2017 по делу № СИП-349/2016).

12. В случае подачи в патентное ведомство одного государства нескольких последовательных заявок путем перевода международной заявки на национальную фазу патентования и выделения из нее другой заявки дата приоритета выделенной заявки может определяться по дате приоритета первой международной заявки

В Роспатент подана международная заявка на изобретение согласно Договору о патентной кооперации (заключен в Вашингтоне 19.07.1970).

Впоследствии международная заявка переведена заявителем на национальную фазу патентования и из нее выделена заявка на патентование полезной модели, в отношении которой запрошен приоритет по первоначальной международной заявке на изобретение.

В рамках делопроизводства по заявке на полезную модель Роспатент направил заявителю запрос экспертизы, содержащий указание на то, что приоритет по заявке на полезную модель подлежит установлению по дате перевода международной заявки на национальную фазу патентования.

В связи с тем, что заявитель не исправил дату приоритета и не устранил иные замечания, указанные в запросе экспертизы, Роспатент признал заявку отозванной. В удовлетворении возражения на это решение было отказано.

При рассмотрении требования заявителя о признании решения Роспатента недействительным суд первой инстанции пришел к выводу, что Роспатент правильно исчислил дату приоритета. Суд кассационной инстанции не согласился с таким выводом исходя из следующего.

Порядок определения приоритета по выделенным заявкам установлен в пункте 4 статьи 1381 ГК РФ. Согласно данной норме приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца по выделенной заявке устанавливается по дате подачи тем же заявителем в Роспатент первоначальной заявки, раскрывающей эти изобретение, полезную модель или промышленный образец, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке – по дате этого приоритета при соблюдении условий, указанных в названной норме.

В таком случае правообладатель имел право на установление более раннего приоритета по заявке, переведенной на национальную фазу патентования, на основании пункта 3 статьи 1381 ГК РФ. Согласно данным положениям приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть установлен по дате подачи тем же заявителем в Роспатент более ранней заявки, раскрывающей эти изобретение, полезную модель или промышленный образец, при соблюдении условий, указанных в названной норме. Соответственно, дата приоритета по переведенной на национальную фазу патентования заявке должна определяться по дате подачи в Роспатент изначальной международной заявки.

Поскольку правообладатель имел право на установление более раннего приоритета по заявке, переведенной на национальную фазу патентования, то приоритет по выделенной из нее заявке должен устанавливаться по дате подачи первоначальной международной заявки на изобретение (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2016 по делу № СИП-1001/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 12.04.2016 № 300-ЭС16-2326 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации), от 03.02.2016 по делу № СИП 810/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2016 № 300-ЭС15-18831 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации)).